商標法 第12条

解説

自社の看板ブランドを守ろうと、弁理士に頼んで防護標章登録を出願した。ところが審査の途中で、本当に必要なのは普通の商標登録の方だと気付く。ここで新しく出し直すと、出願日は今日の日付になる。その数か月の間に競合が同じマークを先に出していたら、あなたは負ける。日本の商標は先願主義、つまり一日でも早く出した者が権利を取るからだ。商標法12条が握らせるのは、この一日を守る仕組みである。防護標章登録出願を商標登録出願に「変更」すれば、12条3項が準用する10条2項により、最初の出願日がそのまま引き継がれる。出し直しではなく乗り換え、だから日付が遡る。しかも元の防護標章出願は取り下げたものとみなされ、二重に費用や手続を抱える必要もない。ただし扉には締切がある。防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、もう変更できない(2項)。結果を待ってからでは遅い。

法的な位置づけ

商標法12条は出願の変更を定める規定であり、防護標章登録出願人がその出願を商標登録出願に変更できる旨を規定する。変更は防護標章登録出願について査定又は審決が確定する前に限られ、変更後の出願は10条2項の準用により最初の防護標章登録出願の時にしたものとみなされる。

こんなときに使う

• 自社の著名ブランドを守るため弁理士に防護標章登録を頼んだ。だが審査の過程で、実はそのカテゴリーで自社も商品を出す予定があると判明する。普通の商標登録に切り替えたい。新規出願ではなく12条の変更を使えば、最初の出願日が生き残る。この数か月の差が、競合との先願争いを丸ごと決める
• 防護標章登録出願に拒絶理由通知が届いた。あと一歩で査定が確定する。確定してしまえば、もう商標登録出願への変更はできない(2項)。確定前の今このタイミングで変更すべきか。残された時間の中で判断を迫られる
• スタートアップがブランド名を防護標章で出願済み。資金調達のデューデリで投資家から「これは通常の商標登録にすべき」と指摘される。12条の変更なら、出願日を守ったまま乗り換えられる

取るべき行動

被害を受けた側：1. まず自分の防護標章登録出願が、まだ査定・審決の確定前かを確認する。確定後は変更できない(2項) 2. 通常商標として登録したい指定商品・役務を整理し、弁理士に12条による変更を依頼3. 変更で出願日が遡及すること(3項が準用する10条2項)、元の出願は取下げ擬制されること(11条5項準用)を確認4. 先願で争う相手がいるなら、相手の出願日と自分の遡及後の出願日を並べ、優先順位を確定させる

訴えられた側：1. 競合が防護標章出願を通常商標に変更してきた場合、変更後の出願日が自社の出願日より先かを確認2. 相手の元の防護標章出願日が遡及するため、単純な後願と侮らない3. 変更出願が10条2項の遡及要件(指定商品の範囲など)を満たすかを精査し、欠くなら遡及効を争う4. 自社のブランド出願では、最初から通常商標か防護標章かを戦略的に選び、後の変更余地も設計しておく

時効（請求できる期限）：防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまで変更可能(2項)。確定後は一切変更できない。拒絶査定不服審判を請求している場合は、その審決の確定時が締切となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説：12条の出願変更は、出願人が出願種別の選択を誤った場合に、出願日を維持したまま是正する救済手段と解されている。10条2項の準用による遡及効と、2項の確定後変更禁止という時間的限界が、出願人の救済と第三者の予測可能性の均衡を図る。

改正の年表

1. 1.昭和34年（1959年） 新設：現行商標法（昭和34年法律第127号）の制定により、防護標章登録出願から商標登録出願への変更制度が整備された。