商標法 第28条の2

解説

商標権をめぐる裁判で、判事は必ずしも商標の専門家ではない。あなたのロゴや店名が、相手の登録商標の効力範囲に本当に入るのか。その判断は高度に専門的で、一般の裁判官が単独で正確に下すのは難しい。ここで効いてくるのが28条の2である。裁判所は、商標権の効力について特許庁に「鑑定」を嘱託できる。嘱託を受けた特許庁長官は、三名の審判官を指定して専門的な鑑定をさせなければならない。つまり判事は、商標の効力という難所を特許庁の専門家チームに外注できる。あなたが知っておくべきは、この鑑定意見が判決に強い影響を与えうるが、裁判所を法的に縛るわけではないという点だ。さらに、当事者が自ら求める「判定」(28条)や、登録そのものを潰す「無効審判」(46条)とは別ルートで、これは裁判所が動かす。三つのルートの違いを知っている側が、訴訟戦略で先手を取る。

法的な位置づけ

商標法28条の2は、商標権の効力に関する鑑定の嘱託について定める規定である。裁判所が商標権の効力について特許庁に鑑定を嘱託した場合、特許庁長官は三名の審判官を指定して鑑定をさせる義務を負う。その鑑定手続には特許法71条の2第2項が準用される。鑑定意見は専門的知見の補充であり、裁判所の最終判断権を法的に拘束するものではない。

こんなときに使う

• あなたの会社のロゴが、競合の登録商標に似ていると訴えられたら? 判事が商標の専門家とは限らない。弁護人を通じて裁判所に鑑定嘱託を促せば、特許庁の審判官三名の専門的意見を引き出せる。素人判事の心証一発勝負を避ける一手になりうる
• あなたは商標権者として侵害訴訟を起こした側。相手が「この商標は自分の使用に効力が及ばない」と争ってきた。裁判所が特許庁に鑑定を嘱託すれば、専門家三名の判断という重みが加わる
• 侵害訴訟で相手が無効の抗弁(商標法39条が準用する特許法104条の3)を出してきた。あなたに残された時間は次回期日まで。鑑定嘱託を促すか、特許庁に別途無効審判を起こして対抗するか、ルート選択を今週決めないと主導権を失う

取るべき行動

被害を受けた側：1. 侵害が疑われたら、自分の登録商標の指定商品・役務と相手の使用態様を照合し、効力が本当に及ぶか弁理士と確認2. 侵害訴訟を提起したら、相手の無効主張に備え訂正や反証を準備3. 効力判断が専門的で判事の心証が読めないなら、弁護人を通じ裁判所に28条の2の鑑定嘱託を働きかける選択肢を検討4. 並行ルートを一本に絞らず、無効審判への対応も同時に組む

訴えられた側：1. 警告状や訴状が来たら、相手の登録商標が本当に自分の使用に効力を及ぼすか、指定商品・役務の類否を弁理士と精査2. 効力に疑義があれば、侵害訴訟内で商標法39条が準用する特許法104条の3の無効の抗弁、または特許庁への無効審判(46条)を検討3. 効力判断が専門的なら鑑定嘱託で専門家の土俵に持ち込む余地4. 使用中止コストと係争コストを早期に試算、ブランド変更が安いケースもある

時効（請求できる期限）：28条の2の鑑定嘱託そのものに期限はなく、訴訟係属中に裁判所が判断する。ただし関連して、商標登録無効審判には一部の無効理由につき設定登録から5年の除斥期間(商標法47条)があり、侵害による損害賠償請求権は民法724条(知った時から3年、不法行為時から20年)に服する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説：28条の2の鑑定は商標権の効力に関する専門的知見の補充であり、裁判所を法的に拘束する判断ではない。鑑定意見は強い影響力を持つが、最終的な効力判断はあくまで裁判所が行うと解されている。