商標法 第68条の10（国際商標登録出願の出願時の特例）

解説

海外でブランドを守るため、マドリッドプロトコル(国際登録制度)で複数国へ一気に商標を広げる。その手続の裏で、多くの日本企業が気づかないまま古い権利を捨てている。商標法68条の9はこう定める。すでに日本で登録していた商標と、後から国際登録で日本を指定した商標が同一で、指定商品役務が重複し、しかも権利者が同一人であるとき、その重複範囲については、国際商標登録出願は古い国内登録の出願日にされたものとみなす、と。専門用語で『リプレースメント(国際登録による国内登録の代替)』と呼ぶこの仕組みは、要するに、新しい器に古い出願日を丸ごと注ぎ込む装置だ。あなたが20年前に取った日本の商標登録の出願日を、世界中の権利の基礎として生かし続けられる。これを知らずに各国へ新規出願すれば、優先日は今日の日付に上書きされ、先使用者との争いで足場を失う。

法的な位置づけ

商標法68条の9は、国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と同一であり、指定商品役務が重複し、かつ権利者が同一であるとき、その重複範囲につき国際商標登録出願を国内登録の出願日にされたものとみなす規定である。マドリッド協定議定書4条の2が定めるリプレースメントを国内法化したものであり、既得の優先日を国際登録へ承継させる機能を持つ。

こんなときに使う

• もし、20年前に日本で取った商標を持つあなたが、今からマドプロで30か国に展開するとしたら? 新規に出願すれば優先日は今日になるが、リプレースメントを使えば20年前の日付が世界中で生き続ける。この差が、現地の先使用者との争いで決定的になる
• あなたは、ある中堅メーカーの国際登録より後、日本登録より前に、そっくりなマークを使い始めた。先使用権を主張しようとしたら、相手はリプレースメントで日本の古い出願日を持ち出してきた。あなたの『自分の方が先』という前提が根元から崩れる
• 国内登録と国際登録で、権利者の名義が微妙に違う(旧社名と新社名)。それだけで『同一権利者』要件を満たさず、優先日は引き継げない。名義変更を先に済ませないと話にならない
• 国内登録の更新期限まであと2か月。更新料を惜しんで放置するか迷っているが、リプレースメントの要件と効果を理解しないまま捨てると、取り返しのつかない優先日の喪失になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側：1. 日本の既存登録と国際登録について、(a)商標が同一か、(b)指定商品役務が重複するか、(c)権利者名義が完全に一致するか、を一つずつ照合する。2. 名義が社名変更やM&Aでずれていれば、先に名義変更登録で統一する。3. 重複範囲を特定し、その範囲につき国内登録の出願日が引き継がれることを確認する。4. 国際登録簿への記録手続(本条2項の準用)を代理人に依頼し、後日の立証に備える。5. 国内登録を捨てるかは、要件充足の確実性と係争リスクを見て判断する

訴えられた側：1. 相手の国際登録が主張する出願日がリプレースメントで国内登録までさかのぼっているなら、まず(a)商標の同一性、(b)指定商品役務の重複、(c)権利者の同一性の3要件が本当に揃っているか精査する。2. 一つでも欠ければさかのぼりは認められず、相手の優先日は本来の国際出願日に戻る。3. 自分の使用開始が国内登録の出願日より前なら、先使用権(商標法32条)の主張余地を検討する。4. 争点は『重複範囲』の広狭。重複しない商品役務には古い日付は及ばない

時効（請求できる期限）：特定の出訴期限や消滅時効はない。リプレースメントの効果は、本条1項の要件(同一商標・指定商品役務の重複・同一権利者)を満たした時点で、その重複範囲につき当然に生じる。ただし優先日の利益を確実に保全するには、国内登録の更新を怠らず、国際登録簿への記録手続(本条2項が準用する68条の32第3項・4項)を早めに踏むという実務上の時間管理が要る(最新の手続詳細は商標法施行規則をご確認ください)

学説

通説：68条の9のリプレースメントは、商標の同一性・指定商品役務の重複・権利者の同一性という三要件を満たす重複範囲につき当然に効果が生じると解されている。効果の発生と第三者への立証可能性は別であり、国際登録簿への記録手続（2項準用）を踏むことが実務上重要とされる。

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年） 新設：マドリッド協定議定書への加入（日本における効力発生は2000年3月14日）に伴い、議定書に基づく特例として国際商標登録出願に関する規定群が整備され、その一環としてリプレースメントの特例が置かれた（新設年・その後の改正沿革の詳細は最新の沿革をご確認ください）。