101年度行商訴字第7號｜智財：商標評定｜裁判日期：101 年 11 月 29 日

智慧財產法院行政判決 101年度行商訴字第7號民國101年11月1 日辯論終結原告　日盛證券投資信託股份有限公司代　表　人　劉青雲訴訟代理人　楊祺雄律師（兼送達代收人）邵瓊慧律師複代理人柳瑜姍律師被告　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花（局長）訴訟代理人　林雅淳上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國100 年11月9 日經訴字第10006105850 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰主文原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。事實及理由一、事實概要：原告前於民國97年7 月18日以「JIH SUN S.I.T.及盛圖（彩色）」商標（圖樣中之「S.I.T.」經聲明不專用），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第36類之「證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問及期貨信託業務」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1363071 號商標（下稱系爭商標），商標權期間自98年5 月16日起至108 年5 月15日止。嗣被告以系爭商標之註冊，有違商標法第23條第1 項第13款規定，依職權申請評定。案經被告審查，認系爭商標與據以評定之註冊第29775 號「日盛設計圖」、第103957號「日盛設計圖㈠」、第36936 號「日盛及圖」、第101987號「新日盛及圖」及第1200673 號「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」等商標（下稱據以評定商標）構成近似，復均指定使用於與財務金融投資有關之類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第23條第1 項第13款規定為由，以100 年7 月28日日中台評字第1000006 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。二、本件原告主張：㈠有關系爭商標之註冊不致使消費者產生混淆誤認之虞部分：⒈系爭商標於97年7 月18日提出註冊申請，經被告審查，並於98年4 月16日核准註冊，故系爭商標是否有商標法第23條第1 項第13款規定之適用，應以系爭商標之核准審定時即98年4 月16日為認定基準時間。 ⒉據以評定商標權人即訴外人日盛證券股份有限公司（下稱日盛證券公司）為訴外人日盛金融控股股份有限公司（下稱日盛金控公司）持有100%股份之子公司，而訴外人日盛證券公司於92年4 月30日承受巴黎銀行對原告之10% 持股，於97年2 月29日承受台中商業銀行之10% 持股後，自97年2 月29日起持有原告20% 之股份，為原告主要股東之一。依訴外人日盛金控公司之「97年及96年6 月30日日盛金控及其子公司合併財務報告」及「99年及98年9 月30日日盛金控及其子公司合併財務季報表」可知，原告為訴外人日盛金控公司透過訴外人日盛證券公司持有20% 股份之轉投資事業，足見原告與據以評定商標權人間具有相當程度之投資關係，且業務往來密切。又為使消費者認知日盛集團旗下各公司所提供之服務均來自日盛金融集團，訴外人日盛金控公司於97年7 月10日發文通知包括原告在內之日盛集團旗下各公司統一使用「日盛」及「盛圖」商標之應遵循事項。又原告與據以評定商標權人均屬於日盛金融集團之成員，無論系爭商標或據以評定商標所表彰之服務來源，對消費者而言均出於日盛金融集團所提供，縱消費者見系爭商標與據以評定商標均有相同之中文「日盛」或「盛圖」，而認為二商標之服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，亦屬符合事實之正當聯想，從而系爭商標之註冊，自無使消費者對其所表彰之營業服務來源與提供者產生混淆誤認之虞，故系爭商標並未違反商標法第23條第1 項第13款規定。 ⒊訴願機關認為商標法係以單一主體為規範對象，並無類似公司法關係企業之概念，縱然他企業與商標權人間具有公司法所規範關係企業之關係，於未經該註冊在先之商標權人授權或同意前，亦不得任意使用其註冊商標或以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊。惟商標法第23條第1 項第13款規定所謂有致消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者之印象，可能致使消費者混淆而誤認商品／服務來源，包括誤認來自不同來源的商品以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。是以，如二商標所表彰之服務來源，本係來自同一來源或彼此間存在關係企業、授權關係或其他類似關係，即無致消費者混淆誤認之虞。本件原告與據以評定商標權人包括訴外人日盛證券公司、訴外人日盛金控公司等各公司間投資、人事、業務等往來密切，且均為日盛金融集團之成員，則系爭商標與據以評定商標所表彰之服務來源，係來自同一日盛金融集團或雖不相同之公司主體但彼此間係關係企業之來源，並無致消費者混淆誤認之虞，此由被告於審理系爭商標申請案時，並未要求提出據以評定商標權人出具之同意書即逕予核准註冊，可知被告亦認關係企業間使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊，因表彰之商品或服務來源本係同一或有關聯之企業集團而無混淆誤認之虞，故不以出具同意書為必要。又況，系爭商標之申請註冊，係經據以評定商標權人之同意而提出，已符合商標法第23條第1 項第13款但書規定，自應准許註冊。 ⒋系爭商標與據以評定商標併存多年，已具知名度部分：原告自85年12月起即採用「日盛」為原告之特取名稱，並於86年取得金管會證券投資信託事業營業執照迄今，持續使用系爭商標於提供之證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問等服務，且原告長期投注廣告費用於各媒體包括中國時報、聯合報、經濟日報、今週刊、鉅亨網等進行日盛各項投資標的之行銷宣傳，並於所有廣告文宣上均明顯標示系爭商標，提高系爭商標之曝光度，使系爭商標之形象深植人心。復由原告自94年起連年獲得獎項可知，原告之各項金融商品操作績效居業界之冠，而系爭商標於證券投資信託業務等領域更為相關企業及消費者熟知，具有高知名度。又系爭商標經原告長期使用而成為台灣業界及消費者所熟知之商標，已建立鮮明之識別印象，系爭商標自85年即已開始使用迄今，且與據以評定商標併存使用多年，依「混淆誤認之虞」審查基準5.6.1 規定，系爭商標應獲得保護。 ⒌系爭商標之註冊申請係出於善意部分：原告自85年12月成立以來即使用「日盛」作為公司名稱特取部分，並自86年取得金管會證券投資信託事業營業執照起，即持續使用「日盛」及「盛圖」商標表彰其服務迄今。訴外人日盛金控公司不僅知情，且其透過持有100%股份之訴外人日盛證券公司轉投資原告，使訴外人日盛證券公司成為原告之主要股東。且原告與據以評定商標權人均為日盛金融集團成員，原告使用系爭商標，在於使消費者正確認知原告所提供之服務，係來自日盛金融集團，並無任何引起消費者錯誤聯想之意圖。又系爭商標基於原告與訴外人日盛金控公司於97年5 月20日簽訂協議書，由訴外人日盛金控公司及其代表子公司同意下提出申請，足見原告係本於善意申請系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條第36類之證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問及期貨信託業務等服務。㈡有關系爭商標申請註冊係經據以評定商標權人之同意部分：⒈原告與訴外人日盛金控公司及其子公司之業務配合關係密切，原告為協助訴外人日盛金控公司之品牌管理政策及共同提升「日盛」形象，於96年7 月6 日簽訂商標授權備忘錄，並於97年5 月20日簽訂協議書，約定由訴外人日盛金控公司及其子公司為原告申請含有「日盛」及「盛圖」商標，以其名義辦理註冊登記，並授權原告合法使用，原告則不提出異議，而原告經營之證券投資信託、共同基金、基金投資等業務類別含有「日盛」、「盛圖」及「JIHSUN GROUP」之日盛集團企業商標相關權利回復予原告。復由該協議書第1 條及第2 條約定可知，訴外人日盛金控公司就中華民國註冊第1200673 號商標取得之商標法施行細則第13條第36類之「銀行服務…證券承銷」等服務，雙方同意不作任何移轉，原告負擔訴外人日盛金控公司先前為原告辦理之商標法施行細則第13條第36類商標登記相關費用之半數，且原告日後另以「日盛投信及盛圖」申請商標登記時，訴外人日盛金控公司應協調銀行子公司及證券子公司出具「日盛及盛圖」使用同意書，協助原告取得商標登記。嗣原告依協議提出包括系爭商標之含有「日盛」及「盛圖」等三件商標申請，並於98年3 月及同年5 月取得中華民國註冊第01354670號「日盛投信及盛圖」商標、第01354671號「日盛證券投資信託及盛圖」商標、第01363071號「JIH SUNS.I.T. 及盛圖」商標，並使用迄今，而訴外人日盛金控公司及其子公司並無任何異議。 ⒉原告自85年12月成立後即使用「日盛」作為公司名稱特取部分，並自86年取得金管會證券投資信託事業營業執照起，即持續使用「日盛」及「盛圖」於所營各項服務，訴外人日盛金控公司不僅知情，且透過持有100%股份之訴外人日盛證券公司轉投資原告，足見訴外人日盛金控公司及其子公司，對於系爭商標之申請，不但知情，並且同意。再者，協議書簽訂後之97年5 月22日及97年5 月28日，訴外人日盛金控公司與原告以電子郵件討論「投信商標案」，原告基於訴外人日盛金控公司之同意，始於97年6 月間委請商標代理人申請商標登記事宜，登記名稱為「盛（字）圖及日盛投信」、「盛（字）圖及日盛證券投資信託」。而商標法第23條第1 項第13款但書規定之「同意」，實務上雖常以出具同意書之形式為之，然並非法律上之要式行為，並不以書面之同意書為必要。詎被告未探求協議書內容之真意與系爭商標申請註冊之事實背景，僅以原告未提出書面之同意書為由，遽認系爭商標之申請未經訴外人日盛金控公司等之同意，於法不合。 ⒊被告認為上開協議書僅泛稱「日盛投信及盛圖」、「日盛及盛圖」，未具體指明商標內容，與其後國內商標案件委辦契約書顯示申請商標名稱為「盛（字）圖及日盛投信」、「盛（字）圖及日盛證券投資信託」，不盡相同。惟於簽訂協議書時，原告尚未委託商標代理人提出系爭商標申請，自不可能事先於協議書中詳細記載商標名稱，況由原告與訴外人日盛金控公司於97年5 月22日以電子郵件討論確認申請商標名稱為「（盛）日盛投信」、「（盛）日盛證券投資信託」可知，該名稱與商標案件委辦契約書顯示者相符，足證訴外人日盛金控公司已同意商標註冊之申請。是以，被告及訴願機關認定訴外人日盛金控公司等並未同意系爭商標之申請註冊，顯有違誤。㈢有關被告與訴願機關未考量商標實際使用情形及公益與私益之衡量，遽認本件無商標法第54條規定之適用部分： ⒈被告與訴願機關未審酌系爭商標與據以評定商標於市場上實際使用之情形，亦未將原告利益、法律安定性及公益納入考量，僅以據以評定商標仍有效存在，訴外人日盛金控公司等是否於99年更新企業標誌，無礙有致混淆誤認之虞為由而撤銷系爭商標之註冊，與商標法第54條明定評定案件經評決成立者，仍應斟酌公益及當事人利益之規定有違，顯非合法。⒉被告與訴願機關認為由原告所提出使用資料可知，原告或將公司外文名稱「JIH SUN S.I.T. CO., LTD.」列於「日盛投信」及「盛」字圖併同使用，與系爭商標「JIH SUN S.I.T.及盛圖」有別，尚難執為系爭商標已為相關消費者所認識。惟原告實際使用之方式，僅於系爭商標「JIH SUN S.I.T.及盛圖」外，加上公司種類「CO.,LTD 」字樣，但該使用方式並未對系爭商標之圖文比例、字體有所更動，且實際使用時並未改變系爭商標之同一性，尤其原告以「JIH SUN S.I.T.CO., LTD. 」與「日盛投信」及「盛」字圖併同使用，更使消費者清楚知悉系爭商標「JIH SUN S.I.T.及盛圖」所表彰之服務來源即為原告（公司外文名稱：JIH SUN S.I.T. CO., LTD.）所提供之服務。是原處分及訴願決定未考量商標實際使用情形及公益與私益之衡量，遽認本件無商標法第54條規定之適用，顯有違誤。㈣系爭商標之註冊並無商標法第23條第1 項第13款規定之情事，被告所為撤銷系爭商標註冊之處分，洵有未洽，訴願決定未予糾正，亦有未合。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。三、被告則以：㈠有關商標是否近似暨其近似之程度部分：系爭商標與據以評定商標第29775 號「日盛設計圖」及第103957號「日盛設計圖㈠」商標相較，兩者均有設計意匠極相彷之主要識別部分「盛」字圖形，又系爭商標與據以評定商標第36936 號「日盛及圖」、第101987號「新日盛及圖」及第1200673 號「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」商標相較，兩者除均有「盛」字圖形外，系爭商標外文之主要識別部分「JIH SUN 」，為該據以評定商標中文之主要識別部分「日盛」之外文譯音，亦與據以評定商標第1200673 號外文之主要識別部分「JIH SUN 」相同，若以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，極可能會誤認兩者來自同一來源或同一來源之系列服務，依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2 規定，兩者應屬構成近似之商標，且近似程度極高。㈡有關服務是否類似暨其類似之程度部分：系爭商標指定使用「證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問及期貨信託業務」之服務，與據以評定商標第29775 、36963 號指定使用「股票買賣業務」之服務、據以評定商標第101987、103957號指定使用「證券商業務」之服務、據以評定商標第1200673 號指定使用「銀行服務、發行信用卡服務、信用調查、有價證券經紀業、抵押貸款、融資服務、證券商業務、證券承銷」之服務相較，兩者均屬與財務金融投資有關之服務，於滿足消費者需求上具有共同或關聯之處，若標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，依被告公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.3.1 規定，兩者商標應屬構成類似，且兩者之服務間存在高程度之類似關係。㈢有關商標識別性之強弱部分：據以評定商標之中文「日盛」及「盛」字圖形係日盛證券股份公司於78年取得商標權，使用至今已逾20年，且於核准設立訴外人日盛金控公司後，跨業投資經營銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、保險業、證券業、期貨業、創業投資業等與金融業務相關事業，足見據以評定商標之中文「日盛」及「盛」字圖形經長期廣泛使用，已具有相當高之識別程度，消費者自會直接將其視為指示及區別來源之標識，且兩者商標構成近似之程度極高，仍可能引起消費者產生混淆誤認。㈣原告主張訴外人日盛證券公司為日盛金控公司持有100%股份之子公司，而原告為訴外人日盛證券公司持有20% 股份之公司，是原告與據以評定商標權人之投資、業務、財務往來密切，且兩者所提供之服務均源自日盛金融集團，縱使消費者認兩者商標之服務來自同一來源或雖不相同但有關連之來源，亦屬符合事實之正當聯想，並無使消費者產生混淆誤認之虞。惟公司法第369 條之1 以下固有企業間因具有控制與從屬關係或相互投資所產生關係企業之規定，惟商標法係以單一主體為規範對象，並無類似公司法關係企業之概念，故一商標所表彰其商品或服務之來源，即為該商標之商標權人，縱然他企業與該商標權人間具有公司法所規範關係企業之關係，於未經該註冊在先之商標權人授權或同意前，亦不得任意使用其註冊商標或以相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務申請註冊。況原告與訴外人日盛金控公司及日盛證券公司既分屬不同之法人，在商標法上亦為不同之權利主體，兩者以近似之商標指定使用於類似之服務，自難謂無使消費者誤認兩者商標為同一來源而發生對提供服務之主體產生混淆之虞。㈤原告主張系爭商標係依其與訴外人日盛金控公司及其子公司所簽訂之協議書內容所申請，然據原告提出協議書可知，其第一點固載有「惟乙方（即原告）日後另以『日盛投信及盛圖』申請商標登記時，甲方（即訴外人日盛金控公司）應協調銀行子公司及證券子公司出具『日盛及盛圖』使用同意書，協議乙方取得商標登記。」等文字，惟該協議書為原告與訴外人日盛金控公司對於「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」、「日盛投信及盛圖」等商標相關事宜之內部協議，僅載明日盛金控日後應協調子公司出具「日盛及盛圖」使用同意書之協議內容。又該協議書第二點係就訴外人日盛金控公司取得之商標有關協議資料，與是否同意申請系爭商標之註冊無涉。另由原告與訴外人日盛金控公司商標申請往來電子郵件、國內商標案件委辦契約書、委託代辦商標申請案件決行紙等資料可知，訴外人日盛金控公司之法務部人員有以原告之名義委託事務所提出商標申請案件。惟該協議書僅泛稱「日盛投信及盛圖」、「日盛及盛圖」，未具體指明商標內容，復由國內商標案件委辦契約書可知，原告申請商標名稱為「盛（字）圖及日盛投信」、「盛（字）圖及日盛證券投資信託」，與該協議書所載之名稱不同。況由該協議書所載日後應由訴外人日盛金控公司協調子公司出具「日盛及盛圖」使用同意書可知，原告申請商標註冊時，訴外人日盛金控公司應出具使用同意書，惟原告並未提出使用同意書，而上開證據不足以證明訴外人日盛金控公司已同意原告以系爭商標申請註冊，自難據此認定系爭商標之申請註冊已符合前開但書之約定。至原告主張其使用「日盛」及「盛圖」於所營各項服務長達十餘年，為訴外人日盛金控公司所明知，且其並無異議，然商標使用與商標註冊仍為不同事件，況依兩造所簽定之協議書，自難作為同意商標申請註冊之論證。㈥原告主張其自86年起開始使用系爭商標，與據以評定商標在市場並存多年，已為相關消費者所認識，足以區辨為不同來源，況訴外人日盛金控公司已於99年底更新其企業標示，不再使用據以評定商標，於本件評定時，對相關消費者已不存在混淆誤認之虞，故有商標法第54條但書規定之適用。然據原告提出之系爭商標核准審定書僅證明系爭商標有核准審定之事實，而公開說明書、財務報告、檢討報告、通知使用應遵行事項等資料，除無系爭商標之標示外，亦僅屬公司經營管理、資金募集等相關資訊或僅為公司內部文書，至於其他證據資料，原告或以公司名稱作為標示，或結合「盛」字圖併同使用，或以「日盛證券投資信託股份有限公司JIH SUN SECURITIES INVESTMENT TRUST CO.,LTD.」與「盛」字圖併同使用，或將「日盛投信」搭配「盛」字圖併同使用，或將公司外文名稱「JIH SUNS.I.T.CO.,LTD」列於「日盛投信」及「盛」字圖下方併同使用，核其使用方式均與系爭商標有別，尚難執為系爭商標業經長期使用已為相關消費者所認識，並足以與據以評定商標相區辨。又系爭商標與據以評定商標商標高度近似，且指定使用之服務高度類似，而據以評定商標迄今仍有效存在，有拘束他人商標註冊之效力，是本件無商標法第54條但書規定之適用。㈦系爭商標之註冊應有商標法第23條第1 項第13款規定之適用。被告所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，洵無違誤。並聲明駁回原告之訴。四、兩造之爭點為：系爭商標之註冊是否有商標法第23條第1 項第13款規定之適用？五、得心證之理由：㈠按商標相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第13款定有明文（修正後移列為第30條第1 項第10款）。上開規定所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」者，係指兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。次按修正前商標法第23條第1 項第13款但書規定「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請者，除二者之商標及指定使用之商品或服務均相同外，不在此限。」，明定若相同或近似之商標經商標權人同意申請註冊者，除非二商標指定使用之商品或服務均相同，否則後申請註冊之商標即應准許其註冊；而依修正後商標法第30條第1 項第10款但書規定「但經該註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請，且非顯屬不當者，不在此限。」排除修正前商標法第23條第1 項第13款但書中有關除外規定，亦即縱使二商標指定使用之商品或服務均相同，只要先申請人同意，且其同意並無明顯不當者，均得准許後申請者申請註冊。㈡本件原告前於97年7月18日以「JIH SUN S.I.T.及盛圖（彩色）」商標（圖樣中之「S.I.T.」經聲明不專用），指定使用於商標法施行細則第13條所定修正前商品及服務分類表第36類之「證券投資信託、共同基金、基金投資、證券投資顧問及期貨信託業務」服務，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1363071號商標，商標權期間自98年5月16日起至108年5月15日止。嗣被告以系爭商標之註冊，有違商標法第23條第1 項第13款規定，依職權申請評定。案經被告審查，認系爭商標與據以評定之註冊第29775 號「日盛設計圖」、第103957號「日盛設計圖㈠」、第36936 號「日盛及圖」、第101987號「新日盛及圖」及第1200673 號「日盛集團JIH SUN GROUP 及盛圖（彩色）」等據以評定商標構成近似，復均指定使用於與財務金融投資有關之類似服務，有致相關消費者混淆誤認之虞，已違反商標法第23條第1 項第13款規定為由，為撤銷系爭商標註冊之處分。上開事實，為原告所不爭執，而綜觀原告上開起訴理由，其對於系爭商標與據以評定商標間構成近似，且指定使用之商品或服務類別構成類似亦無異議，是有關本件系爭商標與據以評定商標近似度之比對與指定商品或服務類似度之比對，顯然並非本件兩造爭執之重點，原告所爭執者，在於據以評定商標權人是否同意原告以系爭商標申請註冊。㈢經查，本件商標評定事件，係由被告依職權主動申請評定，並非係因據以評定商標權人申請評定而生。而系爭商標於97年7 月18日申請註冊時，被告所以同意原告之申請，係因原告曾提出其於96年7 月6 日與訴外人日盛金控公司簽訂商標授權備忘錄，並於97年5 月20日簽訂協議書，約定由訴外人日盛金控公司及其子公司為原告申請含有「日盛」及「盛圖」商標，以其名義辦理註冊登記，並授權原告合法使用，原告則不提出異議，而日盛金控公司同意不向原告收取任何推廣系爭商標之費用（參評定卷第244 頁）。另依原告與訴外人日盛金控公司於97年5 月20日所簽訂之協議書第一條約定「甲方（即日盛金控公司）已取得之第36類『銀行服務... 證券承銷』（註冊號R0000000），雙方同意不作任何移動。惟乙方（即原告）日後另以『日盛投信及盛圖』申請商標登記時，甲方應協調銀行子公司及證券子公司出具『日盛及盛圖』使用同意書，協助乙方取得商標登記。」（參評定卷第247 頁）。是依據上開協議書，倘原告欲以「日盛投信及盛圖」申請商標登記時，訴外人日盛金控公司「應」協調銀行子公司及證券子公司出具同意書，此處約定既記載為「應」，則訴外人負有完成此一義務之契約責任，倘未履行，即有可能產生違約責任。而本件原告在與日盛金控公司簽訂上開協議書後，隨即於翌年97年7 月18日向被告申請註冊。被告斯時准許原告系爭商標註冊之申請，應係因原告所提上開協議書緣故。而原告於取得系爭商標註冊後，在其嗣後之業務經營上即多次以系爭商標作為營業表徵，此部分事實有原告提出之產品說明書、報章雜誌等資料在卷可稽（參評定卷第57頁以下），而訴外人日盛金控公司在99年11月18日發函被告，主要質疑原告申請系爭商標註冊有無提出任何同意書，若未提出同意書，則應撤銷系爭商標之註冊，以維護日盛金控公司之權益云云（參評定卷第25頁）。㈣承前所述，本件原告與訴外人日盛金控公司間曾訂有協議，訴外人日盛金控公司負有協調銀行子公司及證券子公司出具使用同意書，協助原告取得商標登記之義務。而依上開協議書所載，訴外人日盛金控公司雖負有協調子公司以取得使用同意書之義務，惟並未擔保協調之結果必然能使各子公司出具同意書，然由上開約定意旨，可確定訴外人日盛金控公司明知原告意欲以「日盛及盛圖」商標申請註冊，且自知負有協助原告取得商標登記之義務，是以，可資質疑者，乃訴外人日盛金控公司若消極不協調各子公司出具同意書，原告是否得以系爭協議書之內容申請「日盛及盛圖」商標註冊？經查，本件訴外人日盛金控公司發函被告質疑原告於申請系爭商標註冊時是否曾提出任何同意書，並主張倘未提出同意書則應撤銷系爭商標之註冊云云，惟訴外人日盛金控公司對於其是否曾積極協調各子公司出具同意書一節並未舉證證明，而其既明知原告意欲以系爭商標申請註冊，仍與原告簽訂協議書，同意協助原告取得商標登記，足見訴外人日盛金控公司主觀上應係同意原告以系爭商標申請註冊，否則豈須允諾協調其他子公司以協助原告取得系爭商標註冊？況原告於系爭商標申請註冊前後，已多次使用系爭商標於金融商品及報章雜誌，訴外人日盛金控公司均未表達反對意見，以訴外人日盛金控公司與原告所經營之業務高度類似之程度以觀，被上訴人日盛金控公司不可能不知原告以系爭商標申請註冊並實際使用之事實，此觀證人陳國和即訴外人日盛金控公司前董事長於臺灣臺北地方法院以100 年度智字第37號民事事件中證述其擔任董事長期間與原告洽談商標使用事宜一情即明。詎訴外人日盛金控公司竟於若干年後質疑原告系爭商標之註冊是否有取得訴外人及子公司之同意書，對於自己是否有協調各子公司出具同意書一節均未述及，且對於自己主觀上係同意原告取得商標登記一節亦棄置不論，非無可議之處。尤有甚者，訴外人日盛金控公司致被告函文說明欄第四點中質疑原告當初向被告申請商標登記時是否曾檢送日盛金控公司或其子公司之同意書云云，足見日盛金控公司確實知悉倘原告欲申請商標註冊，必須檢附同意書，換言之，日盛金控公司確實曾與原告簽訂上揭協議書，且明知倘原告欲申請「日盛及盛圖」商標登記，必須提出同意書，否則其如何可能知悉此一條件？詎其一方面允諾原告同意其取得商標登記，另方面卻質疑原告是否有提出同意書以申請商標註冊，足見訴外人日盛金控公司顯然係故意以不履行契約義務之方式阻撓原告取得系爭商標之註冊，此所以原告另案對日盛金控公司提起確認日盛金控公司同意原告以系爭商標申請註冊，經臺灣臺北地方法院以100 年度智字第37號民事事件審理後，確認日盛金控公司應同意原告以系爭商標申請註冊。是以，訴外人日盛金控公司既與原告簽訂協議書同意原告以系爭商標申請註冊，且原告以系爭商標取得註冊後使用於指定使用之商品或服務經年後，訴外人始以原告未提出同意書為由請求被告撤銷系爭商標之註冊，顯然違反原告申請系爭商標註冊時之真意，應認為本件原告申請系爭商標註冊時，業已獲得訴外人日盛金控公司之同意。㈤惟可再深究者，乃縱認依據訴外人日盛金控公司與原告簽訂之協議書所載日盛金控公司允諾協調其子公司等出具同意書，並協助原告以系爭商標申請註冊，固可因此認為訴外人日盛金控公司應係同意原告以系爭商標申請註冊，然訴外人日盛金控公司旗下之銀行子公司及證券子公司確實未曾出具任何同意書予原告。縱然依證人陳國和即訴外人日盛金控公司前董事長於臺灣臺北地方法院以100 年度智字第37號民事事件中證述內容可知渠等於多次協調會議中均有日盛金控公司旗下各子公司人員參與，各該子公司均應知悉此一協調內容，且均無異議，惟上開人員或各子公司並未於協議書中簽名，對各該子公司而言，此一協議書自無拘束各該子公司之效力，至各該子公司何以未出具同意書，訴外人日盛金控公司究竟有無積極協調各子公司促使各子公司出具同意書，此乃另一問題，與本件原告是否獲得商標權人同意得以系爭商標申請註冊並無關聯。而本件被告機關依職權評定系爭商標，其所援引之商標除日盛金控公司所有之第1200673 號之外，尚有訴外人日盛證券股份公司之註冊第29775 號商標、註冊第103957號商標、第36936 號商標、第101987號商標等，而訴外人日盛證券股份有限公司雖屬訴外人日盛金控公司旗下公司之一，惟其並未出具任何同意書，且未曾在上開協議書中簽署，此部分事實於原告另案訴請訴外人日盛金控公司及日盛證券股份有限公司請求確認渠等同意原告以系爭商標申請註冊，經臺灣臺北地方法院以100 年度智字第37號民事事件審理結果認為不能證明訴外人日盛證券股份有限公司有同意原告以系爭商標商請註冊，而駁回原告此部分之請求即明。是以原告在未獲得日盛金控公司旗下子公司日盛證券股份有限公司等（原告於上開民事事件中除起訴日盛金控公司及日盛證券股份有限公司外，另起訴日盛國際商業銀行股份有限公司、日盛期貨股份有限公司，而除日盛金控公司以外，其餘請求部分皆遭駁回）同意前，以系爭高度近似於據以評定商標之商標，指定使用在高度類似之商品或服務，自有致相關消費者產生混淆誤認之虞，依修正前商標法第23條第1 項第13款前段規定，自不得以系爭商標申請註冊。六、綜上所述，被告依首揭規定，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，並無不合，訴願決定予以駁回，亦無違誤，原告提起本件訴訟請求撤銷原處分及訴願決定，自無理由，應予駁回。七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。中　　華　　民　　國　　101　年　　11　　月　　29　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李得灶法官　蔡惠如法官　汪漢卿以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。 ┌─────────┬────────────────┐│得不委任律師為訴訟│ 所需要件 ││代理人之情形 │ │├─────────┼────────────────┤│(一)符合右列情形之│1.上訴人或其法定代理人具備律師資││ 一者，得不委任律│ 格或為教育部審定合格之大學或獨││ 師為訴訟代理人　│ 立學院公法學教授、副教授者。 ││ │2.稅務行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備會計師資格者。 ││ │3.專利行政事件，上訴人或其法定代││ │ 理人具備專利師資格或依法得為專││ │ 利代理人者。 │├─────────┼────────────────┤│(二)非律師具有右列│1.上訴人之配偶、三親等內之血親、││ 情形之一，經最高│ 二親等內之姻親具備律師資格者。││ 行政法院認為適當│2.稅務行政事件，具備會計師資格者││ 者，亦得為上訴審│ 。 ││ 訴訟代理人 │3.專利行政事件，具備專利師資格或││ │ 依法得為專利代理人者。 ││ │4.上訴人為公法人、中央或地方機關││ │ 、公法上之非法人團體時，其所屬││ │ 專任人員辦理法制、法務、訴願業││ │ 務或與訴訟事件相關業務者。 │├─────────┴────────────────┤│是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，││上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係││之釋明文書影本及委任書。 │└──────────────────────────┘中　　華　　民　　國　　101　年　　12　　月　　5 　　日書記官　邱于婷

智慧財產及商業法院101年度行商訴字第7號

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