智慧財產法院行政判決

民國102年12月5日辯論終結

原告

吳建忠

訴訟代理人

林天財律師

訴訟代理人

曾稚甯律師

訴訟代理人

曾浩維律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

杜政憲

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國101 年8 月10日經訴字第10106110590 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院於102 年2 月21日101 年度行商訴字第156 號判決後，原告提起上訴，經最高行政法院同年8 月22日102 年度判字第526 號判決廢棄發回，本院更為判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國100 年5 月9 日以「Mink」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第18類之「皮夾、錢包、腰包、皮箱、行李袋、鞋袋、鑰匙包、購物袋、化妝包、旅行袋、皮包背帶、登山袋、露營袋、皮包握把、行李箱、化妝箱、皮包、書包、背包、手提包」商品，向被告申請註冊，經被告審查，認系爭商標圖樣上之「Mink」，為所指定商品材質之說明，有核駁處分時商標法第23條第1 項第2 款規定之適用，應不准註冊，以101 年4 月19日商標核駁第338084號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願。經經濟部101 年8月10日經訴字第10106110590 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟，並於本院審理時在同年11月21日，向被告申請減縮指定使用商品僅餘「登山袋、露營袋」2 項，經本院101 年度行商訴字第156 號判決駁回原告之訴，上訴人提起本件上訴，嗣經最高行政法院以102 年度判字第526 號判決廢棄發回。

二、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應就原告於100 年5 月9 日（原告誤載為6 日）申請第100022621 號商標註冊案（已於101 年12月3 日申辦縮減商品使用項目為「登山袋」、「露營袋」2 項）准予註冊。並主張：

㈠原告就系爭商標業已申辦減縮，指定使用於「登山袋」、「露營袋」二商品項目，此為被告所不爭執。是本件商標是否為指定使用商品之材質說明、具備識別性與否，自應以「系爭商標與登山袋、露營袋間關係」為判斷基準，而應審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露營袋」之事實。

㈡被告既承認「登山袋」、「露營袋」目前市場上尚無使用貂皮材質之證據，被告即不應以「MINK」係指定商品「登山袋」、「露營袋」之材質說明而駁回申請。又貂皮材質不適合使用於登山袋、露營袋握把部分，且貂皮材質不致使用於該等商品亦為社會通常生活經驗，至被告主張「不排除使用貂皮材質於登山袋、露營袋之握把部分」云云，純屬臆測之詞，且違背通常生活經驗，應無足採。

㈢系爭商標使用於登山袋、露營袋，客觀上非為商品材質之說明，主觀上消費者亦不致混淆誤認貂皮將作為登山袋、露營袋材質之說明。是系爭商標註冊應可得准許。況「Mink」商標依據一般社會通念，非屬消費者一望即知其中文意涵之外國文字，足徵其要非商品本身特性之描述性文字，進而具備先天識別性。

㈣被告曾同意「CROCODILE 」使用於皮夾、皮包、背包、化妝包、手提袋等皮製類商品，基於「平等原則」，系爭商標註冊更應無不予准許之理。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠因本件為商標註冊案件，原告有減縮商品的權利，故被告僅須判斷系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品應否准許註冊。

㈡系爭商標之圖樣係由外文「Mink」所構成，而其中文意涵為「貂皮」之意，以之作為商標，縱然「登山袋、露營袋」目前市場上尚無實際使用之證據，惟考量「貂皮」之稀有性，其使用上多為表彰其高貴之意象及提供一部分之觸感功能，而無須商品本體全部或大部分使用此材質，故仍不排除未來有使用「貂皮」作為其一部分材質之可能性，尤其「貂皮」於相關皮包市場業有使用之證據，已如前述，故相關消費者仍有可能於「登山袋、露營袋」商品上視此「Mink」為該等商品含有部分「貂皮」材質之說明。

㈢「登山袋、露營袋」應僅提供部分貂皮之功能或觸感，例如將貂皮製作於「登山袋、露營袋」的握把，並不會整個「登山袋、露營袋」全部使用該材質。

㈣原告庭提有關鱷魚之資料，但尚未查閱字典之前，無法確定該單字是否有鱷魚皮的意思。又原告前次所提鱷魚商標部分，該案申請當初考量當時已具知名度而產生識別性，故予以核准，此與本案情形不同。

四、得心證之理由：

㈠本件之法規基準時：

⒈按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，原則上認應以行政爭訟程序事實審言詞辯論終結前為法規基準時。蓋行政訴訟裁判基準時之判斷，有決定法院審判對象與範圍之作用，裁判基準時之判定，往往代表法院即司法權介入行政權之可能時點，不僅影響司法權界限，亦影響訴訟類型之性質與其彼此關係。商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有對商標申請案適用法律的權能，是以將法規基準時定在事實審言詞辯論終結前。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），基於申請權人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則法院不得就審定後之法律，再為更不利申請人之適用（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。

⒉查系爭商標係於100 年5 月9 日申請註冊，被告於101 年4 月19日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於102年12月5 日辯論終結。而100 年6 月29日修正公布之現行商標法第29條第1 項第1 款規定：「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」其內容大致與修正前商標法第23條第1 項第2 款之規範相同，並無對申請人有利或不利之情事，本件如適用修正後之規定，並無對申請人不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以現行商標法為斷（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。因此，本件爭點如下（本院卷第41頁之準備程序筆錄）：

⑴本件應否審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露營袋」之事實？

⑵系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品有無違反現行商標法第29條第1 項第1 款規定？

㈡本件應審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露營袋」之事實：

⒈按商標法就申請案之事實基準時，於現行法第29、30條第1 項本文及30條第2 項，就行政機關審查商標不得註冊之事實基準時雖有所規定，但該規定係對行政機關所為，既然依行政訴訟法規定行政法院就申請案之課予義務訴訟有調查事實適用法律而為課予義務判決之權能（行政訴訟法第200 條參照），而非僅審查被告審定違法與否而已。則本院應視事件之性質，參照商標法相關規範意旨，並斟酌相關商標權人權益之調整、信賴保護、權力分立原則、法律不溯及既往原則及程序經濟原則或權利救濟的有效性等，判斷該事實是否應由司法審查而為判決。而現行商標法第23條第1 項但書關於商品或服務之減縮之程序係規定於申請後仍得為之，而申請指定使用商品或服務減縮係屬其他申請事項之變更，應向被告為之（同法第24條參照），則商品或服務之減縮當然包括申請案遭否准後之行政救濟期間，此比較商標異議評定等案之分割減縮僅限於審定前為之之規定甚明（同法第38條第3 項規定）。是以若將申請案之事實狀態基準時設定在審定時，而本院不得斟酌行政救濟中之減縮指定商品或服務之事實，勢必仍應駁回原告之訴，則上開分割減縮於申請後仍得為之之規定將形同具文。且關於申請商標不具先天識別性，而將指定使用商品或服務之減縮，並不涉及特定相關商標權人其權利之調整，是以就此事項，其事實狀態基準時，應為本院事實審言詞辯論終結前為基準時（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。

⒉查原告於前審審理時在101 年12月3 日向被告申請減縮系爭商標之指定使用商品僅餘「登山袋、露營袋」2 項，被告就此申請未為准否減縮之審定，此有申請函影本在卷可稽（前審卷第115 頁，本院卷第50頁），復為兩造所不爭（本院卷第40頁之準備程序筆錄）。揆諸前揭說明，本院就原告所為減縮指定商品此一程序事項所形成之事實，基於行政訴訟法規定課予義務訴訟行政法院對於申請案有調查事實適用法律之權能，自經斟酌並調查此一事實，而為判決。是系爭商標之註冊申請應否准許，本件應審酌原告所為申請減縮指定使用商品為「登山袋、露營袋」之事實，而不再審酌原告減縮前之其他商品或服務。

㈢系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品並無違反現行商標法第29條第1 項第1 款規定：

⒈現行商標法第29條第1 項第1 款所謂「描述性商標」或「說明性商標」，係指用於直接描述商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明者，因欠缺識別性，原則上不得作為商標，惟如因經長期反覆使用，使消費者對之已經產生商品或服務之聯想，而產生第二層意義具識別性者，則例外承認其具商標屬性，可得申請註冊。至商標是否為說明性、有無識別性，應以商標與指定商品或服務間的關係為中心，依社會一般通念及客觀證據認定之。所謂「商品或服務之說明」，係指依社會一般通念，商標圖樣之文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式，如為商品或服務本身之說明，或與商品本身之說明有密切關聯者，亦即該標識為對於商品或服務本身的形狀、品質、功用或其他有關的成分、性質等特性之直接且明顯描述，因消費者容易將之視為商品或服務本身的說明，而不具識別來源之功能，即不得申請註冊，不以一般製造、經銷該項商品者所共同使用為必要。又商品或服務之標識倘非商品或服務本身之明顯直接描述，而係以隱含譬喻方式間接暗示商品或服務形狀、品質、功用或其他有關成分、性質等特性，仍具有先天識別性而得註冊（最高行政法院99年度判字第560 、1163號、102 年度判字第548 號判決參照）。

⒉次按作為商標註冊為外國單字或字詞，究是否僅為描述性文字而不具識別性，或係具先天識別性之商標，應以國內相關消費者於購買時普通認知為準。蓋消費者購買商品或服務時，當時相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別，寓目所及者係該商標，因相關消費者所見商標僅在區別自他商品或服務，並非在閱讀商品說明書，不可能見到商標時，又查英漢字典，外國文字作為商標是否為描述性文字，應以國內相關消費者於購買商品或服務時是否習知該文字意義為準（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。

⒊查系爭商標係由外文「Mink」所構成，其中文涵義為「貂皮」、「水貂」、「鼬」、「豪華的」、「富裕的」及「珍貴的」等意，被告逕以「貂皮」為其中文意義，並認以之作為系爭商標之圖樣，即係說明「登山袋、露營袋」材質，尚屬率斷。再者，我國國人相關語言文字係以中文為主，衡諸「貂皮」之稀有性、珍貴性及高價性，須極其謹慎保管與使用，而「登山袋、露營袋」係用登山、露營等戶外活動，重在耐磨、耐髒、易清洗等實用性考量，實難以「貂皮」作為「登山袋、露營袋」商品之材質。參以目前市場上尚無何「登山袋、露營袋」商品實際使用「貂皮」作為其材質之情形，此有原告所提網路搜尋結果在卷可稽（前審卷第18至65頁），復為兩造所不爭（本院卷第26、30頁）。故以「Mink」作為商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品，就國內相關消費者於購買「登山袋、露營袋」時，難使其認知其為「登山袋、露營袋」商品材質之說明，或與該等商品之材質產生直接聯想。

⒋被告雖考量「貂皮」之稀有性，其使用上多為表彰其高貴之意象及提供一部分之觸感功能，而無須商品本體全部或大部分使用此材質，故仍不排除未來有使用「貂皮」作為其一部分材質之可能性云云。然依社會一般通念及國內相關消費者習用之文字意義，我國相關消費者面對標示有「Mink」商標之「登山袋、露營袋」商品，甚難將「Mink」理解為「貂皮」，而將之認知為描述「登山袋、露營袋」商品本身之材質。

⒌綜上，原告以系爭商標之「Mink」圖樣作為商標，指定使用於「登山袋、露營袋」商品，並無易使相關消費者產生該等商品之材質即為「貂皮」之認知，故無現行商標法第29條第1 項第1 款所定之不得註冊情事。

五、綜上所述，系爭商標指定使用於「登山袋、露營袋」商品，並無違反現行商標法第29條第1 項第1 款規定，被告所為核駁之處分，於法尚有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至原告請求被告應就系爭商標註冊申請案作成准予註冊之審定部分，因被告為原處分時，僅審酌同法第29條第1 項第1 款之否准事由，而未審酌其他不得註冊之事由，此為被告所自陳（本院卷第41頁之準備程序筆錄），是本件申請註冊案，除同法第29條第1 項第1 款外，有無其他不應准予註冊之理由，尚待被告再為審查，故本件事證未臻明確，有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查裁量，原告此部分請求為無理由，應予駁回。

六、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第三庭