智慧財產法院行政判決

民國103年2月12日辯論終結

原告

日商SMC股份有限公司（SMC CORPORATION）

代表人

丸山勝德（代表取締役社長）

訴訟代理人

李文傑律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

陳杏映

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國102 年10月1 日經訴字第10206106400 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、程序事項：

㈠查原告為依日本法律設立之外國法人，未依中華民國法律經經濟部認許，並指定我國境內之訴訟及非訟代理人（本院卷第51頁之準備程序筆錄），故以代表取締役社長丸山勝德為原告之代表人。

㈡原告原起訴聲明為「訴願決定及原處分均撤銷，並判命被告就申請案號第098040744 號『SMC & Device』商標註冊申請案作成准予註冊之處分。」（本院卷第8 頁）。嗣當庭更正為「⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉被告應就申請案號第098040744 號『SMC & Device』商標註冊申請案作成准予註冊之處分。」（本院卷第51頁）。經核原告係本於同一請求基礎為變更，非屬訴之變更或追加，應予准許，自無行政訴訟法第111 條規定之適用，合先敘明。

二、事實概要：原告前於民國98年9 月16日以「SMC ＆Device」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器；檢知器，即高精度數位壓力開關、防塵/ 防濺數位壓力開關、壓力檢知器、氣壓檢知器、氣壓攔截檢知器；數位壓力開關，包括氣體偵測之電子數位壓力開關；小型壓力開關；電動式吸附確認開關；氣動壓力開關；一般用途之壓力開關；電動膜片式真空開關；用於氣體之電動流量開關；水流量開關；電動膜片式流量開關；葉片式流量開關；結合致動器之自動開關」商品（下稱系爭商標，如附圖1 所示），向被告申請註冊，經以102 年5 月23日商標核駁第346893號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部同年10月1 日經訴字第10206106400 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

三、原告聲明求為判決：㈠訴願決定及原處分均撤銷。㈡被告應就申請案號第098040744 號「SMC & Device」商標註冊申請案作成准予註冊之處分。並主張：

㈠依被告頒布之「商品及服務近似檢索參考資料」，據以核駁商標（如附圖2 所示）之指定商品「油壓油量調節器」屬第7 類商品，而系爭商標指定商品中「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器」則屬第9 類商品。依同參考資料，第7 類之「油壓油量調節器」商品僅與第9 類電磁閥構成類似，並不與第9類之「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器」等「調節器」商品構成類似。

㈡各種調節器，各有其功能，各該調節器並非可當然彼此替代或相輔相成者，於工業用調節器之產品中，亦因應用產業之不同，致其有不同功能。據以核駁商標之指定商品並非一無限制功用之「調節器」，而是有限制功用之「油壓油量調節器」，而系爭商標指品商品中「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器」，在功能上無共同或關聯之處。

㈢系爭商標與據以核駁商標縱使構成近似，近似程度亦不高。且系爭商標與據以核駁商標之指定商品於功能及消費者取向並無共同或關聯之處，如在各自之商品上標示系爭商標與據以核駁商標，消費者絕無誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源之可能。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標圖樣上之外文「SMC 」及「圖形」，與據以核駁註冊第00120276號「天鵝牌及圖SMC 」商標之外文相同、第00397067號「天鵝牌（一）及圖SMC 」商標之外文及圖形均相同，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品/ 服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且其近似程度高。

㈡系爭商標指定使用之「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器」等商品與據以核駁商標所指定之「油壓油量調節器」商品相較，二者皆為「調節壓力或氣體之裝置」商品，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使一般商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則所指定使用之商品間應屬存在高度之類似關係。而商品或服務分類係為便於行政管理及檢索之用，商品或服務類似與否之認定，並非絕對受該分類之限制，此為商標法第19條第6 項所規定。

㈢據以核駁商標之外文及圖形係任意性商標，具相當識別性，系爭商標以相同之外文及圖形申請註冊，自易對其表彰來源或產製主體產生混淆誤認。

㈣綜合判斷商標在圖樣近似及商品與服務類似之程度、識別性等因素，系爭商標與所據以核駁之商標近似程度高，及指定商品類似程度高、且據以核駁商標具相當識別性，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應有致相關消費者混淆誤認之虞。

五、得心證之理由：

㈠本件之法規基準時：

⒈按商標法並未對商標註冊申請案之法規基準時明文規定，原則上認應以行政爭訟程序事實審言詞辯論終結前為法規基準時。蓋行政訴訟裁判基準時之判斷，有決定法院審判對象與範圍之作用，裁判基準時之判定，往往代表法院即司法權介入行政權之可能時點，不僅影響司法權界限，亦影響訴訟類型之性質與其彼此關係。商標申請案係向法院提起課予義務訴訟，法院基於行政訴訟法所規定之權限，自有對商標申請案適用法律的權能，是以將法規基準時定在事實審言詞辯論終結前。但若係對申請人不利之法規（如現行法第30條第10款就先註冊商標之保護增訂「且非顯屬不當者」），基於申請權人信賴處分時既得權利狀態不得剝奪，則法院不得就審定後之法律，再為更不利申請人之適用（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。

⒉查系爭商標係於98年9 月16日申請註冊，被告於102 年5月23日為「不得註冊，應予核駁」之審定，本件於103 年2 月12日辯論終結。而100 年6 月29日修正公布之現行商標法第30條第1 項第10款規定係由修正前商標法第23條第1 項第13款移列，並修正為若有顯屬不當之情形，即便該註冊在先或申請在先商標所有人已出具同意並存註冊書，仍不應核准其註冊，以符合商標法立法意旨。惟本件申請案無適用修正後「若有顯屬不當」之條文，無對申請人不利之情事，故本件商標之申請應否准許註冊，應以現行商標法為斷（最高行政法院102 年度判字第548 號判決參照）。故本件爭點為系爭商標是否違反同法第30條第1 項第10款規定（本院卷第52頁）。

㈡按相同或近似於他人同一或類似商品或服務之註冊商標或申請在先之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第10款本文定有明文。所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。易言之，係指兩商標因相同或構成近似，致使相關消費者誤認為同一商標，或雖不致誤認兩商標為同一商標，但極有可能誤認兩商標之商品／服務為同一來源之系列商品／服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。又判斷二商標有無混淆誤認之虞，應參酌：⒈商標識別性之強弱；⒉商標是否近似暨其近似之程度；

⒊商品／服務是否類似暨其類似之程度；⒋先權利人多角化經營之情形；⒌實際混淆誤認之情事；⒍相關消費者對各商標熟悉之程度；⒎系爭商標之申請人是否善意；⒏其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈢系爭商標圖樣與據以核駁商標圖樣之近似程度高：系爭商標圖樣（如附圖1 ）係由黑底白線條之圓形設計圖及外文「SMC 」所組成。而據以核駁之註冊第120276號商標圖樣係由菱形外框內置外文「SMC 」、下置中文「天鵝」所組成；二者相較，均有相同之外文「SMC 」；另據以核駁之註冊第397067 號 商標圖樣係由外文「SMC 」、黑底白線條之圓形設計圖及中文「天鵝」所組成（如附圖2 ）。自其整體商標圖樣之外觀言，系爭商標與據以核駁商標圖樣均有相同之外文「SMC 」及黑底白線條之圓形設計圖，而為吸引相關消費者注意寓目印象之顯著部分，易予人有系列商標之聯想。因此，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二商品為來自同一來源之系列商品，或雖不相同但有關聯之來源，是系爭商標與據以核駁商標之近似程度高。

㈣系爭商標與據以核駁商標之指定使用商品高度類似：

⒈系爭商標指定使用於「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器......」商品，而據以核駁商標則指定使用於「......油壓油量調節器......」商品，依一般社會通念及市場交易情形，二者皆為「調節壓力或氣體之裝置」商品，其原料、用途、功能大致相當，且常來自相同之產製業者，如標示近似的商標，易使相關消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度類似之商品。

⒉原告固詳細列舉上開指定使用商品有關動力來源、性質及作用方式之細部差異（本院卷第11頁），惟用油、水、空氣（總稱流體）控制物體之流體機械乃一般產業不可或缺者，機械常會組合使用油壓與空氣壓、油壓與電力，彌補彼此的缺點，而此類流體機械之機械性作動則賴零件來調節或控制流體之流動，此有專有名詞資料、「油壓工學應用篇」一書第13章「油壓如何利用空氣壓」在卷可稽（申請卷第79至90頁）。是系爭商標所指定使用之「電動式調節器，即具有回流功能之電動式調節器；電動式小型壓力調節器；歧管調節器；電動式真空調節器；電動式氣動調節器；電子式真空調節器」，與據以核駁商標所指定使用之「油壓油量調節器」皆為「調節器」，其產製者大致相同，且其調節壓力、氣體或油之流體之功能用途亦相同，行銷管道或消費族群亦有重疊之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬具有類似關係之商品。

⒊原告雖以「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」有關第7 、9 類之分類原則及內容，主張系爭商標與據以核駁商標之上開指定使用商品並非類似云云。惟按「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」固為商標主管機關（即被告）所訂定之商品或服務分類，係為便於商標註冊申請人填寫類別之參考，並供行政管理及檢索之用，類似商品或服務之認定，不受此商品或服務分類之限制（商標法第19條第6 項規定參照），且「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」（102 年7 月編印）之「前言」亦載明上開意旨。因此，原告逕以系爭商標與據以核駁商標上開指定使用商品之類別作為商品類似與否判斷之依據，自有未洽。

㈤商標識別性之強弱：據以核駁之註冊第120276號商標圖樣係由菱形外框內置外文「SMC 」、下置中文「天鵝」所組成；據以核駁之註冊第397067號商標圖樣係由外文「SMC 」、黑底白線條之圓形設計圖及中文「天鵝」所組成。至系爭商標圖樣則由黑底白線條之圓形設計圖及外文「SMC 」所組成。是據以核駁商標圖樣較系爭商標圖樣具有識別性。

㈥相較於系爭商標係於98年9 月16日始申請註冊，據以核駁之註冊第120276號商標於68年4 月23日即已申請註冊，於同年10月1 日註冊公告，據以核駁之註冊第397067號商標於76年7 月14日即已申請註冊，於77年1 月1 日註冊公告。是據以核駁商標之申請、獲准註冊均早於系爭商標，本於我國所採取之商標註冊主義及先申請主義，應賦予據以核駁商標較大之保護。

㈦衡酌系爭商標與據以核駁商標之圖樣高度近似，且據以核駁商標較具識別性，其申請、獲准註冊均早於系爭商標，又系爭商標與據以核駁商標之指定使用商品高度類似。綜合前開商標圖樣近似程度、指定使用商品類似程度、申請註冊與准許註冊時間、識別性等相關因素特別符合，而降低對其他因素之要求，足可認定客觀上系爭商標有使相關消費者誤認系爭商標之商品與據以核駁商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，原告亦未經據以核駁商標之所有人同意申請系爭商標之註冊，是系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第10款本文規定。

六、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1 項第10款本文所定不得註冊之情形。從而，被告前於99年12月10日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違當時商標法第23條第1 項第13款規定，通知原告提出意見書（申請卷第53頁），經原告於100 年4 月14日提出申請書，限縮指定商品（申請卷第56至57頁）。被告再於101 年4 月6 日以核駁理由先行通知書敘明系爭商標有違同法第23條第1 項第13款規定，通知原告提出意見書（申請卷第68頁），經原告於同年7 月11日提出申請書，主張並無商品類似情形（申請卷第73至75頁）。嗣被告以原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之處分，並無違法，訴願決定予以維持，核無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標應為核准註冊之處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭