智慧財產法院行政判決

民國102年11月28日辯論終結

原告

中保寶貝城股份有限公司

代表人

林建涵

訴訟代理人

謝煒勇律師

輔佐人

林逸宣

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

王德博

參加人

德商雨果伯斯商標管理公司

代表人

茱蒂斯艾克爾

代理人

林坤賢

訴訟代理人

張伯時律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102 年3 月27日經訴字第10206094480 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

壹、事實概要：原告前於民國96年5 月24日以「BabyBoss及圖」商標（下稱系爭商標，商標圖樣如附圖一所示），指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行。技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學。藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院。兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動。舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽。唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作。攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，向被告申請註冊，經被告審查，准列為註冊第1306641 號商標。嗣參加人德商雨果伯斯商標管理公司以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款及第14款之規定，對之申請評定。被告審查期間，適商標法於101 年7 月1 日修正施行。依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。本件原評定主張之前揭條款業經修正為商標法第30條第1 項第10款、第11款及第12款。而系爭商標評定案經被告審查，核認系爭商標之註冊有違註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，以101 年10月11日中台異字第H00980272 號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部102 年3 月27日經訴字第10206094480 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告主張：

一、經比較系爭商標及據以評定商標之外觀，系爭商標由三個代表不同職業之卡通人物為主體，圍繞著正反相對之大寫英文字母「B 」，大寫字母下有比例極小之橫排英文字「BabyBoss」，整體商標由高明度之橘色、綠色及藍色所組成，給予人「愉快、明亮、充滿希望」之感覺；反觀據以評定商標係未經特殊設計之大寫英文字「BOSS」、「HUGO BOSS 」或以佔整體圖樣極大比例之大寫標準字體「BO SS 」加上下排極小比例之「HUGO BOSS 」組成，各以黑底白字、白底黑字或橘底白字呈現。就商標觀念部分，系爭商標文字部分為正反相對之英文大寫字「B 」及「BabyBoss」所組成，正反相對之英文字母「B 」為「BabyBoss」之簡稱，雙B 面面相對之態樣代表「同心協力」。「BabyBoss」並非習見英文字，係由原告為表彰其提供服務所獨創，所代表之意義為藉由「讓寶貝選擇老闆（職業）」之方式讓「每一個寶貝當自己的主人」，恰如其分的表達原告之創業宗旨及所欲傳達消費者之意念。反觀，據以評定商標註冊第00690529、00419774、00412330、00477119、00279546、00414384、00174072、00178157 、00467585、00478042、00467072、00419767、00412320 、00427201、00414343、001364300 、001337142、00918669、01063553、001054571 、00186226、00907634、001027091 、001077224 、00581200、00999575、00579348、00173436、0062908 、00148211、001336315 號商標（下稱據以評定商標，商標圖樣如附圖二至三十二所示）係由創辦人Hugo Ferdinand Boss 先生之名字擷取而成，是以，據以評定商標除「雨果伯斯」（音譯）或「老闆」（意譯）外，並無其他解釋或特殊意涵。而據以評定商標由兩個英文字「Baby」及「Boss」所組成，有兩個音節，並由「Baby」作為起首字，是以被告在判斷近似時，應予以「Baby」較「Boss」為重之考量。而據以評定商標為單一文字「BOSS 」、兩個以上之文字「HUGO BOSS 」或「BOSS HUGO BOSS」，與「BabyBoss」之起首字發音及音節數量相較，雙方各異。兩商標在形、音、義上無任何相近之處，各自留予消費者之印象迥異，非屬近似商標，自無構成混淆誤認之虞。

二、據以評定商標主要使用在流行服飾、皮件、香水、手錶、眼鏡、手機等「高價位精品」。依參加人於原處分程序提出之評定附件25，其2007年之年度總收入為1,63 2,000,000歐元，然其中超過90% 的收益來自參加人「BOSS」品牌服裝之銷售，而男裝（Menswear）更以85% （1,276, 300,000歐元）之比例佔整體營收之絕大部份。參加人提出據以評定商標使用於體育、賽車賽事活動、時尚秀、時尚通訊、產品目錄宣傳冊等證據，明顯可知參加人在主觀上係為行銷「男裝產品」之目的使用據以評定商標，再者服裝品牌贊助體育、藝文活動之情形亦為市場常見之行銷手法，並服裝品牌為銷售衣服亦必須舉辦時尚秀、出版品牌時尚通訊、雜誌，是以消費者當然可知參加人係在販賣品牌服裝而非在販賣時尚雜誌或舉辦活動，前述使用事證皆為據以評定商標使用在「男裝產品」之證據，而非參加人多角化經營之事證。參加人所提出之活動贊助證明大部份為國外之使用，雖其有少部分之台灣媒體報導，但仍無客觀證據證明據以評定商標使用在舉辦體育競賽服務上，已因國外廣泛使用而使商標知名度到達我國。雖據以評定系列商標使用於「男裝周邊產品」已臻著名，然其著名範圍是否跨及其他領域之產品/ 服務，仍應斟酌個案情形分別認定。

三、系爭商標為「創意性」商標，識別性高於據以評定商標，又系爭商標與據以評定商標在外觀、觀念及讀音上全然不同，消費者自無混淆誤認之虞。被告和訴願機關未以「圖形+ 文字」整體觀察，更將高度創意且深具意義之「BabyBoss」割裂觀察，逕認「Boss」為主要識別部分，而與據以評定商標構成近似，顯屬率斷。且系爭商標註冊指定使用第41類服務類別，與據以評定商標指定使用之商品/ 服務類別，兩者性質功能完全不同，系爭商標指定使用之服務目的，更非在提供據以評定商標之銷售、裝置或修繕，兩商標指定之服務及商品間自難構成類似關係。實際使用上，系爭商標主要使用在「孩童職業體驗場」服務，而據以評定商標主要使用在「高級男裝」相關產品/ 服務上；系爭商標之目標消費群為「小孩及家長」，據以評定商標則鎖定「愛好精品之時尚人士」，二者在功能、目的及滿足消費者之需求上，全然迥異，更不具任何商業競爭關係，按一般社會通念及市場交易情形，兩者商品或服務不構成類似關係。

四、參加人長期以來僅經營「男裝周邊產品」，其印製產品目錄、宣傳冊、印刷品、定期遞送BOSS時尚通訊、向消費者行銷時尚資訊、贊助舉辦各種活動之產品/ 服務證據，乃係為了廣告其「男裝產品」之商標使用，並非跨足其他行業之事證，故其保護範圍應較為限縮。原處分認前述證據為多角化經營之事證，實將「商品類」之商標使用誤認為「服務類」之商標使用，認定事實顯有違誤。且參加人未提出任何事證證明系爭商標與據以評定商標間有任何混淆誤認之情事，即表示消費者根本不會混淆誤認。其他類別之異議/ 評定案中，亦有民眾認為市場區隔很明顯。另法院已經於他案中，肯認系爭商標圖樣與據以評定商標近似程度甚低，不會造成消費者混淆誤認。中國大陸商標局對於相同商標圖樣之爭議案件，亦裁定商標不近似。

五、原告中保寶貝城股份有限公司創造華人第一座「兒童職業角色體驗場」，命名為「BabyBoss職業體驗任意城」（亦稱BabyBoss City ），並以系爭商標作為對外聯繫溝通之主要識別標示。該職業體驗任意城，於97年1 月28日開幕，位於京Ｏ城百貨公司7 樓佔地2,300 坪。「兒童職業角色體驗場」之概念係藉由讓孩童親身體驗各行各業之工作內容，發掘自我的興趣及職業志向、培養團隊精神、建立兒童自信心，並透過工作時所獲取的酬勞換取其他服務或消費，教導兒童正確的金錢使用與分配觀念，為一兼具「娛樂」及「教育意義」之創意行業。體驗城內提供50多種行業，70多種職場角色，有一般生活常見的警察、醫生、計程車司機、麵包烘培師傅、理髮師等，亦有孩童不易接觸到的太空人、保全員、機師、礦工、魔術師等職業，城內所有職業之設備、工作流程及金錢交易方式，皆模擬真實世界等比縮小複製。原告之兒童職業體驗城，透過消費者口耳相傳、部落格記錄文章、媒體報導宣傳，自開業迄今，每年吸引超過60萬人次之國內外旅客造訪，創造近新台幣八億之營收。「BabyBoss職業體驗任意城」已成為國內親子假日娛樂、幼稚園、國小學童校外教學的熱門，更成為國外親子行遊客來台灣之必訪景點，系爭商標自2007年至2009年之廣告費用支出約新台幣1 億元，獲得多項政府機關、協會之認證及獎項，更受邀參加各項活動。足證系爭商標已因大量且廣泛的使用為國內外消費者所熟知，「BabyBoss」更已儼然成為「兒童職業體驗城」之代名詞。再者，原告確實將系爭商標使用於「書刊發行、唱片之製作發行、舉辦音樂競賽、錄影」等服務，實際使用非僅限於「兒童樂園、遊樂園、教導服務」上，亦跨足多角化服務類型。

六、據以評定商標，長期專注經營於「男裝周邊」產品於台灣並無註冊與系爭商標相同或類似之第41類「兒童樂園、教導服務、舉辦各種親子活動節目、才藝補習班」服務，亦未見到任何證據，有「兒童職業體驗」需求之消費者對於據以評定商標自一無所悉。反觀系爭商標從未跨足與據以評定商標相同或類似之「男裝周邊」產品及服務，據以評定商標之相關消費者自亦無誤認系爭商標為來自據以評定商標或其關聯企業之可能。故兩商標皆為相關消費者所熟知，並得藉以區辨為不同來源，無混淆誤認之虞。原處分與訴願決定確有違誤，原處分未予查明，遽以系爭商標註冊違反核駁處分時之商標法第23條第1 項第13款為由，否准原告註冊之申請，訴願決定予以維持，均有違法，為此聲明請求：原處分及訴願決定均撤銷。

參、被告答辯：

一、據以評定系列商標，經參加人及其前手德商雨果伯斯公司首創使用於旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、眼鏡、衣服、靴鞋等商品，除於世界多國廣泛行銷使用及註冊保護外，在全球102 個國家超過5 千間商店販售，並經參加人之前手自74年起陸續在我國取得數十件商標權，嗣後將該等商標權移轉予參加人，且「BOSS」系列商標之商品在我國全省各大百貨公司均設有行銷據點，並花費鉅額廣告費刊登廣告，於我國已長期廣泛銷售多年，依參加人檢送之2007年年度報告全球總收入為1,632,000,000 歐元，參加人除出版線上雜誌「eMAG」及提供「BOSS」線上時尚秀定期發布相關商品及服務訊息外，並經常於世界各國報章雜誌、電視媒體、廣告看板刊登廣告、印製廣告宣傳目錄，亦主辦或贊助服裝展、運動、藝術等各種活動，在我國新聞媒體、體育頻道、報章雜誌與本地網站上廣為宣傳報導，足堪認定於系爭商標96年5 月24日申請註冊時，據以評定商標所表彰之商譽，已廣為相關事業或消費者所普遍認知，而達高度著名之程度，並經被告中台異字第G00921532 、G00921533 、G00940410 、G00940495、G00970671 、G00970672 、G00970673 號等多件商標異議審定書及前行政法院（現改制為最高行政法院）89年判字第477 號、臺北高等行政法院96年訴字第1315號等判決、智慧財產法院98年度行商訴字第216 號行政判決、98年度行商訴字第225 號行政判決、98年度行商訴字第226 號行政判決、99年度行商訴字第191 號行政判決、102 年度行商訴字第22號行政判決等，皆認定據以評定商標所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標。原告主張系爭商標與據以評定商標指定之服務及商品間自難構成類似關係云云，惟依系爭商標註冊時商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定觀之，僅規定為「著名商標或標章」，並未規定須於同類或類似商品之著名商標或標章，據以評定商標既屬著名商標，則其保護之範圍本不以其所指定使用之商品類別或類似商品為限。

二、系爭商標之圖樣，係由置於一左右半邊分別以綠、橘設色長方形底圖內且呈正、反相對之2 反白外文字母「B 」設計而成之圖形，及該設計圖形左方、上方、右方分別環繞之畫家、廚師與消防隊員等3 種職業角色之卡通人物造型圖案，與下方橫書之外文「BabyBoss」所共同組合而成。其中，該圖案化之2 外文字母「B 」與文字部分「Baby」、「Boss」二外文之起首字母「B 」相互呼應，整體圖樣即在傳達「BabyBoss」之印象，予消費者寓目印象極為深刻，應為其整體圖樣於實際交易唱呼之際之主要識別部分。系爭商標與據以評定系列商標相較，二者圖樣均有引人注意之相同外文「BOSS」，整體觀之，系爭商標易予人為據以評定商標衍生之提供與小孩有關商品或服務之系列品牌之聯想，二商標若標示在相同或類似的商品或服務上時，系爭商標仍易予人為據以評定商標衍生之提供與小孩有關商品或服務之系列品牌之聯想，是以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，仍可能會有所混淆而誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標，且近似程度不低。

三、據以評定商標之外文「BOSS」有「老板」之意，為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，而較創意性商標之識別性為弱，在被告於各類商品或服務取得註冊之商標亦所在多有，惟查「BOSS」並非據以評定商標指定使用之商品或服務之相關說明文字，消費者仍會直接將其視為指示及區別來源的標識，況據以評定系列商標既經參加人持續廣泛使用而具有極高之著名程度有如前述，予消費者印象自具有強烈之識別性。則系爭商標與之構成近似，且近似程度不低，即可能引起消費者產生誤認之虞。

四、據以評定商標經參加人註冊保護及廣泛使用而在市場上建立極高之著名程度。然而，系爭商標之使用情形據原告檢送之證據資料影本，僅見原告使用外文「BabyBoss」商標並無系爭商標整體使用，另西元2007年10月份商業周刊第1038期第92至94頁等雜誌僅有部分雜誌有系爭商標整體使用，且原告所檢送之前揭證據資料均為原告經營其「職業體驗城」之相關證據資料，至多僅足證明原告自西元2007年8 月後有將系爭商標圖樣實際使用於其所表彰之提供3 歲至15歲孩童嘗試操作各類行業之孩童職業體驗場服務（即系爭商標指定之遊樂園、教導服務等相關服務）上，而難作為系爭商標使用於其指定之其餘如各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行、藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院、電腦網路遊樂場、運動訓練營、舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽、唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作、攝影、錄影、數位影像成像服務等服務之論據。且該等證據資料之使用日期多數皆晚於系爭商標註冊日之97年4 月1 日，而由早於系爭商標註冊日部分之行銷使用資料雖可認原告有透過車體廣告、雜誌媒體等廣告行銷前述「職業體驗城」服務，然其行銷之時間甚短，且實際行銷系爭商標之事證亦屬有限，亦難執以認定系爭商標於其註冊日前業經原告廣泛行銷使用於其指定之遊樂園等相關服務已為相關消費者所熟知，而得與據以評定諸商標相區辨。反觀據以評定諸商標於我國及全球各地長期廣泛銷售多年，已為相關業者及消費者所普遍認知。是據以評定諸商標相較於系爭商標而言係消費者所較為熟悉者，自應給予較大之保護。

五、參加人所檢送據以評定系列商標前開註冊及使用證據可知，參加人不僅生產、經銷及經營據以評定商標所指定使用之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品，及提供該等商品之零售服務外，且於西元1987年起指定於第16、41類商品獲准國際註冊及2000年起指定於第41類商品於香港取得商標權之資料影本觀之，參加人早於系爭商標申請日前，即以據以評定商標註冊於文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等服務，並印製產品目錄、宣傳冊、印刷品及定期遞送BOSS時尚通訊向消費者廣告行銷、時尚資訊等服務，贊助及舉辦各種活動，據以評定商標權利人已有多角化經營之趨勢，並將據以評定諸商標註冊及使用於眾多商品/ 服務領域之趨勢，且其商業活動範圍亦擴及與系爭商標指定之服務相關聯之商品及服務領域，應可認定。

六、本案衡酌所爭議之外文「BOSS」雖非具獨創性，然據爭商標既經參加人持續廣泛使用，而具有極高之著名程度，予消費者印象自具有強烈之識別性，又兩造商標近似程度不低，復考量參加人為多角化經營之企業，除將據以評定商標註冊使用於多種商品及服務外，並逐漸擴及其業務經營範圍至與系爭商標指定使用服務類似程度高或具關聯性之商品及服務上，再就消費者而言，據以評定商標係消費者較熟悉之商標，應給予較大之保護等相關因素綜合判斷，一般消費者極有可能誤以為系爭商標商品係由參加人所提供，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認情事，應有註冊時商標法第23條第1項第12款暨商標法第30條第1 項第11款規定之適用。原告之起訴為無理由，並聲明：請求駁回原告之訴。

肆、參加人陳述：

一、兩造商標均指定使用於第41類等服務，乃屬於普通日常可見所提供之服務，從而相關消費者對系爭商標與據以評定商標間之差異辨識能力較弱，且兩造商標賦予相關消費者印象近似。故當相關消費者於異時異地分別觀察兩造商標時，將致生混淆誤認之虞，實屬近似商標。系爭商標是以外文字「BabyBoss」及圖形二部份所構成，而其觀察可發現，外文字「BabyBoss」乃置於系爭商標圖樣整體外觀之起首、中央且重要位置，並為施以較高注意之處。尤當系爭商標於原告網站www.babyboss.com.tw 上之使用態樣，此亦可見於原告於其評定程序所提交之使用證據資料。且原告未提出證據證明系爭商標於申請註冊時，系爭商標卡通人物圖樣有其聲譽，可作為系爭商標整體圖樣較為顯著之部分。則無論是一般大眾或媒體報導，甚至是原告本身，均以「Baby」、「Boss」稱呼系爭商標。具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，將會有所混淆而誤認二商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，兩造商標實屬近似之商標。

二、參加人早已從事著名「BOSS」系列品牌之兒童商品產製，參加人之兒童服飾商品至少在西元2004年起，便已於不同國家或地區（如香港、美國、歐洲地區）進行販售。然據以評定商標於兒童服飾商品之使用的上述地域範圍基於經貿、旅遊頻繁或文化、語言相近等因素，與台灣有密切關係。再者，每日前往香港、美國、歐洲地區拜訪之台灣消費者眾多，從而當知悉且熟知據以評定商標廣泛地使用於多樣化之商品與服務（包括兒童相關商品在內）之事實，尤其是考量據以評定商標著名程度及聲譽。若二商標標示在相同或類似或相關聯商品或服務，或是與參加人主要商品之相關的服務上時，系爭商標易予人為據以評定商標衍生之系列品牌之聯想。

三、據參證二至參證三十七之法院判決、決定書或審定書結論，如一商標圖樣以外文字「BOSS」與其他字母、文字、中文或圖形組成作為商標圖樣，或是與「BOSS」間僅有一外文字母之不同，均視為同一或近似於外文字「BOSS」，而有使一般消費者混淆誤認之虞。

四、參加人於原處分及訴願決定程序所舉著名商標相關事證及理由，足證參加人與雨果伯斯集團廣泛地在衣服與衣飾配件、各式流行配件商品及相關服務等領域從事多角化之經營，包括化粧品、香水、眼鏡、手錶、珠寶、袖扣、床上織物用品、腳踏車、打火機、行動電話及其配件、光碟片、摩托車安全帽、玻璃杯、餐巾、咖啡杯、湯匙、酒瓶真空瓶塞、文具、USB 攜帶式快閃記憶體、網球、高爾夫球配件等商品與相關零售、廣告宣傳及展示會等服務。長期以來，參加人與雨果伯斯集團不斷地通過銷售、分銷、零售、推廣、廣告等商業活動營銷。多年來，營銷的手法不斷擴張、創新，並與各地經嚴謹挑選有經驗有實力經銷商進行合作，從事相關商業活動，以就各地市場的情況發展其業務。在台灣，參加人第一間之專賣店設立始於西元1980年代，其後不斷成立其他地區之專賣店及專櫃。事實上，參加人就各專賣店都有一套完整之經營方式，包括其廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送、商店及商店櫥窗裝飾、櫥窗設計、店面擺設之設計、商店商場之經營管理諮詢顧問服務、為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務、企業行政管理諮詢、市場堆廣營銷研究及諮詢顧問服務、代理國內外廠商服飾之報價、投標、經銷服務、進出口貿易服務等，而在廣告方面更加有一系列全球性的廣告策略，務求讓參加人商標成為國際性的品牌。參加人及雨果伯斯集團亦印製相關產品目錄、宣傳冊、印刷品等，以有助於其商品之廣告宣傳。此外，截至西元1990年代，網路資訊技術開始發展及普及，參加人也隨即開始利用網際網路，並成立公司官方網站，向廣大消費者推銷其產品，以便處於世界各地之消費者都可以瀏覽。參加人與雨果伯斯集團已為多角化經營之事業，重視其智慧財產權之保護，並將其系列商標使用及註冊在多類商品或服務者，涵蓋公事包、旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、化粧品、香水、衣服、冠帽、靴鞋、鑰匙圈、行動電話皮套、手機掛飾、電子消費性商品（包括行動電話及配件）、文具用品、印刷品、印製廣告產品目錄等廣告宣傳、提供時尚資訊及相關商品之零售服務等商品與服務，是據以評定商標為著名商標，應堪可認定。另據參證三十八至參證四十七相關法院判決書或爭議案審定書認定參加人之品牌及商標早已為公眾視為是用以表徵參加人高品質、知名商品與服務之標誌，參加人與其據以評定商標、相關商品與服務應可認定為著名。

五、據參加人於本件評定程序與訴願程序所提之相關事證及理由，被告及訴願機關認定系爭商標註冊有致相關公眾混淆誤認之虞，有減損據以評定商標之識別性或信譽之虞，非有違誤。另案多件「BabyBoss」系列商標註冊案件，包括註冊第01295099、01295248、01295502及01306433號「BabyBoss及圖」商標異議案、第01295248號「BabyBoss及圖」商標異議案、註冊第01295502號「BabyBoss及圖」商標異議案、註冊第01306433號「BabyBoss及圖」商標異議案，法院就前開四件商標異議案件認定其據以評定商標圖樣與爭議商標圖樣為相同或近似商標/ 標章，查該等案件之據以評定商標圖樣與本案據以評定商標圖樣相同，其爭議商標圖樣亦與本案之系爭商標圖樣相同，應有行政自我拘束原則之適用。又前述商標異議案件既認定參加人據以評定商標為著名商標且為多角化經營，就此應亦有行政自我拘束原則之適用，併予敘明。再者，註冊第01449933號「BabyBoss」商標異議案、註冊第01338330號「BABYBOSS職業體驗任意城」商標異議案、註冊第01335987號「BABYBOSS CITY 」商標異議案，亦可為本案之參酌。

六、原告已知悉據以評定商標之高知名度及多角化經營，涵蓋文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦相關藝術文化及體育方面之研討會等服務，但卻提出多件近似於據以評定商標之「BabyBoss」系列商標申請（包括本件系爭商標），足以顯見其惡意申請之意圖。再者，按有關著名商標之保護，在於是否「有致相關公眾混淆誤認之虞」之認定，並不以其所指定使用之商品或服務類別為限，蓋就商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名者，其所能跨類保護之商品或服務範圍即越大，越容易判斷其間混淆誤認之虞之情況。據以評定商標既已為高度著名之商標，且具有相當之識別性，參加人復有多角化經營而將之使用並註冊於各類商品或服務之情事，原告以近似之系爭商標圖樣，指定使用於與之相關聯之商品或服務，即有可能引起相關公眾之混淆誤認。據此，前述主張論據再再確認原告基於惡意而提出極為近似於據爭著名系列商標之系爭商標圖樣，尤其是本件兩造商標近似程度業已為前案爭議案件所肯認，參加人亦早已將據以評定商標於第16、41類商品服務之使用，且眾多另案法院判決或訴願決定亦肯認其於不同商品/ 服務有多角化經營之事實，其範圍涵蓋文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦相關藝術文化及體育方面之研討會等服務，更尤為然。本件原處分暨訴願決定，依法洵無不合，並聲明：請求駁回原告之訴。

伍、本院之判斷：

一、系爭商標係96年5 月24日申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1306641 號商標。嗣原告主張系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12款、第13款、第14款規定，對之申請評定。經被告審查，認系爭商標有違註冊時商標法第23 條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定，以101 年10月11日中台異字第H00980272 號商標評定書為其註冊應予撤銷之處分。因被告審查期間，商標法於101 年7 月1日修正施行，依現行商標法第106 條第1 項規定，該法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件，以註冊時及修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。故本件兩造間之爭點為：系爭商標之註冊有無違反註冊時商標法第23條第1 項第12款之規定及商標法第30條第1 項第11款之規定？

二、系爭商標未違反註冊時商標法第23條第1 項第12款前段及現行商標法第30條第1 項第11款前段之規定：按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款前段、現行商標法第30條第1 項第11款前段定有明文。所謂著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知而言。商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。所謂有致相關消費者混淆誤認之虞，係指商標給予消費者的印象，可能致使相關消費者混淆而誤認商品或服務之來源，包括將來自不同來源的商品或服務誤以為來自同一來源，或者誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。判斷有無混淆誤認之虞，可參酌商標識別性之強弱、商標是否近似暨其近似之程度、商品／服務是否類似暨其類似之程度、先權利人多角化經營之情形、相關消費者對各商標熟悉之程度等因素，綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。玆就相關因素判斷如後。

（一）系爭商標與據以評定商標近似程度：

⑴按判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係因商標呈現在商品/ 服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現。至於另有所謂「主要部分」觀察，則係認為商標雖然係以整體圖樣呈現，然而商品/ 服務之消費者關注或者事後留在其印象中的，可能是其中較為顯著的部分，此一顯著的部分即屬主要部分。是主要部分觀察與整體觀察並非兩相對立，主要部分最終仍是影響商標給予商品/ 服務之消費者的整體印象。準此，判斷商標近似，仍應以整體觀察為依歸。

⑵比較系爭商標與據以評定商標，系爭商標圖樣（如附圖1）係由扮演畫家、廚師及消防隊員等3 種職業角色之卡通人物各自站在正反B 字母設計圖形之左右側及上方，並占整體商標圖樣極大部分，下方則為字體甚小之外文「BabyBoss」所組成，3 種職業角色之卡通人物分別以橘、綠、藍三色構圖，其圖形化之正反向B 字母係以大寫字母呈現，並分別以綠色及橘色為底色，顯指下方較小字體「BabyBoss」之縮寫，是系爭商標予人寓目印象，其主要部分為上半部由卡通人物及正反向B 字母所組成之彩色圖案，而非下方較小字體之外文「BabyBoss」；而據以評定商標係以外文「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS 」文字、或將外文「BOSS HUGO BOSS」作反白呈現並以其他顏色為底等圖樣所構成，均以文字為主要部分，無任何卡通人物圖形，除單獨以「BOSS」文字組成之商標外，「BOSS HUGO BOSS」商標係以「BOSS」字體較大置於上方，下方為字體較小之「HUGO BOSS 」所組成，而「HUGO BOSS」商標則係「HUGO」及「BOSS」字體大小相同，綜觀據以評定商標予人寓目印象，均係以「BOSS」或「HUGOBOSS 」 文字為主要識別部分，故系爭商標與據以評定商標由整體觀察，二者外觀有極大差別。其次，系爭商標「BabyBoss」與據以評定商標「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS 」之讀音明顯有別。兩者雖均有外文「BOSS」，直譯為老闆或領袖之意，惟外文「Baby Boss」直譯有小老闆或小領袖之意，系爭商標除文字外復加上彩色卡通人物造形，且所占比例遠大於外文「BabyBoss」，是兩者之觀念仍有差別。準此，以具有普通知識經驗之消費者或相關公眾，於實際交易時施以普通之注意，異時異地隔離觀察，系爭商標與據以評定商標在外觀、觀念予人寓目印象有別，是系爭商標與據以評定商標之整體近似程度甚低。

（二）系爭商標與據以評定商標識別性之強弱：

⑴按商標之文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式，對於商品／服務之相關消費者所呈現識別商品／服務來源之功能，因其商標特徵的不同而有強弱之別。原則上創意性的商標識別性最強，而以習見事物為內容的任意性商標及以商品/ 服務相關暗示說明為內容的暗示性商標，其識別性即較弱，而識別性越強的商標，商品/ 服務之消費者的印象越深，他人稍有攀附，即可能引起購買人產生混淆誤認。

⑵本件據以評定商標之外文「BOSS」為既有之名詞，並非參加人所獨創，其作為商標固屬任意性商標，而較創意性商標之識別性為弱，惟「BOSS」並未直接傳達與其使用商品本身或與其內容有關之相關資訊，仍具有相當之識別性。況據以評定商標於我國已長期廣泛銷售多年，經被告中台異字第G00921532 、G00921533 、G00940410 、G00940495 、G00970671 、G00970672 、G009 70673號等多件商標異議審定書及最高行政法院89年度判字第477 號判決、台北高等行政法院96年度訴字第1315號判決、本院98年度行商訴字第216 號行政判決、98年度行商訴字第225 號行政判決、98年度行商訴字第226 號行政判決、99年度行商訴字第191 號行政判決、102 年度行商訴字第22號行政判決，皆認定據以評定商標所表彰之信譽已為我國消費者所熟悉，屬著名之商標，此有參加人提出之據以評定商標相關網頁資料及在我國與世界各國註冊資料、相關新聞報導，暨上開商標異議審定書、判決及附於該等案卷之證據資料可稽，則據以評定商標予消費者印象自具有強烈之識別性。而系爭商標由橘、綠、藍三色卡通人物及正反向B 字母為主要構成部分，予人活潑可愛明亮輕快之感，亦具有相當之識別性。

（三）系爭商標與據以評定商標之指定使用商品/ 服務相同或類似程度：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第41類之「各種書刊、雜誌、文獻等之出版發行。技藝訓練班、補習班、才藝補習班、教導服務、體能教育、知識或技術方面之傳授、舉辦各種講座、舉辦研習會、舉辦各種親子活動節目、性向測驗及評估、幼稚園、教育資訊、教學。藉由網際網路提供影片欣賞下載服務、藉由網際網路提供音樂欣賞下載服務、劇院。兒童樂園、休閒育樂活動規劃、遊樂園、電子遊藝場、電腦網路遊樂場、運動訓練營、策劃各種聯誼活動。舉辦體育競賽、舉辦音樂競賽、舉辦教育競賽、舉辦娛樂競賽、舉辦選美競賽。唱片影片錄影片碟影片之製作發行、唱片錄音服務、配音製作。攝影、錄影、數位影像成像服務」服務，據以評定商標（如附圖二至三十二）分別指定使用於第9 類「眼鏡及其組件、鏡片、鏡框、太陽眼鏡、眼鏡盒、眼鏡鍊」、第75類「鐘錶及其組件」、第64類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、第43類「書包、手提箱袋、皮夾、錢包、旅行袋、鎖匙包」、第44類「衣服」、第41類「靴鞋」、第35 類 「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商店商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化裝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李及運動用品之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」、第42類「商店之室內設計；商店之建築設計及建築諮詢服務；有關智慧、工業財產權及個人權利之協商、授與及授權；設計及時裝與流行式樣設計服務；電腦資料庫入出時間之租賃及資料處理」、第6 類「化粧品，香水，美白保養品，噴露式香水，香水精，人體用除臭劑，頭髮保養品，髮乳」、第7 類「人體用肥皂、香皂、藥皂、洗髮劑、沐浴乳、沐浴精、人體用清潔劑」、第76類「眼鏡及其組件」、第75類「鐘錶及其組件」、第43類「手提箱袋、書包、皮夾、旅行袋、錢包、鎖匙包」、第64類「皮革、人造皮、腰帶、服飾用皮帶、皮革製成之服飾用皮帶」、第40類「衣服」、第41類「靴鞋」、第16類：「紙板；信紙；包裝紙；紙袋；印刷品；活頁夾；照片；文具，即原子筆、自來墨水筆、鉛筆、筆（麥克筆及氈頭筆除外）；辦公用品，即削鉛筆器、繪圖用尺、打孔機、橡皮擦、書桌墊板、便箋；紙盒、紙箱、塑膠袋」、第9類「行動電話；個人數位助理器；耳機、頭戴式耳機、受話器、第3 類「香水，香精油，香料，個人用防汗劑及除臭劑，人體用肥皂，護膚霜，美容化粧品，護髮劑，洗髮精，潤髮乳，頭髮定型液，髮水，髮膠，髮膏，潔齒劑，刮鬍水，刮鬍膏，沐浴精，洗浴乳，皮膚保溼霜」、第14類「貴金屬及其合金，貴重金屬製或鍍有貴重金屬之戒指、袖扣、領帶夾、徽章、鍊、珠寶盒、餐具（刀、叉、匙除外）、領帶別針、名片夾，鐘錶及其組件，珠寶，寶石，服飾用珠寶、寶石」、第25類「女裝、男裝及童裝衣服，襪子，冠帽，內衣褲，睡衣褲，泳裝，浴袍，腰帶、服飾用皮帶，圍巾及披肩，頭巾，頸巾，肩巾，裝飾用口袋巾，領帶，服飾用、禦寒用手套，靴鞋」、第35類「為他人促銷產品服務，市場調查及市場研究，廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送，廣告場地租賃，為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路），商店及商店櫥窗裝飾，展示會之籌備，企業諮詢及行政，企業組織諮詢，企業經濟諮詢，行銷諮詢，為他人作企業管理」、第9 類「眼鏡及其組件、光學鏡片；太陽眼鏡」、第18類「皮革與仿皮革，錢包，公文包，公事箱，公事包，公文箱，背包，背囊，背袋，旅行箱，行李箱，行李袋，化逈袋，手提袋，運動用手提袋及背袋，休閒用袋，皮箱，手提箱，雨傘，陽傘」、第24類「手帕，毛巾，床單、床套、被套，桌巾、桌墊，布料」、第39類「襪子、褲襪、冠帽、領帶、禦寒用手套、服飾用手套」第25類「女裝、男裝及童裝衣服，襪子，冠帽，內衣褲，睡衣褲，泳裝，浴袍，腰帶、服飾用皮帶，圍巾及披肩，頭巾，頸巾，肩巾，裝飾用口袋巾，領帶，服飾用、禦寒用手套，靴鞋」、第40類「男裝，女裝和童裝，披肩」、第35類「拍賣；市場調查及市場研究；廣告場地租賃；為廣告宣傳分發商品及廣告物品（包括透過電子媒介及網際網路）；展示會之籌備；公關；企業諮詢；企業行政管理諮詢；企業經濟諮詢；行銷諮詢；為他人作企業管理；櫥窗設計、店面擺設之設計；商品商場之經營管理諮詢顧問服務；為零售業者提供企業管理諮詢顧問服務；衣服、鐘錶、眼鏡、流行配件、化妝品及香水、皮製品、家用紡織品、行李、運動用品及煙草製品方面之零售服務；市場推廣營銷研究及諮詢顧問服務；廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送；商店及櫥窗裝飾」。第8類「代理國內外廠商服飾之報價、投標、經銷服務、進出口貿易服務」、第38類「電信傳輸」、第14類「貴金屬及其合金；珠寶；鐘錶及其組件；鐘，腕錶；領帶別針；耳環；項鍊；珠寶別針；戒指；手鐲；胸針；手錶；錶鍊；錶鏈上之小飾品（珠寶飾品）；袖扣；紀念章；錶帶；領帶夾」、第28類「遊戲器具及玩具；體育及運動器具，雪屐，高爾夫球球桿，網球拍，運動用球；遊戲用球」等商品或服務。系爭商標指定之服務與據以評定商標指定之商品或服務類別，其性質、功能完全不同，系爭商標指定使用之服務目的，亦非在提供據以評定商標指定使用商品之銷售、裝置或修繕，兩商標指定之服務及商品間自難構成類似關係。實際使用上，系爭商標主要使用在「孩童職業體驗場」服務，而據以評定商標主要使用在服飾、皮件、鐘錶、眼鏡等相關產品/ 服務上；系爭商標之相關消費者為孩童及家長，據以評定商標之相關消費者為具有購買時尚精品消費能力之人士，二者在功能、目的及滿足消費者之需求上，全然迥異，按一般社會通念及市場交易情形，兩者商標指定使用之商品或服務間之類似程度甚低。參加人雖主張，商標越具有識別性且越著名者，其所能跨類保護之商品或服務範圍即越大，據以評定商標既為高度著名之商標，且具有相當之識別性，參加人復有多角化經營之情事，故是否有致相關公眾混淆誤認之虞之認定，並不以其所指定使用之商品或服務類別為限云云。惟查，商標著名與否，係以國內相關消費者之認知為準，參加人所有據以評定商標，其著名之範圍集中在服飾、皮件類商品，自不得將其請求保護之範圍，擴張及於著名範圍以外之商品或服務類別，參加人並未提出相關證據，證明據以評定商標著名之程度已擴及於系爭商標所指定使用之服務，參加人上開主張尚不足採信。

（四）先權利人多角化經營之情形：

⑴按先權利人如有多角化經營，而將其商標使用或註冊在多類商品／服務者，在考量與系爭商標間有無混淆誤認之虞時，不應僅就各類商品／服務分別比對，而應將該多角化經營情形總括的納入考量，尤其如有事證顯示可能跨入或已經進入同一商品／服務市埸經營者，固應予以考量。

⑵被告及參加人雖主張，依參加人所檢送之「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」等系列商標前開註冊及使用證據，參加人不僅生產、經銷據以評定商標所指定使用之旅行袋、皮夾、皮革、手提箱、鐘錶、眼鏡、衣服、冠帽、靴鞋等商品，且於西元1987年起指定於第16、41類商品獲准國際註冊及2000年起指定於第41類商品於香港取得商標權（詳見申請評定理由書附件9 、10) ，參加人早於系爭商標申請日前，將據以評定商標註冊於文具、印刷品等商品及籌畫與舉辦有關藝術文化及體育方面之研討會等服務，並印製產品目錄、宣傳冊、印刷品及定期遞送BOSS時尚通訊（見申請評定理由書附件31至33、34至37、65、66等），向消費者廣告行銷、定期遞送時尚通訊等服務，贊助及舉辦各種活動，參加人已有多角化經營之趨勢，除將據爭商標註冊使用於多種商品及服務外，並逐漸擴及與系爭商標指定使用之書籍出版、唱片發行、舉辦音樂、體育競賽、藉由網路提供音樂欣賞下載等服務類似程度高或具關聯性之商品/ 服務上，一般消費者極有可能產生混淆誤認情事云云。惟查，參加人所舉辦或贊助之藝文、體育活動、時尚秀、印製產品目錄、文宣等印刷品，無非為行銷服飾等相關商品，服裝品牌為行銷目的而贊助藝文、體育活動，或舉辦時尚秀、出版品牌時尚通訊、雜誌，本為常見之行銷手法，上開資料尚難作為參加人有多角化經營之事證。

（五）據以評定商標固為高度著名之商標，為相關消費者所熟悉，惟本院衡酌據以評定商標及系爭商標均具有相當之識別性，且二者近似程度低，指定使用商品或服務類似程度低，復無其他證據資料證明有實際混淆誤認之情事或有其他混淆誤認之因素等，難認相關消費者有可能會誤認系爭商標與據以評定商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或者誤認商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞。準此，系爭商標之註冊自無92年5 月28日修正公布商標法第23條第1 項第12款前段規定及現行商標法第30條第1 項第11款前段規定之適用。

三、系爭商標未違反註冊時商標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第11款後段之規定：

（一）按相同或近似於他人著名商標或標章，有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，修正前商標法第23條第1 項第12款後段、現行商標法第30條第1 項第11款後段定有明文。現行商標法第30條第1 項第11款後段係有關商標淡化之規定。商標淡化保護係用來解決在傳統混淆之虞理論的保護範圍下，仍無法有效保護著名商標本身之識別性或信譽遭受損害的情況。商標淡化係適用於二造商標之商品／服務之市場區隔有別且營業利益衝突並不明顯，消費者不會誤以為其係來自相同或相關聯之來源，但如允許系爭商標之註冊，可能會使據爭商標之識別性或信譽遭受損害，此為商標淡化保護所要解決的問題。由於商標淡化之保護，已跨越到營業利益衝突不明顯的市場，對自由競爭影響很大，是以，現行商標法第30條第1 項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求應較同款前段規定為高。必須著名商標所表彰之識別性與信譽，已為國內大部分地區絕大多數的消費者所普遍認知，而具有較高之著名程度，其識別性與信譽較有可能遭受減損。且在近似程度的要求方面，商標淡化之虞對商標近似程度之要求，亦較混淆誤認之虞為高。當系爭商標與據爭商標相同時，著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，較容易成立，當兩商標並非相同，且近似程度不高時，要認定著名商標之識別性或信譽有遭受減損之虞，相對而言較為困難。

（二）經查，參加人所有據以評定商標固為著名商標，惟系爭商標之商標圖樣與據以評定商標之近似程度低，指定使用商品或服務類似程度亦低，自難認系爭商標之註冊，違反註冊時商標法第23條第1 項第12款後段及現行商標法第30條第1 項第11款後段規定。

四、至於參加人引用本院98年度行商訴字第203 號行政判決（見本院卷二參證48）、98年度行商訴字第216 號行政判決（見本院卷二參證49）、98年度行商訴字第225 號行政判決（見本院卷二參證50）、98年度行商訴字第226 號行政判決（見本院卷二參證51）、最高行政法院99年度裁字第1864號裁定（見本院卷二參證51）相關案件之見解，經查，上開案件中原告商標圖樣雖與系爭商標相同，然指定使用商品或服務類別與系爭商標不同，分別為珠寶、戒指、手錶、皮包、錢包、背包、手提袋、皮夾、衣服、背心、鞋子、衣服零售、服飾配件零售、鐘錶零售等商品／服務，與據以評定商標上開指定使用商品或服務類別相較，應屬相同或類似商品或服務，自與本件情形有別。另本院102 年度行商訴字第22號行政判決該案商標僅有單純外文「BabyBoss」，並無其他圖形商標圖樣，與本件系爭商標圖案顯不相同，則他案之判決結果要難於本件比附援引，執為系爭商標應予撤銷註冊之有利論據，併此敘明。

陸、綜上所述，系爭商標之註冊並無違反92年5 月28日修正公布商標法第23條第1 項第12款前、後段及現行商標法第30條第1 項第11款前、後段規定，則原處分認系爭商標之註冊有92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第12款及現行商標法第30條第1 項第11款規定之適用，所為系爭商標之註冊應予撤銷之處分，尚有未洽；訴願決定予以維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至參加人以系爭商標之註冊另有92年5 月28日修正公布之商標法第23條第1 項第13款、第14款規定之適用部分，並未經被告判斷，本院無從審酌，自應由被告另為適法之處分。

柒、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭

附圖：