智慧財產法院行政判決

民國103年10月16日辯論終結

原告

日商．高絲股份有限公司

代表人

小林一俊

訴訟代理人

劉法正 律師

複代理人

陳巧宜 律師

複代理人

洪燕媺 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花

訴訟代理人

陳冠勳

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國103年5月7日經訴字第10306104020號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下︰

主文

事實及理由

壹、事實概要︰原告前於民國100 年12月27日以「雪肌精(3D MARK) 」立體商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類「化妝品；香水；古龍水；乳液；營養霜；粉底；粉餅；口紅、脣膏；眼線筆；眼影；眉筆；指甲油；化妝水；腮紅；人體用肥皂；香皂；護髮乳；潤髮乳；潤髮精；洗髮精；頭髮用化妝品；入浴劑、浴油、浴鹽」商品，向被告申請註冊（下稱系爭申請註冊商標）。本件申請經被告審查，認本件商標圖樣之瓶身立體形狀與顏色，係業界經常使用之包裝容器形狀及顏色，指定使用於前揭商品，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，原告未為前述聲明，依商標法第29條第3 項規定，本件商標應不准註冊，以102 年11月22日商標核駁第351339號審定書為核駁之處分（下稱原處分）。原告不服原處分，提起訴願，經濟部於103 年5 月7 日以經訴字第10306104020 號決定駁回訴願，原告遂向本院提起行政訴訟（見本院卷一第15至16頁）。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告就系爭申請註冊商標應為核准註冊之處分，並主張略以：

一、系爭申請註冊商標有先天識別性：系爭申請註冊商標內容有中文「藥用」、「雪肌精」與外文「MEDICATED 」、「SEKKISEI」、「KOSE」，暨如附圖之圖形所示：正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個約150 度角度之柱狀體立體形狀及白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之聯合式商標。參諸整體設計，有其特殊性，足使相關消費者據以辨識商品來源，係有先天識別性之商標。申言之，「藥用」與「MEDICATED 」為指定使用商品之說明性文字，原告已聲明不專用。而中文「雪肌精」、外文「SEKKISEI」與「KOSE」及如附圖之圖形，均有先天識別性甚明。而正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個約150 度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之創用，源自於原告母國素來對於美感極其重視，故原告當初推出產品時，對產品包裝外觀特別加以著重，希望外觀能賦予相關消費者獨特之觀感，並有足資與其他公司產品區別之識別性，是以「雪肌精」之「雪」為形象概念，雪白瓶蓋鑲有銀色鏡面，增加雪一般之冷冽質感，瓶身設色採用深藍琉璃色，並有透光效果，其於光線下亦產生魅惑性之耀眼寶藍色光芒，潔淨之瓶面白色字體配置並呼應「雪」之設計意象。系爭申請註冊商標為立體形狀與顏色組合之設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍色之特殊配色，具有巧思、匠心獨具之設計。準此，系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器，異於普通業者所使用之包裝，足使相關消費者印象深刻，將之作為識別來源之標識，具有先天識別性。

二、系爭申請註冊商標取得後天識別性：

(一)商品銷售量與媒體報導可證明後天識別性：原告為日本三大化妝品廠商之一，前於1984年即以主品牌「KOSE／高絲」進入臺灣市場，系爭申請註冊商標圖樣行銷商品歷經30年均未改易。相較同業之包裝設計，多採用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形或橢圓錐形之瓶身設計，未有如其正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀或4 個約150 度角度之柱狀體立體形狀。倘加上白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之包裝，更顯系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合設計之特殊。系爭申請註冊商標商品有獨家配方優勢，1985年在日本上市，即在占有一定之美白保養品市場，經原告戮力經營，上市近30年迄今，銷售長紅，迄今於全世界售出逾5 千萬瓶，垂直堆高可達2,516 座富士山，2007年起至2011年間之全世界銷售額約日幣485 億5,086 萬元。原告商品在臺灣5 年之銷售成績有百萬瓶，金額達日幣74億3,263 萬5,000 元。原告美白化妝水商品維持年銷售逾新臺幣（下同）3 億元之佳績，榮獲2010年8 月號之美人誌雜誌報導為臺灣基礎保養品熱銷TOP5之1 ，並榮登marie claire雜誌2010年與2011年雙年度百大美妝暢銷排行榜美白類首位，此等媒體之評選統計結果，顯見原告商品在女性保養品市場排名地位。

(二)市場調查報告可證明後天識別性：參諸尼爾森行銷研究顧問股份有限公司（下稱尼爾森公司）進行之市場調查報告之報告書（下稱市場調查報告），相關消費者對於系爭申請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀顏色組合之「瓶身」識別性高達69% ，相關消費者得據系爭申請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀等顏色組合，辨識商品來源，其已取得後天識別性。申言之，尼爾森公司僅就系爭申請註冊商標「瓶身部分」，不含文字部分，進行盲樣測試，並選擇價格相仿之兩者競品來比較。市場調查結果，可知未含文字或圖形之系爭申請註冊商標整體辨識度有69% ，其中不提示與提示品牌選項之情況，有57%可正確認知品牌。

三、系爭申請註冊商標在多國獲准註冊：系爭申請註冊商標指定使用商品為風靡化妝品界之明星商品，原告前於1999年於母國日本取得相同圖案之立體商標註冊。原告嗣於2011年至2012年間，分別在大陸地區、韓國、香港及新加坡申請系爭立體商標註冊，因系爭申請註冊商標有極高知名度，業於該等國家與地區獲准註冊立體商標在案。觀諸渠等註冊樣態，幾與系爭申請註冊商標相同，僅因各國化妝品法規規定之不同，而有是否附加「藥用」文字之區別，其餘部分均相同。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、瓶身立體形狀與顏色不具識別性而未聲明不專用：商標圖樣經審查認為不具識別性之部分，有致商標權範圍產生疑義之虞者，應聲明不主張專用權，使整體具有識別性之商標，得以保留單獨不得註冊部分於商標圖樣，並使商標取得權利範圍明確。系爭申請註冊商標圖樣之中文「藥用」、外文「MEDICATED 」，為指定商品之直接描述性說明文字，不具識別性，原告固聲明不專用，惟立體形狀為商品本身之形狀或商品包裝容器之形狀，因其與商品密不可分或有緊密之關聯，依相關消費者之認知，通常將之視為提供商品功能之形狀或具裝飾性之設計，不會認為形狀傳遞商品來源之訊息。準此，系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器為普通業者所使用之包裝，不具有先天識別性，原告未聲明不專用，依商標法第29條第3 項規定，系爭申請註冊商標不得註冊。

二、系爭申請註冊商標無後天識別性：

(一)相關消費者熟悉部分為原告商品之文字品牌：相關消費者較為熟悉之部分，為原告商品所示「文字品牌」，如稱呼其為「雪肌精／藥用雪肌精」，或如瓶身上所標示之外文「KOSE」、「SEKKISEI」，實際於市場交易時，常以「文字品牌」作為商品區辨。觀諸網路檢索資料，琉璃色／深藍色系之瓶身，除原告使用外，亦有多家同業以近似於琉璃色／深藍色之瓶身作為商品包裝，如歐舒丹蠟菊、嬌蘭、雅芳等，倘本件商標之顏色部分，經註冊取得商標權，其排他權範圍可能擴及其他近似琉璃色／深藍色之商品包裝外觀，考量同業間習見以琉璃色／深藍色系之色彩，作為相關商品外表或包裝顏色之使用現況，系爭申請註冊商標之顏色部分如取得註冊，恐影響同業合理使用之空間，並有礙指定商品使用琉璃色／深藍色系，以裝飾商品包裝之自由。況自原告所檢附之證據資料以觀，原告前以單純之顏色瓶身特徵，即琉璃色／深藍色之瓶身結合白色之瓶蓋，有主張第三人侵權或未經同意而使用等事實。準此，系爭申請註冊商標具識別性部分應為「雪肌精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等文字，無法認定系爭申請註冊商標，除前述文字外之瓶身立體形狀及藍白配色具有先天識別性，業經廣泛使用，而為相關消費者認識系爭申請註冊商標為表彰商品來源之識別標誌，應無商標法第29條第2 項規定之適用。

(二)市場調查報告無法證明後天識別性：市場調查報告之有效樣本數1,002 份，其指出整體受訪者中有69% 雖知悉其為「雪肌精」商品瓶身。惟該問卷進入主要問卷前，會先向受訪者詢問過濾問卷題組，並排除不合格受訪者，包括未來不考慮購買高絲品牌產品之受訪者。申言之，過濾問卷設定已將未來不考慮購買高絲品牌產品之受訪者排除之，固經原告指出實際被影響之受訪人數僅7 位，然全體有效樣本均應經過該項過濾條件所篩選，其整體採樣客觀性及數據公正性，容有疑義，難作為可採證之論據。

三、商標登記適用個別審查主義：

(一)他國取得註冊無法拘束原處分：原告雖主張系爭申請註冊商標已於日本審定核准公告云云。然縱使已於他國取得商標註冊，因商標有屬地性，各地國情法制、審查基準互異，且各國有關商標註冊之立法例，亦不盡相同，各國對商標是否具有識別性之判斷，會隨其產業發達之狀況、人民消費之習慣、商標實際使用之情形、對商標之熟悉程度而有不同，同一商標未必於他國註冊，即能於本國取得註冊。職是，原告不得以系爭申請註冊商標已於日本取得註冊，執為應准予註冊之論據。

(二)他案判決效力無法拘束原處分：原告雖主張申請第097005628 號「Minute Maid Bottle(MIN-UTE MAID)(2008)(3D)」於行政訴訟提出之市場調查報告，其客觀性與正確度，未受審理法院質疑，法院於該商標申請案作成99年度行商訴字第147 號判決，認為原處分機關於法院言詞辯論時，不爭執上半段瓶身形狀具有相當識別性，其作成商標不具識別性之結論，故應命原處分機關就行政訴訟階段，始提出之研究報告一併審酌，是作成撤銷訴願決定及原核駁處分之判決。然與系爭申請商標圖樣包含不具識別性部分，致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用而未聲明之情節，未盡相同，自不得執為系爭申請商標應准予註冊之論據。

肆、本院得心證理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款及第463 條分別定有明文。行政訴訟法第132 條準用之。本院於103 年9 月30日之準備程序期日，依據兩造主張之事實與證據，經整理不爭執與爭執事項，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。

(一)不爭執事項：原告前於100 年12月27日以「雪肌精（3D MARK ）」立體商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第3 類「化妝品；香水；古龍水；乳液；營養霜；粉底；粉餅；口紅、脣膏；眼線筆；眼影；眉筆；指甲油；化妝水；腮紅；人體用肥皂；香皂；護髮乳；潤髮乳；潤髮精；洗髮精；頭髮用化妝品；入浴劑、浴油、浴鹽」商品，向被告申請註冊。系爭申請註冊商標經被告審查，認商標圖樣之瓶身立體形狀與顏色，為業界經常使用之包裝容器形狀及顏色，指定使用於前揭商品，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，原告未為聲明，依商標法第29條第3 項規定，系爭申請註冊商應不准註冊，並以102年11月22日商標核駁第351339號審定書，作成核駁之行政處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以103 年5 月7 日經訴字第10306104020 號決定駁回訴願，原告遂向本院提起行政訴訟。職是，上揭當事人不爭執之事實，將成為本件判決之基礎（見本院卷一第15至16頁）。

(二)主要爭執事項：本件當事人主要爭點厥在（見本院卷二第211 至212 頁）：1.系爭申請註冊商標之藍白配色瓶身立體形狀，是否得申請專用，其涉及先天識別性？2.系爭市場調查報告得否證明系爭申請註冊商標取得後天識別性？3.系爭申請註冊商標是否包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，而原告未於核駁審定前聲明不專用，致有應不准註冊之事由？

二、本件商標註冊裁判基準時：商標申請是否符合註冊要件而取得商標權，取決於經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查商標申請之基準時，故有關商標註冊要件之認定，應適用審定時之商標法規定，法院以智慧局作成核駁商標申請處分時之法律與事實關係為判斷基準。原告於本件商標註冊訴訟，援用其所提出之證據，以證明系爭申請註冊商標應准予註冊。因系爭申請註冊商標前於100 年12月27日申請註冊，被告嗣於102 年11月22日作成應予核駁之審定處分。揆諸前揭說明，本件適用之法律為被告作成原處分時之商標法，故系爭申請註冊商標之申請，應否准許註冊，應以100 年6 月29日修正公布，101 年7 月1 日施行之現行商標法為斷。準此，本件爭點厥為系爭申請註冊商標，是否違反現行商標法第18條之先天識別性、第29條第2項之後天識別性、第3 項之聲明不專用等規定，而有不應准予註冊之事由。

三、系爭申請註冊商標有先天識別性：

(一)立體形狀與顏色識別性之判斷基準：按商標為任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。所謂識別性，係指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者，商標法第18條定有明文。職是，商標應具備指示商品或服務來源之功能，始能取得註冊保護，非傳統商標之識別性判斷的標準亦同。而顏色、立體形狀、動態、全像圖或聲音等非傳統商標，相關消費者較不會在開始接觸時，立即將之視為指示商品或服務來源之標識（見本院卷一第58至64頁之原證3 之智慧局101 年7 月1 日頒布生效之非傳統商標審查基準）。申言之：1.立體形狀為相關業者所通常採用，該立體形狀雖不具有區別來源之功能。然商品包裝容器之形狀比較可能具有先天識別性，倘包裝容器形狀顯著異於普通常見之形狀，使相關消費者印象深刻，並將之作為識別來源之標識，其具有識別性（參照非傳統商標審查基準第3.2.3 ）。2.顏色組合商標為二種以上顏色之組合，倘在顏色之選擇或比例之分配等項目，有獨特性，具先天識別性之可能性較單一顏色為高，故顏色組合具有先天識別性，足使相關消費者辨別商品或服務來源者，不待舉證取得後天識別性，即可獲准註冊（參照非傳統商標審查基準第4.2.3 ）。原告主張系爭申請註冊商標之藍白配色瓶身立體形狀，具有識別性等語。被告抗辯稱藍白配色瓶身立體形狀不得申請專用云云。職是，本院自應審究系爭申請註冊商標為聯合式商標，是否有先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。

(二)系爭申請註冊商標為具有識別性之聯合式商標：

1.系爭申請註冊商標之「藥用」與「MEDICATED 」為指定使用商品之說明性文字，原告已聲明不專用。商標圖樣之中文「雪肌精」、外文「SEKKISEI」與「KOSE」等商標圖樣，均與指定商品功能、用途及品質無關，亦非習用或普通名詞，為原告自創文字，具有先天識別性。參諸系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色，所顯示之正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個約150 度角度之柱狀體立體形狀與白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之設計，具有視覺之美感，外觀賦予相關消費者特殊之感覺，有足資與他人商品區別之識別性。

2.系爭申請註冊商標以「雪肌精」之「雪」為形象概念，雪白瓶蓋鑲有銀色鏡面增加雪般之冷冽質感，瓶身設色採用深藍琉璃色，並有透光效果，在光線下產生寶藍色，瓶面白色字體配置相應「雪」之設計意象。系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合等設計，象徵藍天雪地之方及皎潔明月之圓，結合白色字體與深藍琉璃色背景，透光時轉為耀眼寶藍色之配色，可認具有獨特之設計。相較同業產品包裝多使用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形、橢圓錐形之包裝形狀（見本院卷一第65至69頁之原證4 ）。足認系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之包裝容器，不同於普通業者所使用之包裝，使相關消費者印象深刻，將之作為識別來源之標識，具有先天識別性。職是，系爭申請註冊商標如附圖所示，該文字、圖形、顏色及立體形狀等組合之聯合式商標，整體而言具有特殊，足使相關消費者據以辨識商品來源，為有先天識別性之商標。

四、系爭申請註冊商標有後天識別性：有前項第1 款之僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者；或第3 款之僅由其他不具識別性之標識所構成者。倘經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標示者，得註冊之。商標法第29條第2 項定有明文。審查後天識別性之因素如後：㈠商標之使用方式、時間長短及同業使用情形。㈡銷售量、營業額及市場占有率。㈢廣告量、廣告費用及促銷活動之資料。

㈣ 銷售區域、市場分布、販賣據點或展覽陳列處所之範圍。㈤各國註冊之證明。㈥市場調查報告。㈦其他得據為認定有後天識別性之證據。判斷申請商標是否取得後天識別性，應將申請人提出之證據資料，就指定使用商品或服務特性之差異，暨其各項可能影響判斷結果之因素，衡酌個案實際交易市場之相關事實加以綜合審查。倘證據顯示申請商標確實作為指示及區別商品或服務來源之標識使用，且應有相當數量之相關消費者以該商標作為識別商品或服務來源之標識，即可核准註冊（見本院卷一第70至77頁之原證5 號智慧局101 年7 月1 日發布生效之商標識別性審查基準）。關於聯合式非傳統商標之識別性及功能性，可就其組成部分進行審查，聯合式商標整體具識別性者，即具備指示商品或服務來源之功能（見本院卷一第64頁之原證3 之非傳統商標審查基準第9點）。原告主張系爭申請註冊商標有後天識別性等語。被告否認上情。準此，職是，本院自應探討系爭申請註冊商標是否有先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。

(一)系爭申請註冊商標經原告長期與廣泛地使用：原告身為日本三大化妝品廠商之一，前於1984 年以主品牌「KOSE／高絲」進入臺灣市場後，即以系爭申請註冊商標圖樣行銷商品歷經30年均未改易，此有雪肌精產品廣告在卷為證（見本院卷一第78至129 頁之原證6 ）。相較同業之包裝設計（見本院卷一第65至69頁之原證4 ），多採用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形或橢圓錐形之瓶身設計，未有如系爭申請商標正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個約150度角度之柱狀體立體形狀。再參諸白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂，深藍琉璃並略帶透光性瓶身之藍、白、銀顏色組合之包裝，益徵系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合設計有獨特性。

(二)系爭申請註冊商標之商品銷售甚鉅：系爭申請註冊商標之美白化妝水商品，年銷售量逾3億元之佳績，榮獲2010年8 月號之美人誌雜誌報導為臺灣基礎保養品熱銷TOP5（見本院卷一第134 頁之原證8 ），並榮登mari-e claire 雜誌2010年及2011年雙年度百大美妝暢銷排行榜美白類第一名（見本院卷一第135 至138 頁之原證9 ）。準此，該等媒體之評選統計結果，顯見系爭申請註冊商標之商品在女性保養品市場排名地位甚高，媒體評選乳液商品為同類第二名。

(三)系爭申請註冊商標商品有長期廣告與從事促銷活動：原告30年來持續廣告宣傳系爭申請註冊商標，致力提升商標之知名度與曝光率。茲說明系爭申請註冊商標商品之長期廣告與從事促銷活動如後：

1.原告每年重金禮聘形象清麗優質、具高度群眾親和力與號召力之當紅人氣明星，如日本天后級女星○○○○○、○○○○及臺灣女星○○○、香港女星○○○，作為品牌代言人（見本院卷第139 至144 頁之原證10）。而原告為行銷系爭申請註冊商標，分別在臺灣台視、中視、華視、民視等四大無線電視台，暨東森、TVBS、年代、三立、八大、緯來、中天、非凡家族等眾有線電視台，播放電視廣告（見本院卷一第145至149 頁之原證11）。

2.原告在柯夢波丹、Vogue 時尚、marie claire美麗佳人、Ba-zaar 、with、Mina、Ray 瑞麗美人、'ef 、vivi、Bella儂儂、i-Girl愛女生、Choc恰女生、Beauty大美人、薇薇、時報週刊、壹週刊等媒體密集刊登廣告（見本院卷一第150至157 頁之原證12）。原告並在臺北之捷運站及信義區、東區等大商圈承租大型廣告看板，廣告系爭申請註冊商標（見本院卷一第158 至159 頁之原證13）；原告在臺灣各地舉辦產品講座，向相關消費者介紹推廣商品（見本院卷一160 至162 頁之原證14）。

3.系爭申請註冊商標自2007年起至2011年電視及雜誌之臺灣廣告費用高達3 千萬元（見本院卷一第163 至167 頁之原證15）。綜上所述，經由電視台、平面廣告及活動場地佈置，系爭申請註冊商標位於醒目與突出之主要位置或單獨出現在畫面，進入臺灣市場近30年，持續與反覆出現於相關消費者前，已於相關消費者心中留下深刻之印象。

(四)系爭申請註冊商標有廣大銷售據點：原告於全臺各大百貨公司，如SOGO、新光三越、遠東、大葉高島屋、京華城、明曜、美麗華、環球購物、中友、大統、大立伊勢丹、漢神、統一阪急、誠品等；百貨商場，如三商、美華泰、名佳美、佳瑪、寶雅、A+1 、大樂等；暨藥妝商店，如屈臣氏（見本院卷一第168 至173 頁之原證16）。準此，原告設置諸多專櫃，銷售系爭申請註冊商標商品，市場分布遍及臺灣各地與離島澎湖。

(五)系爭申請註冊商標在各國註冊之證明：系爭申請註冊商標前於1999年於日本取得國際分類第3 類「藥用化妝水」商品之專用權（見本院卷一第174 頁之原證17）。原告嗣於2011年、2012年間分別在重要之海外市場，如中國大陸、韓國、香港、新加坡等處申請立體商標註冊，由於系爭申請註冊商標具有極高知名度，業於該等國家與地區，准予註冊立體商標在案（見本院卷二第276 至281 頁之原證56至59）。觀諸該等註冊樣態，幾與系爭申請註冊商標相同，僅因各國化妝品法規規定之不同，而有是否加上「藥用」文字之區別，其餘部分均與系爭申請註冊商標相同。

(六)相關化妝品事業與消費者之認定：系爭申請註冊商標圖樣，包括文字、圖形、產品包裝之立體形狀與顏色組合，已成為來自原告暢銷之美白化妝品之代稱。茲說明媒體報導、相關消費者分享文章、網路檢索、商品推薦及廣告如後：

1.依據媒體報導及相關消費者分享文章，在描述原告之化妝品與系爭商標時，會提及其瓶身，如自由時報2010年4 月新聞提及藍色瓶身之雪肌精，相信臺灣女性一定不陌生，暨2012年2 月新聞提及藍色瓶身的雪肌精，成為風靡亞洲之經典保養品；痞客幫網站新品介紹之搭配既存雪肌精品牌特定使用之藍色；消費者部落格分享文說到高絲之明星商品，水水心裡直覺想的，應均是藍色瓶身之雪肌精，暨瓶身整體很有雪肌精慣有之風格、藍色之瓶身，鏡面之瓶蓋（見本院卷一第226 至230 頁之原證19）。

2.就網路檢索結果而言，相關消費者於搜尋高絲品牌商品時，鍵入數最高之關鍵字為雪肌精，為雪肌精品牌商品近30年不變之經典瓶身（見本院卷一第231 至235 頁之原證20）；暨由iswii 美妝新聞台舉辦之25大品牌經典商品票選，系爭申請註冊商標獲選為原告之經典商品（見本院卷一第236 至237 頁之原證21）。而系爭申請註冊商標商品在業界之地位，僅要提起及美白，就會有人推薦系爭申請註冊商標商品的程度。如以保養成精著稱、自稱美容大王之藝人○○○○○，曾於書名為美容大王中，推薦系爭申請註冊商標商品（見本院卷一第238 頁之原證22）。

3.系爭申請註冊商標商品之美白功能在相關消費者心目中印象深刻，臺灣知名食品大廠佳格食品股份有限公司（下稱佳格公司）於2010年推出「○○○○○」商品時，將系爭申請註冊商標圖樣照片置於廣告醒目處，並以「你的100%自然底妝」作為廣告詞，影射飲用其商品即可達到使用原告商品之美白保養品之功效（見本院卷一第239頁之原證23）。

(七)市場調查報告具有專業性與公信性：參諸公平交易委員會「處理當事人所提供市場調查報告之評估要項」可知，具有可採信之市場調查應具備如後要件，其證明力依具體個案情況進行判斷：1.市場調查公司之公信力：市場調查報告應附有市調公司之背景資料，至少應包含從事市場調查業務之期間、營業量數、曾進行之調查報告等，藉以評斷其是否為可信賴之市調主體。2.調查方式：應列明調查期間、調查方法、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數等，是否為一般大眾可接受之方法，且應具有合理性與合目的性。3.基本資料：有無檢附受調查者之基本資料，倘有基本調查資料者，原卷是否有保留，俾利嗣後可能之調查。4.問卷內容之設計：是否針對預定達成之目標而設計。申言之，市調報告所設計之調查內容，應符合其目的性。5.內容與結論之關聯性：調查內容與調查所得之結果或結論，應具備演繹推論上之合理性與關聯性。6.結論與待證事實之因果關係：市調結論與所預定之目標間，在客觀上與受理案件之待證事實應有相當因果關係，始可認為該市調結論具有證據力。所謂相當因果關係，係指符合前述要件之調查均可演繹推論出待證事實。7.誤差或信賴水準之說明：有關市調報告之統計量誤差及信賴區間，應由提出該市調報告之主體說明之。8.洽詢學者專家意見：爭議當事人均提出市調報告而內容不一致，或因案件性質之需要者，得先洽詢相關領域之學者專家意見（見本院卷一第75至76頁之商標識別性審查基準第5.1 點、第240 至256 頁之原證24之本院102 年度行商訴字第23號行政判決、第257 至258 頁之原證25之公平交易委員會處理當事人所提供市場調查報告之評估要項）。原告主張市場調查報告可證系爭申請註冊商標有後天識別性等語。被告否認上情。準此，職是，本院自應審查市場調查報告可否證明系爭申請註冊商標有先天識別性（參照本院整理當事人爭執事項2 ）。

1.製作瓶身辨識度調查報告之尼爾森公司，係全世界知名之市場調查公司權威，其有逾100 年之市調經驗，對全世界超過1 千萬名相關消費者進行研究，客戶遍布全世界100 個以上國家。其於1981年進入臺灣，每年執行超過300 個以上專案、訪問超過10萬名受訪者，在臺灣有服務諸多世界級客戶等大型企業（見本院卷一第202 至206 頁）。足認尼爾森公司就消費者調查之研究與分析，具有高度專業性與公信力。

2.調查目的在於瞭解系爭申請註冊商標「雪肌精」瓶身之認知度，評估瓶身是否廣為相關消費者認識而擁有高度之辨識性。有鑑於系爭商標指定使用商品為化妝品，其相關消費者多為20歲至69歲之都會區女性。準此，瓶身辨識度調查之調查方式，係以20歲至69歲女性為調查對象、調查地區分布在大臺北、大臺中與大高雄等大都會區，以面對面訪問之方式，調查期間自102 年10月31日起至同年11月22日止（參照原證18之第5 、6 、13頁、原證27之尼爾森公司出具之市場調查補充說明）。職是，市場調查報告之調查方式，具有合理性與合目的性。

3.瓶身辨識度調查之有效樣本數達1,002 份，其在統計學上推論出相當準確之比例，1,000 份樣本是目前實務上所執行面訪之幾近最大規模的市場調查，故瓶身辨識度調查之樣本數可達到正確與客觀之結論。申言之：⑴基於勞費之考量，一般面訪之市場調查最多製作300 、500 份，1,000 份是調查報告多半之上限，因再增加更多樣本數對結果幾無影響，本件樣本母體為全國20至69歲女性約832 萬人（見本院卷一第315 頁之原證29之內政部戶政司資料、2013年人口金字塔）。⑵依國立中興大學行銷學系副教授黃文仙女士製作之講義（ 見本院卷一第309 至314 頁之原證28），是樣本數達1,000 份後，樣本數之樣本誤差就會變極小，縱使樣本增加至2,000 份或更多，樣本正確性誤差亦不會有太大差距。準此，大型統計調查採樣到1,000 份者，即可得出相當客觀與正確之結果。本件市場調查報告母體為臺灣女性20至69歲人口約832 萬人，縱認832 萬人均為本件相關消費者，設定信心水準在99% ，而樣本誤差在4.07% ，母體人數為832 萬人，計算出所需樣本數為1,004 份（參照原證38），故調查報告實際進行樣本數1,002 份進行調查，相差無幾。以樣本數1,002 份進行調查，抽樣誤差係為4.08% 。可見調查報告之抽樣人數，係有統計學堅實基礎支持，能獲得正確與客觀之結果。

4.樣本之篩選，有其必要性。因系爭申請註冊商標指定使用商品為化妝品，其實際或潛在之消費者有範圍，倘不分老少、性別或職業等，而對全體消費者進行調查，將無法獲得客觀與正確之結果。本件調查過程中，在街頭隨機接觸共計2,926 位民眾，排除1,924 位無效樣本後，獲得1,002 份有效樣本（見本院卷一第276 至308 頁之原證27）。申言之：⑴所有樣本均設置年齡與地區之樣本數配額，以確保樣本組成趨近母體長相，符合母體代表性。尼爾森公司分別就年齡20至69歲、北中南○區○○○○路等項目，進行抽樣配額。其中年齡與地區配額係依據實際人口樣本分佈設定比例，購買通路各佔一半比例，俾於方便取得客觀與正確之調查結果。⑵該等受訪者長期接觸美妝品牌或商品，或熟悉媒體或市場調查運作，較相關消費者知悉、甚至熟知系爭申請註冊商標商品，為維持調查結果之客觀性與真實性，予以排除。⑶為提高調查結果有效性，將受訪者限於明確之相關消費者範疇內，因不關心產品資訊者，將會降低調查有效性。⑷近6 個月擔任過市調受訪者之民眾，已有經驗可能會有既定印象或產生偏頗之虞，其答案可能欠缺公正及客觀性，故將之排除。

⑸系爭申請註冊商標商品可能有敵意之實際或潛在消費者，該等受訪者會因主觀喜惡偏好，其主導調查結果，影響結果客觀性，故可能具有敵意調查對象排除，以免有亂回答之情況，干擾結果正確、客觀性。

5.市場調查在於反映市場真實情形，必須作出效度(validity)與信度(reliability) 。瓶身辨識度調查問卷內容為避免引導性發問，首先就樣本之母體代表性、結果有效性，設計必要之過濾問題；並就相關消費者之認知程度，設計漸進式之主要問題；末就兩款同性質競品瓶身進行調查，以對照方式使市場實際交易情形之輪廓，更為立體易懂。再者，為避免干擾變數干擾問卷之有效性，心理學會設下關卡，藉由題目之過濾，淘汰不認真回答之消費者。除求答案精確、詢問是否符合需要之受訪者條件，最後有受訪意願與符合條件之受訪者，會進入主要問卷作答。且為避免消費者自行猜測問卷設計者意圖，致作出不客觀之答案，故挑選兩件競品，以排除社會期許(social desirability) 偏誤所造成之偏差（見本院卷一第365 至366 頁之原證34）。

6.瓶身辨識度調查係以出示沒有任何字樣之瓶身包裝予消費者觀看，避免誘導消費者答案，繼而透過多層問題（參照原證35），評量受訪者對於該瓶身之認知度。除有比較之基準外，亦也避免消費者猜測報告之意圖，反而作出不客觀之回答，故調查加入兩個其他品牌之瓶身調查，選出普及率與原告較接近之主流專櫃品牌公司，且有瓶狀化妝品等屬性相近之產品者（參照原證18之第9、10頁）作為測試，分別是佳麗寶馥蘭皙兒美白系列(Blanchir Superior) 之潤白角質液、SKII基礎保養系列之亮采化妝水。受訪者會分別針對3 個瓶身產品回答是否能夠辨識，在分析結果時可將3 個產品之辨識度作相對應之比較。申言之：⑴不提示品類，僅出示瓶身包裝，詢問受訪者是否知悉為何種個人用品之瓶身。針對知道為臉部保養品之受訪者，詢問是何種品牌與是何種產品系列之瓶身。詢問過程不出示任何選項卡片，可正確回答為雪肌精者，代表對於該瓶身極為熟悉。⑵就無法正確回答品類之受訪者，增加說明此為「臉部保養品」，再次詢問是否知悉是何種品牌及是何種產品系列之瓶身。可正確回答為雪肌精者，代表對於瓶身亦相當熟悉，得不需要提示品牌選項，即可完整正確之回答。⑶倘受訪者均無法回答為雪肌精，則以出示品牌選項卡片，包含市場之主流產品計45個品牌（參照原證18之36至37頁附錄三），請受訪者選擇。倘受訪者選擇雪肌精者，代表受訪者可正確認知此瓶身來自原告，此瓶身對於此群受訪者，仍具高度的辨識度。職是，在上開之三層詢問，可正確回答為雪肌精者，合計為正確辨識的受訪者。故問卷之主要問題為三項：是否看過調查標的、是否知道品牌、從何得知，符合調查系爭申請註冊商標是否具識別性之目的。

7.從調查報告結果顯示，在全體1,002 位受訪者，有高達75%之受訪者看過系爭商標之瓶身，顯示系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，在75% 之相關消費者留下深刻印象。而在全體1,002 位受訪者，系爭申請註冊商標之瓶身之整體辨識度為69% ，質言之：⑴51% 之受訪者在訪員不提示選項前，可自行回答是雪肌精瓶身。⑵6%之受訪者在訪員提示品牌選項後，可正確回答是雪肌精瓶身。⑶12% 之受訪者得知為原告產品後，可答出為雪肌精瓶身。繼而詢問受訪者是從何處辨識為雪肌精品牌商品瓶身，88% 表示為瓶身顏色，35 %表示為瓶蓋顏色，44% 表示為瓶身形狀，、17% 表示為瓶身高度，17% 表示為稜角形狀。準此，足證有近70% 之相關消費者已將系爭商標之立體形狀與顏色組合與來自原告「雪肌精」產品間產生正確連結，能夠藉瓶身區辨特定品牌，不會誤認為其他品牌瓶身。

8.參諸尼爾森公司進行之市場調查報告（見本院卷一第175 至225 頁之原證18之保養品瓶身包裝辨識度調查報告書）。相關消費者對於系爭申請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀顏色組合之瓶身，其識別性高達69% ，相關消費者得據系爭申請註冊商標之立體形狀與藍、白、銀三色顏色組合辨識商品來源，其已取得後天識別性。尼爾森公司就系爭申請註冊商標之瓶身部分，不含文字部分，進行盲樣測試，並選擇價格相仿之兩樣競品進行比較。市場調查結果，未含文字或圖形之系爭申請註冊商標整體辨識度有69% ，其中不提示與提示品牌選項情況，有57% 可正確認知品牌。

9.綜上所論，原告提出之市場調查報告，為經公正與專業公司之結果，本院審究其內容包含從事市場調查業務之期間、營業數量、調查報告之經驗、調查期間、調查方法、調查人員之素質、調查技巧、調查地區範圍、調查對象、抽樣方法、母體及樣本數、問卷種類、題目類型、題目區分、基本原則、結構安排、目標設計、因果關係等事項。職是，整體受訪者有69% 知道系爭申請商標註冊為雪肌精商品瓶身，甚至有51% 不須任何產品類別之提示，僅憑瓶身即可說出品牌全名，高於競品佳麗寶為13% 、SKII為57% 。從調查公司之公信力、調查方式、問卷內容之設計、調查地區、樣本數、問卷內容之設計與表達方式、調查所得與結論之演繹推論關係，暨誤差與信賴水準之說明，均能客觀與符合邏輯呈現市場調查之結論。故市場調查報告足證相關消費者，依系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合辨識商品來源。足證除「雪肌精」、「SEKKISEI」、「KOSE」等本有先天識別性外，系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，已取得後天識別性。

五、系爭申請註冊商標未違反聲明不在專用：按商標圖樣中包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，申請人應聲明該部分不在專用之列；未為不專用之聲明者，不得註冊，商標法第29條第3 項定有明文。被告雖抗辯稱系爭申請註冊商標包含不具識別性部分，且有致商標權範圍產生疑義之虞，而原告未於核駁審定前聲明不專用，致有應不准註冊之事由云云（參照本院整理當事人爭執事項3 ）。然查

(一)系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合有識別性：系爭申請註冊商標為立體形狀與顏色組合設計之特殊，相較於同業的包裝設計，多採用圓柱形、橢圓柱形、圓錐形、橢圓錐形之瓶身設計，未有如系爭商標之正、背面呈扁平狀、左右兩側呈橢圓弧狀、4 個150 度柱狀體設計，此為最大區別，系爭申請註冊商標與同業慣用之瓶身形狀有差異性。而同業雖有使用近似之藍色瓶身，然與系爭商標之白色瓶蓋鑲以銀色鏡面圈頂與深藍琉璃色之組合有別。至於原處分所舉之歐舒丹蠟菊，觀其瓶身均為慣用之圓形，瓶蓋顏色不等，正面有色菱形圖案設計，無論瓶身形狀、整體顏色或字體配置均不同。嬌蘭產品雖有各式瓶身，然未有何款產品相同於系爭註冊商標瓶身形狀，且其瓶蓋慣用金色，視覺效果與系爭商標不同。而雅芳產品僅部分係藍色系瓶身，自與系爭申請註冊商標不同。

(二)商標為整體不可分之識別標識：

1.原告就系爭申請註冊商標之定位，是以表彰商品來源而長期行銷，同業則少以產品包裝作為表彰商品來源之用途，縱使系爭申請註冊商標取得註冊，僅要同業是以非表彰商品來源而使用藍色瓶身為產品包裝者，自得依據商標法第36條第1項第1 款普通使用之規定，不受系爭商標權之拘束。況商標為整體不可分之識別標識，具有普通知識經驗之相關消費者，其於購買時施以普通之注意，對商標寓目印象係整體文字圖樣，而非商標各別割裂部分。商標是否有混淆誤認之近似，應以整體觀察，故系爭申請註冊商標取得註冊，判斷兩商標是否成立近似性，應將文字、圖形、立體形狀及顏色組合一併考量，非謂同用藍色瓶身與銀白瓶蓋，即認屬近似商標（見本院卷二第24至30頁之原證45）。職是，系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，具有識別性，不致使商標權範圍產生疑義之虞，原告毋庸聲明該部分不在專用之列。

2.系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，因長期廣泛使用而取得後天識別性，佳格公司以完全相同於系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之容器，促銷其「○○○○○」商品，藉以暗示其商品，有如為相關消費者知悉之系爭申請註冊商標商品之美白功能，係有攀附系爭商標商譽之顯失公平之嫌（參照原證40之聖島國際法律事務所99聖法外字第S20100504 號函）。可知系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合，足以表彰來自原告具有美白功能之化妝品，該等商品包裝引起非相關事業之覬覦而意圖攀附之知名度。佳格公司未經同意而使用完全相同於系爭申請註冊商標之立體形狀與顏色組合之容器，原告自無容忍之義務而採取正當之措施維護權益。被告竟將原告正當之維權行動，誤解為藉系爭申請註冊商標意圖壟斷藍色產品包裝，即屬不當。

六、原處分不符行政自我拘束原則：按行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇，行政程序法第6 條定有明文。此為憲法第7 條所揭示之平等原則，要求行政機關對於事物本質上相同之事件作相同處理，乃形成行政自我拘束。平等原則亦導出禁止恣意原則，意指在行政領域內，行政機關於作成決定之際，僅能依事理之觀點為行為，且其所作成之一切處置，均應與其所擬規制之實際狀態相當。所謂恣意者，係指任性、專斷毫無標準，且隨個人好惡之決定。即行政行為欠缺適當、充分事理之理由。禁止恣意原則，不僅禁止故意之恣意行為，復禁止任何客觀上違反憲法基本精神及事物本質行為。查立體商標為非傳統商標，現實市場交易中，難以完全捨棄文字及圖形商標而僅以立體商標行銷，相關消費者熟悉系爭申請註冊商標之聯合式，且系爭申請註冊商標瓶身之有高度知名度，無法僅以使用資料均有文字或圖樣商標為由，逕認該非傳統的立體或顏色商標無識別性。參諸現實市場交易，立體商標行銷時會與文字及圖形商標一同使用行銷。被告前所准許註冊之第1234979 號可口可樂瓶、第1461700 號MINUTE MAID 瓶、註冊第1159333號三得利角瓶三件（見本院卷二第269 至273 頁之原證55），雖均以後天識別性之規定取得註冊，然其實際行銷樣態亦與文字及圖形商標一同行銷。職是，原處分駁回系爭申請商標註冊之申請，不符行政自我拘束原則。

七、本判決結論：

(一)撤銷原處分與訴願決定：綜上所述，訴願決定與原處分認系爭申請註冊商標圖樣之瓶身立體形狀及顏色，係業界經常使用之包裝容器形狀及顏色，指定使用於前揭商品，不具識別性，且有致商標權範圍產生疑義之虞，應聲明不專用，容有誤會。其認定系爭申請註冊商標違反現行商標法第29條第3 項規定，而作成不得註冊，應予核駁之行政處分，其於法尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，並僅以被告認定之相同因素，認定系爭申請註冊商標圖樣不具識別性部分應聲明不專用，而原告未為前述聲明，故駁回原告之訴願，即非妥適，而原處分及訴願決定就上開違誤處，均未見其表明之。職是，原告據此請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

(二)被告有第一次判斷權：因系爭申請註冊商標是否有包含其他不具識別性之部分，原告應聲明不專用而未為之情事，或有無其他不應准予註冊之理由，仍待被告審查之，況被告是否應受先前行政處分之見解拘束，亦成為被告審酌系爭申請註冊商標是否准予註冊之重要因素，故本件未達本院可為特定行政處分內容。參諸憲法上權力分立原則，核准或核駁系爭申請註冊商標之註冊申請，應由被告先為第一次判斷，藉由行政之自我控制，作為司法審查前之先行程序。是本件事證未臻明確，有待發回審查，俟被告依本院上揭之法律見解，再為審查裁量，本院不得遽予為之。準此，原告請求被告應就系爭申請註冊商標之申請案，作成准予註冊之審定部分，為無理由，應予駁回。

(三)毋庸審究之說明：本件事證已明，原告提出之原證49至51之日本智慧財產高等法院判決（見本院卷二第74至193 頁），暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭