智慧財產法院行政判決

民國103年6月25日辯論終結

原告

李明憲

訴訟代理人

朱逸群律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

孫重銘

參加人

李迪才

訴訟代理人

邵瓊慧律師

　趙國璇律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國102 年12月4 日經訴字第10206108890 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

一、事實概要︰原告前於民國97年10月15日以「李奇及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之「信封、信紙、名片、講義、考試卷、證書、書刊、手冊、筆記本、記事簿、指導手冊、資料手冊、書籍、雜誌、試題測驗集、參考書、印刷出版品、印刷品、刊物、有聲書籍」商品及第41類之「補習班、語文補習班、專門學校（教育）、幼稚園、教學、教育服務、舉辦研習會、舉辦各種講座、職業訓練、性向測驗及評估、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、教科書出版（廣告品除外）、電子編輯出版、教科書撰寫（廣告稿除外）」服務，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1367187號商標，權利期間自98年6 月16日起至108 年6 月15日止（下稱系爭商標，圖樣如附圖所示）。嗣參加人於101 年8 月17日以該商標有違註冊時商標法第23條第1 項第12、14、15款及現行商標法第30條第1 項第11、12、13款規定，對之申請評定。案經被告審查，核認系爭商標有違註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定，以102 年7 月26日中台評字第1010245 號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，案經經濟部於102 年12月4 日以經訴字第10206108890 號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

（一）觀諸參加人所提出之證據資料，可知其所使用之廣告文宣、英文講義、網頁資料等，均未單獨使用「李奇」二字作為具有識別性之商標使用，而係在其姓名「李奇」之後加上同樣大小之「英文教室」、「老師」、「英文快訊」、「英文」等字樣，或在文宣、廣告或網頁內以「李奇老師」或「補教名師李奇」等加以稱呼描述，是以其使用方法顯係單純表彰姓名之整體呈現，並無任何以「李奇」作為其商標使用之外觀，且一般之消費大眾亦無從認識其於文宣內係以「李奇」為其商標。尤有甚者，其文宣及英文快訊內更有以「Richies 」作為明顯標章之情形，而「李奇」字樣及字體則顯然較該等英文標章普通，而無明顯之辨識性。由是可知，參加人並未使用與系爭商標相同或近似之商標，其使用方法僅係作為其姓名之表示，乃被告機關之原處分及訴願決定逕認系爭商標近似於參加人先使用於同一或類似商品或服務之商標云云，其認定顯有違誤甚明。

（二）參加人於原告申請商標註冊之時點（即97年10月15日）前，均無任何在中部地區授課或使用「李奇」商標之事實。又原告所設立經營「李奇數學」補習班自始即在台中地區經營，其所授課之內容為數學，與參加人係以英文為授課內容不同，且原告之授課對象為國小及國中之學生，參加人則係以高中以上學生為授課對象。由此可知，原告於申請商標註冊時實無從因契約、地緣、業務往來或其他關係而知悉參加人是否有相同或近似之商標存在，其二者間更無任何競爭關係，原處分及訴願決定認原告與參加人具有競爭關係而對其名稱較一般人熟悉云云，顯屬偏頗。

（三）聲明：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告抗辯如下：

（一）系爭商標與據以評定商標構成近似，且指定使用於同一或類似之商品及服務：

１、系爭商標與據以評定「李奇」商標相較，二者均有相同中文「李奇」，於外觀、讀音及觀念上如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度極高之商標。

２、系爭商標指定使用於上揭第16類之商品及第41類之服務，與據以評定商標先使用於講義、考試卷、試題測驗集、補習班等商品或服務相較，二者功能/ 性質、產製者/ 提供者、行銷管道、銷售場所、消費族群等因素上具有共同或相關聯之處，屬同一或高度類似關係。

３、據參加人檢送之證據資料以觀，參加人自81年起即以藝名「李奇」擔任英文補教老師，在臺北、新竹、臺中等地開設「李奇英文」教室，並編授講義、教材，且出刊李奇英文快訊。又參加人在96年曾跨行執導電影「歧路天堂」，並經國內報章包括聯合報、中國時報等加以報導，且均有載述參加人即為補教名師「李奇」。是以，堪認在系爭商標申請註冊前，參加人已在補教界擔任英文老師有20年之歷史，並有先使用據以評定「李奇」商標於講義、考試卷、試題測驗集、補習班等商品或服務之事實。

（二）綜上所述，衡酌中文「李奇」，非一般常用習見之字詞，而兩者商標近似程度極高，據以評定商標於系爭商標申請註冊日前即有先使用於講義、考試卷、試題測驗集、補習班等商品或服務之情事，且鑑於參加人編印之英文相關講義、試題測驗集等商品及關於其所提供英文補習教育服務之廣告宣傳訊息，不難為相關業者或消費者所知悉。況原告「李明憲」之名字既非「李奇」，客觀上無使用「李奇」作為表彰指定商品或服務標識之合理事由，是其未經參加人之同意，以完全相同之「李奇」作為系爭商標申請註冊，並指定使用於同一或高度類似之第16類「講義、考試卷、證書、書刊、手冊、筆記本、記事簿、指導手冊、資料手冊、書籍、雜誌、試題測驗集、參考書」等商品，及第41類「補習班、語文補習班、專門學校（教育）、幼稚園、教學、教育服務」等服務，依一般經驗法則判斷，實非屬偶然之巧合，原告顯有因業務經營關係而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而申請註冊之情事，故系爭商標之註冊，應有註冊時商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

（三）聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則以：原告表示參加人並無先使用商標之行為，但根據原告所提出之使用資料，也是在「李奇」之後加上數學等其他文字，並無不同，若原告認為參加人這樣不算商標使用，則系爭商標也應該不算商標之使用等語置辯。並聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

（一）按「對本法一百年五月三十一日修正之條文施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後提出異議、申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限」，現行商標法第106 條第3 項定有明文。經查，系爭商標係於98年6 月16日註冊，係現行商標法施行前註冊之商標，依前揭規定，系爭商標之註冊有無違法事由，應以92年5 月28日修正公布、92年11月28日施行之商標法（下稱修正前商標法）及現行商標法為斷，合先敘明。

（二）本件兩造所爭執之處，應在於系爭商標之註冊是否有違修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定？茲分述如下：

１、按「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者」，不得註冊，分別為修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1項第12款本文所規定。又上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938、1012號判決參照）。是以，上開規定之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形。

２、參加人有先使用據以評定商標於類似商品或服務之事實：

⑴按所謂商標使用者，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標，修正前商標法第6 條定有明文，修正後商標法則將之移置第5 條，並修正為：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」易言之，無論係修正前或修正後，關於商標之使用均應具備下列要件：1.使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2.使用人需有行銷商品或服務之目的；3.需有標示商標之積極行為；4.所標示者需足以使相關消費者認識其為商標。

⑵經查，依參加人所提出之廣告文宣及網站資料、補習班講義、教材、課表、剪報、英文快訊等證據資料觀之（參原處分卷第34至111 、133 至282 頁），可知參加人至遲自81年起即以藝名「李奇」擔任英文補教老師，在臺北、新竹、臺中等地開設「李奇英文」教室，並為英文教室編授講義、教材，且印製英文教室招生班課表。而揆諸上開資料，雖於據以評定「李奇」商標之字樣後大都有加註「英文教室」、「老師」、「英文快訊」、「英文」等字樣，或在廣告、文宣或網頁內以「李奇老師」或「補教名師李奇」等加以稱呼描述，惟此正足以證明參加人於系爭商標申請註冊日前，確有以據以評定商標行銷講義、考試卷、試題測驗集等與教材有關商品，或與補習、教育等相關服務之目的。況且，從前揭資料觀之，部分之廣告文宣或講義資料關於「李奇英文教室」或「李奇英文」之圖樣確經設計或特別以不同之字體表現（參原處分卷第41、44至45、49、104 、131 、133 頁等），足見參加人確有為行銷之目的，而以據以評定商標表彰自己之商品或服務之來源之意思，而其於所編授之講義、教材及印製之課表、出刊之快訊，亦均有積極標示據以評定商標之行為，且該標示亦足以使相關消費者認識其為商標。是以，原告主張參加人使用「李奇」字樣之方式僅係單純表彰姓名之整體呈現，並無任何以「李奇」作為其商標使用之外觀，且一般之消費大眾亦無從認識其於文宣內係以「李奇」為其商標等語，即非可採。

３、系爭商標與據以評定商標近似：按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。查系爭商標與據以評定商標相較，二者均有相同中文「李奇」，於外觀、讀音及觀念上如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認二者來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似程度極高之商標。

４、系爭商標指定使用之商品及服務與據以評定商標類似：

⑴按商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。同理，服務類似係指服務在滿足消費者的需求上以及服務提供者或其他因素上，具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源者而言。

⑵查系爭商標係指定使用於第16類之「信封、信紙、名片、講　義、考試卷、證書、書刊、手冊、筆記本、記事簿、指導手冊、資料手冊、書籍、雜誌、試題測驗集、參考書、印刷出版品、印刷品、刊物、有聲書籍」商品，及第41類之「補習班、語文補習班、專門學校（教育）、幼稚園、教學、教育服務、舉辦研習會、舉辦各種講座、職業訓練、性向測驗及評估、教育資訊、職業輔導（教育或訓練之諮詢）、書刊之出版、書籍出版、書刊之發行、雜誌之出版、雜誌之發行、教科書出版（廣告品除外）、電子編輯出版、教科書撰寫（廣告稿除外）」服務，與據以評定商標先使用之講義、考試卷、試題測驗集、補習班等商品或服務相較，二者均屬與教材有關之印刷品等商品，或與補習、教育等相關之服務，在功能╱性質、產製者╱提供者、行銷管道、銷售場所、消費族群等因素上具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品或服務。

５、原告因與參加人間具有同業競爭關係，而知悉據以評定商標之存在：

⑴按修正前商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之規定，除例示如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定因「其他關係」知悉他人商標而搶先註冊之情形，則有關「其他關係」之解釋，應參酌同條文之例示規定，始符合立法真意。因此，上開規定所謂之「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，或雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院103 年度判字第23號判決參照）。

⑵經查，原告自承其係於臺中地區經營「李奇數學」補習班，且授課之對象為國小及國中之學生，由此可知原告與參加人均為補習教育之同業。雖然，原告之授課對象為國小或國中生，授課內容為數學，而參加人授課之對象為高中生，授課內容為英文，惟國中與高中的學程銜接關係的緊密程度頗高，而數學與英文無論是在國中或高中，均屬相當重要之科目，故彼此間應會加以參酌及搜尋，故原告與參加人顯係具有競爭同業關係，則原告對於參加人所提供之補習教育師資、考試卷、講義教材及廣告宣傳等資訊，自較一般人熟悉。何況，據以評定之「李奇」商標，並非一般常用習見之字詞，具有相當之識別性，原告於其後始以完全相同之中文「李奇」作為系爭商標圖樣，並均指定使用於同一或類似之講義、考試卷、試題測驗集、補習班等商品或服務，向被告申請註冊，實難謂為偶然之巧合，堪認原告係因與參加人間具有競爭同業關係知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭方式搶先申請系爭商標之註冊。

六、綜上所述，原告因與參加人間具有競爭同業關係而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以高度近似之系爭商標，並指定使用於同一或類似之商品或服務，向被告申請註冊，確有修正前商標法第23條第1 項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之情形，而不應准予註冊。從而，被告就系爭商標評定案所為系爭商標註冊應予撤銷之審定，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭