智慧財產法院行政判決

103 年度行專訴字第34號

民國103 年12月11日辯論終結

原告

日商摩理都股份有限公司

代表人

一坪隆紀

訴訟代理人

洪武雄專利師

複代理人

鄭人文

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）住同上

訴訟代理人

陳信義

上列當事人間因新型專利申請事件，原告不服經濟部中華民國103 年2 月25日經訴字第10306101450 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國（下同）102 年5 月1 日檢具新型專利申請書及日本實用新案登錄第3177011 號專利公報影本，以「未使用帶扣的皮帶」向被告申請新型專利，並以西元（下同）2012年5 月2 日申請之日本實願第2012-002606 號專利案（下稱系爭申請案）主張優先權，經被告編為第102208026 號審查。因依「專利以外文本申請實施辦法」（下稱專利以外文本申請辦法）第5 條規定，不得直接以外文專利公報替代外文本，被告於102 年智專一㈡15170 字第10241172920 號函請原告補正前，原告已於102 年5 月27日檢送外文說明書、申請專利範圍及圖式，並於指定期間補正中文說明書、申請專利範圍及圖式。案經被告審查，認系爭申請案應以外文本補正之102 年5 月27日為申請日，又自系爭申請案主張之優先權日即101 年5 月2 日之次日起算，至系爭申請案之申請日即102 年5 月27日止，顯逾法定期間12個月，依專利法第120 條準用第28條規定，本案不得主張優先權，以102 年8 月28日(102) 智專一㈡15132 字第10241822240 號函為本案以102 年5 月27日為申請日及系爭申請案不得主張優先權之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶為不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告起訴主張略以：

㈠專利以外文本申請辦法第5 條規定超出專利法之授權，應屬無效，依該辦法所為之處分同屬無效：

⒈原告於102 年5 月1 日以新型專利申請書暨日文本（下稱外文本㈠）向被告為系爭申請案之申請，原告另於102 年5 月27日再提出另一日文本（下稱外文本㈡），其內容與上述外文本㈠實質相同，不構成「外文本之修正」，應維持系爭申請案申請日為102 年5 月1 日。惟被告於原處分函認定本件係102 年5 月1 日檢送之外文本㈠屬專利公報，102 年5 月27日檢送外文本㈡始屬正確外文本，故本件應以102 年5 月27日為申請日。

⒉現行專利以外文本申請辦法規定，係依據專利法第145 條之授權規定所訂立，該辦法性質上應屬行政程序法第150條所規定之法規命令。又該辦法規定內容，應不得踰越母法之「外文種類」與「應載明事項」，否則即違反前開行政程序法之規定，依行政程序法第158 條第1 項第2 款規定，應屬無效。

⒊專利法第145 條規定其立法意旨在於：如外文種類過多（如泰文、印尼文、荷蘭文等）時專利專責機關恐無法勝任因而加以限制。另專利審查基準第一篇第五章第2.1 節「外文本」第5 段明示，外文本之目的在確認取得申請日之技術揭露範圍，並非確認其格式與我國規定者一致。據此，依法律整體解釋，專利法第145 條僅明確授權專利專責機關，針對「外文種類限定」與「應載明事項」訂立辦法。專利法第145 條既然已就「授權之內容與範圍」，為明確規定，專利專責機關訂立辦法時，僅得就以外文本提出申請時，相關之「外文種類」和「應載明事項」，依據法律授權訂立法規命令，以資規範。至於「外文本之種類」，顯非屬前開法律授權範圍之內。

⒋被告於101 年7 月3 日以經濟部經智字第10104604480 號令訂定專利以外文本申請辦法。其第5 條規定：「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。」，惟此規定既不屬於外文種類之限定，亦不屬於應載明事項之規範，而屬於「外文本之種類」限定，顯然踰越法律授權範圍，且剝奪或限制人民權利，依行政程序法第158 條第1 項第2 款之規定應屬無效。

㈡縱專利以外文本申請辦法第5 條規定非屬無效，原告於102年5 月27日補正外文本㈡，係外文本之格式補正，不構成喪失102 年5 月1 日申請日之原因：

⒈專利以外文本申請辦法第5 條僅規定：「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本」，惟並未明定違反該條規定時之法律效果與救濟方式，亦即未規定因不符該規定而補正外文本之時應如何處理。又法律未明文規定之事項，應以對當事人最有利之方式解釋法律之宗旨，不應以行政機關之偏頗認定逕行處分。縱被告依該辦法第5 條認定上述外文本㈠非屬適格之外文本種類，惟由於該辦法第5 條未規定其法律效果與救濟方式，故被告機關認定上述外文本㈡補正之日為外文本提出之日（即申請日），顯屬無據。

⒉被告認定外文本㈡之補正日為申請日，惟於102 年5 月1日提出之外文本㈠與102 年5 月28日提出外文本㈡之差異僅在於，外文本㈠於首頁有「登錄實用新案公報」等記載、以及於各頁頁首有「JP 3177011 U 2012.7.12」等記載，而外文本㈡則無。又外文本㈠之說明書、申請專利範圍及圖式等實質內容與外文本㈡相同。因此，將外文本㈠補正為外文本㈡，僅是將與說明書本文無關之部分刪除，亦即是對外文本㈠文件之格式上微小瑕疵所為之補正。依專利審查基準第一篇第五章第2.1 節「外文本」第5 段之闡釋，外文本之目的在確認取得申請日之技術揭露範圍，並非確認其格式與我國規定一致，顯見專利審查基準允許格式與我國規定不同之外文本文件當作申請專利說明之用。原告所提外文本㈠與外文本㈡只是格式不同，但目的相同，應屬得補正而不影響申請日之補正。

⒊依專利法施行細則第40條規定，新型專利申請案之外文說明書有部分缺漏或圖式有缺漏時，若補正之外文說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案，仍以原提出申請之日為申請日。縱專利以外文申請辦法第5 項規定非屬無效，惟外文本㈡之補正僅屬格式上微小瑕疵之補正，依舉重明輕之法理，仍應以外文本㈠提出之日為申請日，且外文本㈠係備具說明書、申請專利範圍、摘要及圖式，並以日文撰寫，為完整的外文本，應有專利法第106 條第3 項規定之適用，故應以其提出日為申請日。

㈢被告謂其於訂定系爭專利以外文本申請辦法前曾辦理公聽會，並製作彙整表，在其網站網頁中所揭示「專利以外文本申請實施辦法草案各界意見及研復結果彙整表」，對於系爭專利以外文本申請辦法第5 條（公告前草案為第6 條）之研復結果，僅提及「專利公報告所附之外文說明書、申請專利範圍或圖式，例如美國或日本申請案，得於其網站下載申請人向美國或日本提出之申請文件，或為公報之內容，與向我國提出之申請文件自屬有別，亦無相互取代之可能」。惟專利公報與向我國提出之申請文件為何「無相互取代之可能」之理由則付諸闕如。此外，在申請時附具外文專利公報做為外文本提出申請，到底與我國專利法制有何危害，與專利法理有何抵觸，或對專利審查業務有何妨害，以致須禁止，於該研復結果亦完全未見任何解釋與說明，顯見公聽會中均未經討論。

㈣專利法第145 條之授權目的在於避免專利審查上之困擾，其授權內容與範圍在於限制外文種類與應載明事項。然而申請時以外文專利公報作為外文本時，如該外文專利公報以規定外文種類撰寫並已備具規定之應載明事項，則對專利專責機關之審查即不會造成任何困擾，況且以外文專利公報作為外文本時，仍須經我國主管機關審查後方得獲准專利，對專利保護之屬地主義法制等亦無任何危害。據此，申請時附具外文專利公報之複印本作為外文本提出申請，對我國專利法制完全沒有任何危害，與專利法理完全無抵觸，對專利審查業務亦無任何妨害，本辦法第5 條禁止以外文本專利公報做為外文本，完全不符專利法第145 條之授權目的、內容與範圍，亦無任何其他法理依據。

㈤被告引用鈞院102 年度行專訴字第129 號行政判決主張專利以外文本申請辦法第5 條為專利法第145 條授權主管機關所制訂云云，惟該判決所涉及之事實為外文本缺漏設計名稱，所爭執之法條為專利以外文本申請辦法第4 條第3 項，與本件涉及之事實與所爭執之同辦法第5 條完全無關，該判決於本件無參考會值。

㈥訴之聲明：⒈訴願決定及原處分均撤銷。⒉請判決命被告就原告102 年5 月1 日第102208026 號新型專利申請案，作成申請日為102年5月1日之處分。

三、被告答辯略以：

㈠原告於102 年5 月1 日提出申請時僅檢送日本專利公報影本，至102 年5 月27日始檢送外文本予被告，並依被告指定期間內補正中文本說明書、申請專利範圍及圖式，依專利法第106 條、專利法施行細則第40條與專利以外文本申請實施辦法第4條 第2 項、第5 條規定，應以原告檢送外文本說明書、申請專利範圍及圖式齊備日之102 年5 月27日為本案申請日。

㈡本案申請日為102 年5 月27日、優先權日為101 年5 月 2日，則本案之優先權基礎案自國外第一次申請專利之申請日即101 年5 月2 日之次日起算至向我國申請專利之申請日102年5 月27日為止，顯逾專利法第120 條準用第28條規定得主張優先權之法定期間12個月，不得主張優先權。

㈢原告主張專利以外文申請辦法第5 條規定超出專利法之授權，應屬無效，依該辦法所為之處分亦無效。惟專利以外文本申請辦法第5 條規定未超出專利法之授權：本辦法係依專利法第145 條規定訂定之，於102 年1 月1 日施行，係經濟部基於法律授權，就申請人依專利法第25條第3 項、第106 條第3 項及第125 條第3 項規定提出之外文本，其「語文種類、應載明之內容及應備具之文件、同日或先後提出2 以上之外文本以何種版本為準、及不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本」等重要事項，依其行政專業之考量訂定，以資規範，為行政程序法第150 條規定之法規命令，對外有抽象與一般性拘束力之法律效果。被告公告「專利審查基準」之性質為行政程序法第159 條規定之行政規則。對此解釋性規定及裁量基準，係基於行政自我拘束原則而間接對外發生效力。故專利審查基準為關於專利要件審查之細節性、技術性事項，由專利主管機關本於職權而發布之命令，提供有權解釋之資料及實務之見解，作為所屬專利審查人員執行職務之依據，自屬法之所許（最高行政法院98年度判字第157 號、100 年度判字第1490號、智慧財產法院102 年度行專訴字第129 號判決參照）。是以專利以外文本申請實施辦法等規定，乃就執行專利法有關之細節性及技術性事項加以規範，作為確立外文本之準則，從專利法整體之體系關連，可推知立法者有意於專利法第145 條概括授權主管機關訂定該辦法之目的明確，原告宜就專利法整體所表現之關聯意義予以判斷，不應拘泥於特定法條之文字，追究授權之目的是否具體明示於授權條款本身，故本辦法並無逾越專利法第145 條規定之授權，自屬有效。

㈣原告另主張縱上開第5 條規定非屬無效，原告於102 年5 月27日補正外文本㈡係外文本格式之補正，不構成喪失102 年5 月1 日申請日之原因。惟：

⒈以外文本申請專利者，係以外文說明書、申請專利範圍及圖式為申請我國新型專利之內容。原告主張系爭新型專利申請之外文本，得依據外文專利公報補正外文本，並以原提出申請之日為申請日。然而外文專利公報與新型專利申請文件之外文本為不同國家法制及申請程序之必要文件，在性質上及功用上均有差異。原告雖主張外文專利公報所揭之說明書、申請專利範圍及圖式內容，其與原告向被告所提出之外文申請書、說明書、申請專利範圍及圖式所揭露之內容一致，縱外文專利公報載有新型名稱、外文說明書、申請專利範圍及圖式之內容完全或部分揭露於外文專利公報，原告仍不得以外文專利公報替代外文說明書、申請專利範圍及圖式，無法由原告逕自以外文專利公報替代外文說明書、申請專利範圍及圖式之提出，故原告不得直接以外文專利公報替代外文本。是原告主張系爭新型專利申請之外文本，得依據外文專利公報補正外文本，並以原提出申請之日為申請日，自不可採。

⒉外文專利公報無法替代外文本，非屬於不符合外文本之格式補正，而應另行檢送外文本予被告，並依被告指定期間內補正中文本說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日，即102 年5 月27日為本件申請日。其優先權基礎案自國外第一次申請專利之申請日101 年5 月2 日次日起算，至本案申請日102 年5 月27日為止，顯逾得主張優先權之法定期間12個月，是被告原處分及訴願決定於法均無不合等語。

㈤訴之聲明：原告之訴駁回。

四、本件訴訟類型及兩造之爭點：

㈠按「人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，行政訴訟法第5 條第2 項定有明文，是為行政訴訟之課予義務訴訟制度規定。關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量。」（最高行政法院100 年度判字第1924號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。

㈡本件原告起訴聲明之請求為：訴願決定及原處分均撤銷，暨請判決命被告就原告102 年5 月1 日第102208026 號新型專利申請案，作成申請日為102 年5 月1 日之處分，故本件為課予義務之訴。

㈢上開事實欄所載事實，為兩造所不爭執，並有102 年5 月1日系爭申請案申請書及所附外文本⑴、102 年5 月27日原告委託萬國專利商標事務所另提出之抽換用之外文本⑵等為證（見處分卷第1 至11、37至44頁）、原處分及訴願決定書（見本院卷第25至32頁）在卷可稽，堪認為真正。

㈣本件爭點為：系爭專利以外文本申請辦法第5 條規定內容，有無逾越專利法第145 條規定之授權範圍？被告以原告之系爭申請案於102 年5 月27日補正文件日作為申請日有無違誤？

五、本院判斷：

㈠按「本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神。」，行政程序法第150 條定有明文。至何種事項應以法律直接規範或得委由命令予以規定，與所謂規範密度有關，應視規範對象、內容或法益本身及其所受限制之輕重而容許合理之差異，如以法律授權主管機關發布命令為補充規定時，其授權應符合具體明確之原則；若僅屬與執行法律之細節性、技術性次要事項，則得由主管機關發布命令為必要之規範，雖因而對人民產生不便或輕微影響，尚非憲法所不許（司法院釋字第443 號解釋理由書參照）。次按「國家對人民自由權利之限制，應以法律定之且不得逾必要程度，憲法第23條定有明文。但法律內容不能鉅細靡遺，一律加以規定，其屬細節性、技術性之事項，法律自得授權主管機關以命令定之，俾利法律之實施。行政機關基於此種授權，在符合立法意旨且未逾越母法規定之限度內所發布之施行細則或命令，自為憲法之所許，此項意旨迭經本院解釋在案。惟在母法概括授權情形下，行政機關所發布之施行細則或命令究竟是否已超越法律授權，不應拘泥於法條所用之文字，而應就該法律本身之立法目的，及其整體規定之關聯意義為綜合判斷。」（司法院釋字第480 號解釋理由書參照）。

㈡次按現行專利法第145 條規定：「依第25條第3 項、第106條第3 項及第125 條第3 項規定提出之外文本，其外文之種類之限定及其他應載明事項之辦法，由主管機關定之。」，本規定係於100 年12月21日專利法修正時所新增，立法意旨以：「申請人以外文本先行提出申請，且於指定期間內補正中文本者，即得以外文本提出之日為申請日，惟外文本之語文種類目前並無任何限制，如外文種類過多，專利專責機關於審查誤譯之訂正不得超出外文本所揭露之範圍時，將造成困擾，實有限制外文種類及應載明事項之必要，爰授權主管機關訂定辦法。」。依此規定, 其授權目的在於避免專利審查上之困擾。

㈢被告基於上開規定之授權，以101 年7 月3 日經濟部經智字第10104604480 號令訂定發布專利以外文本申請辦法，該辦法係基於法律授權所定之法規命令，全文計6 條，除第1 條為授權依據，第6 條為該辦法生效日，其他規定如下：第2條規定：「本法第25條第3 項、第106 條第3 項及第125 條第3 項所定外文本，其外文種類以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文為限。不符前項規定者，專利專責機關應通知申請人限期補正，並以補正之日為外文本提出之日。」、第3 條規定：「同一專利申請案有二以上之外文本者，以最先提出者為準。如申請人聲明以後提出之外文本為準者，以後提出之日為外文本提出之日。前項提出日為同日者，專利專責機關應通知申請人限期擇一外文本，屆期未擇一者，不受理其申請案。」、第 4條規定：「發明專利以外文本申請者，應備具說明書、至少一項之請求項及必要圖式。新型專利以外文本申請者，應備具說明書、至少一項之請求項及圖式。設計專利以外文本申請者，應備具圖式，並載明其設計名稱。」；而原告所爭執之第5 條規定：「申請人不得直接以外文專利公報或優先權證明文件，替代外文本。」，其訂定理由：「各國專利公報所附具之說明書、申請專利範圍或圖式，為該申請案經各國專利專責機關公開或公告表彰其權利範圍之用，與申請文件自屬有別，無相互取代之可能。以外文本申請專利者，不以主張國際優先權為前提，在主張複數優先權之情形下，所提交之外文本亦必須同時包含相應複數優先權案中之技術內容。又優先權文件之主要功用，在於證明國外之第一次申請案與我國之申請案具有相同之發明技術內容，故優先權證明文件與外文本兩者間具有比對關係，亦無相互取代之可能。」。基此，該第5 條規定係因各國專利公報公開及公告權利範圍與向被告申請之文件不同，為「比對」兩者之用，故不得直接以外文專利公報取代外文本，其規範之對象及內容明確，而其規範密度亦在專利法第145 條避免專利審查超出外文本所揭露內容意旨之範圍內，且此規定為被告執行以外文本申請專利審查之細節性與技術性規定，依其整體規定之關聯意義綜合判斷，未逾越專利法第145 條規定意旨。原告謂上開辦法第5 條規定逾越母法而為無效，並不可採。

㈣又按「申請新型專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及圖式齊備之日為申請日。」、「說明書、申請專利範圍及圖式未於申請時提出中文本，而以外文本提出，且於專利專責機關指定期間內補正中文者，以外文本提出之日為申請日。」、「未於前項指定期間內補正中文本者，其申請案不予受理。但在處分前補正者，以補正之日為申請日，外文本視為未提出。」，專利法第106 條第2 項、第3 項、第4 項分別定有明文。立法意旨以：「申請日之認定，原則上須於申請時提出說明書、申請專利範圍及必要之圖式中文本，未提出中文本而先以外文本提出者，如能於專利專責機關指定期間內補正中文本者，得以外文本提出之日為申請日。故以外文本申請專利之文件不齊備，申請人若未能於指定期間內補正中文本者，則因申請文件不齊備，其申請案本應處分不予受理，但為避免申請人再次提出申請文件之繁複，於不受理處分前補正中文本者，逕以該申請案補正中文本之日為申請日。此時已無提出外文本取得申請日之適用，該申請案實質上為新申請案，與原提出之外文本已無關係，爰規定該外文本視為未提出。」。依此，新型專利申請人須齊備申請書、說明書、申請專利範圍及圖式之日始為申請日，如以外文本提出，專利專責機關須先「指定期間」請申請人補正中文本，始以外文本提出之日申請日，如逾指定期間內補正中文本，但在處分前補正，始以補正日為申請日。

㈤另按專利法施行細則第40條規定：「新型專利申請案之說明書有部分缺漏或有缺漏之情事，而經申請人補正者，以補正之日為申請日。但有下列情事之一者，仍以原提出申請之日為申請日：補正之說明書或圖式已見於主張優先權之先申請案。補正之說明書或部分圖式，申請人於專利專責機關確認申請日之處分書送達後30日內撤回。前項之說明書或圖式以外文本提出者，亦同。」。本條訂定理由：「..申請日之認定，原則上應以申請書、說明書及必要圖式或圖說齊備之日定之。惟實務上常發生申請人所檢附者，有部分缺頁或缺漏之情事，於此情形，申請日究應如何認定，事涉專利申請日之認定，爰明定當申請人提出專利申請案，已附發明、新型說明書、圖式或新式樣圖面，惟有部分缺頁或部分缺漏之情事，如申請人嗣後補正該缺頁或缺漏之部分，且其補正者已可見於主張優先權之基礎案時，仍得援用原申請日，否則應以補正該缺頁或缺漏之日為申請日。至於申請人於提出申請時，自始即未檢送說明書、圖式或圖面，即非屬部分缺頁或部分缺漏之情事，縱有主張優先權者，仍應以補正之日為申請日。」，依此，新型專利申請案以外文本提出而有部分缺漏或缺漏時，除補正說明書或圖式已見於主張優先權申請案外，逕以補正日為申請日。

㈥經查：

⒈原告於102 年5 月1 日向被告提出系爭申請案，其所檢附之文件，其上記載有「登錄實用新案公報」、「實用新案登錄番號　實用新案登錄第3177011 號(U3177011)」、「日本國特許廳」、「發行日平成24年7 月12日(2012.7.12) 」及「登錄日平成24年6 月20日(2012.6.20) 」等字樣（見處分卷第1 至11頁）。

⒉嗣原告102 年5 月14日專利補正文件申請書與所附發明人北野文一讓與原告專利申請權讓渡書與中譯本及日本特許廳之優先權證明書（見處分卷第14至20頁），其上記載申請日為2012年5 月2 日。

⒊原告於102 年5 月27日委託萬國專利商標事務所具函補正外文本⑵，並表示：「申請人係以紙本提出上述外文本，並非直接以外國專利專責機關在網路上所刊載之『外文專利公報』替代外文本，符合『專利以外文本申請實施辦法』第5 條規定..雖然在該外文本第1 頁上方有『發錄實用新案公報』等記載，惟該等記載僅屬與本案說明書內容無實質關連之非必要記載，申請人並無意直接以外文專利公報替代外文本..惟為避免爭議，申請人願提出抽換用之外文本..該抽換用之外文本除第1頁 刪除與本案說明內容無實質關連之非必要記載外，其內容與上述申請時所提出之外文本完全相同。」等語（見處分卷第37至44頁）；被告於102 年5 月31日以(102) 智專一㈡15170 字第10241172920 號函（下稱被告102 年5 月31日函）要求被告於102年7 月1 日前補送「新型專利說明書、申請專利範圍、摘要一式2 份（摘要內請指定一代表圖，並簡要說明其主要符號，上揭說明請獨立記載於中、英文摘要之次頁）；圖式一式2 份（圖式上不得有文字，有關說明請另紙書寫）。」等情（見處分卷第12至13日頁）。是原告於102 年5月27日主動向被告表示，以抽換外文本提出，被告於102年5 月1 日收受原告外文本⑴之申請後，被告僅請原告於102 年7 月1 日前補送系爭申請案摘要等，至系爭申請案中文本部分，上開被告函文似未明確指定。

⒋原告所提出之外文本⑴與外文本⑵形式比較，外文本⑵之內容係刪除日本專利公報上之日本國特許廳、登錄實用新案公報、實用新案登錄番號與專利權人等記載，其餘兩者以日文記載之關於新型專利摘要、新型專利申請範圍、專利說明書及圖式均相同。

⒌由上述事證顯示，原告於102 年5 月1 日申請時，並未提出中文本，而係以日本特許廳對系爭申請案之日本實用新型專利公報提出，既然明顯載明係日本特許廳之「登錄實用新案公報(U) 」，自不能謂其非日本特許廳之專利公報，是此與專利以外文本申請辦法第5 條申請人不得直接以外文專利公報替代外文本之規定牴觸，要非原告102 年5月27日函所示「僅屬與本案說明書內容無實質關連之非必要記載」。惟依前述⒋所述，被告似未指定期間要求原告補正中文本，與專利法第106 條第3 項規定並不相符，縱被告102 年5 月31日函係要求原告提出中文本，被告指定期間亦為102 年7 月1 日之前，如原告於此期日前提出，依上開規定以其提出外文本日為申請日。又原告於102 年5 月1 日提出之外文本⑴及102 年5 月27日提出之外文本⑵，二者內容均記載新型專利摘要、新型專利申請範圍、專利說明書及圖式，形式而觀均為相同，亦即其補提出之外文本⑵僅係刪除日本「登錄實用新案之」等文字格式，且原告亦於102 年5 月14日補正日本特許廳關於系爭申請案之優先權證明，依上述專利法施行細則第40條第1 項第1 款第、2 項規定意旨以觀，不論原告提出之外文本⑵係補正本或原告所稱之抽換本，似難認其提之外文本⑴及外文本⑵所揭示之內容符合該規定所定部分缺漏或缺漏之情事，因之，被告於未實質審查兩外文本內容，即逕依系爭專利以外文本申請辦法第5 條規定而認被告提出日為102年5 月27日，自屬有疑。

六、綜上所述，原告雖於102 年5 月1 日提出之外文本⑴雖記載日本特許廳實用新案專利公報，然原告於102 年5 月27日提出刪除該專利公報記載之格式後提出外文本⑵之內容形式觀之相同，且原告提出日本特許廳之優先權證明，而被告又未指定期間要求原告提出中文本，因之，被告逕以原告於102年5 月27日補正外文本⑵為申請日，與專利法施行細則第40條第1 項前段規定不符，自有違誤。訴願決定未察而予以維持，亦有違誤，原告請求予以撤銷，即無不合，應予准許。惟原告請求本院判決被告應就原告之系爭申請案作成准予於102 年5 月27日之處分，因行政法院不得代替行政機關從事裁量處分，爰依行政訴訟法第200 條第4 款規定，判命被告應依本判決之法律見解另為適法之處分。又本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，於判決結果無影響，爰不逐一論列，附此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第104 條、第200 條第4 款、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第一庭