智慧財產法院行政判決

原告

台達電子工業股份有限公司

代表人

海英俊（董事長）

訴訟代理人

李秋成專利師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

陳國衍

參加人

尹佐國

訴訟代理人

張維文律師

　 黃耀霆專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國102年7 月3 日經訴字第10206103510 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院102 年度行專訴字第95號判決駁回後，原告提起上訴，經最高行政法院104 年度判字第452 號判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告於民國93年11月26日以「馬達」向被告申請發明專利，申請專利範圍共49項，經被告編為第93136448號審查，准予專利，發給發明第I247086 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於95年9 月12日以系爭專利有違核准時專利法第22條第4 項及第26條第2 、3 項規定，對之提起舉發。原告於95年12月22日提出申請專利範圍更正本，經被告審查，以該更正本與原公告本相較，未變更實質為由，准予更正，並依該更正本審查，核認系爭專利無違前揭專利法規定，於98年10月29日以（98）智專三（三）05052 字第9820690420號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部以99年4 月27日經訴字第9906055600號訴願決定書駁回訴願，參加人仍不服，向本院提起行政訴訟。經本院審認系爭專利95年12月22日申請專利範圍更正本第29、30、40、41項之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，遂以99年度行專訴字第68號判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。被告依該判決意旨函請原告更正，原告於100 年11月11日再提出申請專利範圍更正本，參加人則於101 年2 月6 日補充舉發理由及證據。案經被告審查准予更正，且認更正後系爭專利有違核准時專利法第22條第4 項之規定，於101 年12月28日以（101 ）智專三（三）05052 字第10121532300 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回後，遂向本院提起行政訴訟。嗣經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並以102 年度行專訴字第95號判決駁回後，原告提起上訴，經最高行政法院於104 年8 月13日以104 年度判字第452號判決廢棄，發回本院更為審理。

二、原告主張：

㈠證據3 不足證明系爭專利請求項1 至9 、12、17不具進步性，證據1 、3 之組合不足以證明系爭專利請求項10至17不具進步性：

⒈系爭專利為一種提昇自我潤滑功效之馬達，係為解決習知馬達結構軸心與軸承間之潤滑液無法有效回收至軸承，產生持續潤滑效果之問題。又系爭專利之技術特點有二：一為包含一種提升自我潤滑功效之油封，其係固定於基座上，且具有第一儲液壁位於軸心之一凹陷部之相對處以及具有第一儲液槽，用以回收潤滑液，避免大量潤滑液外流；二為包含一特殊設計之斜面之儲液底槽，當軸心旋轉時，可以增加潤滑液的使用效率，改善自我潤滑之功效。

⒉證據3 之C 型扣環60實質上呈扁平式的中空環狀平面結構垂直於該軸心53之溝槽54，於溝槽54之相對處並不具有延伸儲液壁結構，且扣環60僅利用含油軸承30及導磁蓋71夾抵其外環部分而使其扣接於軸心53之溝槽54上，並未固定於基座10上，足見證據3 並未揭露系爭專利請求項1 所載之「油封，固定於該基座上」及「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」等技術特徵及連結關係。證據3 說明書未提及該扣環60有導引潤滑液回流之功效，無法證明扣環60具有系爭專利之油封的第一儲液壁252 之功效，故證據3 不足以證明系爭專利請求項1欠缺進步性。

⒊系爭專利請求項2 至17乃為第1 項之直接或間接依附之附屬項，包含所依附第1 項之全部技術特徵，於系爭專利請求項1 項與證據3 相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第1 項之附屬項第2 至17項自亦具備進步性。證據3 僅揭露扣環62、含油軸承30與軸心53間形成第一道簡易油封結構，並未揭露及教示「第一儲液壁係自該油封延伸出來，該第一儲液壁之內側面與該油封之間所形成之一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」之技術特徵，亦未揭露系爭專利第一儲液壁251 延伸後彎曲之設計，且系爭專利之油封25之第一儲液壁251 及第一儲液槽252 具有導引、阻擋、儲存及回收潤滑液之功效，證據3 之說明書未提及該扣環60有導引潤滑液回流之功效，此非證據3 之第一道簡易油封結構所能達成者。另外，系爭專利之轉子更包含第二儲液壁，位於該轉子與該軸心的連接處，且第二儲液壁與軸心之間形成第二儲液槽，用以回收自第一間隙溢出之潤滑液。系爭專利以多重曲折環狀體之油封，保留間隙以利潤滑油回流之設計，與證據3 以磁流體、磁鐵與軸心間之磁性油封結構屬於不同之技術特徵，而未為證據3 所揭露。又系爭專利之固定部250 係用以將油封25固定於基座20上，其油封25固定於基座20上將使得油封25與軸承23、轉子22及其軸心24之間存在穩定的相對組合結構。系爭專利之馬達運轉的時候，其油封25因具有相對穩定的連結結構，故阻止潤滑液外流的效果更佳，惟證據3 並未揭露及教示「該油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上」之技術特徵。系爭專利油封更包含一延伸部，該延伸部該與該轉子間形成一第二間隙，用以阻礙多餘之潤滑液散逸，上開技術特徵亦未為證據3 所揭露。證據3 亦未揭露系爭專利之儲液底槽包括斜面，且該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面、儲液底槽可與基座一體成型的方式製成或可以與軸心結合而同步旋轉等技術特徵。

⒋至於證據1 雖揭露儲液底槽位於該軸心的一頂端處以儲存潤滑液，但未揭露及教示「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效。證據3 並未揭露儲液底槽包括斜面，且該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面、儲液底槽可與基座一體成型的方式製成或可以與軸心結合而同步旋轉等技術特徵。故證據1 與證據3之組合亦無揭露及教示「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效，足見證據1與證據3 之組合無法證明系爭專利請求項13至17不具進步性。

㈡證據3 不足以證明系爭專利請求項18、22至29不具進步性，證據1 、3 之組合不足以證明系爭專利請求項18、19至24、26至29不具進步性：

⒈證據3 並未揭露與教示系爭專利請求項18所載之「油封，固定於該基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」、「該第一儲液壁之內側面與該油封之間形成一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」及「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」等技術特徵及連結關係，故證據3 難以證明系爭專利請求項18項欠缺進步性。系爭專利請求項22至29為請求項18之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第18項之全部技術特徵，基於系爭專利請求項18與證據3 相較具有進步性之基礎，直接或間接依附於請求項18之附屬項第22至29項亦具備進步性。

⒉證據1 、3 之組合未揭露及教示系爭專利請求項18所載之「油封，固定於該基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」、「該第一儲液壁之內側面與該油封之間形成一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」及「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效，所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據1 與證據3 之組合，而可輕易完成系爭專利請求項18之結構並達成相同功效，系爭專利請求項18相較於證據1 、3 之組合具有進步性。系爭專利請求項22至29為請求項18之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第18項之全部技術特徵，基於系爭專利請求項18與證據1 、3 之組合相較具有進步性之基礎，直接或間接依附於請求項18之附屬項第19至24、26至29項自亦具備進步性。

㈢證據3 不足證明系爭專利請求項30至37、39、40、42不具進步性，證據1 、3 之組合不足以證明系爭專利請求項30至42不具進步性：

⒈證據3 並未揭露與教示系爭專利請求項30所載之「油封，固定於該基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」，及「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」等技術特徵及連結關係。證據3 之容置空間21環繞軸心53的結構並無對應之功效，因此對所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據3 而可輕易完成系爭專利請求項30之結構，並達成相同功效，是系爭專利請求項30具有進步性。系爭專利請求項31至37、39、40、42為第30項之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第30項之全部技術特徵，於系爭專利請求項30與證據3相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第30項之附屬項第31至37、39、40、42項自亦具備進步性。

⒉證據1 、3 之組合未揭露及教示系爭專利請求項30之「油封，固定於該基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」及「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心24旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心24與軸承23間回收利用之功效，因此對所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據1、3 之組合，而可輕易完成系爭專利請求項30之結構並達成相同功效，故系爭專利請求項30具有進步性。系爭專利請求項31至42乃為第30項之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第30項之全部技術特徵，基於上述理由已可證明系爭專利請求項30與證據1 、3 之組合相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第30項之附屬項第31至42項自亦具備進步性。

㈣被告未就系爭專利與證據3 之差異整體予以審慎考量，逕以證據3 或證據1 、3 之組合，認定系爭專利不具進步性，顯有違專利法及其審查基準之相關規範。又訴願機關並未查明事實，僅沿用被告之理由，駁回訴願，亦不符專利法及其審查基準之相關規範，對原告之利益造成重大損害，是系爭專利無不符核准時專利法第22條第4 項規定等語。並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告除引用前審答辯外，另補充：

㈠證據3 或證據1 、3 之組合足以證明系爭專利請求項5 、24、34不具進步性：

⒈系爭專利請求項1 、18、30之技術特徵，已揭示於證據3之馬達結構，包括有一基座10、一軸承套20、一含油軸承30、一線圈組40、一轉子50、一扣環60、一磁鐵70及一磁流體80，軸承套20係設置於該基座10上，含油軸承30係容置於該軸承套20之容置空間21內部，該扣環60係位於該含油軸承30上方，該扣環60可大致遮蔽該容置空間21上端，俾藉該扣環60、含油軸承30與軸心53間形成第一道簡易油封結構、轉子具有一殼體51、永久磁鐵52和軸心53，其功效為避免含油軸承浸油散失的缺點。

⒉系爭專利請求項5 為間接依附請求項1 ，係界定其中該第一儲液壁係自該油封向該軸心方向延伸後彎曲，其末端朝向該基座處。證據3 圖式第1 、3 圖顯示該含油軸承30與扣環60間既作為軸心53與該含油軸承30之間溢出之潤滑液的儲存及回收空間，相當於儲液壁向該軸心方向延伸彎曲，導引回流之潤滑液之功能，其組成及功效為所屬技術領域中具有通常知識者運用由證據3 軸承、扣環和軸心間形成的油封結構可輕易完成者，證據3 確實可證明請求項5不具進步性。

⒊系爭專利請求項24為直接依附請求項18，係界定其中該第一儲液壁係自該油封向該軸心方向延伸後彎曲，其末端朝向該基座處。證據3 第1 、3 圖顯示該含油軸承30與扣環60間既作為軸心53與該含油軸承30之間溢出之潤滑液的儲存及回收空間，證據1 已揭示儲液底槽100 位於軸心14的頂端處之技術內容，相當揭示於儲液壁向該軸心方向延伸彎曲，導引回流之潤滑液之功能。綜上，運用證據3 軸承、扣環和軸心間形成的油封結構結合證據1 之頂端儲油抵槽可輕易完成請求項24，組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項24不具進步性。

⒋系爭專利請求項34為間接依附請求項30，係界定其中該第一儲液壁係自該油封向該軸心方向延伸後彎曲，其末端朝向該基座處。證據1 、3 所揭示技術內容已如前所述，其組成及功效為所屬技術領域運用證據3 軸承、扣環和軸心間形成的油封結構結合證據1 之頂端儲油抵槽可輕易完成者，組合證據1 、3 組合亦可證明系爭專利請求項34不具進步性。

㈡證據3足以證明系爭專利請求項7 、9不具進步性：

⒈系爭專利請求項1 之技術特徵，已揭示於證據3 之馬達結構，包括有一基座10、一軸承套20、一含油軸承30、一線圈組40、一轉子50、一扣環60、一磁鐵70及一磁流體80，軸承套20係設置於該基座10上，含油軸承30係容置於該軸承套20之容置空間21內部，該扣環60係位於該含油軸承30上方，該扣環60可大致遮蔽該容置空間21上端，俾藉該扣環60、含油軸承30與軸心53間形成第一道簡易油封結構、轉子具有一殼體51、永久磁鐵52和軸心53，其功效為避免含油軸承浸油散失的缺點。

⒉系爭專利請求項7 為間接依附請求項1 ，係界定其中該轉子更包含一第二儲液壁，位於該轉子與該軸心的連接處，該第二儲液壁與該軸心之間形成一第二儲液槽，用以回收自該第一間隙溢出之潤滑液。證據3 之磁流體80緊密的吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙形成第二道油封的回路，此可說明證據3 具有第二儲液空間，以留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液者。因此，系爭專利請求項7 為所屬技術領域中具有通常知識者運用證據3 所能輕易完成，證據3可證明請求項7 不具進步性。

⒊系爭專利請求項9 為間接依附請求項1 ，係界定該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以散逸多餘之潤滑液。證據3 說明書進一步揭示磁流體80吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙，以形成磁性（第二道）油封的回路之技術內容，故系爭專利由油封延伸部與轉子形成第二間隙之技術特徵，相當於證據3 之磁流體80與軸心53、導磁蓋71、磁鐵70的間隙來形成第二道油封回路，以散逸多餘之潤滑液，未產生無法預期之功效，證據3 亦可證明系爭專利請求項9 不具進步性。

㈢證據3 或證據1 、3 無法證明系爭專利請求項14、17不具進步性部分：

⒈系爭專利請求項1 之技術特徵與證據3 之比對，已如前述。系爭專利請求項14係間接依附於請求項1 ，其界定該斜面係為圓弧延伸斜面。證據3 已揭示其軸承套20呈一中空圓柱體，即該軸承套20內部係具有一容置空間21及一固定槽22，該容置空間21下端及側面呈封閉狀，上端呈開口狀，該含油軸承30係容置於該軸承套20之容置空間21內部，其目的在使潤滑液能藉由軸心旋轉之離心作用而進入軸心與軸承間。證據3 既有可用以儲存潤滑液之結構，則其軸心53旋動時亦將產生對潤滑液的擾動而產生潑灑效果，且由證據1 第1 圖( 習知風扇馬達) 可見儲液底槽周緣略呈傾斜面，故其儲液底槽具有斜面結構仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術簡易改變儲液底槽之形狀而可輕易完成，並可產生潤滑液擾動之功效，組合證據1 、證據3 可證明系爭專利請求項14不具進步性。

⒉系爭專利請求項17係間接依附於請求項1 ，係界定儲液底槽與該軸心的頂端互相連接，儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。證據3 之容置空間21和軸心53互相連接，證據1之儲液底槽100 與軸心14具有互相銜接部分，均可對應於系爭專利之「儲液底槽200 」及「軸心24」，系爭專利請求項17所界定之儲液底槽與軸心頂端相連接，以及與軸心同步旋轉之技術特徵已為證據1 或證據3 所揭露內容而得知，故證據3 或組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項17不具進步性。被告所為之原處分並無違法等語，資為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

㈠系爭專利違反更正時專利法第64條第2 項或第26條第3 項之規定：

⒈比對更正前後系爭專利申請專利範圍，因達成阻礙抑或回收散逸潤滑液的技術特徵不同，因此被告將原公告請求項30、42之「回收散逸」技術特徵，更正為請求項28、37之「阻礙」技術特徵時，則使系爭專利請求項之技術特徵實質變更為不同意義，故系爭專利之更正實有違反更正時專利法第64條第2 項規定。

⒉系爭專利縱經被告允許更正，然系爭專利更正後請求項28、37因僅界定「該延伸部與該轉子間形成一第二間隙」之技術特徵，而無系爭專利說明書所載「延伸部與轉子間之第二間隙形成多重曲折之設計」之技術特徵，且更正後請求項28、37之「第二間隙」所生「回收散逸」功效，亦與系爭專利說明書所載之「多重曲折之設計」所生「阻礙」潤滑液功效並不相同，故系爭專利將申請專利範圍更正後，使系爭專利之申請專利範圍之記載與系爭專利之發明說明有不一致之情形，有違更正時專利法第26條第3 項之規定。

㈡證據3 可證明系爭專利請求項1 至9 、12、17不具進步性，證據1 、3 之組合足以證明系爭專利請求項10至17不具進步性：

⒈證據3 與系爭專利之油封同具有防止潤滑油揮發或溢出功效。惟系爭專利請求項1 僅界定以油封固定於基座之技術，並未進一步界定細部結構，證據3 亦係藉由馬達基座結合一軸承套，並可由軸承套與軸承、軸心相互配合來固定扣環，進而使扣環形成一油封結構，並達成防止潤滑油喪失之功效，故所屬領域之通常知識者參酌證據3 基座結合軸承套之結構設計，得輕易完成將油封固定於基座之技術，系爭專利之油封固定於基座之技術特徵已為證據3 所揭露。又證據3 之相關構件得與系爭專利之「油封固定於基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之凹陷部之相對處」結構相互對應，且與系爭專利同具有「第一儲液壁具有導引潤滑液回流之功效」，故系爭專利請求項1 之技術特徵已為證據3 所揭露，且導引潤滑液回流之功效亦與證據3 相同，是證據3 得證明系爭專利請求項1 不具進步性。

⒉系爭專利請求項2 為請求項1 之附屬項，系爭專利請求項2 之包含有潤滑液之軸承，亦為證據3 之減少含油軸承30之浸油喪失之馬達結構所揭露，故證據3 可以證明系爭專利請求項2 不具進步性。系爭專利請求項3 為請求項1 之附屬項，證據3 揭示「含油軸承30固定於基座10之容置空間21中」之技術特徵，故證據3 可證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4 為請求項2 之附屬項，系爭專利請求項4 之技術特徵及功效，已被證據3 所揭露，因證據3 可證明系爭專利請求項1 及2 不具進步性，自可證明系爭專利請求項4 不具進步性。系爭專利請求項5 為請求項4 之附屬項，系爭專利請求項5 之技術特徵乃馬達結構相關之技術領域之通常知識者，得運用證據3 之軸承、扣環、和軸心間所形成的油封結構所得輕易完成，故證據3 可證明系爭專利請求項5 不具進步性。系爭專利請求項6 為請求項4 之附屬項，證據3 之扣環因係以扣接的方式固定於該軸心53之溝槽54上，，且扣環60僅大致遮蔽該容置空間21的上端，所以扣環60與軸心之溝槽54間亦具有一間隙。證據3 可證明系爭專利請求項1 、2 及4 不具進步性，亦可證明系爭專利請求項6 不具進步性。系爭專利請求項7 為請求項6 之附屬項，系爭專利請求項7 在僅揭示第二儲液壁、第二儲液槽之技術特徵，以及用以回收自第一間隙溢出潤滑液之功效下，因證據3 同屬馬達技術領域，以及與系爭專利具有相對應的結構與功效，所以具有通常知識者得藉由證據3 之教示，輕易完成系爭專利請求項7 之技術內容。證據3 可證明系爭專利請求項1 、2 、4 及6 不具進步性，當證據3 得輕易完成系爭專利請求項7 之技術特徵時，證據3 自可證明系爭專利請求項7 不具進步性。系爭專利請求項8 為請求項1 之附屬項，證據3之含油軸承、軸心及導磁蓋之固定技術及相當系爭專利之油封固定部，系爭專利油封固定部之技術已被證據3 所揭露。因證據3 可證明系爭專利請求項1 不具進步性，當證據3 揭示系爭專利請求項8 之技術特徵時，證據3 亦可證明系爭專利請求項8 不具進步性。系爭專利請求項9 為請求項2 之附屬項，證據3 之功效與系爭專利請求項9 相同，僅係證據3 具有磁性油封結構之馬達於結構設計上或構件連結關係上的簡易變化，為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。因證據3 可證明系爭專利請求項1 及2 不具進步性，當證據3 得輕易完成系爭專利請求項9 之技術特徵時，證據3 亦可證明系爭專利請求項9 不具進步性。

⒊系爭專利請求項10為請求項1 之附屬項，系爭專利請求項11為請求項10之附屬項，證據1 、3 與系爭專利均係為解決有關馬達轉子轉動時潤滑效果的問題，故在證據1 、3及系爭專利具有共通的結構組合下，為解決馬達轉子轉動潤滑的問題時，所屬技術領域之通常知識者自有將證據1及證據3 予以引用及組合的動機，以改善風扇馬達油封結構之設計，進而達到系爭專利的潤滑液回收及改善潤滑之效果。因證據3 可證明系爭專利請求項1 不具進步性，當證據1 揭示系爭專利請求項10及11之技術特徵時，組合證據1 、3 可以證明系爭專利請求項10及11不具進步性。系爭專利請求項12為請求項1 之附屬項，證據3 說明書已揭示系爭專利請求項12之「其中該驅動部包含一線圈以及一磁塊，該線圈與該磁塊分別位於該基座與該轉子上，且相對應設置，以使該馬達運轉」技術特徵。因證據3 可證明系爭專利請求項1 不具進步性，故證據3 或組合證據1 、3 自可證明系爭專利請求項12不具進步性。系爭專利請求項13為請求項2 之附屬項，系爭專利請求項14為請求項13之附屬項，系爭專利請求項15為請求項13之附屬項，證據1 圖1 之儲液底槽周緣已略呈傾斜面，及證據3 之容置空間環繞軸心的結構與系爭專利請求項13相同，故證據1 或證據3 已揭示或輕易完成系爭專利請求項13之技術特徵。因證據3 可證明系爭專利請求項1 及2 不具進步性，當證據1 或3 已揭示或得輕易完成系爭專利請求項13之技術特徵時，則證據3 或組合證據1 、3 自可證明系爭專利請求項13不具進步性。又馬達所屬技術領域之通常知識者得藉由證據1 之教示，輕易完成系爭專利請求項14、15之技術特徵，故在證據3 或組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項13不具進步性的情形下，組合證據1 、3 自得證明系爭專利請求項第14、15項不具進步性。系爭專利請求項16為請求項13之附屬項，證據1 為系爭專利之先前技術，其已揭示儲液底槽與基座係以一體成型之方式所製成。因證據3 或組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項13不具進步性，當證據1 揭示系爭專利請求項16之技術特徵時，則組合證據1 、3 可以證明系爭專利請求項16不具進步性。系爭專利請求項17為請求項13之附屬項，證據3 或組合證據1、3 可證明系爭專利請求項13不具進步性，已如前述，當證據1 或證據3 揭示系爭專利請求項17之技術特徵時，則證據3 或組合證據1 、3 自可證明系爭專利請求項17不具進步性。

㈢證據3 可證明系爭專利請求項18、22至29不具進步性，證據1 、3 之組合足以證明系爭專利請求項18至29不具進步性：

⒈系爭專利之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵與系爭專利請求項13之技術特徵相同，而證據3 或組合證據1 、3 得證明系爭專利請求項13不具進步性，已如前述，故證據3 或組合證據1 、3 亦得證明系爭專利請求項18之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵不具進步性。因系爭專利請求項18之技術特徵已被證據1 或證據3 所揭露，因此證據3 或組合證據1 、3 得證明系爭專利請求項18不具進步性。

⒉系爭專利請求項19至29為請求項18之附屬項，系爭專利請求項19之技術特徵與系爭專利請求項14至18、5 至9 、12之技術特徵相同，組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項14至18、5 至9 、12不具進步性，已如前述，故證據1、3亦已揭示系爭專利請求項19至29之技術特徵。因證據3 或組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項18不具進步性，當證據1 、3 已揭示系爭專利請求項19至29之技術特徵時，則組合證據1 、3 自可證明系爭專利請求項19至29不具進步性。

㈣證據3 可證明系爭專利請求項30至37、40、42不具進步性，證據1 、3 之組合足以證明系爭專利請求項30至42不具進步性：

⒈證據3 得證明系爭專利請求項30之「油封，固定於基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「其中該由油封包含第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」等技術特徵不具進步性。系爭專利之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵與系爭專利請求項13之技術特徵相同，而證據3 或組合證據1 、3 得證明系爭專利請求項13不具進步性，已如前述，故證據3或組合證據1 、3 亦得證明系爭專利請求項30之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵不具進步性。因系爭專利請求項30之技術特徵已被證據1 或證據3 所揭示或得輕易完成，因此證據3 或組合證據1 、3 得證明系爭專利請求項30不具進步性。

⒉系爭專利請求項31、32、38至42為請求項30之附屬項，系爭專利請求項33、37為請求項31之附屬項，系爭專利請求項34、35為請求項33之附屬項，系爭專利請求項36為請求項35之附屬項。系爭專利請求項31至42之附屬技術特徵，分別與系爭專利請求項2 、3 、4 、5 、6 、7 、9 、12、14、15、16、17之技術特徵相同。而證據3 可以證明系爭專利請求項2 至7 、9 、12、17不具進步性，則證據3已揭示或得輕易完成系爭專利請求項31至38、42之技術特徵；組合證據1 、3 可以證明系爭專利請求項12、14、15、16、17不具進步性，故證據1 、3 亦已揭示或得輕易完成系爭專利請求項38至42之技術特徵。因證據3 或組合證據1 、3 可證明系爭專利請求項30不具進步性，當證據3已揭示系爭專利請求項31至38、42之技術特徵時，則證據3 自可證明系爭專利請求項31至38、42不具進步性。又證據1 、3 已揭示系爭專利請求項38至42之技術特徵時，則組合證據1 、3 亦可證明系爭專利請求項31至42不具進步性。

㈤系爭專利請求項28、37違反更正時專利法第26條第3 項或第64條第2 項規定，且證據3 或組合證據1 、3 可以證明系爭專利請求項1 至42不具進步性，故被告之處分並無違誤等語。並聲明：原告之訴駁回。

五、按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3 項本文所明定。查系爭專利係於93年11月26日申請，核准審定日為95年1 月11日，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。次按，「本法中華民國100 年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。」亦為專利法第149 條第2 項所明定。本件更正係原告於100 年11月11日所提出，嗣經被告與舉發案合併審查後，於101 年12月28日以（101 ）智專三（三）05052 字第10121532300 號舉發審定書認應准予更正，是本件更正係於專利法100 年11月29日修正之條文施行前（即102 年1 月1 日）已審定之案件，自應適用修正施行前之規定，即99年8 月25日公布、99年9 月12日施行之專利法（下稱更正時專利法）。

六、本院依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第129 、199 頁）：㈠系爭專利請求項28、37，是否違反更正時專利法第64條第2 項？㈡系爭專利請求項28、37，是否違反更正時專利法第26條第3 項？㈢證據3 是否足以證明系爭專利請求項1 至9 、12、17、18、22至37、39、40、42不具進步性？㈣組合證據1 及3 是否足以證明系爭專利請求項10至42不具進步性？本院判斷如下：

㈠系爭專利技術分析及請求項：

⒈習知馬達技術發展中，為了使軸心相對於軸承可以自由旋轉，並能相互潤滑，使延長其使用壽命，習知技藝中於軸心與軸承之間會注入一些潤滑液，使軸心相對於軸承旋轉時，不至於因為磨耗而使壽命縮短。習知技藝之基座包含一儲液底槽100 ，位於軸心的頂端處，通常為一封閉式之設計，可用以儲存自軸承13與軸心14之間溢出之潤滑液。惟上述馬達結構設計，軸心相對於軸承旋轉時所帶動的潤滑液非常有限，大部分的潤滑液係存在於儲液底槽之中，故並沒有達到潤滑液的預期效果。為解決上開問題，本發明提供一種馬達，其提供一種油封，可以回收大部分之潤滑液，進而避免大量潤滑液外流，改善自我潤滑之功效。此外，本發明提供一種馬達，其提供具有一特殊設計之斜面之儲液底槽，進而增加了潤滑液的使用效率，改善了自我潤滑的功效（見專利說明書第6 至7 頁，圖式見附圖）。

⒉系爭專利曾於95年12月22日提出申請專利範圍更正（第1次更正），經本院99年度行專訴字第68號判決認有實質變更原申請專利範圍之情事，而撤銷原處分及其訴願決定。被告依該判決意旨重為審查後，原告於100 年11月11日重新提出系爭專利申請專利範圍更正（第2 次更正）。該次更正經被告審認符合更正時專利法第64條第1 項第1 款及第2 項規定，而准予更正並公告，並依更正後之申請專利範圍審查。更正後申請專利範圍共42項，其中第1 、18、30 項 為獨立項，其餘為直接或間接依附於上開獨立項之附屬項。

㈡系爭專利請求項28、37之更正違反更正時專利法第64條第2項規定：

⒈按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」更正時專利法第64條第1 項、第2 項定有明文。準此，說明書、申請專利範圍或圖式之更正，除應符合上開專利法第64條第1 項規定之事項外，尤應注意更正後不得超出專利公告時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。當說明書、申請專利範圍或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍。若請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、或請求項之技術特徵改變為實質不同意義、或請求項變更申請標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導致實質變更申請專利範圍。

⒉查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項30內容為：「如申請專利範圍第24項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『散逸多餘之潤滑液。』」，系爭專利請求項42內容為：「如申請專利範圍第35項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『散逸多餘之潤滑液。』」（見本院卷第176 、177 頁）。嗣原告於100 年11月11日提出系爭專利申請專利範圍更正，更正後與上開請求項對應之系爭專利請求項28內容更正為：「如申請專利範圍第18項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『阻礙多餘之潤滑液散逸』。」，系爭專利請求項37內容為「如申請專利範圍第31項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『阻礙多餘之潤滑液散逸』。」。查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項30、42之附屬技術特徵關於「用以散逸多餘之潤滑液。」文字，與本次更正之「用以阻礙多餘之潤滑液散逸」文字，明顯為相反涵義之用語。另參酌系爭專利說明書第8 頁第8 至9 行記載「油封更包含一延伸部，延伸部與轉子間形成一第二間隙，用以回收散逸之多餘潤滑液。」（見本院卷第172 頁反面），以及說明書第10頁第4 至6 行「油封25更包含一延伸部254 ，延伸部254 與轉子22間形成一第二間隙32，由於該第二間隙32的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」（見本院卷第173 頁反面），由上開說明書之內容可知，系爭專利延伸部與轉子間形成之第二間隙，若為多重曲折之設計時，該第二間隙係用具以阻礙多餘潤滑液之散逸，惟第二間隙若未進一步限定為多重曲折之設計時，其作用應僅具有回收散逸之多餘潤滑液，而不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用。然系爭專利請求項28、37並未就第二間隙作進一步限定，依前揭說明，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以系爭專利請求項28、37之更正，業已實質變更申請專利範圍，而違反更正時專利法第64條第2 項規定，自不應准許更正。

⒊次查，被告係認本件更正應予准許，而依更正後100 年11月11日申請專利範圍更正本據以審查本件舉發案（見原處分書第3 頁，前審卷第52頁）。按申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，然各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體，基於專利整體性原則，更正之審查係就專利案整體為之，而不得就各請求項分別審定。系爭專利於100 年11月11日申請專利範圍更正，既有部分請求項違反更正時專利法第64條第2 項規定，而不應准許更正，依上開說明，本件更正即應全案不予准許，從而本件舉發案以更正後100 年11月11日申請專利範圍為審查對象，即有違誤。

⒋原告雖主張本次更正業經被告審定准予更正，且參加人於舉發審查及行政救濟階段均未質疑更正違反規定，應已默示認可更正云云。惟按，專利權人在舉發程序提出更正申請，主要係用以補正說明書、申請專利範圍或圖式之疏漏，甚或限縮申請專利範圍，以避免專利權有被撤銷之事由。因更正准駁結果，將影響舉發審查之申請專利範圍，故專利專責機關就更正案與舉發案原則上係合併審查及合併審定。如經審定核准更正，惟就更正後申請專利範圍審查仍認舉發成立應撤銷專利權時，因專利權人之權利受有損害，固得提起行政救濟，請求審查舉發審定處分之合法性。至於合併審定之核准更正處分，於專利法102 年1 月1日修正施行前係記載於審定書之理由，惟因專利專責機關於核准更正後，即應公告其事由，並溯自申請日生效，而對外直接發生公法上法律效果，性質上應屬行政處分。然舉發人倘單獨就上開更正核准處分提起行政救濟，因舉發審定處分之基礎事實可能受到動搖，則舉發審定處分之行政救濟，將隨更正處分救濟之結果，而處於不安定之狀態，並延宕其救濟程序，是舉發人尚無從單就更正核准處分提起行政救濟。惟此際專利權人與舉發人所爭執者，厥為專利權應否撤銷，而專利權應否撤銷之基礎事實，係以申請專利範圍為審查對象，即與申請專利範圍更正之准否密切相關，自應許舉發人於舉發案尚未確定前，於行政救濟程序請求合併審查更正核准處分之合法性，方可使當事人間就專利權效力之紛爭一次解決，是原告之主張即非可採。

七、綜上所述，系爭專利於100 年11月11日所提申請專利範圍更正，已實質變更申請專利範圍，違反更正時專利法第64條第2 項規定，被告以本件更正符合更正時專利法第64條第1 項、第2 項規定，而准予更正，並以更正後100 年11月11日申請專利範圍進行舉發審查，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告訴請撤銷訴願決定及原處分，固非無據。惟系爭專利原核准審定公告之申請專利範圍是否違反核准時專利法第22條第4 項規定，而不具進步性，其事證未臻明確尚待被告審查，此部分自應由被告依本院上開法律見解，另為適法之處分，併此敘明。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第三庭