智慧財產法院行政判決

原告

美商美國普樂米爾系統有限公司 （Premier Systems USA,Inc.）

代表人

派崔克 D 歐尼爾（Patrick D. O'Neill）

訴訟代理人

蔡瑞森律師

訴訟代理人

陳長文律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

盧耀民

參加人

黃永旭

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國104 年7 月30日經訴字第10406310650 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下︰

主文

事實及理由

壹、程序事項：查原告起訴聲明原為4 項：「訴願決定撤銷。」、「原處分關於註冊號數第1547161 號商標之指定商品『誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機』之『異議不成立』之處分應撤銷。」、「判命被告就註冊號數第1547161 號商標之指定商品『誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機』作成撤銷註冊之審定」、「訴訟費用由被告負擔。」（本院卷第11至12頁），嗣於民國105 年3 月21日當庭更正為：「原處分關於註冊號數第1547161 號商標之指定商品『誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機』之『異議不成立』之處分及訴願決定均撤銷。」、「被告就註冊號數第1547161 號商標之指定商品『誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機』應作成異議成立撤銷註冊之審定。」、「訴訟費用由被告負擔。」，核其所為係為使聲明更為明確，非訴之變更追加，自應准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：參加人黃永旭前於101 年3 月13日以「olloclip及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；光學用鏡；光學鏡片；放大鏡；透鏡；眼鏡；光學鏡頭；攝影加倍鏡頭；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；光學接物鏡；娛樂用機器人；計算機」商品，向被告申請註冊。經被告審查，准列為註冊第1547161 號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。嗣原告以附圖二所示商標（下稱據以異議商標，另系爭商標與據以異議商標比對時，合稱「兩商標」），主張系爭商標之註冊有違商標法第30條第1 項第11款及第12款規定，對之提起異議。案經被告審查，以104 年3月5 日中台異字第1020130 號商標異議審定書為系爭商標「指定使用於『光學用鏡；光學鏡片；放大鏡；透鏡；眼鏡；光學鏡頭；攝影加倍鏡頭；光學接物鏡』商品之註冊應予撤銷」；「其餘指定商品，異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告對前揭處分有關異議不成立之部分不服，提起訴願，經經濟部於104 年7 月30日以經訴字第10406310650 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

㈠系爭商標違反商標法第30條第1 項第11款之規定：

⒈系爭商標明顯係由原告據以異議「OLLOCLIP」商標及「OLLOCLIP」設計圖上下組合而成，兩商標外觀幾乎完全相同且設計意匠如出一轍，讀音亦完全相同，而構成高度近似之商標，有致公眾混淆誤認之虞。

⒉據以異議商標早於系爭商標申請註冊日之前，已廣泛使用並成為相關業界及消費者知悉之著名商標：原告於西元2010年前設計「OLLOCLIP」商標並首創使用於照相機鏡頭及配件，且於2010年11月23日註冊網域名稱「olloclip.com」，據以異議商標商品亦為搭配iphone手機使用之照相週邊產品，自推出之後即受到全球相關業者及消費者矚目，全球年銷售額逾1 千4 百80萬美元，原告早於系爭商標申請註冊日前即持續進口據以異議商標商品至台灣，是據以異議商標早於系爭商標申請註冊日前已成為著名商標，實無可疑。

⒊據以異議商標具有極高之識別性且為相關業界及消費者所知悉，他人稍一攀附即可能引起混淆誤認。

⒋系爭商標直接抄襲原告之據以異議商標，顯然係意圖襲用據以異議商標之知名度，而違反商標法第30條第1 項第11款規定。

㈡系爭商標之註冊違反商標法第30條第1 項第12款之規定：

⒈依據原告所呈資料，於系爭商標申請日前，原告已有先使用據以異議「OLLOCLIP」商標於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品之事實。

⒉系爭商標指定使用於「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」等商品，與據以異議商標使用之商品，均屬電子類商品，兩商標商品性質實屬關連，特別如其中之行動電話機，更為與據以異議商標之照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品為可連接使用之商品，依據一般社會通念，兩商品相關消費者之消費習慣及商品使用場合、賣場陳列及銷售地點均有重疊，屬高度類似商品。

⒊據上，參加人顯具蓄意抄襲仿襲據以異議商標之目的。是以，系爭商標就「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」指定商品之註冊實已違反商標法第30條第1 項第12款之規定。

㈢並聲明求為判決：

⒈原處分關於註冊號數第1547161 號商標之指定商品「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」之「異議不成立」之處分及訴願決定均撤銷。

⒉被告就註冊號數第1547161 號商標之指定商品「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」應作成異議成立撤銷註冊之審定。

三、被告抗辯：

㈠就商標法第30條第1 項第11款部分：

⒈商標是否近似暨其近似之程度：系爭商標係由外文「olloclip」及該外文之設計圖所組成，其中設計圖部分雖經設計有如人臉圖，惟仍可輕易辨識係由所結合之外文「olloclip」稍作變化而來，與據以異議商標相較，外文相同、構圖相彷彿，應屬高度近似之商標。

⒉據以異議商標是否為著名商標：原告主張據以異議商標為著名商標之證據資料難謂大量，其餘資料或無日期可稽，或使用日期已在系爭商標申請註冊日期之後，或非據以異議商標之使用事證，尚難認於系爭商標申請註冊前已達著名之程度，自無商標法第30條第1 項第11款規定之適用。

㈡就商標法第30條第1 項第12款部分：

⒈兩商標為高度近似商標，理由詳如前述。

⒉由原告所提資料可知，原告最早在2011年已使用據以異議「OLLOCLIP」商標於第9 類之照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品，除自2011年起陸續在美國等地獲准商標註冊外，原告並註冊olloclip.com網域名稱，在其網站銷售據以異議商標商品，足證在系爭商標申請註冊之前，原告已有先使用據以異議商標於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品之事實。

⒊然系爭商標所指定使用於「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」商品部分，與據以異議商標先使用之相機鏡頭等商品相較，二者商品功能、用途迥異，依一般社會通念非屬類似商品，是系爭商標指定使用於前述部分商品之註冊，自無商標法第30條第1 項第12款規定之適用。

㈢並聲明：駁回原告之訴。

四、參加人部分：參加人未於準備程序及言詞辯論時到場，亦未以書狀表示意見。

五、本院得心證之理由：

㈠按異議商標之註冊有無違法事由，除第106 條第1 項及第3項規定外，依其註冊公告時之規定，商標法第50條定有明文。查系爭商標之申請日為101 年3 月13日，核准註冊公告日為101 年11月16日，被告於104 年3 月5 日為本件異議審定，則系爭商標之註冊及異議審定，均在100 年6 月29日修正公布、101 年7 月1 日施行之現行商標法施行後，無現行商標法第106 條第1 項及第3 項規定之適用，故系爭商標是否具有異議事由，應否作成異議成立處分之判斷，應依系爭商標註冊公告時之現行商標法為斷。準此，本件爭點厥為：系爭商標指定使用於「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」商品，是否有違反商標法第30條第1 項第11款、第12款規定情事。

㈡有關商標法第30條第1 項第11款規定部分：

⒈按相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊，商標法第30條第1 項第11款定有明文。所謂著名商標係指商標所表彰之識別性與信譽為消費者所熟知，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，其認定時點，應以系爭商標申請時點作為判斷基準。

⒉原告主張據以異議商標為著名商標，固據提出媒體報導等資料為證。然查，據以異議商標於各國之註冊資料（見異議卷第80至104 頁）乃靜態資料，其實際使用情形仍須其他證據資料佐證，以判斷是否已達國內消費者所熟知之程度；商品包裝盒照片（見異議卷170 至177 頁）僅能證明據以異議商標確實有使用在商品上，網域名稱註冊資料（見異議卷第178 至179 頁）僅能證明原告有以據以異議商標註冊網域名稱，網路媒體報導（見異議卷第180 至207頁）、據以異議商標商品得獎介紹資料（見異議卷第208至212 頁）、據以異議商標商品網站資料（見異議卷第244 頁）均為國外資料，無從證明據以異議商標商品之知名度已達我國境內；進口報單資料、網友部落格資料（見異議卷第214 至221 頁）日期均在系爭商標申請日之後，無從證明本件待證事項；據以異議商標商品運送文件（見異議卷第222 至243 頁）雖有部分早於系爭商標申請日，然數量不多。是自以上原告所提之現有證據觀之，尚難認定據以異議商標所表彰之信譽於系爭商標101 年3 月13日申請註冊時，已為我國相關事業或消費者普遍知悉而達著名之程度。據以異議商標既無從證明為「著名商標」，則系爭商標自無違反商標法第30條第1 項第11款規定之情事。

㈢有關商標法第30條第1 項第12款規定部分：

⒈按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，商標法第30條第1 項第12款定有明文。上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會（最高行政法院99年度判字第938 號、1012號判決參照）。是以，上開規定之適用，即應考量商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形。

⒉原告有先使用據以異議商標之事實：

⑴按所謂先使用之商標，包含國內先使用與國外先用之商標，且僅須相對於系爭商標為先使用之商標即為已足。

⑵本件依原告於異議階段所檢附之網頁介紹資料可知（見異議卷第180 至207 頁），原告早於2011年起即使用據以異議商標於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品，除自2011年起陸續在美國、澳大利亞、歐盟、香港、韓國等地或組織獲准商標註冊外，據以異議商標商品亦為搭配iphone手機使用之照相機周邊產品，原告並於2010年11月23日註冊olloclip.com網域名稱，於2011年5 月7 日在其網站（www.olloclip.com）刊登據以異議商標相機鏡頭商品之廣告，另於2011年7 月14日、同年8 月8 日、同年11月23日、同年11月29日、2012年2 月22日亦有多篇網路文章報導介紹據以異議商標相機鏡頭商品及其使用方式等情，有網域名稱註冊資料、報導討論據以異議商標產品之網路媒體列表及相關報導、原告於網站促銷據以異議商標產品資料等影本附卷可稽（見異議卷第178 至207 頁、第244 頁），足證在系爭商標申請註冊之前（即101 年3 月13日前），原告已有先使用據以異議商標於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭等商品之事實，應堪認定。

⒊系爭商標與據以異議商標構成近似：按所謂商標構成相同或近似者，係指以具有普通知識經驗之一般商品購買人，於購買時施以普通所用之注意，就兩商標主要部分之外觀、觀念或讀音隔離觀察，有無引起混淆誤認之虞以為斷。故兩商標在外觀、觀念或讀音上，其主要部分之文字、圖形或記號，有一近似，足以使一般相關消費者產生混淆誤認之虞者，即為近似之商標。查系爭商標為係一由外文「ollo」所繪製而成之粉紅色人臉圖形、外文「clip」及其下方外文「olloclip」所組成；據以異議商標先使用之「OLLOCLIP」、「olloclip」商標則由單純之外文「OLLOCLIP」或「olloclip」所構成（詳附圖

一、二所示）。兩商標相較，皆由相同之外文構成其整體圖樣，僅大小寫不同或字母「o 」上面是否有一橫線之些微差異，其外觀、觀念及讀音極相彷彿，異時異地隔離整體觀察，或交易連貫唱呼之際，相關消費者實不易分辨，自屬構成近似程度不低之商標。

⒋系爭商標指定使用於「行動電話機」商品與據以異議商標指定使用之商品類似，其餘商品則不類似：

⑴按商品類似之意義係指二個不同的商品，在功能、材料、產製者或其他因素上具有共同或關聯之處，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，則此二個商品間即存在類似的關係。

⑵系爭商標指定使用於「誘殺昆蟲電力裝置；電力轉換用太陽能集電板；附有筆之雷射指示器；電池；電捲髮器；行動電話機；手攜式影印機；記時器；音響；電視機；娛樂用機器人；計算機」商品，其中使用於「行動電話機」部分，因現行行動電話多含有攝影鏡頭，而攝影鏡頭好壞常影響消費者是否選購該行動電話之依據，準此，此部分實與據以異議商標使用於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭商品，在功能、材料、產製者等因素上實具有共同性或關聯性，如果標上相同或近似的商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使商品消費者誤認其為來自相同或雖不相同但有關聯之來源，應屬高度類似商品，至被告雖辯稱行動電話主要功能在通話，故兩者並不類似等語（見本院卷第233 頁），其所述顯係忽略現今行動電話市場並非以通話功能作為競爭因素，況目前行動電話既大部分均含有攝影鏡頭，則系爭商標指定使用於行動電話部分，即與據以異議商標使用於照相機鏡頭及與電子行動裝置結合之相機鏡頭商品間，有高度關連性，是被告上開所述並不足採。至系爭商標上開使用於行動電話以外商品部分，雖與據以異議商標使用之商品均屬電子類產品，然前者商品為電子裝置、電池、電捲髮器、影印機、計時器、音響、電視、機器人、計算機等商品，後者則為相機鏡頭商品，二者商品性質、功能、用途、產製者、行銷管道及消費族群等仍屬有別，依一般社會通念或市場交易情形，應非屬同一或類似之商品。

⒌系爭商標指定使用於「行動電話機」商品部分有仿襲據以異議商標之意圖：

⑴商標法第30條第1 項第12款所謂之「其他關係」，應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，或雖無業務往來但在國內相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」（最高行政法院103 年度判字第23號判決參照）。

⑵查據以異議商標於系爭商標申請日前已有先使用之事實，且亦在多國取得商標註冊，據以異議商標亦為搭配iphone手機使用之照相週邊產品，復參酌據以異議商標並非固有詞彙，其為識別性甚強之獨創性商標，迺系爭商標之商標圖樣竟與據以異議商標圖樣構成高度近似，並指定於「行動電話機」之高度類似商品上，此實非偶然之巧合，系爭商標之申請人顯因其他關係而知悉原告先使用之據以異議商標，意圖仿襲而申請註冊，應堪認定。

⒍小結：系爭商標指定使用於「行動電話機」部分，有商標法第30條第1 項第12款規定之適用，其餘商品則無本款規定之適用。

六、綜上所述，系爭商標指定使用於「行動電話機」商品部分之註冊，違反商標法第30條第1 項第12款規定，被告就此部分所為異議不成立之處分，應有違誤，訴願決定就該部分駁回訴願，於法亦有不合。從而，原告訴請撤銷原處分關於系爭商標指定使用於「行動電話機」商品註冊部分及該部分之訴願決定，並就該部分應命被告作成異議成立之審定，為有理由，應予准許。惟關於「行動電話機」以外之電子商品部分，因與據以異議商標相較，非屬同一或類似之商品，而未違反商標法第30條第1 項第12款規定，且據以異議商標並非著名商標，系爭商標亦無違反商標法第30條第1 項第11款規定可言，此部分被告為異議不成立之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告就此部分訴請撤銷原處分及訴願決定，並請求命被告作成異議成立之審定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭