智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　97年10月16日辯論終結

原告

義大利商亞朗杜蒙特尼艾迪多公司（Arnoldo Mondadori Edi代 表 人 甲○○ ○ ○○（訴訟代理人 陳長文 律師蔡瑞森 律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 乙○○訴訟代理人 丁○○參 加 人 日商．講談社股份有限公司代 表 人 丙○○○○訴訟代理人 林志剛 律師

　　　　　　楊憲祖　律師

　　　　　　黃闡億　律師

上列當事人間商標異議事件，原告不服經濟部中華民國97年5 月5 日經訴字第09706106380 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要參加人日商．講談社股份有限公司前於94年3 月25日以「Grazia」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第16類之「書籍；雜誌；期刊；報紙；廣告印刷物；事務用紙；包裝紙；印刷紙；紙毛巾；紙製桌布；面紙；貼紙；念珠；水彩；紙尿褲；筆記簿；辭典；相片簿；日曆、月曆；海報；洋裁紙型；相片架；紙袋；塑膠袋；卷宗夾；膠帶；迴紋針；修正液；釘書機；印章箱；筆；蠟筆；筆盒；墨水；墊板；紙製旗幟；標價吊牌；家庭用保鮮膜；打字機；封口針；自然科學教具；魚缸；縫紉用畫餅；繪圖用紙；紙製廣告牌；紙窗簾」商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第1186444 號商標。嗣原告以其註冊有違商標法第23條第1 項第12款及14款之規定，以其所有「GRAZIA」商標（下稱據爭商標，如附圖2 所示）對之提起異議，案經被告審查，認系爭商標之註冊無違商標法第23條第1 項第12款及14款規定，以96年11月2 日中台異字第950356號商標異議審定書為「異議不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

㈠系爭商標違反商標法第23條第1 項第12款之規定：

1.原告之「GRAZIA」商標係為一著名商標：

①依被告96年11月9 日公告施行之「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」有關著名商標之認定，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由該商標在中文網路上被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。一般來說，商標使用的期間愈長、範圍及地域愈廣泛，該商標即愈有可能達到相關事業或消費者普遍認知的著名程度。依最高行政法院92年度判字第929 號判決亦清楚揭示「經查依被上訴人制定之『著名商標或標章認定要點』規定，作為證明商標具知名度之證據資料，並不以該商標在國內使用亦不以國內資料為限，更不得因該商標未在我國使用或因該證據為國外資料，即否定該商標知名度；且認定某特定商標是否為著名商標時，應就『相關事業』『或』『消費者』其中之一對該商標是否普遍認知加以考量，而非僅以一般『消費者』是否得以『接觸到』或『看到』各該等證據，作為認定之依據。」

②查原告於異議階段所呈送之異議申請書證1 號至證13號及證18至19號已可清楚地看出「GRAZIA」商標係由原告早自西元1938年首先創用「GRAZIA」於雜誌上, 以週刊發行，其平均發行量約為245000本，讀者總數高達996000人，多年來原告不但印製各式精美型錄，並設立網站＜www.mondadori.com ＞廣為宣傳該公司之各項產品。原告不但居於該行業領導地位，在長期廣泛使用「GRAZIA」商標情形下，其「GRAZIA」商標已被認定具有國際知名度，原告於異議階段所呈異議理由中業已檢附證3號至證11號證明原告之「GRAZIA」商標早在系爭商標申請之前即廣泛行銷且為全球業者所熟悉之著名商標，依上述規定可知只要所提呈之使用證據係屬於上述之銷售、廣告資料且使用之時間夠長，即足以證明為著名商標，更何況前述「著名商標保護審查基準」已清楚規定商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名，原告於國外之知名度被告於異議審定書中亦加以確認，且由原告所呈之附證足證據爭商標已長期使用約70年確為一相關事業或消費者所普遍認知之著名商標。而被告逕以原告無法證明本件存在「現代傳媒訊息快速」或「兩國交流密切」等經驗法則，尚難推測據爭商標為國內相關事業或消費者所普遍認知，於我國已屬著名商標，而為訴願駁回之決定。然查原告據爭商標係指定使用於時尚雜誌，一般消費者依一般經驗法則及消費習慣多為翻閱欣賞雜誌內模特兒或商品圖片及照片，一般人是不會細究其文字內容，被告忽略此一商品特性及消費者習慣，尤其在相關時尚業界消費組群，米蘭為世界時尚中心，據爭商標能在米蘭整條街道作展示足證其已揚名國際，而非僅義大利一隅，異議階段所呈證6 號、證7 號、證9 號突顯據爭商標已在全歐長期廣泛使用享有知名度，證6 號、證8 號及證19號更強調據爭商標在日本甚至遠東、大陸地區也已長期廣泛使用，其中證9 號及證11號更邀請Giorgio Armani時尚名流到場促銷原告GRAZIA雜誌，而Armani之知名度在台灣無庸置疑乃為一般消費者所熟知，Armani所引領之品牌及介紹之時尚亦莫不為國人或時尚業者所津津樂道，由原告原呈之以上證物在在皆足以證明原告之使用早已為我國相關事業或消費者所知悉。

2.系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：系爭商標與據爭商標幾乎完全一樣，復實際使用在時尚雜誌上，客觀上極易產生混淆誤認，且原告之產品為使用英文字母為商標之外國時尚雜誌，其大都是由使用英文字母拼字之外國進口，系爭商標亦指定使用在「書籍、雜誌」，一般消費者極易將參加人聯想為原告之代理商、進口商或有其他類似關係者，在交易場所及依一般社會通念，極易造成業者或消費大眾對系爭商標之商品來源及產銷主體產生混淆誤認，並誤認其為原告之關係公司所販售之產品，而有違商標法第23條第1 項第12款之規定。

3.參加人之「Grazia」商標與原告著名之「GRAZIA」商標構成近似：依被告公告「混淆誤認之虞審查基準」所揭示有關商標近似判斷之標準5.2.3 規定：判斷商標近似，應以商標圖樣整體為觀察。是以，參加人於原告之「GRAZIA」商標在國內具有其知名度之後，始將「Grazia」以大小寫方式且完全相同於原告據爭商標取得註冊，其坐享他人辛苦建立之商譽並獲取利益，而有仿冒搭便車之嫌，一般消費者於購買時，施以普通之注意，極易誤以為標有系爭商標之產品即為原告著名之「GRAZIA」商標之系列產品，或為其關係公司所產製之產品，有混淆誤認之虞，應有前揭法條之適用，而應不准其註冊。

㈡系爭商標有違商標法第23條第1項第14款之規定：

1.商標法第23條第1 項第14款所稱「先使用」之商標，並不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，其立法目的在於禁止抄襲他人先行使用之商標以申請註冊，故知悉他人商標存在之原因，並不以具有契約、地緣、業務往來之關係為限，如確因其他事實上之關係，而知悉他人先已存在之商標，亦屬之。

2.再者，相關消費者對衝突之二商標如均為相當熟悉者，亦即二商標在市場併存之事實已為相關消費者所認識，且足以區辨為不同來源者，則應儘量尊重此一併存之事實；相關消費者對衝突之二商標如僅熟悉其中之一者，則就該較為被熟悉之商標，應給予較大之保護，分別為被告「混淆誤認之虞」審查基準5.6.1 及5.6.2 所規定，由原告所檢呈之全球使用證據可知，據爭商標已廣泛行銷世界各地，相關消費者應較為熟悉據爭商標。

3.參加人專營雜誌出版及銷售業務，另由異議階段原告所呈之證6 號1960年4 月出版的第1000號GRAZIA雜誌摘要，一些葡萄酒製造商證明GRAZIA模特兒的裝扮已被以色列、巴西、阿根延、芬蘭、日本及瑞典的時尚雜誌封面所採用，日本雜誌亦確認GRAZIA在40年前已在日本為日本人所熟知，身為時尚雜誌出版業之參加人對於同為時尚雜誌出版業之原告應早已熟知甚稔。況原告為一著名出版商並居於該行業領導地位，參加人基於對書籍、雜誌之專業知識及其銷售業務之需要，對同樣以編輯販售雜誌之原告，乃屬同業且由類似之銷售管道行銷，極易熟知原告公司，並熟知原告著名之「GRAZIA」及含有「GRAZIA」之系列商標，卻以相同之外文指定使用相同或類似商品申請註冊，顯有抄襲仿冒原告商標信譽之嫌，故系爭商標違反商標法第23條第1 項第14款之規定不應准予註冊，被告對此不加詳察即率言同業關係無該條款之適用，其論斷似有未妥。

4.參加人以他人著名雜誌之商標「GLAMOROUS 」申請註冊，被著名商標「GLAMOUR 」權利人以違反商標法第23條第1 項第12、13、14款提出異議，業經審定撤銷在案，足證關係人在此行業中深知此行業中之著名商標，卻一再抄襲，欲以不正競爭行為搶先註冊他人著名商標之意圖極為明顯，參加人因同業關係而得知原告使用在先之商標，應屬商標法第23條第1 項第14 款所規定之情形。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標註冊應作成異議成立之審定。

三、被告之抗辯：

㈠商標法第23條第1 項第12款之規定應以據爭商標已為著名商標或標章始足當之，又依商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，系指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，而判斷是否屬著名，應綜合商標或標章所使用期間及地域範圍；所使用商品或服務之範圍及其銷售量；廣告、宣傳之方式、數量、期間及範圍；參加人之企業規模及其多角化經營之情形等各種相關因素配合認定之。

㈡本案系爭註冊第1186444 號「Grazia」商標圖樣，與原告據爭「GRAZIA」商標圖樣相較，二者雖均有外文「GRAZIA」，惟據原告檢送之原告網路節錄資料、原告公司介紹資料節印本、展覽會宣傳海報、GRAZIA雜誌頁印本、GRAZIA雜誌封面、1960年4 月出版第1000號GRAZIA雜誌摘要、GRAZIA雜誌50週年慶所出版特刊摘要、1965年出版之第1293號GRAZIA雜誌、電視媒體光碟片及內容紙本以及刊物媒體專訪、有關GRAZIA國際網路發行之刊物專訪、2005年10月25日GRAZIA特刊、世界智慧財產權組織及各國商標註冊資料、原告專營雜誌出版及銷售業務、威尼斯影片節廣告光碟、宣誓書、大陸網站資料、原告致函大陸網站刊登者之信函等證據資料影本觀之，固可證明原告以「GRAZIA」商標於歐盟、義大利、美國等取得商標註冊，並於國外有使用銷售之事實，惟其實際使用銷售之狀況，就原告網路節錄資料及原告公司介紹資料節本觀之，或可認原告於義大利為較大之雜誌出版商，惟關於據爭「GRAZIA」商標雜誌之銷售量，其銷售涵蓋地域範圍不明，且無法認定於我國有銷售之事實；於2003年2 月舉辦之展覽會宣傳海報影本，規模如何及據爭商標如何使用不明，是否為我國相關事業或消費者所知悉亦不明；其GRAZIA雜誌頁印本、GRAZIA雜誌封面影本、1960年4 月出版第1000號GRAZIA雜誌摘要影本、GRAZIA雜誌50週年慶所出版特刊摘要影本、1965年出版之第1293號GRAZIA雜誌影本、電視媒體光碟片及內容紙本以及刊物媒體專訪、有關GRAZIA國際網路發行之刊物專訪影本、2005年10月25日GRAZIA特刊、威尼斯影片節廣告光碟等證據資料，皆為外文資料，非我國習用之繁體中文，且皆發生於我國境外，在原告並未提出其他具體事證證明該據爭商標商品有進口或我國相關事業或消費者有積極接觸之情形下，並無法認其能為國內相關事業或消費者所知悉注意；世界智慧財產權組織及各國商標註冊資料影本，雖為著名與否參酌因素之一，惟已長時間註冊者仍屬少數，且需配合商標實際使用情形綜合判斷；參加人專營雜誌出版及銷售業務影本，非為據爭商標之使用證據；宣誓書資料，為主張據爭商標於美國之使用情形，非我國之使用情形，尚需配合其他使用證據一併判斷，且亦無法採為我國相關事業或消費者得知悉據爭商標之有利事證；大陸網站資料及原告致函大陸網站刊登者之信函影本，非為據爭商標之使用，且該大陸網站之使用亦非我國習見之繁體中文，並無法藉此推斷我國相關事業或消費者已熟知據爭商標。綜上所述，本案原告所檢送之證據資料，於國外某些地域或可證其有相當知名度，惟該等證據資料並無法證明我國相關事業或消費者藉此能知悉據爭商標之存在，是尚難就前開原告所附之證據資料證明於系爭「Grazia」商標民國94年3 月25日申請註冊時，據爭商標已因廣泛使用於雜誌商品而廣為國內相關事業或消費者所普遍認知而達著名商標之程度。從而系爭商標之註冊，自難謂有相同或近似於他人著名商標或標章，而有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞，本件應無前揭法條規定之適用。

㈢商標法第23條第1 項第14款規定之立法意旨，係指參加人因某種關係知悉據爭商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊，有礙商場秩序之事實而言。本件系爭商標圖樣，與原告據爭商標圖樣相較，二者固均有外文「GRAZIA」，惟外文「GRAZIA」（義大利文，英文為「grace 」之意）並非原告所獨創之文字，且參加人於西元1996年即以外文「GRAZIA」使用於雜誌商品上。是本件原告既未能就參加人如何因與其間有無契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉其商標存在之事實檢證釋明，尚難逕依二者為同業關係或現有資料即認定系爭商標有以不正競爭行為搶先申請註冊之情形，本案商標之註冊亦應無前述法條規定之適用。

㈣至原告主張參加人另案註冊之「GLAMOROUS 」商標經撤銷在案一節，經核該案系爭外文為既有存在之外文字彙，並無其為原告所創之事證，且該案係以商標法第23條第1 項第13條規定撤銷其註冊，與是否有抄襲或搶先註冊之意圖尚屬無涉，是尚難據為本案之有利論據。並聲明求為判決駁回原告之訴。

四、參加人之抗辯：

㈠系爭商標並無商標法第23條第1 項第12款不得註冊事由之情形：

1.商標法第23條第1 項第12款不得註冊事由規定之適用應以據爭商標在系爭商標申請註冊時已成為著名商標為前提要件。再者，依商標法施行細則第16條規定，本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。關於著名商標之認定，有被告機關以96年11月9 日經濟部經授智字第09620031170 號訂定發布之「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」可供參酌。依該審查基準第2.1.2 點之規定，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，而國內消費者得普遍認知該商標之存在，通常係因其在國內廣泛使用之結果，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據。惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。而商標之知名度是否已到達我國，可考量該商標使用的地域範圍是否與我國有密切關係，例如經貿、旅遊是否往來頻繁或文化、語言是否相近等因素加以綜合判斷。另該商標之商品藉由在我國銷售之報章雜誌廣泛報導或該商標在中文網路被廣泛、頻繁地討論等，亦可作為該商標之知名度是否已到達我國的參考因素。經查，審酌原告提出之各項使用證據，並無法認定據爭商標在系爭商標申請註冊前已成為著名商標：

①原告雖於異議階段提出其公司網站資料、公司介紹資料、贊助西元2003年2 月間在義大利米蘭舉辦時尚業展覽會之宣傳海報、2003年5 月「PRIMA 」雜誌專訪「GRAZIA」雜誌總編輯之報導資料、西元1985年1 月於義大利米蘭舉辦「GRAZIA」雜誌40年封面展報導資料、第1000期「GRAZIA」雜誌部分資料、「GRAZIA」雜誌50週年特刊摘要、西元1965年出版之第1293期「GRAZIA」雜誌封面1 紙、西元2005年2 月義大利電視台所製播有關「GRAZIA」雜誌報導影片數篇（光碟片1 張）及部分外文刊物報導資料、西元2005年11月30日發行「GRAZIA」雜誌國際網路版相關報導資料、西元2005年10月25日「GRAZIA」雜誌特刊1 本、據爭之「GRAZIA」商標在世界智慧財產權組織、義大利、前蘇聯、美國、阿拉伯等國註冊資料、原告於義大利威尼斯電影節所拍攝顯示英國等7 國「GRAZIA」雜誌封面之廣告光碟片1 張、據爭之「GRAZIA」商標於美國註冊之網頁資料、原告公司董事、商標代理人宣誓書、原告於西元2007年2 月7 日下載自中國化妝品1 號網站刊載有關「GRAZIA」雜誌於西元2005年底將發行中文版之招商廣告網頁及原告委託律師要求停止發佈該網頁函件資料等證據資料影本，用以證明據爭商標已屬著名商標。惟查，前揭證據大多為外文資料，展覽會、封面展、電視台報導等活動地點均在義大利本國，且依原告於異議階段提出之證9 號「電視媒體光碟片及內容紙本以及刊物媒體專訪」資料中一份報導資料顯示，在參加人系爭商標申請註冊日（94年3 月25日）前，原告除了義大利本國外，僅在保加利亞及英國發行「GRAZIA」雜誌，而且僅在保加利亞發行1 年，在英國剛開始發行2 個月，由此顯見原告「GRAZIA」商標使用地域大多侷限在義大利本國，原告雖提出其公司董事Simona Schultz及其商標代理人Michael A. Grow 宣誓書，主張原告自西元1974年起已在美國使用「GRAZIA」商標，惟該等宣誓書均由該公司內部人員或與之有利害關係之人作成，其證據力相當薄弱，原告又未提出任何在美國行銷「GRAZIA」雜誌之客觀證據佐證，其提出之證17號據爭商標於美國註冊之網頁資料則顯示原告遲至西元2005年3 月3 日始在美國申請註冊「GRAZIA」商標。上述報導資料又顯示，在系爭商標申請註冊日前，原告除了義大利本國外，僅在保加利亞及英國發行「GRAZIA」雜誌，上開二份宣誓書內容之真正實值懷疑，參加人否認其內容之真正。

②又原告證6 號之第1000期「GRAZIA」雜誌部分內容僅提及在日本也認識展示其時裝之三名模特兒（其翻譯之英文為「EVENIN JAPAN THEY KNOW THE THREE GIRLS WHO PRESENT OUR FASHION」）；原告證8 號僅有第1293期「GRAZIA」雜誌封面1 紙，原告雖聲稱該雜誌封面係針對遠東地區時尚而發行，惟原告並未檢附內頁及其他佐證資料，無從確認該期雜誌是否曾在遠東地區發行；另證19號及20號係原告於西元2007年2 月7 日下載自中國化妝品1 號網站刊載有關「GRAZIA」雜誌於西元2005年底將發行中文版之招商廣告網頁及原告委託律師要求停止發佈該網頁函件資料影本，該招商廣告網頁公開日期晚於系爭商標申請註冊日，且原告亦承認該招商廣告不實，由該招商廣告及原告律師函內容又得以證明，在系爭商標申請註冊日前，原告並未在中國大陸發行「GRAZIA」雜誌。是由原告提出之上述各項使用證據，足以認定原告「GRAZIA」商標使用地域大多侷限在義大利本國，並無法證明據爭商標有在我國境內使用或進口我國行銷之事實，要無疑義。

③依前述「商標法第23條第1 項第12款著名商標保護審查基準」之規定，若據爭商標所有人不能提出該商標於我國境內使用之直接證據，具體個案中又無法證明該商標使用地域因與我國間經貿、旅遊往來頻繁，文化、語言相近等因素關係密切且有客觀證據足認該商標知名度已到達我國，自不得徒憑據爭商標在域外曾有使用之事實，空言推論該據爭商標於我國境內已廣為相關事業或消費者所普遍認知。經查，依原告提出之上述使用證據，固可認定其確在系爭商標申請註冊前有在義大利本國使用據爭商標之事實，但無法證明據爭商標有在我國境內使用或進口我國行銷之事實，而國人縱使前往義大利或歐洲等國旅遊或洽公，來去之間甚難期待其閱、聽具有文字、語言隔閡之國外雜誌之廣告或電視報導，且依一般經驗法則，短期出國旅遊者甚少於出國時順便採購雜誌商品。準此，本案既欠缺據爭之商標在我國境內使用之直接證據，原告亦未釋明國人至義大利或歐洲等國經商或留學人數多寡？是否有將據爭商標之訊息帶回國內？兩國是否有密切的歷史、地理因素、社經文化關係？以及義大利之時尚雜誌商品佔我國時尚雜誌巿場之銷售數量的比重如何？等節，又未提出任何足以證明據爭商標之知名度已到達我國之客觀證據，尚難推測據爭商標有關訊息會傳入我國而為國內相關事業或消費者所普遍認知，自難謂於系爭商標94年3 月25日申請註冊時，原告據爭商標於我國已屬著名商標。

2.綜上所述，商標法第23條第1 項第12款規定之適用，係以據爭商標已達著名程度為前提要件，本件據爭之「GRAZIA」商標既非屬著名商標，系爭商標之註冊自無違商標法第23條第1 項第12款規定。

㈡系爭商標並無商標法第23條第1 項第14款不得註冊事由之情形：

1.商標法第23條第1 項第14款判斷重點在於商標申請人是否透過特定關係而知悉他人先使用商標之存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊。關於現行商標法第23條第1 項第14款（相當於修正前商標法第37條第14款之規定）中所規定之「其他關係」是否包括同業關係，最高行政法院曾以93年度判字第1366號判決表示，所謂「其他關係」係指得以具體明確其關係者，舉凡親屬關係，投資關係（股東、代表人等），不包括範圍廣泛且難以具體認定之同業關係，被告機關及台北高等行政法院雖曾認為同業競爭關係亦屬該款所規定之「其他關係」，惟以據爭商標圖樣之獨創性極高，並非一般習見之圖形，且據爭商標商品有在國內販售之事實，依一般經驗法則判斷，可以立即推定商標申請人顯然知悉他人商標之存在者，始得肯認商標申請人因同業競爭關係而知悉據爭商標之存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊（如台北高等行政法院92年度訴字第2340號判決見解）。

2.本件系爭商標雖與據爭之「GRAZIA」商標構成近似，然義大利文「GRAZIA」乃英文「grace 」之意，為固有辭彙，並非原告所獨創之文字，據爭商標並不具有獨創性，且參加人早於西元1996年即以外文「Grazia」作為商標，使用於雜誌商品上（關於參加人已長期持續使用「Grazia」商標之事實，有參加人於異議階段提出之「Grazia」雜誌創刊號封面、香港、中國大陸註冊資料、發行量一覽表、報紙及車站廣告資料、「Grazia」雜誌進口台灣之相關傳票資料等證據資料影本可稽），又全球各地出版業者於其母國具知名度者不在少數，縱認原告於其母國為著名出版商，惟其與參加人分據世界一隅，其行銷經營之對象與地域明顯有區別，況據爭商標之雜誌商品並無實際使用於參加人所在地日本國之直接證據。原告雖自稱：日本雜誌亦確認「GRAZIA」在40年前已在日本為日本人所熟知云云，惟檢視原告提呈之證6 號第1000期「GRAZIA」雜誌內容，其僅提及在日本也認識展示其時裝之三名模特兒（其翻譯之英文為「EVEN IN JAPAN THEY KNOW THE THREE GIRLS WHO PRESENTOUR FASHION 」），原告上述主張與其提出之證據內容不相符合，顯屬誇大之詞，並不足採。原告所提證據亦無法證明據爭商標在雜誌等商品上，業經原告大量使用而在亞洲地區已享有高知名度（事實上，如前所述，在系爭商標申請註冊日前，原告除了義大利本國外，僅在保加利亞及英國發行「GRAZIA」雜誌，而且僅在保加利亞發行1 年，在英國剛開始發行2 個月），是以參加人所在之日本國之雜誌商品相關業者，未必均能於巿場上知悉據爭商標之存在。故參加人以「Grazia」作為商標圖樣申請註冊於書籍、雜誌等商品，尚難謂係因其與原告間具有同業競爭關係而知悉據爭商標之存在後，進而以不正競爭之目的搶先申請註冊之情事。

3.綜上所述，二造商標雖構成近似，所使用之商品復屬同一或類似，然參加人與原告間並無契約、地緣、業務往來關係，且二造當事人分據世界一隅，原告復無法提出據爭商標商品有行銷於參加人本國日本之直接證據，「GRAZIA」又不具有獨創性，尚無法以參加人與原告間具有同業關係而認參加人因而知悉據爭商標之存在，進而以不正競爭之目的搶先申請註冊，是系爭商標之註冊自無違商標法第23條第1 項第14款規定。並聲明求為判決駁回原告之訴。

五、經查：

㈠按商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，固為商標法第23條第1 項第12及第14款所明定。惟前者第12款適用要件之一，應以據爭商標已為著名商標或標章始足當之，而本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，同法施行細則第16條定有明文。又後者第14款之立法意旨乃在避免申請人因某種關係知悉他人商標之存在，而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事。

㈡關於原告主張系爭商標註冊有違反商標法第23條第1 項第12款規定部分：

1.系爭商標與據爭商標相較，二者圖樣均由相同之外文「GRAZIA」所構成，僅字母大小寫之別，固屬近似之商標。惟本款規定適用之要件之一係以據爭商標於系爭商標申請註冊日前於我國已為著名商標或標章。而依民國93年5 月1 日發布施行之「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，著名商標之認定雖不以在我國註冊、申請註冊或使用為前提要件，然商標或標章之使用證據於國外所為者，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉以為斷，為同要點第9 點所明定。

2.原告主要係以異議證據1 至13及證據16至19，作為據爭「GRAZIA」商標於雜誌商品或服務已達著名程度之證據。惟查，前揭證據大多為外文資料，主要之使用地域係在義大利、歐洲、阿拉伯聯合大公國等國家或地區，其中證據6 之第1000期「GRAZIA」雜誌部分內容僅提及在日本也知道有該「GRAZIA」雜誌旗下的幾位時裝模特兒，原告雜誌並未在日本發行，為原告所不爭執（見本院卷第101 頁言詞辯論筆錄）；證據8 為第1293期「GRAZIA」（SIAM）雜誌封面一紙，據原告所稱之亞洲版並無檢附內頁得知其確切出刊之亞洲地區為何；另證據19、20係原告於西元2007年2 月7 日下載有關「GRAZIA」雜誌將於西元2005年底於大陸發行之前揭大陸網站資料及其致函該網站刪除該刊登之不實廣告等信函影本，其公開日期晚於系爭商標之申請日，且該等證據資料均非據爭商標在我國境內所使用或進口我國行銷之證據，故原告未能證明據爭商標有在我國境內使用或進口我國行銷商品、服務。

3.原告據爭商標在義大利國內之知名度，固據其提出於世界智慧財產權組織（WIPO）歐盟及義大利、前蘇聯、美國、阿拉伯等國註冊資料，及以義大利、英國、保加利亞、希臘、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、克羅埃西亞等7 國文字版本發行之「GRAZIA」雜誌，義大利米蘭時尚業展覽會海報，義大利電視媒體介紹影片以及威尼斯電影節所播放之平面廣告片、外文刊物報導雜誌等使用資料為證，且依其「GRAZIA」雜誌在義大利國內長期發行近70年之久，其平均發行量為245,000 本，讀者總數高達996,000 人等數據以觀，固堪認定其在義大利本國具有相當之知名度。惟衡酌本國人縱使前往義大利或歐洲等國旅遊或洽公，來去之間甚難期待其閱、聽具有文字、語言隔閡之國外雜誌之廣告或電視報導，且依一般經驗法則，短期出國旅遊者甚少於出國時順便採購雜誌商品。本件既欠缺據爭商標在我國境內使用之直接證據，原告亦未釋明國人至義大利或歐洲等國經商或留學人數多寡？是否有將據以異議商標之訊息帶回國內？兩國是否有密切的歷史、地理因素、社經文化關係？以及義大利之時尚雜誌商品佔我國時尚雜誌市場之銷售數量的比重如何？等節，尚難推測據爭商標在原告義大利本國及其他國外使用有關訊息會傳入我國而為國內相關事業或消費者所普遍認知，自難謂於系爭商標94年3 月25日申請註冊時，原告據爭商標於我國已屬著名商標。

4.如前所述，商標法第23條第1 項第12款規定之適用，係以據以異議商標已達著名程度為前提要件，本件據爭「GRAZIA」商標既非屬著名商標，系爭商標之註冊自無違商標法第23條第1 項第12款規定。

㈢關於原告主張系爭商標註冊有違反商標法第23條第1 項第14款規定部分：

1.查系爭商標圖樣係由單純之外文「Grazia」所構成，而據爭商標亦係由單純外文「GRAZIA」所構成，二者相較，均有相同之「GRAZIA」，僅字母大、小寫之別，固屬構成近似商標。

2.原告所檢送之「GRAZIA」雜誌，早自西元1938年起發行至今，已有70幾年之久，可證明原告之據爭「GRAZIZ」商標於系爭商標申請註冊日前或參加人於西元1996年以「Grazia」商標使用於雜誌商品前已有使用於雜誌商品之事實。而系爭商標指定使用於「書籍；雜誌；期刊；報紙；廣告印刷物」等商品，與據爭「GRAZIA」商標先使用之雜誌商品相較，二者亦屬構成同一或類似商品。

3.惟查，商標法第23條第1 項第14款判斷重點在於商標申請人是否透過特定關係而「知悉」他人先使用商標之存在，進而以不正競爭行為搶先申請註冊。本件系爭商標雖與據爭商標構成近似，然外文「GRAZIA」（義大利文，英文為「grace 」之意）並非原告所獨創之文字，且參加人於西元1996年即以外文「Grazia」使用於雜誌商品上；又全球各地出版業者於其母國具知名度者不在少數，故縱認原告於其母國為著名出版商，惟其與參加人分據世界一隅，其行銷經營之對象與地域明顯有區別，況據爭商標之雜誌商品並未在參加人所在地日本國發行，而原告所提證據亦無法證明據爭商標在雜誌等商品上，業經原告大量使用而在亞洲地區已享有高知名度，是以參加人所在之日本國其雜誌商品之相關業者，未必均能於市場上知悉據爭商標之存在。故參加人以與據爭商標圖樣近似之「GRAZIA」作為商標圖樣申准註冊於書籍、雜誌等商品，尚難謂係因其與原告間具有同業競爭關係而知悉據爭商標之存在後，進而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，是系爭商標之註冊自無違商標法第23條第1 項第14款規定。

4.至原告主張參加人另案註冊之「GLAMOROUS 」商標經撤銷在案云云，惟查該案係以商標法第23條第1 項第13條規定撤銷其註冊，與同條項第14款是否有抄襲或搶先註冊之意圖尚屬無涉，基於商標個案審查拘束原則，尚難據為本案原告有利之論據，併予敘明。

六、綜上所述，依原告所提證據尚難認系爭商標註冊有違反商標法第23條第1 項第12款及第14款規定之情事，被告因而為異議不成立之處分，核無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告仍執前詞訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標註冊應作成異議成立之審定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭