智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國98年10月1日辯論終結

原告

技嘉科技股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳柏舟律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國98年6月1 日經訴字第09806112800 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要原告前於民國97年1 月24日以「動態節能器」五字為商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9 類之主機板商品，向被告申請註冊，並聲明「節能器」三字不在專用之列。經被告審查認系爭商標圖樣上之「動態節能器」整體文字，為指定使用主機板商品之功能說明，應不准註冊，於98年2 月11日以商標核駁第0000000 號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，亦為經濟部於同年6 月1 日以經訴字第09806112800 號訴願決定書為訴願駁回之決定，原告不服，提起本件行政訴訟。

二、原告之主張

(一)被告就本件商標核駁審定之理由係以「動態節能器」為所指定商品之內容、功用說明，並認定整體商標文字「動態節能器」，意即「動態的切換電源之相對數量以節約電能之裝置」。然查「動態」者，乃物體之運動狀態，查詢教育部網頁重編國語辭典修訂本，「動態」一詞意義實為：「情勢變遷的發展狀態，或「活動或運動的變化狀態」，「動態」二字應係用於物體運動之狀態，並非形容「不可見之能量變化」，本件申請之商品為主機板，「動態節能器」商標並無使一般社會大眾認其係表示申請之主機板商品，會有物體運動狀態之功用或其他說明。而節能者，為不可見能源之節省，縱有變化，在中文之語法上，亦非以「動態」此種形容可見物體運動狀態之形容詞說明之。也因此，動態節能，在社會大眾之印象中並非「一望即知」，必需透過聯想之方式，始能意會其中含意，自非單純之商品功能說明。

(二)系爭商標之使用態樣常與「GIGABYTE」或「技嘉」等商標合併使用，但從該等商標字體、比例及位置，亦可得知「GIGABYTE」或「技嘉」非主要之識別商標，因原告所申請者，為文字商標，非圖形商標，被告不應以圖形上存有其他商標為核駁之理由。且以圖形商標之標準以觀，原告系爭商標與「GIGABYTE」或「技嘉」等商標主要合併使用之結構，「GIGABYTE」或「技嘉」位於整體之下方，並非中間之主要位置，字形明顯較「動態節態器」為小，所占比例只有全圖之數十分之一，主要識別商品來源的部分實非「GIGABYTE」或「技嘉」。

(三)原告所申請之另一商標案，被告同一承辦人於98 年1月17日(98)智商0346字第09880023990 號核駁理由表示：「…經核本件商標圖樣上之外文『DYNAMIC 』，係以加大字體呈現於首行，與『ENERGY SAVER』及『GIGABYTE』其他外文上下併列，予消費者之寓目印象深刻，而為本件商標圖樣上獨立之顯要識別部分。」觀之該案圖樣，結構上與本件申請案文字最常使用之圖樣完全一致，同樣為申請之文字加大字體呈現於首行及「GIGABYTE」上下併例，而承辦人係屬同一，處分時間僅距一個月，卻為完全相反之認定。此乃違反行政程序法第6 條、第10條，處分有重大之違法而應予撤銷。又被告曾分別於78年及84年核准「動態」二字為商標專用（商標註冊第00000000號、第00000000號）、亦曾於69年核准「節能」二字為商標專用（商標註冊第00000000號），根據行政自我拘束原則，行政機關於作成行政處分時，對於相同或具有同一性之事件，應受合法行政先例之拘束，如無正當理由，應為相同之處理，被告既已曾核准「動態」、「節能」二字為商標專用，而前開所示商標專用期限亦已分別屆至。依照行政自我拘束原則，被告對於系爭申請案不應為不同之認定。

(四)「動態節能」，為原告所獨創之暗示性標識。而以「動態節能」為關鍵字於多數熱門之搜索引擎查詢所得結果，均為原告所生產特定類型之主機板，並無其他相類之用法或其他競爭同業之商品或服務，足證此等語言之形容方法為原告所獨創，並非社會大眾或其他競爭同業所曾使用。又系爭商標具暗示性，並無其他競爭同業用以說明商品或服務，且社會大眾亦需要運用一定程度的想像、思考、感受或推理，才能領會標識與商品或服務間的關聯性，故系爭商標因具先天識別性，應予核准註冊。

(五)原處分認系爭商標僅使用「短短」二年、難據以認為本件商標經長期使用，已使相關消費者認識其為商品商標而取得識別性，實有判斷恣意之違法。於商業慣例上，計算銷售成本、利潤、營業額等會計報表，均以「季」為其計算基礎，原處分所稱「短短」二年，在商業上已超過八季，加之申請人之商業類別，為日新月異之科技產業，所有商品都是每季推陳出新，超過八季之時間，同一商品在市場上，已成為落後之「舊款」商品，被告機關實不應以二年認定時間長短之標準。又被告曾於商標識別性審查要點中舉例「多喝水」商標，以該商標之商品上市時間為民國88年。查該商標於民國88年5 月16日獲准註冊，該「多喝水」商標在交易上使用時間未達一年，即獲准註冊。又被告另於商標識別性審查基準中舉其核准案例「787 」，其核准理由應為「經申請人長期作為商標……，已足以使相當數量的相關消費者認識其為別商品來源的標識」。惟「787 」為波音公司所生產之客機，於2008年5 月始投入全球營運，至今方屆滿一年，被告機關認其已經申請人長期作為商標，事實上該商標使用時間僅僅一年。被告機關於本案中認定系爭商標僅使用「短短」二年而未經長期使用，而不予核准註冊，應屬違反行政自我拘束原則且判斷恣意之違法。

(六)系爭商標縱不具先天識別性，亦因原告之長期使用、大量銷售及廣告、全球銷售、取得他國之註冊等等而取得後天識別性。系爭商標已廣泛使用於與其所指定商品有關的物件上，有相關雜誌、海報、活動立牌、網頁廣告等各式宣傳品可證；而以「動態節能器」為關鍵字在網路兩大搜尋引擎Google及YAHOO!上搜尋，可得到5 百多萬筆符合的查詢結果，各節錄兩搜尋引擎之查詢結果前50筆資料觀之，均為與系爭商標有關之連結；其他電腦相關之專業網站亦有專文介紹及報導，顯見在該領域之相關消費者心中，系爭商標已具有強烈識別性。又系爭商標所指定之商品「主機板」，2007年12月至2009年1 月為止，全球銷售量為5,263,291 片，台灣銷售量為172,889 片，具有一定程度的市場曝光率和占有率，同時，該商標指定商品於亞洲、歐洲、美洲主要國家市場亦有穩定的銷售量。本商標指定之商品無論於台灣或其他主要國家均有持續穩定的銷售行為及銷售成績，已取得該領域之一般消費者對該商標的識別性。再系爭商標之英文版，DynamicEnergy Saver，已於全球各地申請商標中，而已核淮者，分別有歐盟及日本，亦有相關證書可證，足以認定系爭商標已受先進國家之肯定。

(七)為此起訴聲明請求：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告就原告所申請案號000000000 號、名稱「動態節能器」之商標，應為准予註冊之處分。

三、被告之答辯

(一)本件原告申請註冊之「動態節能器」商標圖樣上之中文「節能器」意即「節省電能之裝置」，為所指定「主機板」商品所具功能之說明，雖經原告聲明不在專用之內，惟如其所訴「動態」一詞於教育部國語辭典意義既然是「『情勢變遷』的發展狀態」或「『活動或運動』的變化狀態」，則原告所稱「動態」一詞係專指「可見物體」或「固態物體」運動狀態之形容詞，因此「動態節能」為必需透過聯想之暗示性商標等語，已屬有誤。蓋「電能」亦係一種可變動之物質，且產品用電量之大小亦可作「動態」之變化，用電量大則耗電，用電量小則省電。尤其於全球推行綠色經濟、提倡環保省電之今日，業者無不紛紛投入新式科技之研發，競相標榜其商品（例如：主機板）為同類商品中用電量最小、最能節省電能者。（例如：「變頻」即是依溫度高低變化，自動調整運轉頻率，以減少壓縮機不必要的能源消費之新科技）。是本件整體商標文字「動態節能器」即有「以動態方式節省電能的裝置」之意，以之作為商標，指定使用於「主機板」等商品，予相關消費者之認知，即指其主機板商品可依其活動狀態，「動態的切換電源大小，以節約電能」，自仍為所指定商品之內容、功用之說明，應有商標法第23條第1 項第2款規定之適用。

(二)原告稱商標法並未禁止商標權人合併數商標一起使用，且本件商標文字縱與「GIGABYTE」或「技嘉」文字合併使用，「GIGABYTE」或「技嘉」位於下方且字形明顯較小，何以主要識別部分仍是「GIGABYTE」或「技嘉」云云，惟依據被告商標識別性審查基準5.1 ，當商標不是單獨使用，而是與其他商標合併使用時，合併使用的資料亦得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊。經核本件商標文字「動態節能器」本身具強烈之說明性，已如前述，復與「GIGABYTE」或「技嘉」等商標合併使用，或以「技嘉獨特的動態能技術、動態節能技術主機板領導者、全球首創六段動態節能科技、動態多檔位切換電源供應設計」等字樣介紹其商品，或以「動態節能聰明啟動」作為看板、燈箱上之宣傳標語，是整體觀之，本件商標文字縱使加大字體、比例及位置，以明顯的方式呈現，予消費者之印象，仍為強調「GIGABYTE」或「技嘉」品牌之主機板具有「動態節能」功能之廣告標語，尚難據以認為本件商標經其長期使用，已使相關消費者認識其為商標而取得識別性，或在排除與其合併使用的商標後，仍單獨可使相關消費者認識其為商標而具有識別性。

(三)原告另一商標申請案「Dynamic Energy Saver」亦以外文「DYNAMIC 」加大字體與「GIGABYTE」上下合併使用，經被告認定各為商標圖樣上獨立之識別部分，與本案完全相反一節，經查該商標因與他人註冊在先之第1173090 號「DYNAMIC設計圖」商標構成近似，有致相關消費者混淆誤認之虞，依商標法第23條第1 項第13款之規定而不得註冊，並無本案因商標文字具說明性或識別性而不得註冊之問題。因此，並非數商標合併使用時即不具識別性，因商標文字不論單獨使用或合併使用，仍須於具有識別性，或在排除與其合併使用的商標仍單獨具有識別性後，始得註冊。再者，即使具有識別性之商標，其仍須合於我國商標法之規定，無其他不得註冊事由者，始得註冊。

(四)原告所舉「動態」及「節能」二者，曾經被告核准商標專用（註冊第676025、39470 、5074號商標），專用期間並已屆滿，不應為不同之認定一節，核其所搭配之文字涵義及圖樣各異，指定使用之商品及商標使用態樣亦各不相同，況其均屬早期註冊且已失效之商標，是其案情均與本案有別，依商標個案審查拘束之原則，自不得執為本件商標亦應核准註冊之論據。

(五)原告雖稱本件商標已長期使用超過八季，並已廣泛使用於與產品相關的物件上，且於各式廣告文宣、宣傳媒介上採用固定、明顯的呈現方式大量曝光，加之於全球有一定的市占率，應認已取得後天之識別性，足以使相關消費者認識其為表彰商品之標識云云。惟審核所檢送之雜誌海報、活動立牌、網頁廣告等各式宣傳資料，其標示日期最早係自2008年1 月起，至今僅1 年餘，且大多並無日期之標示，又與上述作為「GIGABYTE」或「技嘉」品牌商品之功能說明之使用方式綜合判斷之，其商品「全球銷售量統計表」之使用期間及數據，客觀上尚難謂該證據已顯示本件商標經其長期大量使用，足使相關消費者以該商標作為識別商品來源的標識，而取得後天之識別性。

(六)原告另舉出「多喝水」商標及「787 」波音公司客機在交易上使用時間均未達一年，即獲准註冊之特例，惟審核「證明商標取得後天識別性的相關證據」，被告公告之「商標識別性審查基準」列有各項參考因素，且「原則上，越是直接明顯的描述性文字或不具識別性的標識，消費者越不會把它當作是識別來源的商標，申請人越需要藉由更多的相關物件或媒介物的使用，讓相關消費者認識該標識為商標，所以提出證據數量多寡，依個案情形而有不同」（基準5.1 參照），因此，時間之長短固為考量因素之一，惟「判斷申請商標是否取得後天識別性，應將申請人提出的證據資料，就指定使用商品或服務特性的差異，及其各項可能影響判斷結果的因素，衡酌個案實際交易市場的相關事實加以綜合審查」（基準5.2 參照），所舉「多喝水」、「787 」商標文字意涵與所指定商品之關聯性，與本件商標文字明顯為商品之說明者不同，「787 」復為全球獨一無二之巨型客機，考量其「行業的特殊性，只有很少的廣告支出，甚至沒有廣告的支出」(基準5.1 參照) 即已為相關大眾所熟知而取得識別性，是其個案情形均不相同，自不得以此類比，單憑使用時間之長短即為相同結果之認定。

(七)本件原告聲明「節能器」部分不專用，除無商標法第19條規定之適用外，整體商標圖樣亦屬與商品本身有密切關聯之說明性文字，自有商標法第23條第1 項第2 款規定之適用。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。為此答辯聲明請求駁回原告之訴。

四、本院之判斷

(一)按商標法第23條第1項第2款規定，商標係表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊。同條第4 項則規定：「有第1 項第2 款規定之情形或有不符合第5 條第2項規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」又商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊，商標法第19條亦定有明文。是商標雖係表示商品之形狀、品質、功用等，如將該部分聲明不專用，或經使用而已在交易上成為商品之識別標識者，仍得為核准商標註冊之審定。本件原告主張其以「動態節能器」為商標，並聲明「節能器」字樣不在專用之列，指定使用之商品為主機板，經過使用已取得後天識別性，向被告申請商標註冊，被告則以原告申請之商標圖樣整體為該指定商品之說明性文字，且原告於審核時所提之使用證據，尚難認系爭商標已經使相關消費者以該商標作為識別商品來源之標識，故以原告之申請不適用商標法第19條，而有商標法第23條第1 項第2 款規定不得註冊之情形，予以核駁審定，經濟部訴願審議委員會亦以相同之理由，駁回原告之訴願。故本件爭點為原告申請之系爭商標，是否屬對該指定商品之描述或說明，得否適用商標法第19條規定將部分商標圖樣聲明不專用而得註冊，或其使用是否已足使系爭商標成為該指定商品之識別標識，從而判斷被告及其訴願機關依其上揭答辯理由所為之核駁審定及訴願駁回決定，有無違法而損害原告之權利。

(二)次按所謂商品之說明，係指所申請之商標圖樣，特別是文字，依社會一般通念，為對商品內容包括形狀、品質、功用等之描述。原則上此類圖樣，本即難使消費者識別該商品之來源，且如對該等圖樣准予商標註冊，可能使消費者誤信商品之內容。而商標之主要功能本即在於識別商品或服務之來源，倘標識無法指示及區別所指定之商品或服務之來源，即不具商標功能，自不得核准註冊，商標法第23條第1 項第2 款遂有明文加以規範。又按商標法第19條固規定得就說明性或不具識別性之商標圖樣聲明不專用，而仍准予商標註冊。然對商標是否具備說明性或識別性之判斷，應以商標整體圖樣觀之。如僅商標圖樣之部分屬說明性或不具識別性，而刪除該部分會喪失商標之完整性時，始允許申請人就該部分聲明不專用，而仍准予商標註冊。惟如其整體觀之為說明性之圖樣，則無商標法第19條之適用。

(三)經查原告所申請之商標圖樣，係由單純之五字中文「動態節能器」所構成，其指定使用之商品為主機板。原告雖主張該商標係以隱含譬喻之方式，暗示商品或服務之品質、功能等，而為暗示性標識等語，惟縱依原告所主張「動態」一詞之字面意義，係指「活動或運動的變化狀態」，另「節能器」一詞，依據字面之解釋，則係指一種節約能源的裝置。就該五字整體觀之，對消費者而言，「動態節能器」即為一種以可變化之動態技術達成節約能源之裝置。而觀之原告於97年1 月16日舉辦「技嘉愛地球，動態節能主機板發表會」，且該主機板之產品說明即為「..... 前所未有的革命性技術，運用硬體與軟體間的巧妙搭配設計，......技嘉動態節能器除最高可提升電源節省能力達70% 外，......」( 見原告所提證據6 ，本案卷第36頁) 。故系爭商標並非原告所稱之暗示性商標，而係對商品內容之說明，是縱原告於申請時聲明就「節能器」一詞不在專用之列，然就本件商標而言，以「動態節能器」為商標圖樣，指定使用於主機板商品，仍會使相關消費者之認知為該主機板商品具有以動態型式運作，以達節約能源的功效，整體圖樣仍為所指定商品之內容、功用之說明，揆諸上開規定及說明，不僅不適用商標法第19條聲明不專用之規定，亦屬同法第23條第1 項第2 款所規定之情形。

(四)次查原告雖訴稱系爭商標長期使超過8 季，已廣泛使用於所指定商品有關之物件上，應足使相關消費者認識其為表彰商品之標識云云。然無論原告已使用系爭中文圖樣多久，依據原告於申請時所提出之系爭商標實際使用證據資料即證據10、11（與訴願時提出之證據相同，分別見商標核駁卷第97至139 頁、訴願卷第40至82頁），該等證據均為產品宣傳廣告、海報、看版照片、相關報章雜誌報導及網頁搜尋等資料，其主要係將中文「動態節能器」以藍底白字呈現，另有灰藍相間之橢圓外框，外框底部有外文「GIGABYTE」所組成，與本件單純五字中文之「動態節能器」圖樣，並不完全相同，且依其相關內容包括「動態節能」、「節能、省錢」等等，更加深消費者將「動態節能」當作功能之說明及強調，尚難認係將該字樣作為辨別商品來源之使用證據，另原告雖提出系爭商品之全球銷售量( 見原告所提證據12) ，然產品之銷售量並不足以證明原告使用系爭中文字樣為商標使用。至原告又主張其相關英文商標已經歐盟及日本准予註冊( 見原告所提證據13) 等語，惟該准予註冊圖樣與本件不同，且不同國家之審查標準亦有所不同，尚難據以認定系爭商標已據原告廣泛行銷使用，且在交易上已成為表彰原告指定使用之「主機板」商品之識別標識，而得依商標法第23條第4 項之規定准予註冊。

(五)至原告所舉被告曾核准「動態」、「節能」等商標註冊案例在先，及被告同一承辦人對系爭商標英文版即「DYNAMICENERGY SAVER」為不同認定，以及「多喝水」及「787 」等商標使用時間均未達1 年，即獲准註冊之案例等等，而認被告有違行政自我拘束原則、裁量逾越權限等語云云。惟按行政程序法第6 條固規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。」惟行政自我拘束係要求行政機關對於事物本質上相同之事件為相同之處理，以維持人民對行政行為一貫性之信賴。經核原告所舉該等商標圖樣與本件系爭商標圖樣均有差異，其所指定使用之商品或服務亦不盡相同，且縱使意義相同之中英文字樣，仍屬不同之商標圖樣，對消費者而言，亦會產生不同之認知效果，況個案間是否仍有其他事實足以影響其商標註冊之判斷，尚不能僅憑商標公告資料( 見原告所提證據4 、5)即可得知。又關於是否已在交易上成為商品或服務之識別標識之判斷，重點亦不完全在於使用期間，原審定書及訴願駁回決定，亦非單以使用期間為判斷，從而，原告所舉上開事證，均無法證明被告有對事物本質相同之事件為不合理之差別待遇，故原告主張被告違反行政自我拘束原則，並不可採，從而，被告亦無原告所主張違法行政程序法第10條逾越法定裁量範圍之情形，併此敘明。

五、綜上所述，被告以系爭文字圖樣「動態節能器」指定使用於主機板之商品上，整體觀之，屬對於該指定商品內容之說明，不適用商標法第19條之規定，且有商標法第23條第1 項第2 款所定情形，不得為商標註冊。從而，原處分就系爭商標註冊案所為應予核駁之審定，核無違法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，並命被告就系爭商標應為核准註冊之審定，為無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭