智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99年3月4日辯論終結

原告

甲○○

訴訟代理人

黃秀珠律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○（局長）

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

丙○○

參加人

荷商‧聯合利華公司

代表人

喬瑟夫‧蘇利文／亞

訴訟代理人

潘昭仙律師

　　　　　　李彥群律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國96年5月10日經訴字第09606067250 號訴願決定，提起行政訴訟，臺北高等行政法院96年度訴字第2367號判決後，經最高行政法院98年度判字第1323號判決將原判決廢棄，發交本院，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、程序事項：被告之代表人於起訴時為蔡練生，嗣於原審（臺北高等行政法院96年度訴字第2367號）審理期間變更為乙○○，並經上開代表人具狀聲明承受訴訟在卷，經核並無不合，應予准許。

二、事實概要：原告於民國89年2 月29日以「LUX 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之內衣、睡衣、泳衣、內褲、胸罩、束褲、罩杯、肚兜、紙褲、衛生衣褲、T 恤、西服、大衣、外套、運動服、休閒服裝、韻律服裝商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第963537號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人提出註冊第214785號、第528117號及第671905號商標（下稱據以評定商標），於94年12月9 日以系爭註冊商標有違註冊時商標法第37條第7 款規定事由，對之申請評定。依現行商標法第91條第2 項規定，本法修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。因本件原評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1 項第12 款 ，參加人復於95年3 月24日補充理由書增列評定條款，案經被告審查，核認系爭商標有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定之適用，以96年1 月22日中台評字第940492號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經臺北高等行政法院96年度訴字第2367號判決駁回原告之訴，原告仍未甘服，遂上訴至最高行政法院，案經最高行政法院98年度判字第1323號判決將原判決廢棄，發交本院。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

三、本件原告主張：

㈠系爭商標因註冊時與參加人申請評定時橫跨87年施行與92年施行之現行商標法，依現行商標法第91條第2 項規定，系爭商標僅於同時違反註冊時第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款時，系爭商標始有不得註冊應予撤銷之情事。又依現行商標法第91條第2 項規定，系爭商標既不符合、不構成註冊時之商標法第37條第7 款即現行商標法第23條第1項第12款前段混淆誤認之虞之規定，即無須另就系爭商標是否違反現行商標法第23條第1 項第12款後段「商標減損（淡化）」予以討論。而據以評定商標僅使用於洗髮乳、沐浴乳、香皂等個人清潔用品與造型商品上，其亦無多角化之經營，其商標知名度並未因企業多角化之經營而提升。是據以評定商標僅限於購買個人清潔用品與造型商品之相關消費者較為知悉，應非具極高之知名度而達絕大多數之一般公眾所普遍認知之著名程度。至系爭商標係由外文「LUX 」所構成，而設計上係將「LUX 」文字以一般經常使用之Times New Roman 字型來呈現，設計之意涵乃是希望藉「LUX 」字意期許原告所經營商品皆能「發光發亮」，以期能以一般經常使用之字型能達到使原告之商品商標如同字型般廣為人知，且為消費者愛好使用。是以系爭商標與據以評定商標「LUX 」、「LUX （word）」、「LUX （label ）」縱有使用「LUX 」英文文字，惟「LUX 」應為弱勢商標，系爭商標與據以評定商標就字體及構圖上仍可區別，整體觀察應非屬近似，當無使消費者混淆誤認之虞。

㈡參酌最高行政法院98年度判字第1323號判決意旨，可知系爭商標之註冊日即90年10月1 日係在92年4 月29日之前，而參加人申請評定日係於94年12月9 日，乃在現行商標法修正施行後，依現行商標法第91條第2 項規定，系爭商標除須構成違反註冊時商標法（即於86年5 月7 日修正公佈，於87年11月1 日施行）第37條第1 項第7 款之規定外，尚須同時構成違反現行商標法第23條第1 項第12款之規定，始得據此認定系爭商標具有不得註冊之事由。亦即系爭商標自應以商標法修正施行前及同法修正施行後之規定均為違法事由為限，始得為評定成立，撤銷系爭商標。惟系爭商標與據以評定商標根本屬不同種類，亦非類似種類，彼此間毫無任何關連性，況據訴願決定機關之訴願決定書理由所載，可知系爭商標因與據爭商標之商品性質相異，兩者不具關連性，不構成混淆誤認。

㈢據以評定商標之著名程度究係如何，即應回歸至89年原告向被告申請註冊系爭商標時之著名程度來考量，而非以現今據以評定商標之著名程度考量。況且據以評定商標並非獨創，即無獨特性且識別性不高，復以「LUX 」已係屬於弱勢商標之範疇，而據以評定商標亦無多角化經營，另由參加人提出之證據資料，不足以證明據以評定商標在原告申請系爭商標時，已達到著名商標之程度，況中文及英文商標並列時，商標之識別性與著名程度應分別檢驗之。是系爭商標並無違反註冊時商標法第37條第1 項第7 款規定不得註冊之事由等語。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

四、被告則以：

㈠系爭商標所指定使用之商品與據以評定商標著名之商品性質有異，然以二造商標近似之程度極高，且據以評定商標具極高之著名性而為相關消費者所熟知，相關消費者又僅熟悉據以評定商標等相關因素判斷。原告縱主張不同公司使用同一商標名稱指定在不同領域者所在多有，惟參加人於市場上已具相當信譽之後，始以極近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，應足肯認有不正利用據以評定商標之識別性，導致據以評定商標與特定商業來源間之聯繫能力減弱，而有致減損據以評定商標之價值，或有利用據以評定商標信譽，而使據以評定商標商譽或形象遭到損害之情事存在，是系爭商標之申請註冊，應有修正前商標法第37條第7 款規定之適用。

㈡有關修正前商標法第37條第7 款之規定，依最高行政法院98年度判字第1323號判決意旨，固僅限於「有致公眾混淆誤認之虞者」之情形，惟商標爭議案件於實務運作上，對於完全相同或極近似之商標，且據爭商標又具極高知名度的情況下，為避免他人任意攀附著名商標之識別性或信譽，二者所指定使用之商品或服務縱不具類似或直接競爭關係，亦僅能以「混淆誤認之虞」之概念予以判斷與適用，以強化對於著名商標之保護，故修正前商標法第37條第7 款規定於解釋上，宜包含現行商標法第23條第1 項第12款所規範之「有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞」等二種態樣。本件系爭商標所指定使用之商品與據以評定商標著名之商品性質固屬有異，然二商標之近似程度極高，且據以評定商標已為一般公眾所普遍認知而具高知名度，原告嗣後始以極近似之外文作為系爭商標圖樣申請註冊，尚難謂無致減損該據爭商標之識別性或信譽之虞，系爭商標之註冊，應有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款後段規定之適用。

㈢且縱認系爭商標無上開規定之適用，惟考量據以評定商標所使用之香皂、洗髮乳、沐浴乳及頭髮造型等商品，屬日常消費性用品，而系爭商標所指定使用之內衣、睡衣、T 恤等商品，屬日常生活用品，二者之消費族群均普及於一般公眾而有所重疊，於民生消費販售場所或通路亦均有接觸之可能性，兩者在銷售對象及販售場所等均有相關聯之處，復參酌二商標之外文完全相同，近似程度極高，據以評定商標又屬高知名度之著名商標，客觀上難謂無使相關公眾認誤二商標之商品為同一來源之系列商品，或誤認其使用人間存在關係企業、加盟關係或其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，是系爭商標之註冊，仍有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

五、參加人主張：

㈠系爭商標之文字為英文「LUX 」，與據以評定商標之英文文字「LUX 」完全相同，依被告所公告之「混淆誤認之虞」審查基準5.2.5 規定，系爭商標顯然已達到混淆之程度。而據以評定商標係一具高知名度之商標，系爭商標與據以評定商標確屬近似。又系爭商標與據以評定商標完全相同，足見原告乃刻意抄襲，蓄意強搭據以評定商標知名度便車，是系爭商標有減損據以評定商標之識別性或信譽之虞，系爭商標已違反修正前商標法第37條第7 款規定，自有商標法第23條第1 項第12款規定不得註冊之適用。

㈡原告列舉數件含有「LUX 」文字作為商標圖樣在各類獲准註冊之案例，主張被告應有審查之同一性及公平性。惟原告所列舉其他案例包含「LUX 」文字作為商標圖樣於各類獲准註冊之案例及不同公司使用含同一名案例，因案情有別，尚不得比附援引於本案。原告主張其取得系爭商標後，即專心研究、投入資金、研發創新，以提昇其「LUX 」品牌內衣品質，惟原告並未提出任何具體證據證明「LUX 」商標在內衣產品業界已成為辨識原告所生產產品之識別商標，且為消費者所熟知，此有臺北高等行政院96年度訴字第270 號判決可稽，是原告之主張，自不足採。並聲明駁回原告之訴。

六、茲參酌上述當事人之主張，可知本件主要之爭點乃為：系爭商標「LUX 」是否有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用，而有應予撤銷之事由？茲分述如下：

㈠按商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標註冊時商標法第37條第7 款所規定；又商標「相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」，不得註冊，復為現行商標法第23條第1 項第12款所明定。次按判斷是否有致相關公眾混淆誤認之虞者，應考量兩商標因相同或構成近似，致使同一或類似商品或服務之相關公眾誤認二商標為同一商標，或雖不致誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係而言。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

㈡查本件原告係於89年2 月29日以「LUX 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之內衣、睡衣、泳衣、內褲、胸罩、束褲、罩杯、肚兜、紙褲、衛生衣褲、T 恤、西服、大衣、外套、運動服、休閒服裝、韻律服裝商品，向被告申請註冊，經被告核准列為註冊第963537號商標（下稱系爭商標），嗣參加人於94年12月9 日以系爭註冊商標有違註冊時商標法第37條第7 款規定事由，對之申請評定。因系爭商標註冊時與參加人申請評定時橫跨87年施行與92年施行之現行商標法，依現行商標法第91條第2 項規定，系爭商標僅於同時違反註冊時第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款規定時，始有不得註冊應予撤銷之情事。而本件參加人於94年12月9 日申請就系爭商標為評定時，係援引87年11月1 日公布施行之商標法第37條第7款「商標圖樣相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者，不得申請註冊」之規定，主張系爭商標與據以評定商標完全相同，當然有致公眾混淆誤認之情形，而此一致公眾混淆誤認之規定，於修正後之商標法第23條第1 項第12款復有明定，足見系爭商標確實違反修正前及修正後之商標法，應予撤銷。是本件首應探究者，乃系爭商標與據以評定商標二者是否高度近似，而有致相關公眾混淆誤認之虞。本件原告系爭商標係以單純未經設計之大寫外文文字「 LUX 」構成（原告稱其文字係以一般經常使用之 TimesNew Roman 字型呈現）（參附圖1 ），而參加人據以評定之商標計有三個，分別為第214785號、第528117號及第671905號商標（參附圖2 ），上開據以評定商標中均有大寫外文「LUX 」字樣，其中第671905號商標則僅有「LUX 」外文文字，若欲細究其與系爭商標最大之差異，應僅在於兩者所選用之字型不同，然此種字型上之差異對相關消費者或公眾而言，顯然並非主要辨識之重點，亦無任何區別之價值與意義，相關公眾或消費者於目睹系爭商標與第671905號據以評定商標時，其所認知者乃此二者均為大寫外文「LUX 」，至於此一文字究係代表「發光發亮」、抑或「奢華」，對相關消費者或公眾而言均同，換言之，此一「LUX 」文字不會忽而代表「發光發亮」，忽而代表「奢華」，是以，不論原告就其系爭商標所賦予之意義如何，均不能否認系爭商標與據以評定商標，尤其第671905號商標之外觀形式上幾乎完全相同。而系爭商標與據以評定商標既然外觀形式上幾乎完全相同，對相關公眾或消費者而言，其所產生之疑問乃：此二商標所代表之商品或服務來源是否相同？理論上而言，若不同商標間差異明顯，則相關公眾或消費者自不致有上述疑問，倘相關公眾或消費者有上開疑慮之產生，自係因不同商標間因有相當程度之相似性使然。本件原告系爭商標與據以評定商標既然在外觀上幾乎完全相同，而參加人所提出之據以評定商標中有關外文「LUX 」文字所使用之字型彼此間又有所差異，足見文字使用字型之差異已非重點，對消費者而言，縱使原告系爭商標所使用之字型與原告所提出據以評定商標使用之字型不同，仍無法避免相關公眾或消費者對於系爭商標與據以評定商標所代表之商品或服務來源是否同一或彼此間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係之疑問。準此，自應認為原告系爭商標與據以評定商標間具有高度近似，且足以使相關公眾或消費者產生混淆誤認之虞。

㈢原告又稱系爭商標係指定使用在服裝內衣類別，與據以評定商標指定使用在化妝品類別不同，既屬不同，消費者於選購時自不致有混淆誤認情形云云。惟查，本件參加人所註冊之據以評定商標其指定使用之化妝品進入我國市場業已數十年，其間並透過大量廣告行銷普見於國內各大平面或電子媒體，其廣告代言之明星復且涵蓋國內外高知名度之明星，例如麗芙泰勒、凱薩琳．麗塔瓊斯、布魯克．雪德絲、舒淇、張曼玉、王祖賢等，其廣告詞「Lux, super rich!」、「柔柔亮亮、閃閃動人」等又深植人心，數十年來維持不墜，消費者於目睹或聽聞「LUX 」時，其所立即聯想之產品來源即為參加人，參加人所提出之據以評定商標屬於著名商標一節，迭經法院於歷審判決中確認無誤，據以評定商標屬著名商標乃無庸置疑之事。反觀原告系爭商標之使用情形，原告雖稱其早於89年即取得系爭商標之註冊且使用多年云云，並檢附「LUX 」商標使用證據為證，然觀諸原告所提使用證據，僅係幾張販賣內衣之店面照片及標貼影本，並無相關行銷廣告或銷售額等客觀證據足資審酌，尚不足證明系爭商標使用於內衣、睡衣及內褲等商品已為相關公眾或消費者所熟悉而為著名商標。按對於著名商標有無混淆誤認之虞此一規定之適用，並不以與之比對之商標各自所指定使用之商品或服務是否相同或類為限，蓋就相衝突商標所表彰之各種商品或服務是否構成混淆誤認之虞之判斷，與商標之著名程度及識別性關係密切且相互消長，商標越具有識別性且越著名，其所能跨類保護之商品範圍就越大，即越易判斷為構成混淆誤認之虞；反之，若商標係習見之商標或著名性較低，則其跨類保護之範圍就較小。本件原告系爭商標指定使用之商品雖為申請當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第25類之內衣、睡衣、泳衣、內褲、胸罩、束褲、罩杯、肚兜、紙褲、衛生衣褲、T 恤、西服、大衣、外套、運動服、休閒服裝、韻律服裝等商品，與據以評定商標所指定使用之洗髮乳、沐浴乳、香皂等個人清潔用品不同，惟本件據以評定商標既屬著名商標，對其保護之商品範圍自應較廣，換言之，不應以其申請指定使用之商品類別為限，是縱然如原告所述，參加人據以評定之商標並未多角化使用，仍因其商標已深植人心，致使消費者對其認知不僅以其所指定使用之洗髮乳、沐浴乳、香皂等個人清潔用品為限。況一般而言，內衣、睡衣、泳衣、內褲、胸罩、束褲、罩杯、肚兜、紙褲、衛生衣褲等商品與化妝品、清潔用品等均屬個人私密用品，且為個人每天日常生活必然接觸物品，若消費者於穿著標明系爭商標之內衣，使用標示有據以評定商標之化妝品，有無可能使公眾或消費者混淆誤認此二商品之來源同一，或誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，非無疑問。原告僅泛稱其系爭商標指定使用之商品與參加人據以評定商標所指定使用之商品類別不同，自不致使相關公眾或消費者產生混淆誤認云云，刻意忽略據以評定商標乃著名商標，其保護範圍不以其所指定使用商品類別為限，以及系爭商標指定使用之商品與據以評定商標所指定使用之商品二者在性質上均屬高度個人私密用品之特性，其所為主張自非可採。本院審酌系爭商標與據以評定商標二者識別性之強弱、二商標之近似及商品或服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合因素，認為系爭商標已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞情形，自有修正前商標法第37條第7 款及現行商標法第23條第1 項第12款後段規定之適用。

七、綜上所述，系爭商標「LUX 」既有修正前商標法第37條第7款及現行商標法第23條第1 項第12款前段規定不得註冊之適用，被告之原處分依法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭