智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99年11月4日辯論終結

原告

美商‧丹捷克股份有限公司DANJAQ LLC

代表人

大衛 S. 波比（訴訟代理人 劉法正律師楊祺雄律師複 代 理人 柳瑜珊律師被 告 經濟部智慧財產局代 表 人 王美花（局長）訴訟代理人 陳盈竹陳美穗參 加 人 品天下實業有限公司代 表 人 蔡松住

上列當事人間因商標廢止事件，原告不服經濟部中華民國99年4月20日經訴字第09906053680 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：參加人於民國85年9 月13日以「007 阿松」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第14類之「鐘錶、手錶、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、胸飾錶、時鐘商品。」，向被告（原名經濟部中央標準局，嗣於88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經被告審查，准列為第811244號註冊商標（下稱系爭商標）。嗣原告以系爭商標之註冊有違商標法第57條第1 項第2 款之規定為由，於96年1 月25日申請廢止其註冊，經被告審查，於98 年9月30日以中台廢字第960024號商標廢止處分書為「申請不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果對於參加人之權利或利益將有影響，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依職權裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、本件原告主張：

㈠系爭商標係由參加人於85年9 月13日申請註冊，嗣經被告核准註冊在案。參加人係以銷售檳榔為業，並未經營鐘錶業務，其明知「007 阿松」商標為原告自西元1962年起首創使用之著名商標，詎向被告除申請系爭商標外，並仿冒含有原告之「007 阿松」著名商標，申請註冊第00855936號、第855937號及第01228532號商標，加以搶註並指定使用於第14類鐘錶商品上。其中註冊第855937號商標經原告提起異議，案經被告審理後，認定其與原告之「007 阿松」著名商標近似，有致公眾混淆誤認之虞，而以中台異字第G00880969 號商標異議審定書為「應予撤銷」之處分，並於89年8 月16日公告撤銷確定；另註冊第00855936號商標，因參加人未實際使用且未繳納註冊費，業於96年8 月1 日經被告公告撤銷確定在案；至於註冊第01228532號商標，亦遭原告以違反現行商標法第23條第1 項第12款提起異議，案經鈞院98年度行商訴字第147 號判決確認「007 阿松」商標除於電影、錄影帶等商品早已享有極高知名度外，其使用於鐘錶商品之信譽，已廣為國內消費者熟知，並認定參加人申請「007 阿松」商標指定使用於鐘錶等商品並非出於善意，且相同或近似於原告之著名商標，有致公眾混淆誤認之虞，故判決撤銷訴願決定及原處分，並命被告應作成撤銷註冊第1228532 號「007 槍形圖」商標之處分。

㈡由原告委託訴外人京華商信事業有限公司（GIN WOOD COMMERCE CREDIT CO., LTD ，下稱京華公司）自96年1 月18日起至同年月19日止派員調查之結果可知，參加人之實際負責人郭招雄表示參加人主要經營「檳榔」及「檳榔灰」之內銷業務，且於原告委託調查時之前三年內，並未經營販售鐘錶商品。另由原告於97年11月17日再次委託京華公司對參加人進行調查結果可知，參加人未從事鐘錶業務。是參加人自原告於96年1 月25日申請廢止系爭商標之前三年內，未曾使用系爭商標「阿松007 」於鐘錶等商品上，則本件自有商標法第57條第1 項第2 款規定之適用。

㈢參加人所提出自95年6 月24日起至95年6 月28日止之「徵求經銷商加盟」報紙廣告，不符合商標法第6 條規定足以使消費者直接認識商標之使用證據，且系爭商標權人實為一檳榔業者，根本未從事鐘錶之銷售業務，卻刊登徵求加盟經銷鐘錶之廣告，顯有虛偽造假之嫌，不符合商業交易習慣。又參加人提出數份其與訴外人簽訂之手錶經銷合約，惟渠等合約係自行製作之私文書，臨訟製作容易，況合約僅廠商間之內部約定，仍須有其他實際銷售之相關資料可資佐證，始可認定有商標使用之事實。復由參加人所提出之手錶、手錶兌換活動DM及照片等證據，無法證明系爭商標之鐘錶商品於廢止申請日前三年內確有使用之事實。

㈣原處分及訴願決定以經銷商加盟廣告及參加人與訴外人於93年及95年間所簽訂之經銷合約，另參酌標有系爭商標之手錶實物及系爭商標權人公司營業項目有「鐘錶」買賣業務等資料相互勾稽佐證，可認定系爭商標權人主觀上有為行銷之目的，並以透過行銷之方式，經銷標有系爭商標之手錶為由，，認定本件並無商標法第57條第1 項第2 款規定之適用。惟參加人所提出之徵求經銷商廣告，其刊登方式、版面、日期均異於常情，且非基於行銷目的而刊登，不符一般商業交易習慣，而商標權人所檢送之經銷合約、手錶、DM及照片，均為自行製作之證據，或僅係個人或廠商間內部約定、或未標示日期，參加人復未曾檢送任何關於系爭商標手錶之客觀行銷證據，自無從勾稽佐證系爭商標確有於申請廢止日前三年內有使用之事實。是系爭商標確有違反商標法第57條第1 項第2 款規定之情事，應予廢止等情。並聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被告則以：

㈠系爭商標係於87年8 月1 日獲准註冊，並於97年8 月1 日獲准延展註冊，指定使用於鐘錶、手錶、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、胸飾錶、時鐘商品。而參加人提出95年6 月24日起至95年6 月28日止之聯合報報紙正本5 份、經銷（總經銷）合約書影本5 份、手錶實物2 只、廣告DM及照片等證據。其中報紙廣告雖為徵求經銷商加盟之廣告，然依一般常理及商業交易習慣，參加人應有欲行銷商品之目的始會徵求經銷商，況該報紙之內容載有「雙子星阿松007 阿松007OOSEVEN」、「本商標品天下實業有限公司委任總代理經銷」、「商標註冊號數：811244」、「鐘錶、手錶、卡通錶、項鍊錶、戒指錶、胸飾錶、時鐘」等字樣，雖其上標示之商標圖樣共3 件，然已有系爭商標「阿松007 」及其註冊號數第811244號。又參加人與他人於93年及95年間所簽訂之經銷（總經銷）合約書5 份，其合約內容即有提及系爭商標註冊一系列各式手錶之經銷業務。另參酌標有系爭「阿松007 」商標之手錶實物2 只，及參加人之公司營業項目第6 項即有「鐘錶」買賣業務等證據，可知參加人主觀上已有為行銷之目的，並以透過經銷之方式，經銷系爭商標商品，且已將系爭商標標示於其所刊登之前揭廣告及手錶實物上，以行銷手錶等商品，其標示方式足使相關消費者認識系爭商標為表彰該等商品之商標，是可認系爭商標之使用已符合商標法第6 條規定商標使用之要件，亦足見參加人於申請廢止前3 年有使用系爭商標之事實。

㈡原告主張系爭商標「007 阿松」之手錶係作為促銷檳榔配料紅白灰之「贈品」，非商標使用。惟依參加人所提出之系爭「007 阿松」商標之年度紀念手錶兌換活動DM觀之，該DM內容雖為007 雙子星年度紀念手錶係提供給檳榔販售業者購買檳榔原料收集吊牌兌換之用，然作為贈品之物，尚非不可直接銷售。參加人上開手錶係作為消費者購買其檳榔配料紅白灰商品之贈品，具有促進消費者購買其商品之功能，尚非單純之贈與，復參酌關係人所檢送之報紙廣告及經銷合約等證據資料及關係人公司營業項目第6 項中即包含有「鐘錶」買賣業務等情事，自難僅以該廣告DM，即認為其僅係作為促銷檳榔配料紅白灰之「贈品」。況據參加人所檢送之前揭證據資料，已足可認定參加人主觀上有為行銷之目的，並以透過經銷之方式，經銷標有系爭商標之手錶等商品。至原告提出另案臺北高等行政法院96年度訴字第80號判決，及被告經訴字第09506177180 號訴願決定書為證，惟核其使用態樣與本案不同，案情有別，尚難比附援引，執為本案應為相同處分之有利論據。另原告以鈞院98年度行商訴字第147 號判決認定系爭商標之申請非出於善意為由，然該案係有關違反商標法第23條第1 項第12款之規定，與系爭商標是否有使用無涉，並不影響本案系爭商標於申請廢止日前3 年內有使用之認定，是原告之主張，尚不足採等語，茲為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人經合法通知，未於準備及言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

五、參酌上開當事人之陳述，可知本件兩造之爭點主要為：系爭註冊商標「阿松007 」是否有商標法第57條第1 項第2 款所規定之情事。茲分述如下：

㈠按「商標註冊後，無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊」，商標法第57條第1 項第2 款定有明文。又本法所稱商標之使用，係指為「行銷之目的」，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。商標權人證明其有使用之事實，應符合商業交易習慣，商標法第6 條第59條第3 項亦定有明文。準此，商標權人以電視廣告或其他方式行銷其商品或服務，必須具備以行銷為目的，並使相關消費者認識其為表彰該等商品或服務之商標，且符合商業交易習慣之要件，合先敘明。

㈡本件參加人雖提出95年6 月27日、同年月24日、同年月25日、同年月26日、同年月28日刊登之報告廣告5 件為證，用以證明其曾使用系爭商標。惟查：

⒈參加人刊登報紙廣告之內容與方式，係將系爭商標與註冊號數，及指定使用之商品及公司名稱予以登載，並附加「徵求經銷商加盟」之字樣（詳智慧局卷宗第50頁背面、第51頁正面、第52頁背面、第53頁正面、第54頁正面），除排列次序不一致外，幾與被告機關就准予註冊之商標，於商標公報上公示其商標權人、圖樣及其指定使用之商品者如出一轍，予人印象僅在單純表述其獲准註冊之各項商標及其指定使用之商品為何，而與一般商業交易習慣，業者為引消費者注意或購買慾望，將商標及某些特定商品之外觀或特徵等以圖片或文字刊登於報紙，以行銷該商品者，顯然有別。

⒉按如事前無任何準備銷售行為，且嗣後亦未從事實際銷售行為，僅將註冊商標登載於報紙廣告，並附加「徵求經銷商」字樣，即可認定係商標之使用，無異謂不以行銷為目的而於報紙上刊載商標及徵求經銷商廣告，亦可認定係商標之使用行為，顯然不符合商標使用須以行銷為目的，使相關消費者認識其為表彰該等商品或服務之商標、及符合商業交易習慣之要件，自難謂為的論。經查，本件參加人刊登前開報紙廣告既僅有「徵求經銷商」，別無銷售系爭商標商品之字樣，就文義而言，其廣告目的僅係在徵求經銷商，而非在行銷系爭商標之商品。再者，倘參加人刊登報紙之目的係在行銷，自應於事前有準備銷售行為或於事後有實際銷售行為，始符合一般商業交易習慣，否則，即與未以行銷為目的之刊登廣告行為無從區別。本件參加人就其與經銷商簽訂經銷契約前後，究係委由何工廠代工製造，如何出貨予經銷商，參加人每月預估出貨量大約若干，及經銷商每月實際銷售量為若干等情狀，均未具體陳明，亦未舉證以實其說，則憑上開報紙廣告自不足認定參加人有行銷系爭商標商品之事實。

㈢參加人雖又提出95年5 月1 日、93年2 月20日、93年2 月25日、93年12月26日、93年2 月25日之經銷合約共5 件為證（詳智慧局卷宗第55-59 頁），用以證明其曾使用系爭商標。惟查：

⒈參加人最早於93年2 月20日即與訴外人楊國秋簽訂經銷合約，迄至95年5 月1 日止復陸續與陳敏得、許順和、黃建源、黃明德簽訂經銷合約，自93年2 月20日簽訂經銷合約之日起至96年1 月25日遭原告向被告申請廢止之日止（詳智慧局卷第13頁），經銷期間前後長達近3 年，苟參加人確有以行銷為目的而使用系爭商標於手錶等商品之行為，而非僅與經銷商簽訂形式上之經銷合約，衡情斷無不能提出系爭商標商品實際銷售證據之理。則參加人既無法提出經銷商銷售系爭商標產品之證據，自難僅憑經銷合約即認定參加人有使用系爭商標之事實。

⒉次查，上開經銷合約之簽訂時間最遲為95年5 月1 日，參加人刊登徵求經銷商報編廣告之時間最早為95年6 月24日，則上開經銷商均係於參加人刊登報紙廣告前即與參加人簽約，並非因參加人刊登報紙廣告始簽訂經銷合約，至為明確。又參加人雖於簽訂前開5 件經銷合約後，再於報紙上刊載徵求經銷商之廣告，然參加人既無法提出經銷商曾銷售系爭商標商品之實際銷售證據，且報紙廣告刊登之內容又與行銷系爭商標之商品無關，自無從因其嗣後於報紙上刊登徵求經銷商之廣告，即可認定參加人於簽訂經銷合約之期間內有將系爭商標使用於商品之事實。

㈣參加人雖又提出「阿松007 」商標之年度紀念錶兌換活動DM一紙、現場照片6 件及實品2 件為證（詳智慧局卷宗第60-63 、110 、134 頁），用以其證明其使用系爭商標。惟查，上開DM係記載：「本公司出品之紅灰白灰，都有附加商標吊牌，以保障各位愛好者之權利！收集吊牌可兌換本公司發生之年度紀念手錶」等文字。按廣告宣傳之目的係在販賣商品，依一般商業習慣，廣告之同時或稍後即會有商品上市銷售，以收廣告之實益，而參加人所提出之上開DM與照片均無法證明其確有銷售系爭商標商品，反足以證明該實品僅係單純之贈品，且係置放檳榔攤內，並不符合一般商業交易習慣，則上開DM並非作為系爭商標指定使用之商品之廣告甚明。次查，本件參加人雖提出實品2 件，然上開實品2 件如係於96年1 月25日前即已製作完成，並用以銷售，則參加人自可提出產銷或進銷該等商品之文件證明，且其舉證上並無任何困難可言，惟參加人就此並未舉證以實其說，自難認其所提出之實品2 件係於原告申請廢止前即已製造完成，並用以銷售，更不得以參加人於原告申請舉發後提出之2 件實品，即認定參加人於原告申請廢止前即有使用系爭商標銷售系爭實品之行為。

㈤按作為贈品之物，雖非不可直接銷售，然亦不能因有贈品於市面上出現，即可推定已於市面上有直接銷售行為。參加人雖主張置放於檳榔攤上之系爭手錶實品除作為贈品外，亦供直接銷售之用云云，並提出標明系爭手錶實品價格之照片為證。惟查，參加人除未提出其於照片上所示之檳榔攤銷售系爭手錶實品之證據外，且其另與他人共簽訂5 件經銷合約，苟參加人確有銷售系爭手錶實品之行為，衡諸交易常情，經銷商銷售系爭手錶實品之業績應較檳榔攤之銷售業績為佳，則置放於檳榔攤銷售之系爭手錶實品，亦應同時提供予經銷商銷售，始符事理之常。因此，縱令參加人無法提出檳榔攤銷售系爭手錶實品之證據，斷無亦無法提出經銷商銷售系爭手錶實品之證據，是參加人既無法提出照片所示檳榔攤與經銷商銷售系爭手錶實品之證據，自不能因系爭手錶實品以贈品型態於市面上出現，遽以推定已直接於市面上銷售。

㈥被告與訴願機關雖以：依一般常理及商業交易習慣，參加人應有欲行銷商品之目的才會徵求經銷商，且該報紙內容載有「双子星阿松007 阿松00700SEVEN」、「本商標品天下實業有限公司委任總代理商」、「商標註冊號數：811244」、「鐘錶、手錶、卡通錶、項鍊、戒指錶、胸飾錶、時鐘」等字樣，雖其上標示之商標圖樣共3 件，然已有本件系爭「阿松007 」商標圖樣及其註冊號數第811244號，又參諸參加人與第三人於93年及95年所簽訂之經銷合約書，其合約內容即有提及本件系爭註冊第811244號商標一系列各式手錶之經銷業務，另參酌標有「阿松007 」商標之手錶實物2 只，以及參加人公司營業項目第6 項即有「鐘錶」買賣業務，由該等資料相互勾稽佐證，應可認定參加人主觀上已有為行銷之目的，並以透過經銷之方式，經銷系爭商標商品，且已將系爭商標標示於其所刊登之前揭廣告及手錶實物上，以行銷手錶等商品，其標示方式亦足使相關消費者認識系爭商標為表彰該等商品之商標等語，否准原告廢止之申請。惟查：

⒈本件參加人係先簽訂5 件經銷合約在先，因無法提出任何一家經銷商曾銷售系爭商標商品之證據，始又於報紙上刊登徵求經銷商之廣告，參加人於報紙上刊登徵求經銷商廣告顯係因經銷商無法提出銷售實據所致，以此報紙廣告認定參加人有行銷商品之目的，顯然有違常理。

⒉參加人於刊登報紙廣告之內容雖載有「雙子星阿松007 阿松00700SEVEN」、「本商標品天下實業有限公司委任總代理商」、「商標註冊號數：811244」、「鐘錶、手錶、卡通錶、項鍊、戒指錶、胸飾錶、時鐘」等字樣，及本件系爭「007阿松」商標圖樣及其註冊號數第811244號，但並無任何商品圖樣與型錄，亦無如何購買系爭商標商品之資訊，並不足以使相關消費者認識系爭商標究係欲表彰何種商品或服務；又參加人與第三人陳敏得於93年及95年所簽訂之經銷合約書，其合約內容雖提及本件系爭註冊第811244號商標一系列各式手錶之經銷業務，但並無法提出銷售系爭商品之證據；另參加人雖提出「阿松007 」商標之手錶實物2 只，且其公司營業項目第6 項有「鐘錶」買賣業務，但亦未證明系爭手錶實物係於原告申請廢止前即已製造完成，並用以銷售，再觀諸參加人所提出之照片，系爭手錶實品係擺設於檳榔攤內，無從認定參加人確有經營鐘錶買賣業務等情，則該等資料相互勾稽佐證，仍不足以認定參加人主觀上已有為行銷之目的，並以透過經銷之方式，經銷系爭商標商品。

⒊綜上所述，參加人雖提出報紙廣告、經銷合約各5 件、系爭商標之年度紀念錶兌換活動DM一紙、現場照片6 幀及實品2件為證，惟均無法證明係屬商標遭申請廢止前已行使之資料，且參加人如確有使用系爭商標行銷商品之事實，亦無僅能提出上開各項證據，卻無法提出任何實際銷售系爭商品證據之理，是依參加人所提出之上開證據，尚不足認定其有使用系爭商標之事實。而參加人於85年9 月13日即以系爭「阿松007 」商標申請註冊，並經被告核准註冊，且未舉證證明迄至96年1 月25日原告申請廢止系爭商標時止有使用商標之事實，則系爭商標顯有商標法第57條第1 項第2 款所規定，於註冊後無正當事由迄未使用之情事，自應由被告為廢止之處分。核被告上開之抗辯，尚難採信。

六、從而，被告以系爭商標註冊並未違反商標法第57條第1 項第2 款之規定，就原告廢止之申請所為申請不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，及請求被告應作成廢止參加人註冊第811244號「阿松007 」商標之處分，為有理由，應予准許。

七、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1條 、行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭