智慧財產法院行政判決

　　　　　　　　　　　　　　　　 民國99年12月2日辯論終結

原告

民生行股份有限公司

代表人

李碧容（董事長）

（送達代收路1段2訴訟代理人　胡峰賓律師複代理人　　吳臾夢律師被　　　告　經濟部智慧財產局代　表　人　王美花（局長）訴訟代理人　陳盈竹參　加　人　義大利商法倫提諾公司代　表　人　艾特妮拉．安德瑞黎（顧問）訴訟代理人　蔡瑞森律師

　　　　　　陳長文律師

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國99年6月8 日經訴字第09906057870 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如下：

主文

事實及理由

一、事實概要：原告前於民國89年12月14日以「Valentino Coupeau 」商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9 類之「錄影帶，錄音帶，雷射唱片，影碟，影音光碟，數位式影音光碟，電腦，光筆，電腦鍵盤，印表機，電腦滑鼠，計算機，照相機，幻燈機，電影機及其器材，照相機背帶，照相器材箱套，錄放影機及其器材，電視機，音響，收音機，錄音機，音響喇叭，耳機，擴音器，麥克風，電話，傳真機，行動電話，電熨斗，蒸氣熨斗，電池，蓄電器」商品，向被告申請註冊，經被告審查，核准列為註冊第1117650 號商標（下稱系爭商標，見附圖1 ）。嗣參加人於93年11月30日以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款規定，對之提起異議。經被告審查，以94年5 月5 日中台異字第931423號商標異議審定書為「異議不成立」之處分（下稱第一次處分）。參加人不服，提起訴願，經經濟部94年11月7日經訴字第09406139750 號決定駁回其訴願（下稱第一次訴願決定），參加人遂向臺北高等行政法院提起行政訴訟，經臺北高等行政法院以95年度訴字第78號判決將第一次訴願決定及第一次處分均撤銷。原告不服，向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院以98年度判字第967 號判決駁回上訴確定在案（下稱前案訴訟）。嗣經被告依前開判決意旨重為審查，以98年11月23日中台異字第971006號商標異議審定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，並於99年3 月19日申請減縮系爭商標之指定使用商品為「行動電話」商品，經被告核准在案。復經經濟部同年6 月8 日經訴字第09906057870 號決定駁回訴願，原告遂向本院提起行政訴訟，聲明被告原處分及訴願決定均撤銷。

二、程序方面：

㈠按行政訴訟法第105 條第1 項第3 款規定：「起訴，應以訴狀表明訴訟標的及其原因事實。」是以原因事實並非行政訴訟訴訟標的，而係界定訴訟羈束及判決確定之效力範圍（本條修正說明第二項參照）。又撤銷訴訟之訴訟標的為行政處分或訴願決定之違法性（行政訴訟法第4 條第1 項、第2 項規定參照），即起訴聲明所請求撤銷之具體行政處分或訴願決定，而其範圍以訴狀所載之原因事實，並經提起訴願之部分為限（陳計男，行政訴訟法釋論，第213 至214 頁參照）。而課予義務訴訟之訴訟標的則為原告向行政機關為行政處分之公法上請求權（同法第5 條第1 項、第2 項規定，及陳計男，行政訴訟法釋論，第215 頁參照）。

㈡參加人所提之異議事由為系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款規定，被告即就此異議主張而為第一次處分，其後訴願機關經審酌第一次處分並無違法或不當而決定維持第一次處分（即第一次訴願決定），經參加人提起課予義務訴訟（即前案訴訟），臺北高等行政法院95年度訴字第78號判決、及最高行政法院98年度判字第967 號判決均以參加人據以異議之同條項第12款規定（公法上請求權）為訴訟標的。被告於前案訴訟判決確定後，依前開判決之意旨，重為審酌而為原處分，原告因不服訴願決定而提起本件撤銷訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定。是以本件訴訟標的為原處分之違法性，即係在爭執被告所為審定系爭商標有違同條項第12款規定之「系爭商標之註冊應予撤銷」行政處分之違法性（最高行政法院98年度判字第1487號判決參照）。

㈢原告於99年11月8 日，具狀依行政訴訟法第116 條第3 項第2 款規定，表明追加訴訟標的即商標法第23條第1 項第15款云云（見本院卷第207 頁反面）。然原處分係以系爭商標有違同條項第12款規定所為異議成立之行政處分，本件訴訟標的即原處分之違法性，至同條項第15款規定既非當初異議事由，未經被告、訴願機關審酌，自非本件之訴訟標的，且本件為撤銷訴訟，其訴訟標的乃原處分之違法性，遑論原告為系爭商標權人，並非提起異議之人，並無何向被告為異議成立或不成立審定之公法上請求權。故原告依行政訴訟法第116 條第3 項第2 款規定所為訴訟標的之追加云云，於法不合，自不得准許。

三、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：

㈠系爭商標係由英文「Valentino 」及「Coupeau 」所組成，被告僅就二分之一之外文「Valentino 」比對，然外文字樣屬不可分割之連貫整體，且依通體觀察原則及混淆誤認審查基準，均可輕易理解系爭商標與據以異議商標（見附圖2 ）之不近似。

㈡據以異議商標之國際註冊日期及在臺灣之註冊日期均在「Mario Valentino 」家族之後，顯非參加人所自創，且據以異議商標在臺之著名程度亦遠低於「Mario Valentino 」、「Valentino Rudy」，又歷年來不乏眾多廠商以「Valentino」作為商標之一部，經被告核准在案。

㈢據以異議商標主要商品為皮件及服裝，且參加人於臺僅有四個櫃點，僅提供原裝進口之服飾、皮件、皮包等服飾類商品，無其他商品或授權製造品可供選購，並無多角化經營之情事，被告應限縮其著名商標之保護。

㈣另與系爭商標指定相同類別之「Valentino Rudy」經最高行政法院94年度判字第1159號及臺北高等行政法院91年度訴字第4688號認定與據以異議商標不近似，且系爭商標所指定商品行動電話與據以異議商標著名之服飾及其相關配件，實無引致相關消費者構成近似之嫌。

四、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠參酌行政法院80年度判字第2428號判決及多件商標異議審定書可知，系爭商標申請註冊日前，據以異議諸商標之信譽已為我國相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。

㈡系爭商標圖樣之首字外文「Valentino 」與據以異議之「VALENTINO 」商標完全相同，予消費者寓目印象明顯，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通所用之注意，可能會有所誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標且近似程度高。

㈢本件據以異議商標雖為義大利之普通姓氏，然經參加人長期使用，已為國內相關事業或消費者所熟知，而為一著名商標具有較強之識別力。

五、參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

㈠系爭商標之外文「Valentino 」置於商標圖樣之字首，自為一般消費者識別系爭商標之主要依據。既與參加人據以異議商標完全相同，相關公眾極易就系爭商標與據以異議諸商標產生混淆誤認。且系爭商標與據以異議商標近似，復經臺北高等行政法院於95年訴字第78號及最高行政法院98年度判字第967 號判決確認在案。被告及訴願機關之認定符合判決之拘束力之要求。

㈡據以異議商標屬著名之商標，業經行政法院、臺北高等行政法院及被告於諸多判決及處分書中予以論明。而據以異議商標雖為義大利常見之姓氏，因長久及廣泛之使用已為著名商標，具有高度識別商品來源之識別性。

㈢原告所舉其他商標案例，依商標「個案審查原則」，自無從引用其他個案推論有無致混淆誤認之虞。

㈣系爭商標限縮為「行動電話」，與已刪除之商品如「電話、傳真機」等，不論依照被告所發布之商品及服務分類暨相互檢索參考資料或依社會一般通念、交易情形均屬類似商品，刪除商品並無助於消除混淆誤認之虞。

六、得心證之理由：

㈠按訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力（行政訴訟法第213 條規定參照）。又為訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中已經裁判者，就該法律關係有既判力，當事人不得以該確定判決事件終結前所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，於新訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判（改制前行政法院72年判字第336 號判例參照）。而既判力之標的，係依判決主文定之，惟有關判決主文之解釋，得參照事實及判決理由。

㈡行政訴訟法第216 條規定：「（第1 項）撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力；（第2項）原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之；（第3 項）前2 項之規定，於其他訴訟準用之。」準此，法院撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束原處分機關、原決定機關，於重為處分、決定時，應依法院之判決意旨為之。另判決對於經行政法院依同法第41條及第42條規定，裁定命其參加或許其參加而未為參加者，亦有效力（同法第47條規定參照）。

㈢查系爭商標係於89年12月14日申請註冊，於93年8 月10日核准註冊，是系爭商標之申請應否准許註冊，應以92年5 月28日修正公布之商標法為斷。故本件爭點為系爭商標是否違反同法第23條第1 項第12款前段規定（見本院卷第202 頁）。而參加人前以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款規定，對之提起異議。經被告審查並為「異議不成立」之處分（即第一次處分），再經經濟部決定駁回參加人之訴願（即第一次訴願決定），復經臺北高等行政法院認定系爭商標客觀上極易引起一般消費者與據以異議商標產生混淆誤認之虞，應屬構成近似，且據以異議商標已為著名之商標，則系爭商標之申請註冊，客觀上自有使相關事業及消費者對其所表彰商品之來源或產製主體發生混淆誤認之虞，而原告以外文「VALENTINO 」作為系爭商標圖樣一部分申請註冊，自應明知其可能引起相關消費者混淆誤認其來源，難謂系爭商標之註冊申請係屬善意。則系爭商標之申請註冊既係參加人欲仿襲原告商標之信譽，以達經濟上搭便車求取不當利益所採取之策略，自會減損據以異議商標之識別性及信譽。從而，系爭商標圖樣自易使一般消費者與據以異議商標產生混淆誤認，以95年度訴字第78號判決將第一次訴願決定及第一次處分均撤銷（見本院卷第121 至131 頁）。嗣經最高行政法院98年度判字第967 號判決以前開臺北高等行政法院判決並無違背法令，而駁回上訴（見本院卷第132 至141 頁）確定在案（即前案訴訟）。因此，關於系爭商標與據以異議商標是否有同法第23條第1 項第12款前段情形之爭點，屬前案訴訟確定判決意旨範圍，已生拘束力，法院不得為與前案訴訟確定判決意旨相反之判斷，而在未有新事實或法律變動之情形下，原告自不得為相反主張，而於本案訴訟以系爭商標與據以異議商標不近似、不混淆而無同法第23條第1 項第12款前段之情形，而請求撤銷本件原處分及原訴願決定。且依行政訴訟法第216 條規定，前案訴訟之確定判決既係指第一次訴願決定及第一次處分適用法律之見解有違誤，就本件商標異議事件，自有拘束原處分機關即被告之效力，被告於重為處分（即本件原處分）時，應依前案訴訟確定判決之意旨為之。

㈣經被告參照臺北高等行政法院95年度訴字第78號判決意旨，重為審理後，認定據以異議商標為著名商標，且具較高識別性，系爭商標與據以異議商標構成近似，並衡酌據以異議商標於服飾及其配件、皮包等商品上，經參加人長期廣泛銷售而具高知名度及識別性，且系爭商標與據以異議商標高度近似等因素，系爭商標客觀上有使相關事業及消費者對其所表彰商品之來源或產製主體產生混淆誤認之情事，而有商標法第23條第1 項第12款規定之適用，即為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（即原處分，見本院卷第82至84頁）。經核本件並無「新事實或法律變動之情形」，被告所為之原處分，與行政訴訟法第216 條規定無違，且原告於前案訴訟係屬「參加人」之身分，自受前案訴訟確定判決之拘束，而不得為與前案訴訟確定判決意旨相反之主張，本院亦不得為與前案訴訟確定判決意旨相反之判斷。

㈤原告主張本件商標爭議部分「Valentino 」業經最高行政法院、臺北高等行政法院、及本院認定為一習見習知之外國姓名公共財，且被告就含「Valentino 」之商標，多次主張一旦加註其他文字、圖樣，可供識別，則認定不近似，且眾多含「Valentino 」之商標和平共處近30年，原告復於中國、法國、歐盟相繼取得商標權云云，並提出多件判決及他件商標為證（見本院卷第8 至15、207 頁反面至216 、302 至306 頁）。

⒈系爭商標圖樣與據以異議商標圖樣均有「VALENTINO 」，此固為義大利常見姓氏，以此姓氏本身作為商標圖樣，其識別性較弱，而系爭商標縱於「Valentino 」之後增加外文「Coupeau 」，惟仍應進一步審酌系爭商標「Valentino Coupeau 」與據以異議商標「VALENTINO 」、指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，相關消費者是否視為區別來源之標識等重要判斷是否致生混淆誤認之虞事項。原告徒以「VALENTINO 」為外國姓氏，遽謂系爭商標與據以異議商標不構成近似云云，過於率斷。

⒉至原告所舉其他商標之判決或註冊案，核其商標圖樣雖均有「VALENTINO 」字樣，惟所指定使用之商品或服務與系爭商標不盡相同，或部分註冊商標圖樣除「VALENTINO 」外文文字外，另加以其他中文文字、外文文字或設計圖案，整體觀察其商標圖樣，足供相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別。是以個案具體事實涵攝於各種判斷因素時，商標近似、商品類似程度如何、消費者對商標之熟悉度、識別性強弱等判斷因素，因個案事實及證據樣態差異，於個案中調查審認結果，當然有所不同。因此，案情有別，係屬另案是否妥適問題，基於商標審查個案拘束原則，要難比附援引，引用曾註冊之其他個案推論無致混淆誤認之虞，而執為系爭商標亦應准予註冊之論據（最高行政法院98年度判字第949 號判決參照），即與平等原則無違。另各國商標審查法制概不相同，亦無由以他國案例，遽謂本件即應為相同之結論。

⒊此外，前案訴訟確定判決之最高行政法院98年度判字第967 號判決業已明確認定據以異議商標為著名商標，況系爭商標與據以異議商標均係外文「VALENTINO 」商標，一般消費者對於外文之辨識能力，尚不能與中文（姓氏）等量齊觀，自應受到更大之保護。並認定原告當時以據以異議商標「VALENTINO 」為一眾所周知之意大利普通姓氏，屬於以習見事物為內容之任意性商標，不具創意性，其識別性相形薄弱，不應給予過度保護云云，並非可採（見本院卷第138 至139 頁）。另原告於前案訴訟所引「GiovanniValentino 」、「Valentino Rudy」品牌並存情形，亦經最高行政法院前開判決認屬其他商標個案，尚不足以為本件有利之證據；其與本件系爭商標與據以異議商標各有不同因素，自有認定上之差異，亦與行政自我拘束原則及禁止差別待遇原則無違（見本院卷第139 頁）。是原告於本院審理時再為相類之主張，要無足取。

㈥另原告於99年3 月19日申請減縮系爭商標之指定使用商品為「行動電話」商品，經被告核准在案（見審定卷第36頁）。惟本件為撤銷訴訟，係以「原處分作成時」為其事實及法律狀態判斷基準時，至其後發生之事實或法律之變更，並非法院所得審究（最高行政法院92年12月份第2 次庭長法官聯席會議決議，及92年度判字第1331號判決參照）。查被告係於98年11月23日作成原處分，嗣後原告始申准減縮系爭商標之指定使用商品，則此事實狀態之變更，並非被告作成原處分時所能斟酌，自不得以此遽認原處分為違法。遑論系爭商標原指定使用於「錄影帶，錄音帶，雷射唱片，影碟，影音光碟，數位式影音光碟，電腦，光筆，電腦鍵盤，印表機，電腦滑鼠，計算機，照相機，幻燈機，電影機及其器材，照相機背帶，照相器材箱套，錄放影機及其器材，電視機，音響，收音機，錄音機，音響喇叭，耳機，擴音器，麥克風，電話，傳真機，『行動電話』，電熨斗，蒸氣熨斗，電池，蓄電器」商品，業經前案訴訟確定判決（臺北高等行政法院95年度訴字第78號判決、最高行政法院98年度判字第967 號判決）認定據以異議商標為著名商標，系爭商標與據以異議商標高度近似，客觀上有使相關公眾混淆誤認之虞，因此，原告縱嗣後減縮其指定使用商品為「行動電話」，仍無礙於系爭商標因高度近似於據以異議商標，而有致相關公眾混淆誤認之虞之認定。

七、綜上所述，被告依前案訴訟確定判決之意旨，以系爭商標有違商標法第23條第1 項第12款前款規定，所為其註冊應予撤銷之處分，尚無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，以與原確定判決確定力範圍相反之理由所為之撤銷請求，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已臻明確，兩造、參加人其餘主張或答辯，與本件判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

智慧財產法院第二庭