108年度民專上更(三)字第7號｜智財：侵害專利權有關財產權爭議｜裁判日期：109 年 12 月 10 日

智慧財產法院民事判決 108年度民專上更(三)字第7號上訴人　珍妮貝兒企業有限公司兼法定代理人蔡佳真共同訴訟代理人　許哲嘉律師複代理人賴昭彤律師被上訴　人　許雅芳訴訟代理人　許世烜律師楊家明律師上列當事人間關於侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國101 年1 月13日本院99年度民專訴字第189 號第一審判決提起上訴，被上訴人並為訴之追加，經最高法院第3 次發回更審，本院於109 年10月30日言詞辯論終結，判決如下：主文上訴駁回。珍妮貝兒企業有限公司、蔡佳真應再另連帶給付許雅芳新臺幣肆佰參拾萬玖仟柒佰柒拾壹元，及自民國101 年8 月17日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。第二審、發回前第三審及追加之訴訴訟費用（除確定部分外) 均由珍妮貝兒企業有限公司、蔡佳真連帶負擔。本判決第二項於許雅芳以新臺幣壹佰肆拾參萬陸仟伍佰玖拾元供擔保後，得假執行。事實及理由壹、程序部分：一、按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第446 條第1 項、第255 條第1 項第3 款定有明文。查被上訴人於一審聲明請求上訴人珍妮貝兒企業有限公司（下稱珍妮貝兒公司）、蔡佳真連帶給付新臺幣（下同）200 萬元本息，嗣於本院101 年度民專上字第7 號第二審（下稱原二審）審理中追加請求上訴人應再另連帶給付800 萬元本息（見原二審卷一第153 頁），核屬擴張應受判決事項之聲明，上訴人雖表示不同意上開追加，但依上開規定，應予准許。二、本件審理範圍：本院原二審維持第一審所為命上訴人連帶給付127 萬4,051 元本息部分，因上訴人不得上訴第三審而確定；上訴人就本院106 年度民專上更㈡字第1 號判決（下稱更㈡審判決）不利於己部分（即503 萬5,720 元本息，其中430 萬9,771 元部分為被上訴人擴張之訴部分）提起第三審上訴，經最高法院全部廢棄發回本院，而被上訴人就本院更㈡審駁回其請求超過430 萬9,771 元本息之擴張之訴部分，並未聲明不服而確定。是本院審理範圍，即為上訴人就第一審判命連帶給付72萬5,949 元本息之上訴，及被上訴人在原第二審請求430 萬9,771 元之擴張之訴部分（其餘未繫屬本院者均不予贅述）。貳、實體部分：一、被上訴人主張：其與第一審共同原告洪世賢為新型專利第M263765 號「胸罩背片結構」（下稱系爭專利）之共同專利權人（洪世賢已於訴訟繫屬中將損害賠償權利讓與被上訴人，被上訴人已於本院聲請代洪世賢承當訴訟），專利權期間自民國94年5 月11日起至103 年9 月15日止。詎珍妮貝兒公司未得其同意或授權，逕自生產「RoMenSa 高協邊無痕深V 集中竹炭調整型胸罩」（下稱系爭產品），並委由第一審共同被告富邦媒體科技股份有限公司（下稱富邦公司）在其經營之momo富邦購物台及momo富邦購物網（下稱momo富邦購物台等）販售，侵害系爭專利申請專利範圍第1 項（下稱系爭專利請求項1 ）。系爭產品與內褲成套販售（下稱成套產品) 之銷售所得共新臺幣（下同）20,623,866元（元以下四捨五入) ，僅先就其中1,000 萬元為請求（第一審請求200 萬元，第二審擴張請求其他800 萬元，但超過430 萬9,771 元部分已敗訴確定）。蔡佳真為珍妮貝兒公司之法定代理人，自應與珍妮貝兒公司負連帶賠償責任。爰依100 年12月21日修正前專利法（下稱修正前專利法）第108 條準用第84條第1 項、第85條第1 項第2 款，及公司法第23條第2 項規定，提起本件請求。就上訴人之上訴為答辯聲明：上訴駁回。並為追加聲明：㈠珍妮貝兒公司、蔡佳真應再連帶給付許雅芳430 萬9,771 元，及自101 年8 月17日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息。㈡擴張聲明第二審及發回前第三審訴訟費用，均由珍妮貝兒公司、蔡佳真連帶負擔。㈢願供擔保，請准宣告假執行（未繫屬本院者均不贅述）。二、上訴人則以下列等語資為抗辯：上訴人不爭執系爭產品落入系爭專利請求項1 之專利範圍，亦不爭執應對被上訴人負侵害專利權連帶損害賠償責任，但本件成套產品銷售總獲利20,623,866元，扣除變動成本5%營業稅，所得之實際金額19,641,777元，再扣除內褲銷售額4,910,444 元、內衣銷售成本12,049,918元、內衣銷售必要費用961,611 元，則珍妮貝兒公司販售系爭產品之所得僅1,719,804 元，再計算系爭專利占系爭產品之貢獻度37.7% ，故應負之損害賠償責任至多為648,366 元，被上訴人請求金額顯然過高等語。三、兩造對於系爭產品落入系爭專利權範圍，上訴人應對被上訴人負連帶損害賠償責任一事並不爭執，僅就損害賠償金額應如何計算有爭執。經查： ⒈被上訴人主張本件專利侵權時間為98至99年間，依實體從舊程序從新原則（最高法院98年度台上字第997 號、102 年度台上字第1986號民事判決參照），有關專利侵權損害賠償計算，自應適用100 年12月21日修正前專利法規定。按新型專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：2.依侵害人因侵害行為所得之利益。侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。修正前專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款定有明文。本款之損害賠償計算方法有二，前段為「侵害所得利益說」，後段為「銷售總額說」。申言之，本款前段之「侵害所得利益」，是以侵權人因侵害行為所得利益作為權利人之損害額，本款後段之「銷售總額」，是在權利人無能或無由知悉侵權人因侵害所得利益若干時，為減輕其舉證責任，遂將舉證責任倒換，僅於侵權人就該侵權物品之成本或必要費用支出有所舉證時，方自其全部收入中扣減此成本及必要費用，兩者間之不同，在於舉證責任的轉換，也就是說，權利人依前段規定為請求時，必須證明侵權人因其侵權行為所得利益之金額，權利人依後段規定請求時，則容許權利人無庸詳細計算侵權人淨利數額，僅須證明侵權人銷售之全部收入即可，侵權人若欲減少其賠償額，則必須自行舉證其因侵害所支出之成本及必要費用（見黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用，月旦法學雜誌第167 期，2009年4 月，第166 、174 頁）。因此，修正前專利法第85條第1 項第2 款前、後段實為兩種不同之損害賠償計算方式，其舉證責任不同，條文並容許專利權人於計算損害賠償時得選擇之。本件被上訴人擇定先依修正前專利法第85條第1 項第2 款後段「銷售總額」計算，次依同款前段「侵害所得利益」計算（見本院卷第437 頁），本院即應依被上訴人擇定之順序，先適用修正前專利法第85條第1 項第2 款後段規定為審酌。 ⒉珍妮貝兒公司銷售本件成套產品自富邦公司取得20,623,866元（元以下四捨五入），有富邦公司103 年11月5 日( 103)富邦媒體字第169 號附卷可參（見更㈠審卷二第42頁），此為兩造所不爭執（見更㈡審卷一第122 頁）。又上開金額為含稅金額，珍妮貝兒公司另需繳納營業稅5%，有其開立予富邦公司之發票、供應商對帳單可證（見更㈠審卷一第86至113 頁），故珍妮貝兒公司實際所得應為19,641,777元（20,623,866÷1.05＝19,641,777，元以下四捨五入），被上訴人雖稱此稅賦應由珍妮貝兒公司自行吸收云云，但營業稅為珍妮貝兒公司銷售貨品依營業稅法規定必須支出之費用，不因侵害系爭專利而應將此費用歸為專利權人所有，被上訴人所稱並不足採。又上開金額包含與本件侵權無關之內褲，由國內常見內衣品牌之商品型錄所載成套內衣褲售價，可知女性成套內衣與內褲比例至少為3 ：1 （見更㈠審卷一第216 至220 頁），故珍妮貝兒公司銷售系爭產品（即單純內衣）之所得應為14,731,333元（19,641,777×3/4 ＝14,731,333元，元以下四捨五入）。 ⒊上訴人雖稱應再扣除系爭產品成本12,049,918元、必要費用961,611 元云云。然查，依本院前開說明，修正前專利法第85條第1 項第2 款後段之規定是在減輕權利人之舉證責任，當權利人依後段規定請求時，即不必詳細計算侵權人淨利數額，僅須證明侵權人銷售之全部收入即可，侵權人若欲減少其賠償額，必須由侵權人自行舉證其因侵害所支出之成本及必要費用。本件最高法院106 年度台上字第323 號第二次發回意旨亦認，當被侵害人依上開規定請求損害賠償時，侵害人必須就其銷售之成本或必要費用，負舉證責任，否則即應以銷售該項物品全部收入為所得利益，據以計算被侵害人之損害，始符法意（見該判決第4 頁）。本件上訴人於本院更㈡審雖提出許多發票單據，但其並未以上開發票所示金額作為其成本或必要費用之扣除依據，經本院再次曉諭上訴人確認主張，其亦明確表示：上訴人所提之發票並非用於計算侵權商品之成本，本件成本及必要費用之舉證，是以珍妮貝兒公司99年度營利事業所得稅結算申報書（下稱99年度申報書，見本院更㈠審卷二第57至58頁）以比例計算等語（見本院卷第426 、432 、434 頁），上訴人既僅以珍妮貝兒公司99年度申報書證明本件之成本及必要費用，本院即應依上訴人上開主張審酌其是否已盡舉證之責。上訴人雖稱：珍妮貝兒公司99年度申報書記載營業收入總額為132,939,824 元，而系爭產品銷售所得為19,641,777元，占營收總額之14.7 75%（計算式：19,641,777/132,939,824元=14.775 ％），依此比例計算，系爭內衣產品之成本為12,049,918元、必要費用為1,282,147.60元（計算式8,677,818 元×14.775%=1,282, 147.60元）云云。然上訴人所謂「系爭產品銷售所得為19,641,777元，占99年營收總額132,939,824 元之14.775% ，故系爭產品之成本及必要費用亦為全年度成本、必要費用之14.775% 」（見本院卷第380 頁、更㈠審卷二第39背頁），該「14.775% 」是以成套產品收入19,641,777元計算而來，但該金額包含與本件侵權無關之內褲，故「14.775% 」之比例已有違誤，更何況珍妮貝兒公司99年度申報書所載的營業收入、營業成本、費用及損失，是該公司99年度「全部營業」所生之金額，並非單獨針對系爭產品之成本或必要費用，上訴人又自承珍妮貝兒公司99年度之所有產品均透過富邦公司販售，其銷售之品項共有23種，本件系爭產品只是23種品項的其中一種（見本院卷第462 至463 頁），既然珍妮貝兒公司之產品高達23種，每種產品並非盈虧均相同，成本、必要費用亦有所不同，自無法以比例方式來推估，更何況專利法計算侵權人所得利益之成本及必要費用，應僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所「直接」投入之製造成本及必要之費用，而不能將侵權行為人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至將研發成本全部納入，否則倘侵權行為人整體營運結果無利潤，甚至有負債，則會造成無需為侵權行為負責之不合理情況，觀諸99年度申報書所載的營業費用及損失，包含薪資支出、租金支出、文具支出、旅費、運費、郵電費、修繕費、廣告費、交際費、捐贈、呆帳損失、伙食費、訓練費等等，許多項目顯非銷售侵權產品之直接費用，自不得扣除。上訴人僅以一張99年度營利事業所得稅結算申報書，用比例推估方式來證明本件成本及必要費用，除此之外別無其他舉證，實難認為已盡舉證之責，上訴人對於成本及必要費用既無法舉證，揆諸上開法條規定，即應以銷售該項物品全部收入為所得利益。 ⒋上訴人又稱：依逢甲大學紡織工程研究所碩士論文「台灣內衣產業之專利分析與TRIZ導入設計趨勢」所示內衣結構設計之技術功效占37.7% ，而本件系爭專利與內衣結構有關，自應以37.7% 計算系爭專利貢獻度云云（見本院卷第242 頁、第459 頁）。然查，所謂「專利貢獻度」，是指某件專利對某件產品價值之貢獻程度，應綜合考量系爭專利技術對於該產品整體所產生之效用增進、該功能之增進是否影響消費者主要購買意願、市場一般交易情形等因素決定之。上開逢甲大學碩士論文（見原二審卷二第44背頁），其有關內衣結構設計技術功效之統計，是作者以我國內衣相關專利215 篇，依布料、內衣結構設計、穿著方式或連結方式、鋼條或其他附加物四類技術內容分析歸類而得，該等分析僅為作者撰寫論文之個人學術研究意見，且是針對當時國內與內衣有關之專利所為之分析，並非針對本件系爭專利與系爭產品，當無法僅以上開論文學術分析數據，作為本件系爭專利貢獻度之證明。況珍妮貝兒公司在富邦購物台等銷售系爭產品時，特別強調系爭專利之技術特徵，即揭示系爭專利之結構，於二支撐肋間對應設有輔助抵撐肋條，該輔助抵撐肋條之兩端分別接設於二支撐肋之頂、底端，呈N 字型之結構特徵（見原審卷一第205 至206 頁），該技術特徵既為珍妮貝兒公司銷售系爭產品之重點，消費者自以上開技術特徵來決定是否選購系爭產品，則本件並無計算專利貢獻度之必要。 ⒌據上，上訴人不能就成本及必要費用舉證，依修正前專利法第108 條準用第85條第1 項第2 款後段規定，即應以銷售系爭產品全部收入14,731,333元作為侵害行為所得利益，已逾被上訴人本件請求之金額，自應准許。蔡佳真為珍妮貝兒公司之法定代理人，應依公司法第23條第2 項規定與珍妮貝兒公司負連帶賠償責任。四、綜上，被上訴人依專利侵權法律關係，於原審請求上訴人連帶給付200 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起即99年8 月20日起（見原審卷一第64頁）至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許。原審就上開部分為上訴人敗訴之判決，並依兩造聲請為准、免假執行之宣告，於法並無不合，上訴意旨仍執陳詞，指摘原判決此部分不當，求予廢棄，為無理由，應駁回其上訴。另被上訴人追加請求上訴人再連帶給付430 萬9,771 元，及自追加聲明狀送達翌日起即101 年8 月17日起（見原二審卷一第153 頁）至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息，為有理由，應予准許，並依被上訴人之聲請為假執行之宣告。五、本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後，核與本件之結論，不生影響，爰不一一贅述，附此敘明。六、據上論結，本件上訴人之上訴為無理由，被上訴人之追加之訴為有理由，依民事訴訟法第449 條第1 項、第85條第2 項、第463 條、第390 條第2 項，判決如主文。中　　華　　民　　國　　109　年　　12　　月　　10　　日智慧財產法院第一庭審判長法官　李維心法官　彭洪英法官　蔡如琪以上正本係照原本作成。如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本) ，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466 條之1 第1 項但書或第2 項( 詳附註) 所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。中　　華　　民　　國　　109 　年　　12　　月　　21 日書記官　邱于婷附註：民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項) 對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

智慧財產及商業法院108年度民專上更(三)字第7號

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