智慧財產法院民事判決

上訴人

必翔實業股份有限公司

法定代理人

甲○○

訴訟代理人

徐偉峰律師

訴訟代理人

陳志隆律師

被上訴人

伍氏科技股份有限公司

兼上一人

法定代理人

乙○○

法定代理人

丙○○

共同訴訟代理人

劉志鵬律師

　　　　　　吳詩敏律師

　　　　　　林佳瑩律師

　　　　　　丁○○

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，上訴人對於中華民國98年5 月15日臺灣臺北地方法院96年度智字第21號第一審判決提起上訴，本院於99年1月14日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、

㈠上訴人於原審起訴主張其享有經濟部智慧財產局第148732號「變速箱與馬達連結結構」之新型專利（下稱系爭專利），專利期間自民國88年6 月11日起至97年5 月9 日止。上訴人獲悉被上訴人伍氏科技股份有限公司（下稱伍氏公司）所生產銷售之電動代步車及電動輪椅等相關產品，其變速箱與馬達連結結構均係使用系爭專利，上訴人乃購得伍氏公司所製造之電動代步車，送交財團法人台灣經濟發展研究院進行鑑定，鑑定結果係落入系爭專利之專利權範圍。即伍氏公司所製造之電動代步車、電動輪椅等相關產品，均未經上訴人之同意或授權，逕行使用系爭專利技術，侵害上訴人專屬專利權。被上訴人乙○○與丙○○分任伍氏公司之董事長及經理人，為上開產品之製造及銷售行為之負責人，其執行職務行為顯已違反專利法之相關規定，並侵害上訴人之專利權利。又上訴人係自88年6 月11日取得系爭專利，而目前施行之專利法有應行施行時間，故本件所適用之實體法律，應按被上訴人實施侵權行為之時點而定。故被上訴人自88年6 月11日起至93年6 月30日止違反83年1 月21日公布之專利法第103條第1 項之規範，上訴人依據行為時同法第105 條準用第88條之規定，請求被上訴人乙○○與丙○○賠償上訴人因此所受之損害；而93年7 月1 日起迄今之侵權行為，違反現行專利法第106 條第1 項之規範，上訴人依同法第108 條準用第84條之規定，請求被上訴人乙○○與丙○○賠償上訴人因此所受之損害。被上訴人乙○○與丙○○對上訴人不法侵害之行為同時成立民法第184 條第1 項前段與同法第184 條第2項規定之侵權行為，依民法第185 條自應負共同侵權行為之連帶損害賠償責任。被上訴人伍氏公司按民法第28條、第188 條及公司法第23條第2 項之規定，與前開二被上訴人共同對上訴人負連帶損害賠償之責。被上訴人所製造之所有電動代步車（包括以下型號：WT-M4Jr.、WT-L4Jr.、WT-T3D、WT-M4 、WT-T3B、WT-L3 、WT-L4 、WT-M3 ）以及電動輪椅（包括以下型號：MAMBO312&512、MAMBO313&513、MAMBO342&542 、MAMBO343&543 ），均係使用系爭專利，而自上訴人得知被上訴人不法侵害上訴人專利權之時起，上訴人因此所受之損害至少已達新台幣（下同）1 億元以上，依民事訴訟法第244 條第4 項之規定，僅先就所受損害範圍內之5000萬元部分為一部請求。爰聲明求為判決被上訴人應連帶給付上訴人5000萬元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並願供擔保請准宣告假執行。

㈡上訴人於原審起訴主張先一部請求被上訴人連帶賠償5,000萬元，惟未依民事訴訟法第244 條第4 項規定於原審言詞辯論終結前補充聲明，其全部請求已特定為5,000 萬元。原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人不服僅就其中2,500 萬元部分提起上訴（其餘部分業經原審判決確定），並主張：系爭專利並無違反86年之專利法規定，應為有效專利，原審所認系爭專利所指專利範圍與圖說不一致之處，乃係專利說明書申請專利範圍第1 項其中「另一端」軸向上則開設一溝槽，乃「同一端」之誤記，明顯係誤記所致，且其原意於說明書及圖式已明顯記載，解讀時並不影響原實質內容。是以，原審僅以此等誤記事項而認為圖說及專利說明書所揭露者不同，系爭專利無法據以實施，並不能達到預期解決之問題而認為系爭專利為無效，誠有所違誤。上訴聲明求為判決原判決廢棄，被上訴人應連帶給付上訴人2500萬元，暨自起訴狀送達之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；並願供擔保請准宣告假執行。

二、被上訴人則以系爭專利申請日為85年5 月10日，智慧局於88年5 月4 日准予專利，是以系爭專利是否符合專利之申請要件，應適用核准審定時之86年5 月7 日修正公布專利法。美國第2331168 號專利已揭露系爭專利之申請專利範圍所有元件，單就系爭專利與美國專利之「圖示」與「專利說明書文字內容」比對，即可知系爭專利欠缺「新穎性」；又中華民國公告第176341號專利（專利證書號為第084100號）已揭露傳動軸桿、軸承、齒桿之「分段組接」方式，如將其連接部分與美國第2331168 號專利所揭露梢片、插槽、接槽元件置換，其結果除仍具有解決軸承套設問題之功效外，並未產生任何突出的技術特徵或顯然進步，亦未產生任何相乘或無法預期之功效，依最高行政法院84年判字第1933號判例要旨，系爭專利欠缺「進步性」。且系爭專利未充分揭露，應為無效專利。縱系爭專利具可專利性，上訴人未就其主張之各項請求權依據之構成要件為舉證，亦未盡標示專利證書字號之法定義務，況93年12月13日以前之損害賠償請求權已罹於時效，其訴顯無理由。而上訴人未曾於原審提出「系爭專利之申請專利範圍有明顯誤記，若經更正則系爭專利應得據以實施而為有效專利」之主張，且系爭專利曾經遭三度舉發，上訴人從未主張系爭專利之申請專利範圍有明顯誤記之情事，遲至本審級方主張，顯係臨訟編纂之詞，屬逾時提出之新攻擊防禦方法，違反民事訴訟法第447 條之規定，應予駁回。另系爭專利之「申請專利範圍」及「創作說明」之文字記載明確，並無贅字或錯字、標點符號重複等情形，不符合86年5 月7 日修正公布專利法第105 條準用第67條第1 項第2 款「明顯誤記」之要件，上訴人主張應將系爭專利書明書之專利範圍及創作說明所載「另一端」更正為「同一端」，與法有違。抑且，上訴人於上訴理由狀內全然未附具理由說明何以「申請專利範圍」及「創作說明」中使用之「另一端」有違誤，且依其論述，系爭專利究竟是「申請專利範圍」及「創作說明」之文字有錯誤？或是「圖示」有錯誤？已有重大疑問，上訴人亦得任意選擇性的抗辯，顯非能夠「立即識別、不需多加思考就知道、解讀時亦不致影響了解實質內容」之明顯誤記，上訴人所辯與專利法規定、歷年專利審查基準及專利法逐條釋義規定之要件不符。嗣上訴人之主張更正，已構成變更系爭專利之實質保護範圍，且未曾於系爭專利存續期間向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請更正，自不容上訴人執此主張原審判決所有違誤等語，資為抗辯。並於本院答辯聲明求為判決駁回上訴；如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。

三、按系爭專利申請日為85年5 月10日，智慧局於88年5 月4 日准予專利，是以系爭專利是否符合專利要件，應適用核准審定時之86年5 月7 日修正公布之專利法。86年5 月7 日修正公布之專利法第104 條第3 款規定，說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期繳回證書，無法追回者，應公告證書作廢；另同法第105 條準用第22條第3 項規定，說明書除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。次按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。智慧財產案件審理法第16條第1 、2 項定有明文。

四、經查，系爭專利申請專利範圍僅有1 項，內容為：一種變速箱與馬達連結結構，包括有：一傳動軸桿，係一端與馬達之出力端相接，而另一端軸向開設有一插槽者；一軸承，其係可裝設在變速箱之適當位置者；一接塊，係裝設在軸承軸向內，其一端形成一連接部，另一端軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者；一齒桿，係一端表面製設有齒紋，另一端軸向開設有一接槽，藉由該接槽與接塊之梢片結合，齒紋與變速箱之齒輪契合，即可連結組合成一體以供傳遞動力者，此有專利公報及專利說明書存卷可稽。是依系爭專利申請專利範圍第1項所請求之「接塊」技術特徵為：「一接塊，係裝設在軸承軸向內，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽，溝槽內嵌設有一梢片，藉此以連接部對應傳動軸之插槽嵌設結合者」，故自其文義可知，接塊兩端分別有連接部和溝槽，惟據卷附系爭專利說明書圖式第二圖（見原審卷㈠第9 頁、本院卷第42頁背面）所示，該圖示所揭露之技術內容為連接部和溝槽在接塊之同一端，顯然與前述申請專利範圍所揭露者不同，且「一接塊，…，『其一端』形成一連接部，『另一端』軸向上則開設一溝槽」之連結關係並無法據以實施，並不能達到預期解決之問題，是系爭專利申請專利範圍因違反上揭專利法第104 條第3 款等規定而具有應撤銷專利權之原因。

五、上訴人雖辯稱專利說明書申請專利範圍其中「另一端」軸向上則開設一溝槽，乃「同一端」之誤記，明顯係誤記所致，且其原意於說明書及圖式已明顯記載，解讀時並不影響原實質內容云云。惟查，依上揭專利法第105 條準用第67條規定，新型專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。前項更正，專利專責機關於核准後，應將其事由刊載專利公報。申請專利範圍、說明書、圖式經更正公告者，溯自申請日生效。同法第103 條第2 項規定，新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式。上訴人固主張系爭專利申請專利範圍第1 項其中「另一端」軸向上則開設一溝槽，乃「同一端」之誤記，惟其稱本件因被舉發成立，且專利權期間已屆滿，智慧局不同意其更正等情（見本院卷第152 頁準備程序筆錄）。其既未證明已經向智慧局申請更正，並經准許更正，則仍應以原核准公告之申請專利範圍為準，而原核准之申請專利範圍並無不明確之處，亦無參酌說明書及圖式之必要；上訴人稱上揭誤記，其原意於說明書及圖式已明顯記載，解讀時並不影響原實質內容云云，尚非可採。

六、綜上所述，上訴人系爭專利申請專利範圍既因違反上揭專利法第104 條第3 款等規定而具有應撤銷專利權之原因，依智慧財產案件審理法第16條第2 項規定，即不得於本件民事訴訟中對被上訴人主張系爭專利權，是其主張被上訴人產品侵害其系爭專利權，而對被上訴人為損害賠償之聲明請求，即無理由，原審駁回其訴及假執行之聲請核無不合。其仍執前詞上訴，核無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘爭點、主張陳述，核不影響判決結果，均毋庸再予一一論述；又上訴人於本院言詞辯論終結後，始於99年1 月14日提出其於98年9 月3 日向智慧局申請更正之申請書影本，本院已無從審酌。況且其申請更正內容係將系爭專利申請專利範圍中之「另一端」更正為「連接部」，與其上開所稱「另一端」係「同一端」之誤記云云，已有所不同。且經本院以電話向智慧局查詢，該局亦表示已不受理其更正申請（見本院卷第182 至194 頁）。均附此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449 條第1項、第78條，判決如主文。

智慧財產法院第二庭

附註：民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。