智慧財產法院民事判決

上訴人

甲○○

訴訟代理人

陳鎮 律師

被上訴人

乙○○

被上訴人

丙○○

上二人共同訴訟代理人

陳威霖律師

上列當事人間專利權回復名譽等事件，上訴人對於中華民國98年7月30日智慧財產法院98年度民專更㈠字第1號第一審判決提起上訴，本院於99年5月13日言詞辯論終結，判決如下：

主文

事實及理由

一、被上訴人乙○○、丙○○（下合稱被上訴人）主張：

㈠被上訴人專精於設計與開發可結合於裝飾物之發光裝置，並服務於中國東莞市○街鎮○街村○○路93號之藝勝電子加工店。上訴人於96年中委託藝勝電子加工店進行開發「可結合於被結合物之發光裝飾物」，經被上訴人等陸續投入研發資源進行研究設計，包括開發發光裝飾物之發光電路及縮小發光電路之尺寸、設計與建議容納發光電路之外殼，並進行數次測試，於96年5月30日完成雛型設計，並於96年5月30日起至同年8月30 日止，持續修改結構以使振動發光電路大小得以配合外殼，被上訴人於96年8月22日將針對振動發光裝飾品進行數次測試之測試報告傳送予上訴人，並於96年8月底完成JW201C-1產品。藝勝電子加工店以藝勝電子有限公司（設東莞市○街鎮○街村○○路93號）之名義自96年9月3日開始陸續提供JW201C-1產品予上訴人之振利貿易有限公司（下稱振利公司）與億泰製模股份有限公司（下稱億泰公司）。詎上訴人於收受JW201C-1產品後，竟於同年10月3日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利「可結合於被結合物之裝飾物」（申請案號為000000000號），並於97年3月11日審定公告准予專利（專利證書號為M328209號，下稱系爭專利）。依專利法第7條第4項規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權，且被上訴人為系爭專利之共同創作人，上訴人擅自申請專利已侵害被上訴人之姓名表示權，爰依專利法第108條準用專利法第84條第4項之規定訴請求上訴人應於系爭專利表示被上訴人為創作人，並於中國時報黑白全國版A落三全規格刊登1日如附件所示道歉啟事。

㈡系爭專利申請專利範圍第1項主要包含一結合件，一造型飾件及一發光裝置，其中結合件及造型飾件是習知技術，系爭專利申請專利範圍第1項主要是設計一種發光裝置可以置放於結合件內，並將造型飾件包覆發光裝置，被上訴人所設計之JW201C-1產品即係用於上訴人販售產品之發光裝置，被上訴人非僅建議一種結果而是提出完成此結果所需步驟（即設計JW201C-1產品），故被上訴人對於系爭專利申請專利範圍第1項主要部分有貢獻而為共同發明人。系爭專利申請專利範圍第3項主要是描述發光裝置之組成，包含有一電路控制板，該電路控制板上設有該發光元件，且該電路控制板設有一電池及一震盪開關，該電池係提供該發光元件之電源，而該發光元件係受該震盪開關作動而發光，此即是被上訴人設計之LED震動發光電路（即JW201C-1產品），系爭專利申請專利範圍第4項主要是描述發光裝置之發光元件係一發光二極體，而被上訴人設計LED 震動發光電路中之發光元件即是發光二極體，系爭專利申請專利範圍第5 項主要是描述發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部，而被上訴人設計之LED 震動發光電路之所以要經數次修改，其主要目的就是要調整LED 震動發光電路之大小，使「發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部」，是以被上訴人對於系爭專利申請專利範圍第3 至5 項主要部份之構想有貢獻，故被上訴人為系爭專利之共同創作人。

二、上訴人則以：上訴人擔任負責人兼總經理之億泰公司及擔任執行總監之振利公司，雖曾向藝勝電子有限公司（非藝勝電子加工店）購買飾品燈產品，但未曾聘請藝勝電子加工店與被上訴人進行開發系爭專利，系爭專利乃上訴人所獨自創作，被上訴人所陳嚴重歪曲事實，被上訴人所提出之原證4至原證14均不足以證明上訴人曾聘請藝勝電子加工店與被上訴人等研究開發系爭專利。被上訴人雖依據美國聯邦巡迴上訴法院之判決，主張共同創作人僅需要對於該項申請專利範圍之主要部分之構想有所貢獻即可，並主張系爭產品為渠等創作，且系爭產品是系爭專利之主要部分云云，惟系爭專利所指「受震動而發光之發光元件」，並不限於JW201C-1產品，而是只要可受震動而發光之發光元件即可。被上訴人主張JW201C-1產品與市面上產品之差異及特徵，在於該產品係重新設計，任何縮小電子之動作均需人力、時間，何況要縮小為九分之一要花更多時間，且要重新找材料、佈局、構想，惟系爭專利並未強調將IC電路板縮小之特徵，上訴人並未援用JW201C-1產品之技術特徵作為系爭專利之內容，難認該技術特徵構成系爭專利之主要部分。依被上訴人所提出之原證11公證書，可知JW201C-1產品係由東莞市華凱電子有限公司（下稱華凱公司）將其既有之規格代號為JW-950B-1 產品修改而成，且由華凱公司負責開模，顯見JW201C-1產品亦非被上訴人設計生產製造，被上訴人自不能就系爭產品為任何權利主張。縱認系爭產品係被上訴人所創作，且構成系爭專利之主要部分，充其量被上訴人等亦僅是系爭專利之共同創作人，惟專利法第7 條第4 項所指享有姓名表示權者，乃指單純受出資人聘請，獨立從事研究開發者而言，若出資人與受聘請者係共同創作，因不在專利法第7 條第3 項及第4 項規範之範圍，自不能享有姓名表示權等語，資為抗辯。

三、原審判命上訴人應於中華民國新型專利「可結合於被結合物之飾物」（申請案號為00000000號，專利證書號為M328209號），表示被上訴人為創作人，並應於中國時報黑白全國版A 落三全規格刊登1 日如附件所示道歉啟事，並駁回被上訴人假執行之聲請，上訴人不服提起上訴。上訴人於本院上訴聲明為：㈠原判決不利上訴人之部分廢棄；㈡上開廢棄部分，被上訴人第一審之訴駁回。被上訴人之答辯聲明為：上訴駁回。

四、本件兩造不爭執之事項（見本院卷第232頁）：

㈠大陸藝勝電子加工店為獨資商號，登記負責人為大陸地區人民楊俊甫（見民專訴卷第17頁）。

㈡上訴人甲○○為億泰公司之負責人，振利公司則為甲○○、孟一品及余昆霖合資設立，振利公司登記負責人為高在雲（見民專訴卷第20、21、96頁）。

㈢藝勝電子有限公司於西元2007年9月3日開始交付JW-201C-1產品（下稱系爭產品）予億泰公司，同年11月5日起開始交付系爭產品予振利公司（見民專訴卷第33-38頁）。

㈣上訴人甲○○於96年10月3日向智慧局申請「可結合於被結合物之裝飾物」新型專利，經該局形式審查後，發給第M328209號專利證書，並於97年3月11日公告。

五、本院依民事訴訟法第270條之1規定與兩造整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第232頁）：

㈠藝勝電子加工店是否即藝勝電子有限公司？

㈡上訴人甲○○是否於西元2007年委託藝勝電子加工店設計發光裝飾物之發光電路與縮小電路尺寸，被上訴人丙○○因而設計原證4、5之設計圖，並提供原證6之CR-927測試報告，進而據以製造系爭產品？

㈢被上訴人二人是否系爭專利申請專利範圍第1、3至5項之共同創作人？

⒈被上訴人二人是否系爭產品之創作人？

⒉系爭產品震動發光裝置中，縮小化發光電路的技術特徵有無記載於爭專利申請專利範圍第1、3至5項？

㈣被上訴人依專利法第108 條準用第84條第4 項請求表示被上訴人為系爭專利之創作人，並請求刊登道歉啟事，是否有據？

六、本院判斷如下：

㈠經核閱藝勝電子有限公司先後於西元2007年9月3日、同年11月5日、同年11月10日、同年11月12日、同年11月21日、同年12月8日、西元2008年1月16日、同年1月14日、同年2月20日、同年2月23日所出具予億泰公司及振利公司之系爭產品出貨單，其營業地址記載為「東莞市○街鎮○街村○○路93號」，電話為「0000-00000000」，傳真電話為「0000-00000000」（見民專訴卷第33-38頁），而依被上訴人所呈藝勝電子加工店登記資料及上訴人乙○○之名片所示，藝勝電子加工店之經營場所為「東莞市○街鎮○街村○○路93號」（見民專訴卷第17至19頁），而被上訴人乙○○之名片正面記載「藝勝電子鞋灯專業」、「地址：東莞市○街鎮○街村○○路93號」、「電話：0000-0000-0000、0000-0000」，「傳真：0000-0000-0000」，背面則記載「E.S.ELECTRONICCo .LTD.」，而為藝勝電子有限公司之英文縮寫（見民專更㈠卷第50頁），另依被上訴人所呈東莞市華凱電子有限公司之報價單及該公司總經理之聲明書，藝勝電子加工店曾於西元2007年8、9月間委託華凱公司就系爭產品開模，依其報價單所示，客戶為「藝勝」，傳真電話為「00000000」（見民專訴卷第89頁），由上述資料可知，藝勝電子加工店與藝勝電子有限公司之營業地址相同，且聯絡電話及傳真電話號碼均相同，雖名義上其一為獨資商號，另一為公司型態，然上訴人始終未能提出藝勝電子有限公司之登記資料，且實際委託華凱公司開模製造系爭產品者亦為藝勝電子加工店，足見自西元2007年9月3日起至西元2008年2月23日交付系爭產品予億泰公司及振利公司者即為藝勝電子加工店，上訴人主張億泰公司及振利公司均係向藝勝電子有限公司購買系爭產品，並非可採。

㈡次查，證人孟一品於原審證稱：當初我在作布希鞋的CROCS公司上工作，那時這家公司有生產一種用在鞋子上的塑膠裝飾品即俗稱公仔，西元2007年3月、4月份，我跟甲○○提到是否可以在這種公仔上讓他有燈在閃爍的效果，甲○○就去研發並找供應商買配件及零件，後來我們又找了余昆霖，因為他對塑膠類、電子類零件供應商比較熟悉，余昆霖有提供一些技術上意見，例如應該用什麼膠水去黏公仔跟結合這些零件及底下的底座、如何防水等問題，後來甲○○帶我們去跟乙○○、丙○○見面，談電子零件如何縮小，當時在大陸市場上有很多震動發光產品，是我先想到在公仔裡面作燈閃爍的效果，我不知道怎麼設計LED發光電路，但之前已經有很多這種東西出來在市面上，發光原理是經由電池碰觸到觸動器，傳電到LED讓它發光，發光頻率是由IC板來設定，我們一直都在討論發光裝置縮小放在專利品杯子裡（即結合件及造型飾件內部），之後是甲○○與余昆霖跟丙○○談等語（見民專更㈠卷第76-84頁），證人余昆霖亦於原審證稱：孟一品的公司本來就有在作公仔裝飾品，他就跟甲○○講，甲○○不知道這個燈電池要去哪裡買，就來問我，我就去找，我找了幾家，因為藝勝丙○○是我朋友宋吉周介紹的，我認為這個有機密性，所以才選擇他那裡，我們就是拿我們的底座去找被上訴人，告訴他們我們需要的規格，然後他們就按照我們的規格就去調貨回來給我們，我們就拿回去組裝，也不是他們做的，他們去買的。找被上訴人之前，也有去浙江義烏看過，回來告訴丙○○說他們賣太貴，丙○○說義烏的產品壽命比較短，所以才那麼便宜。我們到深圳那個電子城找過很多類似的東西，也都可以震動、發亮，只是我們跟他講大小，叫他們做給我們就好了。我與甲○○有一直在討論開發模具之底座及上面的公仔，底座大小有直徑0.9公分及1.2公分的，我有把這樣的底座拿給丙○○看，要這樣小的規格等語（見民專更㈠卷第85-88頁），上訴人於原審亦證稱：孟一品跟我談到做發光的東西放在布希鞋上應該不錯，我就去研發底座，因為要控制大小，我要去買裝在裡面的電池，我問余昆霖有無認識廠商，他帶我去找藝勝，我帶著我的底座去藝勝，跟他說要買LED電路板含電池配合放在底座等語（見民專更㈠卷第62頁），足見上訴人於申請系爭專利前確有偕同余昆霖至大陸東莞之藝勝電子加工店與被上訴人洽談訂製及購買可容置於直徑0.9公分及1.2公分底座之LED電路板（含電池），俾使底座結合公仔後可產生燈光效果，而藝勝電子加工店亦自西元2007年9月3日起至西元2008年2月23日依約交付系爭產品予億泰公司及振利公司。

㈢惟按，發明人係指實際進行研究發明之人，創作人係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，發明人或創作人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人或創作人必係自然人，而發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。

⒈被上訴人主張系爭產品係渠等於西元2007年5月30日至同年8月31日設計完成，業據其提出原證4之電路板設計圖及原證6之CR-927電池測試報告為證，固足以證明系爭產品確係由被上訴人所設計。惟被上訴人另主張其就系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化，亦即將被上訴人丙○○先設計之3X3 公分大小之電路依上訴人之需求縮小為9 分之1（即0.9 X0.9公分大小）乙節（見本院卷第231 頁）。經查，被上訴人丙○○前曾於87年9 月21日核准取得公告第341200號「飾物無觸片振動式發光裝置」新型專利，該專利即已揭示電路板、擺動式啟動片、電池及LED （即發光元件）組合之發光裝置（見民專訴卷第71頁），其另於88年7 月11日核准取得公告第364298號「鞋用飾件」新型專利（見民專訴卷第65頁），該專利之第2 圖亦已揭示電路板、震盪開關、電池及燈珠（即發光元件）組合之發光裝置可配合置入錶體之容置空間作為鞋用飾件，經核閱原證4 之設計圖僅係一電路板，並於該電路板標示震盪開關、電池及發光元件置放於電路板之位置，而為一震動發光裝置，是以原證4 所記載之元件及其連結關係均已為先前技術所揭露，被上訴人雖另主張縮小設計涉及材料之選用及電路板之重新設計（見本院卷第23 1頁），惟原證4 既未說明發光元件為發光二極體（LightEmitting Diode ，LED ）或燈泡，亦未明確說明其材料或電路板與先前技術不同之處，更未說明其裝置之大小，尚難僅憑原證4 之電路板設計圖而認被上訴人已揭露其所稱發光電路（發光裝置）縮小化之技術內容。至於系爭產品（即原證4 實物）雖揭示小型電路板、小型震盪開關、小型電池及小型LED 等元件，經比對系爭產品與習用發光裝置，系爭產品僅係將習知發光裝置之構件選用小尺寸構件加以組合，被上訴人於原審及本院均未證明系爭產品之材料選用或電路設計與習知技術有何差異，及該技術領域之人就該材料之選用或電路設計有技術上之障礙而不易解決之問題或功效之增進，易言之，被上訴人並未證明其對所稱縮小化之技術內容有何創作貢獻，自難認被上訴人對於系爭產品之縮小化有何技術上之創作貢獻。

⒉系爭專利申請範圍共有11項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，被上訴人僅主張為系爭專利申請專利範圍第1項、第3項、第4項及第5項之共同創作人，茲僅說明系爭專利申請專利範圍第1項、第3項、第4項及第5項之內容如下：第1項為「一種可結合於被結合物之裝飾物，其主要係包括一可結合於被結合物之結合件，一固定於該結合件一端之造型飾件及一設於該造型飾件內部之發光裝置，其中：該結合件之一端具有一固定部，而該結合件相對該固定部之另一端具有一阻擋部，且該結合件於該固定部與該阻擋部間具有一連結部，該連結部之外徑係小於該固定部與該阻擋部之外徑，以供該固定部與該連結部相接處形成一第一阻擋面，而該阻擋部與該連結部相接處形成一第二阻擋面；該造型飾件具有一立體之外觀形狀，且該造型飾件係固定連結於該結合件之固定部；該發光裝置包含有一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，而該發光元件係位於該造型飾件內部，且該造型飾件具有一定之透光性，以供透射出該發光裝置之發光元件發光的光線。」，第3項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置更包含有一電路控制板，該電路控制板上設有該發光元件，且該電路控制板設有一電池及一震盪開關，該電池係提供該發光元件之電源，而該發光元件係受該震盪開關作動而發光。」，第4項為「依申請專利範圍第3項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置之發光元件係一發光二極體。」，第5項為「依申請專利範圍第1項所述之可結合於被結合物之裝飾物，其中該發光裝置係設於該結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部。」，被上訴人於原審雖主張系爭專利之發光裝置係其所設計而為共同創作人（見民專更㈠卷第93頁），查系爭專利申請專利範圍第1項所記載之發光裝置係一受震動而發光之發光元件，該發光元件係由至少一電池供應電源，第3項進一步限定該發光裝置包含有一電路控制板（即電路板），該電路控制板上設有發光元件、一電池及一震盪開關，且電池係提供該發光元件之電源，第4項則進一步限定第3項之發光元件係一發光二極體（LED），第5項則限定第1項之發光裝置係設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部，而上開發光裝置之技術特徵除已揭示於被上訴人丙○○所有之前揭公告第341200號「飾物無觸片振動式發光裝置」新型專利外，西元2001年10月3日公告之中國大陸第00000000.1號「閃爍發光的人造飾物」新型專利亦已揭示一電路板上安裝鈕扣電池、震動開關、發光二極體等發光裝置之技術特徵（見民專更㈠卷第102頁），顯見系爭專利申請專利範圍第1、3、4項所記載之發光裝置僅係習知之結構，並非被上訴人於西元2007年5月30日至同年8月31日間所創作，至於將發光裝置設於結合件內，且該發光裝置之發光元件係位於該造型飾件內部之技術特徵，依前揭證人之證詞所示，則係出於上訴人及證人余一品之構思。嗣被上訴人另主張其就系爭專利之創作貢獻在將發光裝置之發光電路縮小化為市面上產品之9分之1，故為系爭專利之共同創作人，惟查，系爭專利申請專利範圍第1、3、4項對於發光裝置之界定僅係習知技術，業如前述，系爭專利申請專利範圍第5項則僅係發光裝置與結合件、造型飾件相對位置之限定，而與物品大小無涉，至於發光裝置中之發光電路如何縮小為市面上產品之9分之1（0.9 X0.9公分大小）的相關技術特徵，例如：選用何種材料或電路如何重新設計，則未記載於系爭專利之任何一項申請專利範圍，系爭專利亦未提及該物品尺寸上之限制，是以被上訴人所稱縮小化發光電路之技術特徵既未經由系爭專利而公開，被上訴人對系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項即難謂有何創作貢獻。

⒊再者，系爭專利說明書記載：「習用如鞋子、帽子、背包、衣物等被結合物上所裝設之裝飾物通常為固定式，雖仍具有裝飾之效果，但其具有以下之問題：⒈無法更換：習用裝飾物通常為固定而無法更換，因此對於求新求變之需求者，則無法對被結合物上之造型做變化。⒉不具警示性：通常裝設於被結合物上之裝飾物僅單純為裝飾用，不具有燈光效果，因此於夜間行進時即不具有警示性。⒊趣位（味）性不足：由於習用之裝飾物無法更換，並且不具有燈光效果，因此於使用上略嫌單調無趣。綜上所述，如何解決習用結合於被結合物之裝飾物所具有如上述之問題即為本創作所欲解決之重點所在。」、「本創作之主要目的，在於解決上述的問題而提供一種可結合於被結合物之裝飾物，藉由將造型飾件與結合件連接，並將結合件設計為方便拆裝於被結合物上之結構，使造型飾件可輕易裝設於被結合物上作為裝飾，並可於被結合物拆卸以更換不同造型飾件。本創作之另一目的，即在於造型飾件內裝設有發光裝置，不僅可增加造型飾件之裝飾效果，亦可於夜間行進時具有警示之效果。」（見系爭專利說明書第5、6頁），是以系爭專利所欲解決之問題在於習知造型裝飾物不易拆卸更換，且不具燈光效果之問題，該創作即採用於造型飾件內裝設發光裝置之技術手段解決上述不具燈光效果之問題。依上述證人孟一品及余昆霖之證詞可知，因孟一品所任職之公司早已有生產造型飾件連接結合件而結合於鞋面之公仔，經孟一品與上訴人討論後產生使公仔具燈光閃爍效果之構想，為達成解決燈光效果之問題，上訴人提出在公仔內部（即造型飾件與結合件之內部）設置含有電池之震動發光裝置之技術手段，嗣因上訴人及孟一品擬將渠等之構想以上述技術手段實際製造物品時，為求該物品具有相當品質及使用壽命而足以商品化，渠等始另與余昆霖討論實際製造時如何結合造型飾件、電子零件、底座（即結合件）及防水問題，並擬將商品縮小化至直徑0.9公分及1.2公分大小，始經余昆霖之介紹而向被上訴人洽詢製造及購買上開規格大小之震動發光裝置，被上訴人進而製造系爭產品交付億泰公司及振利公司，足見被上訴人之主要貢獻係在於商品化過程提供較小尺寸之電路板，而非就系爭專利申請專利範圍第1項、第3至5項所記載之技術特徵（即結合件、造型飾件、發光裝置等元件及上開元件之連結關係暨位置限定等特徵）具有實質貢獻之人。

七、綜上所述，被上訴人並非系爭專利申請專利範圍第1、3 至5項之共同創作人，從而被上訴人依據專利法第108條準用第84條第4項規定求為命上訴人於系爭專利表示被上訴人為創作人，並於中國時報黑白全國版A落三全規格刊登1日如附件所示道歉啟事，為無理由，應予駁回，原審判命上訴人應於系爭專利表示被上訴人為創作人，並刊登如附件所示道歉啟事，即有未洽。上訴人上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為有理由，自應由本院予以廢棄改判，如主文第二項所示。

八、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，與本件判決結果無涉，毋庸一一審酌，併予敘明。

九、據上論結，本件上訴人之上訴為有理由，依民事訴訟法第450條、第78條、第85條第1項前段，判決如主文。

智慧財產法院第一庭