最高行政法院(含改制前行政法院)八十八年度判字第八四號

行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　　　　　　八十八年度判字第八四號

原告

美商．摩勒克斯公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳文郎律師

被告

經濟部中央標準局

右當事人間因發明專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十六年十一月二十四日

台八六訴字第四五三五九號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於民國八十三年八月四日以其「設有ＩＣ卡用退出機構之連接器裝置」係一種退卡機構，其構造主要包括：頭座連接器、長形推桿、殼體或導引框架及退出槓桿，主要技術特徵為讓該退出槓桿利用互補式突柱與凹孔直接安裝於頭座連接哭，俾能對著記憶卡套接面將記憶卡對稱地自連接器退出等情，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查（如附圖㈠），准予專利。公告期間，鴻海精密工業股份有限公司以本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，有違專利法第二十條第二項規定云云，檢具第00000000號「記憶卡連接器的退出機構」新型專利案（以下稱引證案如附圖㈡）專利說明書影本，對之提起異議。案經被告審查，為本案異議不成立之審定。鴻海精密工業股份有限公司訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二五一九九號訴願決定將原處分撤銷。被告重行審查，為本案異議成立，應不予專利之審定，發給台專（判）○四○二○字第一四二六五四號專利異議審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂：一、查本件異議人鴻海公司以系爭專利不具進步性為由，認有違專利法第二十條第二項之規定提出異議。惟查原處分亦認定系爭案與引證案「主要不同處在於本案直接以退出薄片38頂推IC卡，引證案則在搖桿上另設一頂出板」「本案．．．構造較簡化」，已肯認系爭案之技術手段較引證案為佳，原處分及決定反未就其發明之技術內容，綜合發明之目的、功效究係如何不具進步性予以論列，即以「其技術思想及手段確屬相同」之語，遽為「本案不具進步性，不符發明專利案件」之審定，顯然無視既已肯認二案有「主要不同處在於．．．」及「本案．．．構造較簡化」之差異，則二者間斷無再有「技術手段確屬相同」之可能。而「其技術思想及手段確屬相同」一語，亦足證原處分及決定完全曲解專利法第十九條之定義及專利制度之保護對象。須知，空有思想，而無法實現為技術手段者，如何能夠具體化為「表現在物或方法或物的用途上」的結果﹖而同一技術思想可因不同才智者之努力而實現為多種不同的技術手段，而或可解決環保問題、或可提高產能，或可方便消費者．．．，此依發明目的之異而有不同技術手段之發明。專利制度之保護對象並非抽象的技術思想，而是能將技術思想具體表現為可為人利用的技術手段與結果（於專利說明書中係明示於申請專利範圍），此亦不同發明專利申請間要以「針對發明之技術內容綜合發明之目的、功效以進行研判。」之理。原處分及決定背離法意，不以系爭發明共計十項之申請專利範圍所記載的具體技術內容為審究對象，而以抽象空泛之「技術思想」，撒下遮天大網，其所為「本案不具進步性，不符發明專利案件」之審定，難謂適法有據，並有理由不備之違法。二、次按「達成目的所採之技術手段部份欠缺，且整體上不可能達成所預期之目的者為未完成之發明」，換言之，實施的技術手段有缺失，無法達成原定功效，乃屬「產業利用性」之範疇，則所援引之規範法條應為專利法第二十條第一項。惟查原處分認定本案「退出薄片之凸體極易變形或彎折」

、「在頂推時仍會有偏離傾向，而無法達到所謂對稱性之退卡功效」「在使用時，該凸體即存在有彎折及頂推偏移之問題，在實際應用上仍有缺失」云云，均係就本案之產業利用性予以審認，最後論結為「本案不具進步性」「本案違反專利法第二十條第二項之規定」。至於主管機關對於申請專利之發明於確認功效（即確認其的產業利用性）時，認有不充分者，「宜請申請人補充，不宜逕行作為核駁的具體理由」乃「專利審查基準」所列審查上應注意事項之一；原處分及決定機關既以「到部（院）說明，核無必要」拒絕原告以樣品證明系爭案並無所指稱之應用上的缺失，則其武斷的認事，錯誤的用法何有平等、誠信、「禁止過份」原則、比例原則、禁止恣意與權利濫用等法律原則之支配﹖而就事論事，那一件發明不是以產業利用性為基本要求﹖使用上有缺失的製品，何開發價值之有﹖此簡單道理，原告於發明之初豈有不知之理﹖對於原處分及原決定所指缺失，原告早於完成發明時即進行過「一萬次循環」的測試，確認使用時該凸體既不會發生彎折，亦無頂推偏移問題，而原處分及原決定就其對系爭發明「實際應用上仍有缺失」之臆測，難謂已盡調查證據之能事，而有認定事實未憑證據之違法。據上，縱認為原處分機關審認本案在使用上確有如前述之缺失，乃屬不具備產業利用性之問題，詎原處分機關卻以本案不具進步性為由，援引專利法第二十條第二項為異議成立之審定，其法規適用顯有錯誤並有理由與理由間矛盾之違法。

三、查鴻海公司係以本案不具進步性，以有違反專利法第二十條第二項為理由提出異議，該異議書副本送達原告限期答辯後，原處分機關為異議不成立之審定，嗣鴻海公司提出訴願，訴願決定機關另以「本案於實施時有缺失，無法達成原預定功效」之「產業利用性」新理由為由撤銷原處分。是縱原處分機關係依訴願決定內容，重為異議審查，惟既然進行審查之異議理由已與原異議理由迥異，參酌專利法第四十五條第一項之立法意旨，仍應發交原告限期答辯，乃被告機關未踐行此項程序，且足生影響於審定，而為本案異議成立之審定，自難謂無違誤。四、「除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決」民事訴訟法第三百八十八條著有明文，易言之，民事訴訟法採當事人進行主義及處分權主義，當事人所未提出之攻擊或防禦方法，法院不得加以斟酌。按專利異議之審查，於審查時應依當事人主張之法條審查，惟原處分機關卻就鴻海公司所未主張之是否具備產業利用性問題（即專利法第二十條第一項）予以審查，作成異議成立之審定，顯係就當事人未聲明之利益，歸之於當事人，應有訴外裁判之違法。本件就雙方所沒有主張之事實，且未經雙方充分攻擊防禦前，原處分機關逕以「不具進步性」以外之理由，即本案「在使用時，該凸體卻存在有彎折及頂推偏移之問題，在實際應用上仍有缺失」之「不具產業利用性」之理由為異議成立之審定，易言之，原處分機關審認之事實與當事人所認識將要審查之基礎事實並不一致，且原處分機關之審查基礎事實未能使當事人預測到進而為充分之防禦或答辯，所為審定已然構成突襲裁判，尤對原告答辯權之行使，產生剝奪。五、原訴願決定機關對於先前未責成關係人負舉證責任即逕自將利益歸之該關係人，復又球員兼裁判，對於先前未依法行政之失，竟於所委訴願審議委員坦言無能分辨是否涉及違法之情節，逕將關係人未於異議理由書中主張之事由，又乏舉證責任之事件，以「無新事證」為由駁回原告之訴願（以「當事人主張事實，須負舉證責任」之法律原則觀之，「事」與「證」分明是不同主題，手執法器者如此含混其辭，則所有立法寧非罔然！），連原告到會說明之請求均置之不理，原訴願決定機關不惟武斷認事，而且顯然漠視所有法律原則。六、至原告向行政院提出再訴願，經濟部訴願審議委員所做之答辯更令原告於事後得見仍不得不予以指摘。請參見該附件五所載「再訴願書最後討論薄片是否易變形彎、頂推偏移等情事因非系爭重點，審查人以為可以不予不複贅議。」，如此這般的審議，實難苟同，蓋原告原獲准之專利就是為了關係人於訴願理由提出是項新理由而被由「異議不成立」翻案成「異議成立」的，審議委員竟謂該情事「非系爭重點，不複贅議」，而行政院再訴願委員會亦避就原告所爭事項予以審酌，草率地節錄訴願決定書之部分文字即行駁回再訴願再請參見附件五所載「退出機構雖除去該盤（tray），然而該機構可能導致不對稱之退出，或提供相當小之槓桿力量，甚或會造成端子之損壞，．．．。」，此一意見隱含了對原告不公。是原處分應無從予以維持，訴願及再訴願決定未糾正違失，亦請判決撤銷等語。

被告答辯意旨略謂︰一、原告理由謂既已肯認二案有「主張不同處在於．．．」及「本案．．．構造較簡化」之差異，則二者間斷無再有「技術手段確屬相同」之可能；縱審認本案在使用上確有缺失，乃屬不具備產業利用性之問題，重為異議審查之異議理由已與原異議理由迥異，仍應發交原告限期答辯，本局未踐行此項程序，難謂無違誤；本局就關係人所未主張之是否具備產業利用性問題予以審查，違反當事人進行主義云云。二、惟專利案「進步性」之判斷並不等同於「產業利用性」，專利案並非熟習該項技術者所能輕易完成，且能增進功效即具進步性，而是否具產業利用性，尚需視其是否為未完成，非可供營業上利用，實際上顯然無法實施等之情況而定；本案原經經濟部訴願決定撤銷原處分，本局重為審查，該案異議理由並未變更，本局亦未以「產業利用性」為審定依據，本案依專利法規定以原異議理由事實證據為審定，核無不合，原告偏狹主觀認定實不足採。三、本案審定理由㈣對本案與引證案有詳盡之比較，認本案與引證案在退出機構之技術思想係屬相同，對差異部分因實際應用上仍有缺失，難謂本案具進步性乃不爭之事實，而原告理由僅摘取審定理由之片斷，謂本案之審定為不當及違法，實為拘泥於遣詞用字之文字表達，避談實質內容，本案技術內容既已為引證案有相同之揭露，不具進步性，故本案不符發明專利要件。綜上所述，本局所為本案異議成立，應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。

理由

按專利法第二十條第二項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無同條第一項所列情事，仍不得申請取得發明專利。本件原告於八十三年八月四日以其「設有ＩＣ卡用退出機構之連接器裝置」係一種退卡機構，其構造主要包括：頭座連接器、長形推桿、殼體或導引框架及退出槓桿，主要技術特徵為讓該退出槓桿利用互補式突柱與凹孔直接安裝於頭座連接器，俾能對著記憶卡套接面將記憶卡對稱地自連接器退出等情，向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查（如附圖㈠），准予專利。公告期間，鴻海精密工業股份有限公司以本案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術所能輕易完成，有違專利法第二十條第二項規定云云，檢具引證案第00000000號「記憶卡連接器的退出機構」新型專利案（如附圖㈡）專利說明書影本，對之提起異議。案經被告審查，為本案異議不成立之審定。鴻海精密工業股份有限公司訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二五一九九號訴願決定將原處分撤銷。被告重行審查，以引證案係用於退出、插入記憶卡的連接器總成，包括頂出板，以可移動方式設置於連接器總成；搖桿，以可轉動方式設置於連接器總成，搖桿之一端與頂出板連結；推桿，以可移動方式設置於連接器總成，推桿的一端與搖桿的另一端連接，推桿的一端設有由其端部沿著縱長方向延伸既定距離的推壓槽，用以容納搖桿的另一端。本案與引證案之ＩＣ卡退出機構，均是利用推桿（對等於本案之作動器）帶動搖桿（退出槓桿），搖桿以其上之樞接孔（互補樞軸孔）套設在頂蓋板（連接器殼體底壁）之突出導孔（樞接凸體），以突出導孔為支點，利用槓桿原理以退出ＩＣ卡，二案之技術思想及手段相同。雖本案直接以退出薄片頂推ＩＣ卡，引證案則在搖桿上另固設一頂出板，利用頂出板之引導部頂退下匣，惟由於本案之退出薄片係一小薄塊，而ＩＣ卡匣的拔出力量頗大，退出薄片之凸體極易變形或彎折，再加上退出機構係以一樞軸為旋轉中心，退出薄片之凸體之運動路徑為一圓弧，即使該凸體位於中央位置，在頂推時仍會有偏離傾向，而無法達到所謂對稱性之退卡功效，乃依專利法第二十條第二項規定，為本案異議成立，應不予專利之審定。原告不服，提起訴願後，訴願決定機關為昭慎重，乃將本件申請、異議、訴願理由書及附件等，送請台灣大學工學院審查，其審查意見略謂：訴願理由指出「原處分機關曲解系爭發明之結構」，謂系爭案係由殼體、退出槓桿、推桿、導引框架四部件組合而成，而非如原處分機關所以為頭座連接器為系爭案部件之一、同時將殼體與導引框架合視為一部件者。審查人不同意訴願人以上之看法，因系爭案本就是一項強調其退出機構之ＩＣ卡連接器．．．而此「連接裝置」所包含之部件實如系爭案第一、二圖所示者，若訴諸文字，則或曰其包括「頭座連接器、推桿、殼體或導引框架、退出槓桿」、或曰其包括「殼體、退出槓桿、推桿、導引框架」皆無不可，蓋連接器可廣義解釋為包含系爭案所有構件之整體裝置，亦可狹義解釋為其主要構成之殼體或框架，訴願人就此所為之文字辯詞並不能證明原處分機關及此審查人對系爭案實際創作內容之瞭解程度有所偏差；再者，原處分機關於民國八十五年一月間所發對訴願人有利之異議審定書中，事實上即認為系爭案係由「頭座連接器、推桿、殼體或導引框架、退出槓桿」所構成者，若說此認定不對，則是否意謂系爭案當時之審定即有問題﹖其答案當然是否定、而需就事論事者。訴願人另以為原處分機關比對錯誤、誤認系爭案與引證案技術思想近似，審查人亦不同意以上看法，他贊同原處分機關之審定，以為兩案皆是IC卡之（進、）退出機構，且均是利用一推桿帶動樞接於連接器上之搖桿，再應用槓桿原理以退出IC卡者，因此兩案之技術思想及手段皆近似，難符發明專利要件；事實上，訴願人並未直接否定以上之審定，而卻僅能辯稱系爭案較引證案部份少、安裝易，如此，不正意味系爭案較符合申請新型而非發明專利嗎！訴願人反駁原處分機關最後所提之「薄片未必薄弱」、「對稱無需絕對對稱」等說法亦僅係一己之見；因該些說法並非系爭之重點，且不足以推翻原處分機關前述之審定意見，理可不多加辯駁，最後，美國專利之審定與系爭之審定係兩個個案，兩者間並無從屬等關係，此為眾所皆知之事，無庸多議。綜上所述，審查人以為系爭案訴願無理，建議予以駁回。」原告提起再訴願後，訴願機關復將本件再訴願理由書等，送請原審查機關，作成答辯意見略謂：「系爭案名稱為「設有IC卡用退出機構之連接器裝置」，其係強調連同IC卡（組）插入（頭座）連接器之一種退出機構，其中，該IC卡包括一垂直延伸端面及至少一組之接點陣列以與連接器上之對應端子連接，連接器則樞接一退出槓桿，藉退出槓桿與一位於連接器側邊且可迴旋移動之推桿連接以利使用者執行IC卡之退出動作者。依據系爭案專利說明書第５、６頁所述，系爭案所欲改良之習知IC卡退出機構係由包括彈簧（spring）、凸輪（cam）、滑動器（slider）及盤（tray ）等多項複雜元件所組成，而且需由卡片或卡匣本身提供一退卡之表面或區域者，此與PCMCIA所要求之規格不符，所以有重新設計過之退卡機構出現，通常這些機構雖能有效地由插座端子陣列外表前一側或兩側退出卡片，惟仍需藉由盤（tray）或其他額外元件之設置，以於前端產生兩側對稱有效之機械退出力。亦有其他退出機構雖除去該盤，然而該機構或可能導致不對稱之退出，或提供相當小之槓桿力量，甚或會造成端子之損壞，．．．。在技術層方面，再訴願人指出其專利說明書第６頁中述及「系爭發明係為提供一．．．簡單化．．．的退出機構」，該「簡化」乃系爭案所欲達成之功效。以上之說法過於斷章取義，並不完全符合前項摘錄自系爭案專利說明書第５、６頁所述者；同時，引證案亦大致可達該說明所述其所欲增進之功效者。再訴願人另指出原決定機關不應以系爭案與引證案皆係引用「槓桿原理」

即審定兩案技術思想近似。以上之指稱亦流於斷章取義，忽略原處分機關及原決定機關除指出「槓桿原理」外，尚且比對系爭案殼體、退出槓桿、推桿、導引框架等結構特徵及部件與引證案所具者相同或等效等情事。再訴願書最後討論薄片是否易變形彎折、頂推偏移等情事因非係系爭重點，審查人以為可予不複贅議。綜括上述，就技術觀點而言，審查人仍以為系爭案與引證案之技術思想與手段近似，難符發明專利要件。」有審查意見及答辯意見書附訴願卷可稽。此項審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。原告主張，原處分及一再訴願決定曲解專利法第十九條之定義及專利制度之保護對象，不以系爭發明申請專利範圍所記載的具體技術內容為審查對象，而以抽象空泛之「技術思想」，為「本案不具進步性，不符發明專利要件」之審定，難謂適法有據，且未盡調查證據之能事，而有認定事實未憑證據及理由不備之違法云云，揆諸上開審查及答辯意見，並無足採，自難謂被告有違反平等原則、誠信原則、禁止過當原則、比例原則、禁止恣意與權利濫用原則之可言。次查本件原經經濟部訴願決定撤銷原處分，被告乃重為審查，該案異議理由並未變更，與專利法第四十五條第一項規定，專利專責機關對審定公告之發明專利案，認有依職權審查必要之情形復有不同，原告主張，本件被告重為審查案，應發交原告限期答辯云云，並無依據，自難據以指摘被告剝奪原告之答辯權而作成突襲性之審定。再查專利專責機關審查專利異議事件，固應受關係人所提異議理由之拘束，惟並不受關係人就異議理由所為說明之限制。本件被告既未以「產業利用性」為審定依據，原告指摘被告引用法條錯誤，且有「訴外裁判」之違法云云，即屬無據。末查本件台灣大學機械工程學系所為再訴願答辯書已具體指明本件系爭專利發明案與引證案之技術思想及手段皆近似，不具進步性之理由，則該答辯書所謂「再訴願書最後討論薄片是否易變形彎折、頂推偏移等情事因非係系爭重點，審查人以為可以不複贅議」、「退出機構雖除去該盤，然而該機構可能導致不對稱之退出，或提供相當小之槓桿力量，甚或會造成端子之損壞，．．．」自亦屬審查人客觀公正之專業判斷，足堪採信。原告主張，該審查意見隱含對原告不公云云，並無足採。又本件事證已臻明確，原告請求將系爭專利發明案樣品再交付鑑定，並無必要，併與指明。綜上所述，本件原處分於法並無不合，一再訴願決定遞予維持亦無違誤，均應予維持。原告起訴意旨難謂有理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。

行 政 法 院 第 二 庭審 判 長 評 事 陳 石 獅評 事 徐 樹 海評 事 彭 鳳 至評 事 黃 合 文評 事 林 茂 權右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官 王 福 瀛