最高行政法院(含改制前行政法院)九十年度判字第一八八三號

最　高　行　政　法　院　判　決　　　　　　　　　　九十年度判字第一八八三號

原告

美商．萬國商業機器公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文 律師

訴訟代理人

馮博生 律師

訴訟代理人

蔣大中 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年八月十一日台八

十八訴字第三○九一四號再訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左︰

主文

事實

緣原告於民國八十四年八月八日以其「供磁性記錄媒體裝置使用之氟化鑽石般碳護塗佈」，係一種用於磁性記錄媒體裝置之耐磨防護塗層，以氟化鑽石般碳形成，且以電漿強化化學蒸氣沈積法或其他合適方法沈積，其動磨擦減小及靜摩擦減低特性等情，向被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利。案經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十七年七月二十一日（八七）台專（伍）○四○三三字第一二四二九○號專利再審查審定書。原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨於次：

甲、原告起訴意旨及補充理由略謂：

一、按專利法第二十二條第四項所規定：「前項申請發明專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點。」又同法施行細則第十六條第三項所明定：「附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敍明所依附項目外之技術特點。」惟專利法及其施行細則均未明文規定於申請專利範圍附屬項中，陳述「功效指標」是否屬「技術特點」。因此，不准申請專利範圍僅陳述「功效指標」，恐係過度嚴格限縮解釋「技術特點」之含意，而無法符合專利制度在鼓勵國人發明之精神。首先應先釐清原告專利申請案，若給予該第五項、第十七項及第十八項（以下簡稱「系爭附屬項」）專利後，是否如被告及經濟部認定的：系爭附屬項未含達成目的及功效之「技術手段」，不當地阻止可達成同樣「功效指標」之其他可能「技術手段」之權利主張。依專利法施行細則第十六條第三項前半段規定：「附屬項應包括所附屬項目之全部技術內容。」換言之，附屬項之內容，除本身已有之內容外，尚有其所依附之項目的內容；亦即附屬項之內容與其所依附之項目間，具有不可分割性。因此，解讀系爭附屬項時，自應涵蓋該附屬項內包括之所依附項目之全部技術內容，而該「功效指標」之陳述，即為所依附項目外之「技術特點」。被告及經濟部顯然忽略系爭附屬項內已有所依附全部內容之陳述，至誤將系爭附屬項解為「僅含有功效指標之陳述」，殊不知既有「所依附項目之全部技術內容」為限制，並無可能不當阻止其他可能「技術手段」之權利主張。被告顯係不當地分割獨立項與附屬項之內容所得結論，違反專利法施行細則第十六條第三項前半段之規定。況經濟部既已認同系爭附屬項確有特定之內容，而進一步對其所依附之附屬項起了限制的作用；在此一情形下，原告難以甘服。

二、系爭附屬項之獨立項（第一項及第十四項）中之技術手段所達成之「功效」，在於能達成其所謂之專利標的（subject Matter）能抵抗摩耗的「功效」，至於該「功效」究竟應限定於多少具體範圍內，該等獨立項並未列明，為進一步將其功效限制在某一特定數值範圍內，故系爭附屬項特別明確地指出該等獨立項中實質存在的「耐磨率」的數值。凡從事科學研究之人皆知，該等數值與其「技術手段」間，存有密不可分的數學關係（有可能是線性的或是非線性的），而此一關係緊密牽連著「功效指標」與所謂「技術手段」。本案之獨立項即以「技術手段」來界定其可能達到之抽象「功效」，而其系爭附屬項則以具體之「功效指標」來影響「技術手段」，進而藉由受影響之「技術手段」再來限定以達成之抽象「功效」，故「功效指標」可間接限定獨立項之「功效」，而與獨立項中已界定之「技術手段」具有同等之限定作用；故「功效指標」尚難認為與「功效」等同，而應認為其亦屬一種「技術手段」，只不過此種「技術手段」是一種「間接式」的「技術手段」，而非「直接式」的「技術手段」，將「功效指標」看成「僅是功效指標」顯非正確。於系爭附屬項中之「耐磨率」，仍應為專利法施行細則第十六條所謂之「技術特點」。況被告亦曾於其他專利申請案核准有關「功效指標」之附屬項，如第00000000號「三片式實心高爾夫球」發明專利案之申請專利範圍第三項。由是觀之，被告認為系爭附屬項之「功效指標」非「技術指標」，顯係過度從嚴解釋「技術特點」，難令原告心服。

三、對於部分發明而言，如能用其所產生之功效來界定其「技術特點」，反而更能確保其後所得之專利受到更合理或更精準的保障；如以「功能手段語言」（means-function language）或「功能性語言」（functional language）簡述某種發明元件，而不詳述其結構、材料、動作來界定申請專利範圍，即其適例；被告於八十七年十月七日公布之「電腦軟體相關發明」審查標準（以下稱軟體審查基準）明白解釋：「『功能手段語言』是一種簡化的申請專利範圍撰寫方式，惟於解釋申請專利範圍的大小時，必須依據專利法第五十六條第三項（註：軟體審查基準將第三項誤植為第二項）之規定，將專利說明書內所詳細界定的結構、材料和動作納入申請專利範圍之解釋中，如此就不會有申請專利範圍涵蓋太廣的問題，故為一種可允許的界定方式。」足證並非只要牽涉以「功能」（或「功效」）來界定申請專利範圍，就不可准予專利；反過來說，若有需要或迫不得已時，還是可用「功能」或「功效」來界定申請專利範圍，只不過將來核准專利後，如何依法解釋其範圍大小的問題而已。此種「功能手段語言」的撰寫方式，也是世界上許多國家所採行的實務。例如美國的專利法第一百十二條，即明白規定可使用「功能性語言」來撰寫申請專利範圍。因此，依法以功效來界定（functionaldefinition）申請專利範圍，已是中外皆然的趨勢。據此，本案當可以用「功效指標」來界定其發明，更何況本案之「功效指標」並非單純的「果」而已，而是帶有一半「技術特點」的成份。本案所以用「功效」之指標來界定其「技術特點」，其原因在於本案真正要達到的功效，若只以如申請專利範圍第一項之技術特點來界定，而不在第一項之外加入更精準的數值（亦即「功效指標」）來界定，則會有保護不周全之疑慮，因此，有需要在第一項之技術特點外，再加上具體的「功效指標」來進一步限定其範圍。

四、按被告於八十三年十月出版之「專利審查基準」手冊，規定申請專利範圍（或權利請求項）有獨立項與依附項之分，而依附項之內容包含其所依附之獨立項之內容（此獨立之內容實際上係以引用的方式併入該依附項中，故可在該依附項中省略），及該依附項本身的內容。因此，依附項之實際內容較其所依附之獨立項內容為多。故獨立項相對於其依附項而言，係「個體」與「整體」之關係。而此關係按該基準之說明可知，依附項只須與其所依附之獨立項有所「差異」即可（有此「差異」即具「新穎性」），此一依附項中所存在之「差異」，可用來限制其所依附之獨立項範圍，已為被告及經濟部所肯定，因此，此種差異當可解釋為「技術特點」；否則，又如何否定該差異對獨立項無影響；更何況被告早已於上開之「專利審查基準」明白解釋：「解決課題之技術手段，如非以具體之技術手段表示，而是以功能或作用代替具體之技術手段表示時，應以熟習該項技術者由該記載可據以實施該發明為限，始得為之。又解決課題之技術手段為功能或作用時，該功能或作用固屬於『發明功效』範疇，然因其亦係用以當作解決課題之技術手段，故於此種情況下，應視為『發明之技術內容、特點』。」被告違反前開基準之解釋，就是一種違法不當的解釋。系爭各依附項（亦即第五、十七、十八項）之「功效指標」，係其與所依附之獨立項（亦即第一、十四、十七項）之「差異」，被告及經濟部均肯定此一差異確可用來限制所依附之獨立項，然而其後被告卻以反對的態度稱：此一「差異」尚不足以稱為「技術特點」，而其理由竟是：「功效指標」此種差異會不當地阻止可達同樣「功效」之其他「技術手段」之權利主張，此種反對理由根本是用錯對象。事實上，只要他人的技術手段有所不同，就算所達到之功效相同，還是可以獲得另一項專利。被告未查明是否有其他技術存在下，即妄下斷語，實難令人信服。故被告反對的理由，充其量只能用在「獨立項」僅有「功效指標」，而無其他技術手段時才會發生。反觀本案之「功效指標」，係出現在「依附項」，而非毫無其他技術手段之「獨立項」中，因此被告所用之理由極不合理。

五、按一般申請專利範圍之解釋規則，如果「母項」（可能是獨立項或附屬項）其有專利性，則依附該「母項」之「附屬項」之範圍較「母項」為窄，則是不爭之事實。即便附屬項的內容非「技術手段」，甚至空泛到實際上等於無該附屬項，而此種極端情況的結果，只是附屬項在形式上與獨立項重複而已，就享有專利權人而言，實際上只擁有「母項」一項權利而已。因此，縱使「附屬項」的內容不被認為係「技術手段」，充其量只是「母項」之重複撰寫罷了，對專利申請人之申請專利範圍，並無影響，亦無要求其刪除之必要。更何況，系爭附屬項以非空泛之附屬項，而具有具體限定作用之技術，且其權利範圍自較其所依附之獨立項窄，更無要求其刪除之必要性存在。退步言之，被告如認系爭之附屬項中之「磨耗率」非「技術特點」，而要求必須刪除不可，原告亦有刪除之意願（註：原告已於再訴願理由書中表達願刪除「系爭附屬項」之意願），俾能依照專利法第四十四條第四項之規定刪除系爭附屬項，爰依鈞院八十六年度判字第二二一五號判決及八十七年度判字第八六三號判決意旨，為前開請求。

六、本件原告於再訴願中已表明在本案已具可專利性的前提下，願意刪除系爭依附項，惟當時案件正處於行政救濟階段，尚未發回被告重審，原告僅得提出願意刪除之請求，且當時再訴願決定機關並未要求原告補行提出申請專利範圍修正本，被告於行政訴訟階段始要求原告應於再訴願階段一併提出專利修正範圍正本，此項要求並無法律依據，顯係對人民所加的額外負擔。尤有進者，原告既已於再訴願階段表達願意修正之行為，其後案件若發回被告重審時，原告自當主動提出上述修正本，或被告可據上述意願要求原告補提上述修正本即可，何須在時間早晚上多所要求，因此被告此種額外要求，顯係不必要。至被告稱申請專利範圍修正本，應事先經被告審查，亦係違法不當。按專利法第四十四條並未規定申請專利範圍修正本不得於「再審查」審查後為之，且被告至今並未失去要求原告提出申請專利範圍修正本之機會。因此，被告即應就行政救濟階段可得之申請專利範圍修正本予以審查。

七、綜上所述，原處分及一再訴願決定，均屬違誤，請於行言詞辯論後，併予撤銷等語。

乙、被告答辯意旨略謂︰

一、按申請發明專利說明書所載申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，專利法第二十二條第四項定有明文。又申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點；附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敍明所依附項目外之技術特點，復分別為同法施行細則第十六條第二項及第三項所明定。

二、原告主張本案申請專利範圍附屬項第五、十七、十八項之「功效指標」（耐磨率），符合專利法第二十二條第四項及同法施行法細則第十六條第三項所謂之「技術特點」云云。惟專利法之基本精神，在於保障經由智慧過程所獲致之具產業利用性、新穎性及進步性之技術思想及技術手段，該等技術思想及技術手段，是否具有產業利用性、新穎性及進步性之「技術特點」判斷方法之一，即是以「功效指標」加以檢驗。因此「功效指標」是檢驗「技術特點」的依據，「技術特點」是因，「功效指標」是果，兩者不可混為一談。專利法意欲保障的是「技術特點」本身，而非經由該「技術特點」所獲得之「功效指標」。故本案申請專利範圍第五項、第十七項及第十八項，以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，不符專利法第二十二條第四項規定。

三、原告提及其於再訴願理由書表達願刪除「系爭附屬項」之意願，惟該意願並未具體提出修正本，且是於被告審定後為之，尚難執為被告原處分違法之依據。

四、綜上所述，原告之訴顯無理由，請求駁回等語。

理由

一、按申請發明專利說明書所載申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，為專利法第二十二條第四項所規定。又申請專利範圍之獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。附屬項應包括所依附項目之全部技術內容，並敍明所依附項目外之技術特點，復為同法施行細則第十六條第二項及第三項所明定。又專利法之基本精神，在於保障經由智慧過程所獲致之具產業利用性、新穎性及進步性之技術思想及技術手段，該等技術思想及技術手段，是否具有產業利用性、新穎性及進步性之「技術特點」判斷方法之一，即是以「功效指標」加以檢驗。因此「功效指標」是檢驗「技術特點」的依據，兩者不可混為一談。換言之，專利法意欲保障的是「技術特點」本身，而非經由該「技術特點」所獲得之「功效指標」。

二、本件原告於八十四年八月八日以其「供磁性記錄媒體裝置使用之氟化鑽石般碳護塗佈」，向被告申請發明專利。案經被告編號審查，不予專利。原告修正申請專利範圍，申經再審查結果，仍不予專利，原告不服，循序提起行政訴訟，並以如事實欄所示各節，據為爭執。經查：

（一）本件被告係以達到耐磨率為（0.1-70）nm/1000 轉之技術手段為（HFB+H2）之氫含量為70% 以上。惟該耐磨率為一功效指標，亦可能經由其他技術手段達成。本案申請專利範圍第五項、第十七項及第十八項以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，核與專利法第二十二條第四項所定未合，爰未准予專利，揆諸前開說明，並無不合。

（二）依前述專利法施行細則第十六條第三項之規定，附屬項之記載內容，必須包含其所引用之請求項全部技術內容在內，然後對其中之技術內容，作進一步敍明其所引用之請求項目外之技術特點。觀之本件專利申請書申請專利範圍欄所載，其第五項及第十七項，分別依附獨立項第一項及第十四項，第十八項依附第十七項，其加入耐磨率指標，固限制權利主張範圍，惟申請專利範圍第五項、第十七項及第十八項，除引用記載其所依附之獨立項外，僅包含功效指標之陳述，而功效指標並非技術特點，非屬可專利之技術特徵，該三項附屬項顯然未具備所引用之請求項目外之技術特點。

（三）原告謂本案申請專利範圍除第五項、第十七項及第十八項外，應可准予專利；另第00000000號「三片式實心高爾夫球」發明專利案，核准有關「功效指標」之附屬項；又與本案相對應之美國第0000000號專利案已於美國獲准專利云云。惟專利法並無准許部分專利權之規定，自無先就本案部分申請專利範圍准予專利之可言。另第00000000號「三片式實心高爾夫球」發明專利案之技術內容，與本案無涉，且屬另案問題。又各國專利法制及審查基準不盡相同，自不得以與本案相對應之美國第0000000號專利案已獲准專利，即謂本件應准予專利。

（四）專利法第四十四條第四項規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」本件專利申請案，係因系爭附屬項係以功效指標做為主張權利範圍，未含達成目的及功效之技術手段，不當地阻止可達同樣功效指標之其他可能技術手段之權利主張，而未獲准許，如原告將系爭附屬項刪除，可否謂與前開法條規定之情形相符，並非無疑，況原告並未具體提出修正本，是原告以其有意刪除系爭附屬項，原處分自應予以撤銷云云，自非有理。

（五）本件經經濟部送請財團法人工業技術研究院光電工業研究所鑑定結果，亦認本件申請專利範圍第五、十七、十八項，僅包含功效指標，而非技術特點等語，此有財團法人工業技術研究院光電工業研究所意見書附於訴願卷可稽，益見原告所述並不足取。

三、綜上所述，本件被告所為不予專利之審定，並無違誤，一再訴願決定遞予維持，亦無不合，原告起訴意旨，仍執陳詞求予撤銷，並無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

最 高 行 政 法 院 第 四 庭審 判 長 法 官葉　振　權

右 正 本 證 明 與 原 本 無 異法院書記官　阮 桂 芬