最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第01840號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第01840號

上訴人

微星科技股份有限公司

代表人

甲 ○

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

丙○○

參加人

技嘉科技股份有限公司

代表人

乙○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年5月12日臺北高等行政法院93年度訴字第1065號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人主張：㈠、上訴人前於民國88年5月11日以「自動備份BIOS之方法」，向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，於90年7月21日准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第140045號專利證書。查原處分審查為舉發成立之理由主要是舉發審定書理由第3點：「經查系爭專利申請範圍第1項中『於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，乃規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存』之特徵結構，已揭示於引證案專利申請範圍第7項（第1項之附屬項）『於BI0S體內部預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS』中；而系爭專利申請範圍第1項『在電腦殷動後載入系統BIOS，當載入失敗嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況』之內容，亦已揭示於參加人引證90年4月1日審定公告之第00000000號「主機板之BIOS備用裝置」專利案（下稱引證案），引證案申請範圍第1項『而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業』中，故系爭專利範圍第1項不具新穎性。」云云，係將引證案申請專利範圍第7項的部分內容及引證案申請專利範圍第1項的所欲達成目的之敘述加以組合而認定系爭案不具新穎性之審查。惟該審查並未就系爭案請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，此舉與前開準則並不相符，上訴人於94年4月1日準備程序中再次強調原處分機關及原決定機關用法之違誤，詎料原審法院就此點並未在判決中載明理由，其判決顯係違法。㈡、另原處分及原決定覆稱「系爭專利申請範圍第2項『其中於作業系統中，更提供有一應用程式，以更新或備份BIOS內容』、第3項『系統BIOS或備份BIOS再載入正常時，即啟始系統中相關的介面並設定系統參數，即將控制權轉交給作業系統，而完成開機程序。』以及第4項『該可變更貯存器為FLASH ROM MEMORY、EEPROM、FIRMWARE HUB等儲存元件』等皆為申請當時之既有技術，熟習該技術者應可由引證案所揭示內容直接推導而得，亦不具新穎性；而系爭專利申請範圍第5項『該空間大小可為64K、128K或256K，視電腦的硬體規格或軟體規格需求而異』僅為儲存空間之限定，熟習該技術者亦可直接推導而得，亦不具新穎性。」云云，亦屬該審查並未就系爭案請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對。㈢、次按，93年7月1日之「發明專利審查基準」第2.3.2條之所以規定發明專利審查時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，不得就一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他型式已公開之先前技術內容的組合進行比對。其原因在於（擬制）新穎性的比較，必須是系爭發明與引證案的內容具有完全的一致性。或系爭發明必須完全包含在引證案中。至於是否具有進步性，在非所問。然原審卻未查明，遽下斷語又不附理由，難令人信服。㈣、系爭專利與引證案之實際不同。⑴、系爭專利之構成要件依據系爭專利第1項（暨獨立項）記載：「一種自動備份B10S之方法，主要係於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，乃規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存，在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。」就系爭專利之構成要件而言，只包含一個BIOS及將部分的程式碼備份及將備份的BIOS程式碼載入的技術方法，藉以達到當系統BIOS執行失敗時，將備份的BIOS程式碼載入，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。⑵、引證案之構成要件依據引證案第1項（暨獨立項）記載：「一種主機板之B10S備用裝置，其特徵在於：乃係在主機板上提供至少二個BIOS韌體，藉由判別電路以及選擇，而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效者。」就引證案之構成要件而言，引證案必須包含至少二個BIOS韌體、判別電路、選擇電路；藉以達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效的功能。⑶、系爭專利與引證案間的差異由上分析，引證案是至少兩個完整的BIOS，當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，既使所受損壞在Boot Block亦可則透過判別電路以及選擇電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，引證案除了成本較高外（增加判別電路、選擇電路及另一個B10S的構成），佈局的面積也要增加，進而影響產品的體積。而系爭專利的優點在於不需要實際多一個BIOS韌體，就可以達到備份的效果，特別是可以在韌體更新時因外在因素所引起損害，然而如果所受損壞在Boot Block，系爭專利就無法正常執行。因此，系爭專利與引證案達成效果上也有相當的差異。引證案不能只有一個BIOS，且不能沒有判別電路以及選擇電路。因此，引證案與系爭專利在BIOS數量、邏輯電路及選擇電路之構成要件上完全不同。故在新穎性之比對上並不相同，亦即無核准時專利法第20條第1項第2款之適用。綜上所述，系爭專利與引證案之技術完全不同，也非實質相同，亦無從推導，兩案存有極大的差異，自無核准專利時專利法第20條第1項第2款之情形。被上訴人、訴願決定機關、原判決法院均未詳細瞭解本發明的技術精神，且完全違反專利法及審查基準的規定，原處分、訴願決定機關、原判決法院認事用法均有違誤。為此，請撤銷訴願決定及原處分。

二、被上訴人則以：查原判決理由謂：「查原處分以系爭專利申請專利範圍第1項中『於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存』之結構特徵，已揭示於引證案申請專利範圍第7項（第1項之附屬項）『於BIOS韌體內部預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS』中；而系爭專利申請專利範圍第1項『在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。』之內容，亦已揭示於引證案申請專利範圍第1項『而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷，立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業』中，故系爭專利申請專利範圍第1項之技術已為引證案揭示，而不具新穎性。另系爭專利申請專利範圍附屬項第2項『其中於作業系統中，更提供有一應用程式，以更新或備份BIOS內容。』、第3項『系統BIOS或備份BIOS再載入正常時，即啟始系統中相關的界面並設定系統參數，即將控制權轉交給作業系統，而完成開機程序。』以及第4項『該可變更式貯存器為FLASH ROM MEMORY、EEPROM、FIRMWARE HUB等儲存元件』等，皆為申請當時之既有技術，熟習該項技術者應可由引證案所揭示內容直接推導而得，亦不具新穎性；而系爭專利申請專利範圍附屬項第5項『該空間大小可為64K、128K或256K，視電腦的硬體規格或軟體規格需求而異』僅為儲存空間之限定，熟習該項技術者亦可直接推導而得，亦不具新穎性」與理由六「綜上所述，原處分認系爭案有核准審定時專利法第20條第1項第2款之規定，爰審定如主文‧‧‧為無理由，應予駁回。」載述甚詳，上訴理由認為被上訴人對於擬制喪失新穎性之認定違反專利審查基準並不足採。另引證案係87年7月15日申請，90年4月1日審定公告，查引證案係申請在先而公告在後（即引證案申請日早於系爭專利申請日，公告日晚於系爭專利申請日），故前開引證案可作為系爭專利是否違反專利法第20條第1項第2款之適格證據。另引證案是否不具可專利性並非本案應予論究等語，資為抗辯。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：查原處分以系爭案申請專利範圍第1項中「於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存」之結構特徵，已揭示於引證案申請專利範圍第7項（第1項之附屬項）「於BIOS韌體內部預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS中；而系爭案申請專利範圍第1項「在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。」之內容，亦已揭示於引證案申請專利範圍第1項「而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷，立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業」中，故系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性。另系爭案申請專利範圍附屬項第2項「其中於作業系統中，更提供有一應用程式，以更新或備份BIOS內容。」第3項「系統BIOS或備份BIOS再載入正常時，即啟始系統中相關的界面並設定系統參數，即將控制權轉交給作業系統，而完成開機程序。」以及第4項「該可變更式貯存器為FLASH ROM MEMORY、EEPROM、FIRMWARE HUB等儲存元件」等，皆為申請當時之既有技術，熟習該項技術者應可由引證案所揭示內容直接推導而得，亦不具新穎性；而系爭案申請專利範圍附屬第5項「該空間大小可為64K、128K或256K，視電腦的硬體規格或軟體規格需求而異」僅為儲存空間之限定，熟習該項技術者亦可直接推導而得，亦不具新穎性，核係依前揭之說明而為逐項審查，於法並無不合。上訴人強調以引證案申請專利範圍第7項係附屬項，故其全部技術內容在內而非單指第7項「於BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」之構成，而應加入申請專利範圍第1項而為觀察：「一種主機板之BIOS備用裝置，其特徵在於：乃係在主機板上提供至少二個BIOS韌體，藉由判別電路以及選擇電路，而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效者；其中所述BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」，而因系爭案之申請專利範圍第1項請求項完全與引證案不同，更遑論附屬項之差異云云，然查引證案申請專利範圍請求項第7項，既已述及得預先以硬體或「軟體」規劃分割為多數個BIOS，且自系爭案除一般使用之系統BIOS的空間外，另規劃一空間供備份BIOS之程式碼貯存，是系爭案實質上亦含二個BIOS等情以觀，被上訴人認系爭案申請專利範圍第1項可由引證案直接推導而得即屬有據，上訴人之主張尚無可採。綜上所述，原處分認系爭案有核准審定時專利法第20條第1項第2款不予發明專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷上訴人之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合。因而為上訴人敗訴之判決。

四、本院按系爭案審定核准時專利法第19條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」第20條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」又按同法第71條第1款及第72條第1項後段規定，違反第19條至第21條或第27條規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。本件上訴人前於民國88年5月11日以「自動備份BIOS之方法」，向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，於90年7月21日准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第140045號專利證書。嗣參加人引證90年4月1日審定公告之第00000000號「主機板之BIOS備用裝置」專利案（下稱引證案），以系爭案有違核准時專利法第20條第1項第1款、第2款及第2項暨同法第71條第3款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被上訴人審查，於92年10月20日以（92）智專3（2）02048字第09221063070號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，循序提起本件行政訴訟。查系爭「自動備份B10S之方法」發明專利案，其申請專利範圍第1項中「於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存」之結構特徵，已揭示於引證案申請專利範圍第7項「於BIOS韌體內部預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS」中；次查系爭案申請專利範圍第1項「在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。」之內容，亦已揭示於引證案申請專利範圍第1項中，故系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性。另查系爭案申請專利範圍附屬項第2項「更新或備份BIOS內容」、第3項「開機程式」、第4項「變更貯存器為儲存元件」等皆為申請當時之既有技術，為熟習該項技術者可由引證案所揭示內容直接推導而得，故均不具新穎性；至系爭案申請專利範圍附屬第5項則僅為儲存空間之限定，亦為熟習該項技術者可直接推導而得，更不具新穎性；被上訴人以系爭案有行為時專利法第20條第1項第2款不予發明專利之事由，為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，訴願決定予以維持，均無不合，原判決併予維持，並駁回上訴人在原審之訴，經核於法尚無違誤。上訴意旨略以：系爭案與引證案並不同，被上訴人違反專利審查基準，未將系爭案申請專利範圍獨立項與附屬項逐一審查，即認系爭案不具新穎性，已有未合，又引證案不但不具專利性，其公告日亦晚於系爭案申請日，亦不得作認定系爭案不具新穎性之依據云云。惟查原處分就系爭案獨立項不具新穎性及其各附屬項為熟習該項技術者可自引證案推導而得，已詳加說明，自難認其有違專利審查基準，又引證案申請案申請日早於系爭案申請日，自可作為認定系爭案有無新穎性之準據，至引證案經核准之專利是否尚有爭論，亦難推翻本件系爭案不具新穎性之認定，是上訴意旨所指摘各點，均無可採，原判決依其採證認事之職權行使而駁回上訴人在原審之訴，經核於法既無違誤，上訴意旨聲明廢棄原判決為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法 官　葉　振　權

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異