臺北高等行政法院判決

原告

微星科技股份有限公司

代表人

甲 ○（總經理）

訴訟代理人

丁○○

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

壬○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

辛○○

參加人

技嘉科技股份有限公司

代表人

丙○○（董事長）

訴訟代理人

庚○○

　　　　　　己○○

　　　　　　戊○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國93年3月4日經訴字第09306213750號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠原告前於民國（下同）88年5月11日以「自動備份BIOS之方法」，申請專利範圍：「1.一種自動備份BIOS之方法，主要係於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存，在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。2.如申請專利範圍第1項所述之直動備份BIOS之方法，其中於作業系統中，更提供有一應用程式，以更新或備份BIOS內容。3.如申請專利範圍第1項所述之自動備份BIOS之方法，其中系統BIOS或備份BIOS再載入正常時, 即啟始系統中相關的界面並設定系統參數，及將控制權轉交給作業系統，而完成開機程序。4.如申請專利範圍第1項所述之自動備份BIOS之方法，其中該可變更式貯存器為FLASH ROM MEMORY、E EPROM、FIRMWARE HUB等儲存元件。5.如申請專利範圍第1項所述之自動備份BIOS之方法, 其中該空間大小可為64K、128 K或256K,視電腦的硬體規格或軟體規格需求而異。」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，於90年7月21日准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第140045號專利證書。

㈡參加人於90年12月28日，引證87年7月15日申請，90年4月1日審定公告之第00000000號「主機板之BIOS備用裝置」專利案（下稱引證案），以系爭案有違核准時專利法第20條第1項第1款、第2款及第2項暨同法第71條第3款之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於92年10月20日以（92）智專3（2）02048字第09221063070號專利舉發審定書（下稱原處分）為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定、原處分均撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告及參加人聲明求為判決：如主文所示。

三、兩造之爭點：系爭案是否係申請前已見於刊物，而不具新穎性？

㈠原告主張之理由：

⒈原處分主要在其理由第3點，而訴願決定駁回之理由與前揭理由相同，可明顯看出被告及訴願決定機關對於申請專利範圍基本構成要件及新穎性的判斷有嚴重的錯誤，以下分項比較之：

⑴就構成要件比較：引證案第1項（獨立項）記載：「1種主機板之BIOS備用裝置，其特徵在於：乃係在主機板上提供至少2個BIOS韌體，藉由判別電路以及選擇電路，而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效者。」就引證案之構成要件而言，引證案必須包含至少2個BIOS韌體、判別電路、選擇電路；藉以達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效的功能。然系爭案第1項（獨立項）記載如事實欄，就系爭案之構成要件而言，只包含1個BIOS及將部分的程式碼備份及將備份的BIOS程式碼載入的技術方法，藉以達到當系統BIOS執行失敗時，將備份的BIOS程式碼載入，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。引證案與系爭案在BIOS 數量、邏輯電路及選擇電路之構成要件上完全不同。故在新穎性之比對上不相同，亦即無核准時專利法第20條第1項第2款之適用。

⑵就技術手段及目的比較：引證案部分，請參酌引證案說明書之創作說明，其中創作說明⑸第5行起，「˙˙˙藉由上述構成，當使用者自行FLASH新版本的BIOS而因操作不當導致系統之一BIOS資料損毀無法開機時，無需放棄目前的工作將機器送修，只要重新開機後，系統即透過邏輯電路及選擇電路啟動另一個備用BIOS，而使系統可正常運作˙˙˙」、第17行「從上所述可知，本創作知此種主機板之BIOS備用裝置，確實具有提供系統當有一BIOS發生損毀時，可利用預設的電路自動判斷，並啟動另一個BIOS來使系統能正常運作，而可確實改善習見系統之單一BIOS的缺失˙˙˙」。系爭案部分，請參酌系爭案說明書之發明說明，其中發明說明⑴至⑵系爭案是提供1種自動備份BIOS之方法，主要係於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出1個預存有可恢復BIOS程式碼之空間，在系統啟動欲啟始BIOS系統失敗時作為備份使用執行，即自動載入備份BIOS程式碼，使電腦在BIOS損壞時，仍可正常開機運作。引證案技術手段的基礎係系統即透過邏輯電路及選擇電路啟動另一個備用BIOS，而使系統可正常運作。系爭案係在於利用軟體的形式，在1個BIOS內，將部分的程式碼備份到另一個地方。當主要BIOS執行失敗時，將備份的BIOS程式碼載入，取代原先的程式碼繼續執行，所有的控制動作都只在1個BIOS韌體內完成，藉以保持可開機狀態。故引證案與系爭案兩者在技術手段及目的上亦不相同。

⑶被告對於新穎性判斷要件在邏輯上的錯誤：舉發理由書、被告及訴願決定機關對新穎性之判斷原則，顯然有違法及錯誤，依照智慧財產局編印之專利審查基準第1-2-5頁之說明：在判斷發明專利之新穎性時，必須以申請專利範圍之請求項所載發明為判斷對象；此外於前開專利審查基準第2-3-8頁亦對附屬項的定義作具體之規定：附屬項記載之內容係包括其所依附項目之全部技術內容；是故，引證案申請專利範圍第7項請求項所載之內容係包含其所依附之申請專利範圍第1項請求項的全部技術內容在內而非單指第7項「於BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」之構成，引證案申請專利範圍第7項之技術內容應為「1種主機板之BIOS備用裝置，其特徵在於：乃係在主機板上提供至少2個BIOS韌體，藉由判別電路以及選擇電路，而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效者；其中所述BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」，因系爭案之申請專利範圍第1項請求項完全與引證案不同（詳構成要件比較），更遑論附屬項之差異（亦即被依附之獨立項不同，則附屬項必然不同）。舉發審定理由邏輯錯誤，荒謬至極，被告及訴願決定機關完全不查，一再被誤導，且逕自肢解、任意解釋申請專利範圍，違法審查。

⒉引證案是至少兩個完整的BIOS，當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，即使所受損壞在Boot Block亦可則透過判別電路以及選擇電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，引證案除了成本較高外（增加判別電路、選擇電路及另1個BIOS的構成），佈局的面積也要增加，進而影響產品的體積。而系爭案的優點在於不需要實際多1 個BIOS韌體，就可以達到備份的效果，特別是可以在韌體更新時因外在因素所引起損害，然而如果所受損壞在Boot Block，系爭案就無法正常執行。因此，系爭案與引證案達成效果上也有相當的差異。引證案不能只有1個BIOS，且不能沒有判別電路以及選擇電路。

⒊如以汽車例子為喻，引證案之技術就好似1輛汽車同時具有至少兩套完整的引擎及機電系統，當1套完整的引擎及機電系統失靈時，則經由判別電路啟動另一套完整的引擎及機電系統使汽車可以正常運轉，並達到完整的功能。而系爭案之技術則是僅有1套完整的引擎及機電系統，當該引擎及機電系統失靈時，以軟體方式僅啟動原系統的最基本構成，僅讓汽車可以行使，僅提供動力，以供使用者可行駛至保養廠維修。因此，引證案之技術與系爭案之技術相較，完全不同，也無法由熟習該技術者直接推導可得，實甚明也。簡而言之，引證案係多個BIOS的備份裝置，而系爭案係複製BIOS程式碼的方法。兩者中一為新型之裝置、一為發明之方法，技術層次不同，豈容被告及訴願決定機關指鹿為馬。

⒋本件被告在擬制新穎性的比對上有明顯錯誤，被告違反其87 年3月審查基準第1-2-5頁，有關新穎性之判斷基本原則。被告審查時也未採單獨比對方式。被告違反其93年7月1日公布之審查基準第3章專利要件第2節第2-3-2頁單獨比對規定，雖此規定是在審查後才公布，惟其修正內容只是闡明舊法規定之立法目的。舉發成立審定之主要理由，係採認獨立項第1項其中一個功效說明，加上附屬項第7項一段話，組合作為引證證據，違反審查基準之規定。申請專利範圍的每一項都是獨立權利，申請專利範圍第7項不能單獨看那1小段，而應將附屬項一起觀察判斷。系爭專利是發明專利，引證案是新型專利，依被告審查基準第1-2-14頁規定，有關相同新型的定義，必須是系爭案下位概念才能當作相同新型專利，被告完全未作此審查。發明專利與新型專利作比對的話，必須發明專利是新型專利的上位概念。

⒌原告對原處分之爭執在於，審定書理由3認為系爭案第1項不具新穎性，之後的項目則認為可以推導的，故都認為不具新穎性，第1項完全不一樣，後面的項目就無法以新穎性比較，因為基礎不對，故本件爭點只要論第1項即可。申請專利範圍第7項應包含第1項判斷電路、選擇電路至少2個BIOS結合，才是全部完整的技術。系爭案第1項並沒有判斷電路及選擇電路之BIOS，被告就此沒有作技術比對，引證案是藉由判斷電路、選擇電路達成功效，而系爭案則無此構造，兩者根本無法比。系爭案的技術特徵並不需要透過硬體的電子電路判斷電路，而是透過軟體結構改變，兩者技術手段不同。

⒍被告是否能說明引證新型專利案第428號、第728號之具體形狀構造是什麼？依其圖式只有流程圖與電路圖，根本不是新型專利，被告如何去核准一個請求方法的新型專利？

⒎綜上所述，系爭案與引證案之技術內容完全不同，也非實質相同，亦無從推導，兩案存有極大的差異，自無核准專利時專利法第20條第1項第2款項情形，被告及訴願決定機關未詳細瞭解本發明的技術精神，且完全違反「附屬項記載之內容係包括其所依附項目之全部技術內容」的規定，被告審查草率及訴願決定機關不負責任未加糾正仍予維持之認事用法上的不當，實難令原告誠服，僅盼　鈞院本維護專利法制及專利權人應有之合法權益，早日撤銷原處分及原決定，以符法制，實感德便。

㈡被告主張之理由：

⒈系爭案除一般使用之系統BIOS的空間外，另規劃1空間供備份BIOS之程式碼（並非所指部分的程式碼）貯存，故系爭案實質上亦含2個BIOS。

⒉系爭案僅記載「當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼」，並無任何所指「利用軟體的形式」之敘述或判斷之技術手段，反之引證案係明確指出，藉由判別電路以選擇電路啟動另一BIOS開機，完全可達到系爭案「當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼」之目的，更難稱2者技術手段不同。

⒊除前項所述外，事實上該引證案請求項第7項，亦述及得預先以硬體或「軟體」規劃分割為多數個BIOS，此外原處分亦完全以「申請專利範圍之請求項所載發明為判斷對象」。

⒋系爭案亦實際需要2個完整的BIOS程式碼，及相關之判別選擇手段，否則無法達到備份效果，與該引證案並無實質差異。

⒌原告以汽車為例，其引擎及機電系統失靈，如何可能以「軟體方式」啟動原系統？況該引證案亦得在1個BIOS韌體內，配合軟體程式複製多個BIOS，該引證案雖為新型之裝置，技術層次上與系爭案實無不同。

⒍被告是就引證案與系爭案一對一比對，依舉發理由3第4行第1項中，可看出系爭案申請範圍第1項之結構特徵，揭示於引證案第7項，系爭案第1項前段在電腦啟動後，載入系統BOIS已揭示於引證案申請專利範圍的第1項。系爭案申請專利範圍第1項並不具新穎性，後來附屬項是習知技術，不具新穎性。

⒎依原告之申請專利範圍第1項所載，並沒有原告所描述之以軟體來切換之技術特徵，且被告審查委員比較系爭案與引證案後之意見認為系爭案僅記載「當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼」，並無任何所指「利用軟體的形式」之敘述或判斷之技術手段。答辯狀理由欄第2項之結論，「更難稱二者技術手段不同」，係指應以原告之申請專利範圍來看，原告並未交代其請求範圍，亦即原告之前所稱之軟體技術特徵未寫入第1項。又新型專利案第428號、第728號之核准與本案無關。

㈢參加人主張之理由：同被告。

理由

一、原告起訴主張：就引證案之構成要件而言，引證案必須包含至少2個BIOS韌體、判別電路、選擇電路；藉以達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，透過電路自動判斷立即啟動另一BIOS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效的功能；然就系爭案之構成要件而言，只包含1個BIOS及將部分的程式碼備份及將備份的BIOS程式碼載入的技術方法，藉以達到當系統BIOS執行失敗時，將備份的BIOS程式碼載入，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況，兩者在BIOS數量、邏輯電路及選擇電路之構成要件上完全不同，故在新穎性之比對上不相同，亦即無核准時專利法第20條第1項第2款之適用，原處分於法有違，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：系爭案申請專利範圍第1項之結構特徵，揭示於引證案申請專利範圍第7項，系爭案第1項前段在電腦啟動後，載入系統BOIS已揭示於引證案申請專利範圍的第1項，系爭案申請專利範圍第1項並不具新穎性，其他附屬項是習知技術，故不具新穎性，原處分並無違誤。

三、本件兩造對於事實概要欄所述之事實均不爭，此有發明專利說明書及其圖示、引證案、原處分附於本院卷暨專利舉發申請書附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按系爭案審定核准時專利法第19條規定：「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」第20條規定：「（第1項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起6 個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」又按同法第71條第1款及第72條第1項後段規定，違反第19條至第21條或第27條規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。是本件之爭執，厥在於系爭案是否係申請前已見於刊物，而不具新穎性？

五、經查：

㈠按被告83年11月25日公告之專利審查基準第2-2-5頁規定：「（二）新穎性判斷之基本原則：1.作為新穎性判斷對象之新型，為申請專利範圍之『請求項所載新型』。2.申請專利範圍應就每一請求項目逐項判斷其新穎性，但可不需對每一請求項目各自逐項作成審定。3.判斷新型有無新穎性時應以新型之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。」核以上規定與專利法之立法目的「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」（審定時專利法第1條參照）相符，被告於審查系爭案是否具有新穎性時資為依據與基準，依法自值尊重，合先敘明。

㈡查原處分以系爭案申請專利範圍第1項中「於可變動式貯存器內，除一般使用之系統BIOS的空間之外，另規劃出一個空間供備份BIOS之程式碼貯存」之結構特徵，已揭示於引證案申請專利範圍第7項（第1項之附屬項）「於BIOS韌體內部預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS中；而系爭案申請專利範圍第1項「在電腦啟動後載入系統BIOS，當載入失敗則嘗試載入備份BIOS程式碼，以防止系統使用者不正常操作損壞BIOS內容使系統故障之情況。」之內容，亦已揭示於引證案申請專利範圍第1項「而可達到當有其中之1 BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷，立即啟動另1BIOS開機，使不致影響使用者正常作業」中，故系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性。另系爭案申請專利範圍附屬項第2項「其中於作業系統中，更提供有1應用程式，以更新或備份BIOS內容。」第3項「系統BIOS或或備份BIOS再載入正常時，即啟始系統中相關的界面並設定系統參數，即將控制權轉交給作業系統，而完成開機程序。」以及第4項「該可變更式貯存器為FLASH ROM MEMORY、EEPROM、FIRMWARE HUB等儲存元件」等，皆為申請當時之既有技術，熟習該項技術者應可由引證案所揭示內容直接推導而得，亦不具新穎性；而系爭案申請專利範圍附屬第5項「該空間大小可為64K 、128K或256K，視電腦的硬體規格或軟體規格需求而異」僅為儲存空間之限定，熟習該項技術者亦可直接推導而得，亦不具新穎性，核係依前揭之說明而為逐項審查，於法並無不合。

㈢原告強調以引證案申請專利範圍第7項係附屬項，故其全部技術內容在內而非單指第7項「於BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」之構成，而應加入申請專利範圍第1項而為觀察：「1種主機板之BIOS備用裝置，其特徵在於：乃係在主機板上提供至少2個BIOS韌體，藉由判別電路以及選擇電路，而可達到當有其中之一BIOS因操作不當而損毀不能開機時，可透過電路自動判斷立即啟動另一BI OS開機，使不致影響使用者正常作業，而能提高時效者；其中所述BIOS韌體內部亦得預先以硬體或軟體規劃分割為多數個BIOS者」，而因系爭案之申請專利範圍第1項請求項完全與引證案不同，更遑論附屬項之差異云云，然查引證案申請專利範圍請求項第7項，既已述及得預先以硬體或「軟體」規劃分割為多數個BIOS，且自系爭案除一般使用之系統BIOS 的空間外，另規劃1空間供備份BIOS之程式碼貯存，是系爭案實質上亦含2個BIOS等情以觀，被告認系爭案申請專利範圍第1項可由引證案直接推導而得即屬有據，原告之主張尚無可採。

六、綜上所述，原處分認系爭案有核准審定時專利法第20條第1項第2款不予發明專利之事由，就參加人之舉發申請為成立之審定，並撤銷原告之專利權，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰

上列正本係照原本做成。

法院書記官 鄭 聚 恩