最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第01418號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96年度判字第01418號

上訴人

博新開發科技股份有限公司

代表人

甲○○ 送達處所同上

訴訟代理人

陳彥希 律師

訴訟代理人

林哲誠 律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

參加人

荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司

代表人

乙○○○○○○

送達處所同上

　　　　　　　　　　　　（送達代收人　陳長文律師）

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國96年5月17日臺北高等行政法院94年度訴更一字第14號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

壹、本件上訴人主張：（一）上訴人係爭執引證1、3、5之結合，對系爭專利申請專利範圍第1項整體特徵構成重大教示作用，可證明系爭專利不具進步性。惟引證1(美國專利第4,375,088號)、引證3(美國專利第4,067,044號)及引證5(美國專利第4,496,993號)皆屬相同於系爭專利之記錄載體之技術領域，且引證1、3、5所揭露內容，類同於系爭專利申請專利範圍第1項整體特徵之各構成要件，故引證1、3、5之結合已涵蓋系爭專利申請專利範圍第1項整體特徵，並對系爭專利構成重大教示作用，從而系爭專利不符核准當時專利法第2條第5款有關進步性要件之規定。惟系爭鑑定報告卻分別於第11、13、16頁以及第18頁第1點做出引證1、3、5個別沒有涵蓋系爭專利第之第1項申請專利範圍之結論，此將誤導法院認為引證1、3及5完全不同於系爭專利申請專利範圍第1項。(二)系爭鑑定報告第11頁表3.1.1鑑定項目2之比較結果欄位認為「引證1相關之橫向(徑向)(即垂直於軌道之方向，請參上訴人準備程序簡報第3頁之圖示)第二週期性軌道變化用以產生軌道定位之追蹤信號，沒有如系爭專利『軌調變信號包含有位置-碼信號，與位置同步信號交替出現』之特徵」云云。然查，引證1(美國專利第4,375,088號)說明書第1欄第58至66行所揭示之加入於第一週期性軌道變化之「第二週期性軌道變化」，雖係用來產生一徑向尋跡(追蹤)信號，有別於系爭專利之「軌調變之頻率被調變成與位置-資訊信號一致」手段用來產生位置-資訊信號，但系爭專利之「軌調變之頻率被調變」技術手段亦於其「軌調變」(可視為第一軌道變化)所加入之第二軌道變化，故引證1所揭示之加入於第一週期性軌道變化之「第二週期性軌道變化」對於系爭專利之「軌調變之頻率被調變」技術手段應構成重大教示作用，系爭鑑定報告於此顯然漏未查明。(三)系爭鑑定報告第17頁表3.1.3鑑定項目2之比較結果欄位指述「舉發證據五之記錄軌道...也沒有說明如系爭專利之『軌調變信號包含有位置-碼信號，與位置同步信號交替出現』之特徵」云云。然查，引證5(美國專利第4,496,993號)揭露一種旋轉記錄載體，其圓3A及3B中明確顯示位址碼資訊，(以分(MINx33a、34a)、秒(SEC)(35a、36a)方式記錄之位址碼)與位置同步信號(SYNC)。30a、3Ob)交替出現之編碼格式(參工研院90年7月6日函覆經濟部之審查意見書第三(五)點)。因此，引證5所揭露內容對於系爭專利所請「此信號(位置-資訊信號)中包含有位置-碼信號，與位置同步信號交替出現」之技術手段構成重大教示作用，系爭鑑定報告於此亦漏未查明。(四) 系爭鑑定報告第18頁第5點認定，系爭專利第1項申請專利範圍之位置資訊由橫向之軌調變偵測而得，記錄軌道可以連續不斷地記錄使用者資訊，具有不會被同步資訊，或位址資訊打斷之進步功能，故具進步性云云。然查，鑑定報告所稱「位置資訊，由橫向之軌調變偵測而得」係指系爭專利之「軌調變之頻率被調變成與位置-資訊信號一致」特徵，而係爭鑑定報告第14頁表3.1.2鑑定項目2之比較結論欄位已明確指出，引證3之「軌道之擺動頻率依照軌道之位置而改變」特徵和係爭專利之「將軌調變之頻率調變成與位置-資訊信號一致」之特性相似，故引證3自亦可達成如同系爭專利「記錄軌道可以連續不斷地記錄使用者資訊，具有不會被同步資訊或位址資訊打斷」之功能，從而系爭專利應不具進步性，要屬無疑，系爭鑑定報告於此亦漏未查明。針對三項舉發證據對於系爭專利第1項申請專利範圍是否具有重大教示作用，系爭鑑定報告第18頁第4項指出：「此為見仁見智之問題。然而在1988年當時，可寫入使用者資訊之光學記錄載體其相關技術大部分掌握在少數大廠之中，其技術領域具有一定之困難程度，習於此技藝之專業人士或許可以想出如系爭專利第一項申請專利範圍之類似構想，但其構想是否可行仍須投入大筆人力及物力去製造及不斷修改初型來驗證其可行性。因此對一般習於此技藝之人士在系爭專利申請之時，並無法輕易結合上述三項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭專利第1項申請專利範圍之特徵。」惟鑑定機關本應秉持其專業就舉發證據與系爭專利進行客觀之鑑定，而非僅以見仁見智一語含混帶過。尤其，系爭鑑定報告既認為「習於此技藝之專業人士或許可以想出如系爭專利第一項申請專利範圍之類似構想」，足見系爭鑑定報告亦認定系爭專利第1項申請專利範固不具進步性。惟系爭鑑定報告竟又以主觀臆測方式認為習於此技藝之人士「構想是否可行仍須投入大筆人力及物力去製造及不斷修改初型來驗證其可行性。因此對一般習於此技藝之人士在系爭專利申請之時，並無法輕易結合上述三項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭專利第1項申請專利範圍之特徵。」對此，上訴人於原審即主張系爭鑑定報告既認為「習於此技藝之專業人士或許可以想出如系爭專利第一項申請專利範圍之類似構想」，足見系爭鑑定報告亦認定系爭專利第1項申請專利範固不具進步性，系爭專利自應予以撤銷。惟原審判決對上訴人此等重要之攻擊防禦方法，竟未予審酌，亦未於判決中敘明其不採納之理由，顯然有判決不備理由之違法，爰請求廢棄原判決。

貳、被上訴人未提出答辯狀。

參、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)本件兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實均不爭，對於系爭案之新穎性暨引證2、4不能證明系爭案不具進步性之事實亦不爭，此有訴願決定、原處分附於前審卷暨專利舉發申請書、發明專利說明書及其圖式及美國專利公報附於原處分卷可稽，堪認為真實。(二)依系爭案申請專利範圍第1項及圖式1、2所示，系爭案是一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體1，其構成含有一記錄層6，旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌4位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置-資訊信號一致，此信號中包含有位置-碼信號12，與位置同步信號11交替出現。依系爭案之說明書頁3（見原處分卷頁48以下）倒數第4行起，敘述習知技術德國專利公報第0000000號（PHN 96 66），略以：此已知之記錄載體設有螺旋形伺服軌，帶有常數頻率之軌調變，讀錄時於螺旋形伺服軌利用射束來掃描時，該軌調變乃調變該射束，此射束調變被檢知，而從如是檢知之調變導出一時鐘信號，用來控制錄讀處理。伺服軌係分成一些資訊-記錄區域，在該等區域間插入有同步區域，資訊-記錄區域，旨在記錄資訊，同步區域包括有位置資訊，而以相鄰之資訊-記錄區域之位址表之。當掃描時，在同步區域之位置資訊使可從反射之射束導出，記錄載體之那一部分正被掃描。此可從記錄圓盤之特定部分能快速正確的找到。然而，此已知之記錄載體有其缺點，資訊-記錄區域常被同步區域所打斷，尤其是當EFM-編碼資訊要被記錄在記錄載體上時，該缺點特別顯著。這是因為此種記錄方法需要未被間斷之資訊-記錄區域。(三)依引證1專利說明書摘要記載，係一種供數位資料儲存用的記錄載體，其提供具有對應於頻率之周期之第1周期性軌道變化。當藉由光束掃描時，第1軌道變化會產生輻射之對應調變，俾能從偵測到的輻射導出時脈信號，用以同步讀出或紀錄資料。記錄載體係在橫貫具有大約相同大小之周期（較佳是等於第1周期性軌道調變之周期）的軌道方向之方向中，更提供有第2周期性軌道變化。第2軌道變化產生光束之對應調變，其係受到偵測並用以產生追蹤信號，時脈信號係被使用以作為用以解調追蹤信號之相位參考信號。如果兩個軌道變化之周期相等，則低通濾波動作會自動產生追蹤信號。又依引證1顯示圖1元件符號7部分包括資訊區（記錄區）9用以儲存編碼資料及一區域8之同步區，顯然其資訊區9及同步區8係分別位於2個區域。對照習知技術有資訊─記錄區域常被同步區打斷之缺點，系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊-記錄區域之內，資訊-記錄區域不再被同步區域間斷之技術內容顯有不同，系爭案可解決習知技術（包括引證1）資訊-記錄區域被同步區域間斷之技術缺點，故被上訴人認引證1不能證明系爭案不具進步性，洵屬有據，兩者既在達成信號同步方法不同，則上訴人主張引證1所揭之技術手段功能及效果，同屬將資訊載於擺盪軌道而該項技術不惟相同於系爭案所稱其具同步之功效外，對所稱使資訊區得不中斷而連續記錄之功效更是可輕易推知轉用，具有重大教示作用云云，則非可採信。(四)依引證3專利說明書摘要記載，資訊信號係以與標準信號（其頻率依據光碟上之記錄位置而變化）疊置的關係，而記錄在沿著記錄光碟上之同心圓或螺旋線的資訊軌上，藉由施加具有跟期望資訊一起記錄在記錄光碟上之標準信號的頻率相同的頻率相同頻率之外部信號，藉由比較再生之標準信號之頻率與比較的結果選擇期望資訊軌，而藉由在選擇期望資訊軌之後，執行細微追蹤控制同時比較再生資訊信號之波封與再生標準信號，係可以高速度再生選擇性且正確之期望資訊，俾能使再生光束點可正確地追蹤期望資訊軌；又引證3專利說明書第3欄第9行d項記載「．．．產生一標準信號，其頻率乃依據該循軌裝置之位置而變化」，引證3申請專利範圍第1項，第6至9行內容主張：「資訊軌道沿同心圓或螺旋線擺動，該標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」。查引證3所產生一標準信號，其頻率固係依據該循軌裝置之位置而變化，其資訊軌道係沿同心圓或螺旋線擺動，而擺動之頻率相當於並同步於該標準信號之頻率。但其擺動軌道並未有任何頻率調變以編碼位置資訊，系爭案之伺服軌道及軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致，且此信號中包含有位置–碼信號與位置同步信號交替出現之特徵，與引證3並不相同，引證3擺動軌道信號其功能為提供光碟固定軌道之辨識之用，與系爭案就同一軌道提供資料區間定址的功能不同，故被上訴人認引證3不能證明系爭案不具進步性，洵屬有據。（五）依引證5專利說明書摘要記載，係一種旋轉式記錄媒體係記錄有關於程式資訊信號以及具有預定碼之位址信號，該預定碼係對應至程式資訊信號記錄區段之內的程式資訊信號。在除上述程式資訊信號記錄區區中，這種旋轉式記錄媒體係記錄有位址信號，此位址信號係關於具有與記錄在程式資訊信號記錄區段之內的位址信號不同的碼。查引證5所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，且資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中；是縱其結合引證3主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊-記錄區域之內，資訊-記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進。易言之，即引證5綜合其他引證案之技術特徵，仍不足以證明系爭案係運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效，系爭案自具進步性。（六）綜上，由於引證1之同步區沒有記錄使用者所欲記錄之資訊，其橫向之周期性軌道變化沒有揭示如系爭案「將軌調變之頻率被調變成與位置-資訊信號一致，此信號中包含有位置-碼信號12，與位置同步信號11交替出現」之特徵，引證1之記錄軌道沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；引證3之記錄軌道圖案乃由記錄裝置在記錄載體時所產生，因此碟片在記錄之前沒有記錄軌道之圖案，且其軌道擺動信號僅為依照軌道之位置變化頻率，沒有系爭案「此信號中包含有位置-碼信號，與位置同步信號交替出現」之特徵；引證5之記錄載體，其記錄內容僅揭示信號調變，沒有揭示與橫向軌調變有關之內容，且引證5之記錄媒體具有一主要軌道，其上記錄有資訊信號及位址信號，該位址信號為基於第一編碼系統且代表資訊信號於主要軌道位址之資訊，因此亦沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；上開3項引證即使組合起來亦沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍，而依系爭案之申請日期早在77年間，是被上訴人認系爭案非係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知，且能增進功效，具進步性，洵屬有據。（七）又查，本件經最高行政法院發回本院後，經上訴人與參加人歷經半年以上之磋商，最後合意送請台大嚴慶齡中心鑑定。對於上訴人請求鑑定事項之鑑定結論以：1.3項舉發證據均沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍。2.3項舉發證據組合起來之技術內容沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍。3.對一般習於此技藝之人士在系爭案申請之時，並無法輕易結合上述3項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭案之第1項申請專利範圍之特徵。4.系爭案第1項申請專利範圍符合核准時專利法第2條第5款有關進步性要件之規定。與本判決理由之論述為相同之認定，益見原處分並無違誤。（八）至於本件於起訴前另有2份相關意見書，認均尚非可採，關於謝漢萍教授出具之專家意見書部分：1.查該專家意見書之結論以系爭案與引證3所揭示之內容，具有相同之標的，使用於相同之範疇，其具相同之目的，二者採用實質相同之技術，引證3雖未明確提及系爭案主張之「位置-碼信號，與位置同步信號交替出現」技術內容，然此技術內容乃一般信號傳輸技術所習用者，並未產生任何功效上之明顯增進等語。惟查，系爭案係77年間所申請，自應以77年間之技術、知識作為判斷基礎，謝漢萍教授所指引證3所無之「位置–碼信號與位置同步信號交替出現」特徵，屬系爭案申請時之習知技術一節，並未舉出具體事證以實其說，即遽以否定系爭案之進步性，尚非可採。關於工研院出具之審查意見部分：1.查該審查意見認引證1、3及5之技術確已揭示系爭案所謂新穎特徵，並可涵蓋系爭案申請專利範圍第1項，且已揭示所增進之功能，故系爭案不符專利之進步性等語。2.惟查：依該審查意見第3點所示，該審查意見同認引證1之資訊記區係被區隔為同步區及記錄區，而該同步區僅係用以指示位址資訊，根本無法記錄使用者所欲記錄之資訊，已如前述，因此，引證1僅能記錄資訊於記錄區內，而正因有記錄區與同步區之間隔，引證1無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。該審查意見認為引證1即參加人自己之先前技術即可達成系爭案之可連續不斷地記錄資訊之功效之意見顯與事實有間。⑵依該審查意見第4點所示，該審查意見認引證3可達成控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度之功效，此一論點亦與事實有間。蓋如前所述，在資訊記錄程序進行之前，引證3之碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案，引證3係在經記錄後方才產生軌道圖案，因此，引證3根本無法在記錄資訊時用以控制記錄程序。⑶依該審查意見第5點所示，該審查意見認引證5已揭露一種旋轉記錄媒體其亦具有導入區與導出區，並揭示以位置信號顯示資訊信號所在位置，且位址信號包含同步碼及以分、秒、幀方式記錄之位址碼，並揭示位置與同步信號交替出現，其結合引證3，兩證據所揭結合之功效，已可輕易達成系爭案之所謂新穎特徵；軌調變之頻率被調變成位置–資訊信號一致，此信號中包含位置–碼信號與位置同步信號交替出現等語。然查，引證5所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，且資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，因此，引證5與系爭案之技術內容並不相同，已如前述，又引證5資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，縱其結合引證3主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊-記錄區域之內，資訊-記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進，是此點審查意見亦非可採。（十）綜上所述，上訴人之主張，尚非可採，原處分認系爭案無不予專利之事由，就上訴人之舉發申請為不成立之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，上訴人訴請如聲明所示，為無理由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

肆、本院按：參加人前於民國77年6月11日以「可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取資訊之裝置」，申請專利範圍為：「1.一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體，其構成含有一記錄層旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致，此信號中包含有位置–碼信號，與位置同步信號交替出現。……」向被上訴人前身即經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經該局編訂為第00000000號審查，於78年8月31日審定准予專利，並於公告期間後，發給發明第34345號專利證書（即系爭案）。嗣上訴人於88年6月24日，引證西元1983年2月22日公告之美國第0000000號專利案（即引證1）；西元1976年6月15日公告之美國第0000000號專利案（即引證2）；西元1978年1月3日公告之美國第0000000號專利案（即引證3）；西元1982年12月7日公告之美國第0000000號專利案（即引證4）及西元1985年1月29日公告之美國第0000000號專利案（即引證5），以系爭案違反核准審定時專利法第1條、第2條第1款、第5款之規定，對之提出舉發。案經被上訴人審查，於89年10月3日（89）智專3（2）04024字第08989001668號舉發審定書（即原處分）審定舉發不成立。上訴人不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟，經原審法院92年5月8日90年度訴字第6653號判決上訴人之起訴駁回。上訴人對之不服，提起上訴，經本院94年1月20日94年度判字第00054號判決將原判決廢棄，發回原審法院更為審理。按系爭案核准時專利法（75年12月24日修正公布）第1條規定：「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」第2條第1、5款規定「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。……五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」又按系爭舉發案申請時（86年5月7日修正公布）專利法第71條第1款及第72條第1項後段規定，違反第19條至第21條或第27條規定者，任何人得附具引證，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具引證證明之，倘其引證足以證明系爭案有違專利法之規定，被上訴人自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。原判決關於兩造及參加人對於系爭案之新穎性暨引證2、4不能證明系爭案不具進步性均不爭執及引證1之同步區沒有記錄使用者所欲記錄之資訊，其橫向之周期性軌道變化沒有揭示如系爭案「將軌調變之頻率被調變成與位置-資訊信號一致，此信號中包含有位置-碼信號12，與位置同步信號11交替出現」之特徵，引證1之記錄軌道沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；引證3之記錄軌道圖案乃由記錄裝置在記錄載體時所產生，因此碟片在記錄之前沒有記錄軌道之圖案，且其軌道擺動信號僅為依照軌道之位置變化頻率，沒有系爭案「此信號中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現」之特徵；引證5之記錄載體，其記錄內容僅揭示信號調變，沒有揭示與橫向軌調變有關之內容，且引證5之記錄媒體具有一主要軌道，其上記錄有資訊信號及位址信號，該位址信號為基於第一編碼系統且代表資訊信號於主要軌道位址之資訊，因此亦沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；上開3項引證即使組合起來亦沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍，而依系爭案之申請日期早在77年間，被上訴人認系爭案非係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知，且能增進功效，具進步性等事項，以及上訴人所提出謝漢萍教授出具之專家意見書、工研院出具之審查意見另2份相關意見書如何不足採等事項均詳予以論述，本件並經台大嚴慶齡中心鑑定結果與原判決理由為相同之認定，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；又證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。從而，原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之起訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　劉　鑫　楨

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異