臺北高等行政法院判決

原告

博新開發科技股份有限公司

代表人

唐炳煌（董事長）

訴訟代理人

林秋琴律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

陳彥希律師

複代理人

林哲誠律師

輔佐人

丙○○

輔佐人

王志勤

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

戊○○

參加人

荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司

代表人

乙○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師（兼送達代收人）

複代理人

呂 光律師

　　　　　　丁○○專利代理人

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國90年10月4 日經（90）訴字第09006323720 號訴願決定，提起行政訴訟，經最高行政法院發回更審，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：

㈠參加人前於民國（下同，除西元外）77年6 月11日以「可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取資訊之裝置」，申請專利範圍為：「1.一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體，其構成含有一記錄層旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致，此信號中包含有位置–碼信號，與位置同步信號交替出現。……」向被告前身即經濟部中央標準局（88年1 月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經該局編訂為第00000000號審查，於78年8 月31日審定准予專利，並於公告期間後，發給發明第34345 號專利證書（下稱系爭案）。

㈡嗣原告於88年6 月24日，引證西元1983年2 月22日公告之美國第0000000 號專利案（下稱引證1 ）；西元1976年6 月15日公告之美國第0000000 號專利案（下稱引證2 ）；西元1978年1 月3 日公告之美國第0000000 號專利案（下稱引證3）；西元1982年12月7 日公告之美國第0000000 號專利案（下稱引證4 ）及西元1985年1 月29日公告之美國第0000000號專利案（下稱引證5 ），以系爭案違反核准審定時專利法第1 條、第2 條第1 款、第5 款之規定，對之提出舉發。案經被告審查，於89年10月3 日（89）智專3 （2 ）04024 字第08989001668 號舉發審定書（下稱原處分）審定舉發不成立。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂提起行政訴訟，經本院92年5 月8 日90年度訴字第6653號判決原告之訴駁回。原告提起上訴，嗣經最高行政法院94年1 月20日94年度判字第00054 號判決原判決廢棄，發回本院更為審理。

二、兩造及參加人聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告應就原告88年6 月24日發明專利舉發案作成舉發成立之行政處分

㈡被告及參加人聲明：駁回原告之訴。

三、兩造及參加人之爭點：系爭案是否係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效？亦即引證1 、3 及5 ，是否能證明系爭案不具進步性？

㈠原告主張之理由：系爭案相較於引證1 、3 及5 之結合並不具進步性。茲進一步就各爭點論述如下：

1.台灣大學嚴慶齡工業研究中心（下稱台大嚴慶齡中心）鑑定報告（下稱系爭鑑定報告）有重大誤謬，應不予採用。

⑴原告係爭執引證1 、3 及5 之結合，對系爭案申請專利範圍第1項整體特徵構成重大教示作用，可證明系爭案不具進步性。如原告前已陳明者，引證1、3及5皆屬相同於系爭案之記錄載體之技術領域，且引證1、3及5所揭露內容，類同於系爭案申請專利範圍第1項整體特徵之各構成要件，故引證1、3及5之結合已涵蓋系爭案申請專利範圍第1項整體特徵，並對系爭案構成重大教示作用，從而系爭案不符核准當時專利法第2條第5款有關進步性要件之規定。惟系爭鑑定報告卻分別於第11、13、16頁以及第18頁第1點做出引證1、3及5個別沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍之結論，此將誤導鈞院認為引證1、3及5完全不同於系爭案申請專利範圍第1項。

⑵系爭鑑定報告第18頁第3 項認定，3 項引證均沒有系爭案之「軌調變信號包含有位置-碼信號，與位置同步信號交替出現」之特徵，因此將3項引證組合起來之技術內容也沒有涵蓋系爭案第1項申請專利範圍。惟引證1 、3 及5 個別沒有涵蓋系爭案第1 項申請專利範圍，並不當然表示引證1 、3 及5 之組合沒有涵蓋系爭案第1 項申請專利範圍，系爭鑑定報告之推論顯有錯誤，其結論自無可採。

⑶系爭鑑定報告第11頁表3.1-1 鑑定項目2 之比較結果欄位認為「引證1 相關之橫向（徑向）（即垂直於軌道之方向，請參原告準備程序簡報第3 頁之圖示）第二週期性軌道變化用以產生軌道定位之追蹤信號，沒有二系爭專利『軌調變信號包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現』之特徵」云云。然查，引證1 說明書第1 欄第58至66行所揭示之加入於第一週期性軌道變化之「第二週期性軌道變化」，雖係用來產生一徑向尋跡（追蹤）信號，有別於系爭案之「軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致」手段用來產生位置- 資訊信號，但系爭案之「軌調變之頻率被調變」技術手段亦於其「軌調變」（可視為第一軌道變化）所加入之第二軌道變化，故引證1 所揭示之加入於第一週期性軌道變化之「第二週期性軌道變化」對於系爭案之「軌調變之頻率被調變」技術手段應構成重大教示作用，系爭鑑定報告於此顯然漏未查明。

⑷系爭鑑定報告第17頁表3.1-3 鑑定項目2 之比較結果欄位指述「引證5 之記錄軌道…也沒有說明如系爭案之『軌調變信號包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現』之特徵」云云。然查，引證5 揭露一種旋轉記錄載體，其圖3A及3B中明確顯示位址碼資訊（以分（MIN）（33a 、34a ）、秒（SEC ）（35a 、36a ）方式記錄之位址碼）與位置同步信號（SYNC）（30a 、30 b）交替出現之編碼格式，此可參工業技術研究院（下稱工研院）90年7 月6 日函復經濟部之審查意見書第三（五）點。因此，引證5 所揭露內容對於系爭案所請「此信號（位置- 資訊信號）中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現」之技術手段構成重大教示作用，系爭鑑定報告於此亦漏未查明。

⑸系爭鑑定報告第18頁第5 點認定，系爭案第1 項申請專利範圍之位置資訊由橫向之軌調變偵測而得，記錄軌道可以連續不斷地記錄使用者資訊，具有不會被同步資訊或位址資訊打斷之進步功能，故具進步性云云。然查，鑑定報告所稱「位置資訊由橫向之軌調變偵測而得」係指系爭案之「軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致」特徵，而系爭鑑定報告第14頁表3.1-2 鑑定項目2 之比較結論欄位已明確指出，引證3 之「軌道之擺動頻率依照軌道之位置而改變」特徵和系爭案之「將軌調變之頻率調變成與位置- 資訊信號一致」之特性相似，故引證3 自亦可達成如同系爭案「記錄軌道可以連續不斷地記錄使用者資訊，具有不會被同步資訊或位址資訊打斷」之功能，從而系爭案應不具進步性，要屬無疑，系爭鑑定報告於此亦漏未查明。

⑹針對3 項引證對於系爭案第1 項申請專利範圍是否具有重大教示作用，系爭鑑定報告第18頁第4 項指出：「此為見仁見智之問題。然而在西元1988年當時，可寫入使用者資訊之光學記錄載體其相關技術大部分掌握在少數大廠之中，其技術領域具有一定之困難程度，習於此技藝之專業人士或許可以想出如系爭專利第1 項申請專利範圍之類似構想，但其構想是否可行仍須投入大筆人力及物力去製造及不斷修改初型來驗證其可行性。因此對一般習於此技藝之人士在系爭專利申請之時，並無法輕易結合上述3 項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭專利第1 項申請專利範圍之特徵。」

2.系爭案相較於引證1 、3 及5 之結合並不具進步性：事實上，引證1 、3 及5 之結合所揭露之具體內容，對系爭案第1 項申請專利範圍之特徵，已構成重大教示作用，故一般習於此技藝之人士在系爭案申請之時，可輕易結合引證1 、3 及5 所揭示之技術內容，而思及如系爭專利之第1 項申請專利範圍之整體特徵，茲進一步整理如附表，供鈞院參酌。

3.如前述1.陳明，原告係爭執引證1 、3 及5 之結合，對系爭專利申請專利範圍第1 項整體特徵構成重大教示作用，可證明系爭案不具進步性。故引證1 、3 及5 之個別縱未揭露系爭案申請專利範圍第1 項之整體特徵，亦不影響引證1 、3 及5 之結合已揭示系爭案之技術特徵，故系爭案不具進步性之結論。

4.如前述2.陳明者，系爭鑑定報告第14頁表3.1-2 鑑定項目2 之比較結論欄位所為之「引證3 之『軌道之擺動頻率依照軌道之位置而改變』特徵和系爭案之『將軌調變之頻率調變成與位置- 資訊信號一致』之特性相似」結論，即雷同於工研院90年7 月6 日審查意見書第三（四）點所述意見，而且工研院90年7 月6 日審查意見書第三（五）點所述「引證5 已揭露一種旋轉記錄媒體其…位址信號包含同步碼及以分、秒、幀方式記錄之位址碼，並揭示位置與同步信號交替出現」意見亦屬事實，故該工研院意見縱有部分與事實不符，亦不宜以偏蓋全，將其全面否定。

5.綜上所述，引證1 、3 及5 之結合，顯已具體涵蓋系爭專利申請專利範圍第1 項所主張之專利範圍，而對系爭案構成重大教示作用，系爭案不具進步性，應予撤銷，故舉發不成立之原處分確屬不當，爰請　鈞院明鑑，賜准判決如訴之聲明，俾維權益，並明法制，實無任感禱。

6.系爭專利有3 份專業報告，國立交通大學謝漢萍教授及工研院的專業意見，都是系爭專利不具有進步性。而且其中工研院的鑑定報告是訴願機關沒有通知兩造與參加人，自行送工研院進行鑑定。而台大嚴慶齡中心的鑑定報告有提到，關於系爭專利第1 項申請專利範圍是否具有重大教示作用，「此為見仁見智之問題」，換言之，系爭專利是否具有進步性，系爭鑑定報告並沒有很明確的指出來。

㈡被告主張之理由：

1.最高行政法院94年度判字第54號判決認為本件原告於原審提出：由訴願機關經濟部函請工研院就系爭案作成之訴願審查意見書，以及國立交通大學光電研究所（下稱交大光電所）謝漢萍教授之專家意見書，其結論俱認系爭案不符合專利之進步性，自屬重要攻擊方法。原審疏未斟酌上開訴願審查意見書及專家意見書之整體內容，竟摭捨其中片斷記載予以論述，又未敘明不足採取之所得心證理由，即有判決不備理由之違法。惟上開文件在原審之準備程序及言詞辯論中已公開並為兩造所辯論，且原審亦有審酌，實難稱有判決不備理由之違法。

2.最高行政法院又稱原審就原告聲請囑託專業機構鑑定不予置理，而未徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上之意見，並告知當事人使為辯論，在未經專業技術鑑定或徵詢從事專業法律研究人員之意見前，遽認系爭案專利之技術特徵，並未揭露於各引證案，且熟習該項技術之人亦難由各引證案，輕易思及系爭案之技術特徵，系爭案之技術內容所解決習知技術之缺點亦具有其產業上利用價值等詞，其認定事實及適用法律均嫌率斷，亦有判決不適用法規及判決不備理由之違法。惟查行政訴訟法第162 條第1 項規定：「行政法院認為有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見」，其立法意旨，無非於行政法院受理涉及專業或高深複雜之科技或專業領域之爭訟時，經由借重學術人士之專業意見，俾能作成正確、公允的判決。同法第133 條亦規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據。」亦要求行政法院詳細調查證據；惟就所涉具體訴訟事件之專業法律問題，是否徵詢學術研究人員意見，仍授予行政法院裁量權，得視個案狀況裁量決定。從而，行政法院未准訴訟當事人徵詢專家或送請鑑定，尚非當然構成判決不適用法規之違法。

3.又查最高行政法院94年度判字第17號判決，其上訴人、被上訴人及參加人均與本件原告、被告及參加人相同，且亦有由訴願機關經濟部函請工研院就系爭案作成之訴願審查意見書，以及交大學光電所謝漢萍教授之專家意見書，二案之案情相同，然該判決為上訴駁回，併予說明。

㈢參加人主張之理由：

1.系爭案之新穎特徵：系爭案之新穎特徵之一，係申請專利範圍第1 項所述，「一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體，其構成含有一記錄層，旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現。」

2.系爭案所增進之功效：

⑴系爭案之記錄軌道不會被同步/表頭（synchronization/header）區域所中斷。因此，資料（如EFM編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之同步區域而浪費。

⑵位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之優點。

⑶可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。

3.系爭案與引證案間之差異：原告已陳明本件之爭點僅在於引證1 、3 及5 之結合是否可證明系爭案之申請專利範圍第1 項不具進步性。因此，參加人僅針對該爭點說明如後。

⑴系爭案與引證1 間之差異：引證1 係關於一種可記錄之記錄載體，其根本未揭示系爭案之特徵「軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現。」此外，引證1 之資訊記錄區域⑺係被區隔為記錄區⑼及同步區⑻（請參見引證1 之圖1 ）。因此，引證1 僅能記錄資訊於記錄區⑼內，因有記錄區與同步區之間隔，故無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。

⑵系爭案與引證3 間之差異：引證3 說明書第1 大列第65行至第2 大列第11行揭示所需之資訊可選擇性地及高速正確地從記錄於該記錄載體中之許多資訊中再生（reproduce ）。此外，一待記錄之資訊信號及一標準信號係被疊加並調變成適於記錄之信號形式，其中標準信號之頻率根據資訊信號在旋轉記錄載體之記錄位置改變，且該經調變之信號用以調變輻射光束以記錄資訊於記錄載體之表面上。由上可知，引證3 在由廠商執行資訊記錄程序進行之前，碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。原告對此一事實亦不否認（請詳參「經濟部訴願審議委員會」之言詞辯論筆錄第5 段第（二）點）。因此，引證3 係經記錄後方才產生軌道圖案且該軌道圖案並無法在記錄資訊時用以控制記錄程序，其與系爭案完全不同。引證3 根本未揭示系爭案之「位置- 碼信號，與位置-同步信號交替出現」之技術特徵。原告對此一事實亦不否認（請詳參「經濟部訴願審議委員會」之言詞辯論筆錄第2 段第（三）點）。再者，引證3 之記錄載體係一由廠商記錄固定資訊之僅讀型式之碟片，而系爭案係一可供使用者於日後自由記錄資訊之碟片，二者根本截然不同。

⑶系爭案與引證5 間之差異：引證5 說明書第1 大列第62行至第2 大列第8 行揭示一種旋轉記錄載體，其中一位址信號指示信號係記錄在程式資訊信號記錄區段內，該指示信號用以指示再生一已記錄之程式資訊信號起始區所需之時間或識別複數個程式之程式資訊信號記錄區段起始點及其個別指示位置。此外，一具有與用於程式資訊信號記錄區段不同的碼之位址信號係被記錄在程式資訊信號記錄區段之內周側（引入）區段及外周側（引出）區段。因此，該程式資訊信號記錄區段顯然無法連續記錄資訊，與系爭案不同。再者，該等位址信號並非提供於伺服軌道，而係與主要資訊記錄在一起。因此，引證5 並未揭示在記錄前即已提供時間碼之技術特徵且無法達成系爭案之功效。

4.原告之論點以偏概全及與事實相違：

⑴原告於91年12月25日呈送之行政訴訟陳報狀中之附件（引證之中譯文）顯有違誤，尤其是附件2 有關引證3之部分顯與事實相違，參加人茲舉例說明如後。

①首先，原告將引證3 之摘要前段譯為「資訊信號係以與標準信號（其頻率依據光碟上之記錄位置而變化）疊置的關係，而記錄在沿著記錄光碟上之同心圓或螺旋線預刻的資訊軌上（An information signal isrecorded on information tracks wobbling alongconcentric circles or a spiral line on arecording disc in superposed relation with astandard signal whose frequency variesdepending on the recorded position on thedisc. ）。」然，參加人經查引證3 之摘要原文後發現，原文中根本沒有預刻（pregroove ，即預先形成軌道圖案）之內容。由於引證3 在由廠商執行資訊記錄程序進行之前，碟片上之資訊記錄區根本沒有任何軌道圖案，而是在經記錄後方才產生軌道圖案，亦即，引證3 根本沒有預刻之軌道圖案。原告意欲誤導鈞院之圖甚明。

②其次，原告將引證3 說明書第2 欄第43-49 行譯為「資訊信號與具有固定頻率之信號係係以疊置關係記錄在軌道（以同心圓或螺旋線形式位在旋轉式記錄媒體上）上，同時與上述頻率同步地將細微振盪或預刻添加至記錄光束點（an information signal to berecorded and a signal having a fixed frequencyare recorded in superposed relation on tracksin a concentric circle or a spiral form on arotary recording medium while imparting fineoscillation or wobbling to a recording beamspot in synchronism with the above frequency）。」然，參加人經查引證3 之說明書第2 欄第43-49行原文後發現，原文中根本沒有預刻（pregroove ，即預先形成軌道圖案）之內容。同上所述，原告意欲誤導鈞院之圖甚明。

③再者，原告將引證3 申請專利範圍第11項前段譯為「一種旋轉式記錄媒體，包含記錄表面，其具有以疊置在複數條沿著同心圓或螺旋線預刻之資訊軌上之關係而記錄之資訊信號與標準信號（A rotary recordingmedium comprising a recording surface havingan information signal and a standard signalrecorded in superposed relation on a pluralityof information tracks wobbling alongconcentric circles or a spiral line ）。」然，相同地，參加人經查引證3 之申請專利範圍第11項原文後發現，原文中根本沒有預刻（pregroove ，即預先形成軌道圖案）之內容。同上所述，原告意欲誤導鈞院之圖甚明。由上述說明可知，原告所呈送之舉發證據之中譯文顯有違誤，敬祈鈞院諒察。

⑵綜觀引證1 、3 及5 ，無論依其個別內容或其組合均無法預期或教示系爭案之技術內容。原告僅引用舉發證據中片斷文句，並未詳查該文句之實質意義即作出與事實不符之推論，此一推論實與事實相違，殊不可採。

5.系爭案所產生之功效確具可專利性：

⑴系爭案所請之光碟片上將軌調變之頻率調變成與位置-資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號，其與位置同步信號交替出現，故記錄軌道不會被伺服/ 表頭/同步區域所中斷。因此，資料（如EFM 編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費。此外，位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之優點，位置- 資訊信號可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號等。系爭案此等創新之功效解決了業界長久存在之問題，當然具有進步性。此外，在實務判斷上，在技術發展空間有限之領域中，如在技術上有微小的改進，此一改進得視為「顯然的進步」，亦即具有進步性。系爭案在一技術發展空間有限之光碟片上將軌調變之頻率調變成與位置- 資訊信號一致，而提供不中斷之記錄軌道，俾利可以連續地記錄EFM 編碼之資料於記錄載體上且增加碟片上之儲存容量。系爭案之此一改進在系爭案申請當時（77年6 月11日）顯然不僅是一微小的改進，而是一深具顯然進步的改進。因此，系爭案確具進步性無誤。

⑵由原告於91年8 月16日呈送之行政訴訟補充理由狀（一）第4 頁第7-9 行所述「應於claim 1 特徵項中加入俾使記錄載體之資訊記錄區之資訊連續存放，不致因需存放位置資訊及控制資訊而被打斷」可知，原告已自承系爭案可達成連續存放資料之功效，惟須將此一特徵加入申請專利範圍第1 項中。因此，系爭案確具「新穎性及進步性」顯無疑義。至於原告所質疑之申請專利範圍過廣之處，參加人在此要陳明的是系爭案之連續存放資料之功效係由系爭案之特徵（即軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現）所達成。因此，該功能性之敘述（俾使資料記錄區連續存放，不致因存放位置資訊及控制資訊而被打斷）根本不須加入系爭案之申請專利範圍第1 項中。

6.工研院對引證1 、3 及5 所提供之意見顯然誤解了系爭案之技術特徵所在而作出與事實不符之意見，故工研院之意見顯不可採：

⑴原告援用工研院於90年7 月6 日函復經濟部之意見以支持其系爭案不具進步性之論點。然工研院對引證1 、3及5 所提供之意見顯然誤解了系爭案之技術特徵所在而作出與事實不符之意見，故工研院之意見顯不可採。參加人玆詳加說明其理由如後：

①工研院所自承者，引證1 之資訊記錄區域⑺係被區隔為同步區⑻及記錄區⑼。而該同步區⑻僅係用以指示位址資訊，根本無法記錄使用者所欲記錄之資訊。因此，引證1 僅能記錄資訊於記錄區⑼內。就是因有記錄區與同步區之間隔，引證1 根本無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。工研院認為引證1 可達成系爭案之可連續不斷地記錄資訊之功效之意見顯與事實不符。

②工研院認為引證3 可達成控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度之功效。此一論點顯與事實不符。因為在資訊記錄程序進行之前，引證3 之碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案。引證3 係在經記錄後方才產生軌道圖案。因此，引證3 根本無法在記錄資訊時用以控制記錄程序。

③類似於引證3 ，引證5 之時間碼信號並非在記錄前即已提供在記錄載體上。且引證5 並未有預先形成之伺服軌道，故該時間碼並非存在於預先形成之伺服軌道上，而是與主要資訊記錄在一起。因此，引證5 根本未揭示或教示本案之技術特徵且無法在記錄資訊時用以控制記錄程序。

⑵由上可知，工研院所出具之意見顯與事實相違。對於一項錯誤且與事實完全不符之意見當然應予排除。因此，經濟部（訴願機關）根本未採用工研院所提供之意見。

7.原告曲解台大嚴慶齡中心之鑑定意見：

⑴鈞院業將之前經兩造同意之鑑定資料，函請台大嚴慶齡中心（下稱鑑定單位）就相關資料表示鑑定意見。鑑定單位亦已就相關資料表示鑑定意見在案。

⑵在鑑定單位之鑑定意見中，鑑定單位已分別單獨對引證1 、3 及5 及上述3 項舉發證據之結合作分析，並分別作出無論單獨視之或結合視之，上述3 項舉發證據所揭示之技術內容均沒有涵蓋系爭案之第1 項申請專利範圍。因此，鑑定單位之鑑定意見並無原告所稱之推論顯有錯誤之情形。

⑶此外，雖然鑑定單位有先提及「習於此藝之專業人士或許可想出如系爭專利第1 項申請專利範圍之類似構想」，但鑑定單位在經過分析後，仍作出「一般習於此藝之人士在系爭專利申請之時，並無法輕易結合上述3 項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭專利之第1 項申請專利範圍之特徵」之結論。原告顯然斷章取義，曲解鑑定單位之鑑定意見。

⑷再者，依據專利法之規定，一個專利之獲得必需能夠據以實施，而非僅是構想。如鑑定單位所言，「構想是否可行仍須投入大筆人力及物力去製造及不斷修改初型來驗證其可行性」。雖然鑑定單位有先提及「習於此藝之專業人士或許可想出如系爭專利第1 項申請專利範圍之類似構想」，但上述3 項舉發證據所揭示之技術內容根本沒有揭示此一構想，更遑論揭示或教示系爭案第1項申請專利範圍之具體技術特徵。系爭案在一技術發展空間有限之光碟片上將軌調變之頻率調變成與位置- 資訊信號一致，而提供不中斷之記錄軌道，俾利可以連續地記錄EFM 編碼之資料於記錄載體上且增加碟片上之儲存容量。系爭案之此一改進在系爭案申請當時（77年6 月11日）顯然是一深具顯然進步的改進。因此，系爭案確具進步性無誤，鑑定單位之鑑定意見並無矛盾違誤之處。

8.鑑定單位之意見已證明引證1 、3 及5 與系爭案確實不同且無法達成系爭案所能達成之功效：鑑定單位認為引證1 、3 及5 均沒有涵蓋系爭專利之第1項申請專利範圍（無論單獨視之或結合視之）；一般習於此藝之人士在系爭案申請之時，並無法輕易結合上述3 項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭案之第1 項申請專利範圍之特徵；及系爭案之第1 項申請專利範圍符合核准時專利法第2 條第5 款有關進步性之規定。根據鑑定單位之鑑定結論，足證系爭案之申請專利範圍第1 項確實具有進步性。

9.綜上所述，原告之訴為無理由，敬祈鈞院垂察並駁回原告之訴。

10.原告引證3 中文譯本有誤，其中有「預刻」的字樣，是有問題的。因為引證3 的碟片之紀錄軌道圖案乃由紀錄裝置在記錄載體時所產生，因此碟片在記錄之前並沒有紀錄軌道的圖案。參加人認為應將「預刻」的字樣刪除。

理由

一、本件訴訟程序進行中，原告之代表人已由李茂堂變更為甲○○，再由甲○○變更為唐炳煌，茲由新任代表人唐炳煌具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、原告起訴主張：引證1 、3 及5 之結合，對系爭案申請專利範圍第1 項整體特徵構成重大教示作用，故系爭案不具進步性，原處分顯有違誤，為此訴請如聲明所示云云。

三、被告則以：引證1 無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效；引證3 根本未揭示系爭案之「位置- 碼信號，與位置- 同步信號交替出現」之技術特徵；引證5 則未揭示在記錄前即已提供時間碼之技術特徵且無法達成系爭案之功效，三者無論依其個別內容或其組合均無法預期或教示系爭案之技術內容，原處分並無違誤等語置辯，求為判決駁回原告之訴。

四、本件兩造及參加人對於事實概要欄所述之事實均不爭，對於系爭案之新穎性暨引證2 、4 不能證明系爭案不具進步性之事實亦不爭，此有訴願決定、原處分附於前審卷暨專利舉發申請書、發明專利說明書及其圖式及美國專利公報附於原處分卷可稽，堪認為真實。

五、按系爭案核准時專利法（75年12月24日修正公布，83年1 月21日修正公布前）第1 條規定：「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」第2 條第1 、5 款規定「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。……五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」又按系爭舉發案申請時（86年5 月7 日修正公布、92年2 月6 日修正公布前）專利法第71條第1 款及第72條第1 項後段規定，違反第19條至第21條或第27條規定者，任何人得附具引證，向專利專責機關舉發之。依以上規定可知，系爭案有無違反專利法情事而應不予專利，依法應由舉發申請人附具引證證明之，倘其引證足以證明系爭案有違專利法之規定，被告自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。

六、是本件之爭執，在於系爭案是否係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效？亦即引證1 、3 及5 ，是否能證明系爭案不具進步性？

七、經查：

㈠關於系爭案：

1.依系爭案申請專利範圍第1 項及圖式1 、2 所示，系爭案是一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體1 ，其構成含有一記錄層6 ，旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌4 位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號12，與位置同步信號11交替出現。

2.依系爭案之說明書頁3 （見原處分卷頁48以下）倒數第4行起，敘述習知技術德國專利公報第0000000 號（PHN 9666），略以：此已知之記錄載體設有螺旋形伺服軌，帶有常數頻率之軌調變，讀錄時於螺旋形伺服軌利用射束來掃描時，該軌調變乃調變該射束，此射束調變被檢知，而從如是檢知之調變導出一時鐘信號，用來控制錄讀處理。伺服軌係分成一些資訊- 記錄區域，在該等區域間插入有同步區域，資訊- 記錄區域，旨在記錄資訊，同步區域包括有位置資訊，而以相鄰之資訊- 記錄區域之位址表之。當掃描時，在同步區域之位置資訊使可從反射之射束導出，記錄載體之那一部分正被掃描。此可從記錄圓盤之特定部分能快速正確的找到。然而，此已知之記錄載體有其缺點，資訊- 記錄區域常被同步區域所打斷，尤其是當EFM-編碼資訊要被記錄在記錄載體上時，該缺點特別顯著。這是因為此種記錄方法需要未被間斷之資訊- 記錄區域。

㈡關於引證1：

1.將記載引證1之美國專利公報及專利說明書，與記載德國專利第0000000號（PHN 9666）之公報（見前審卷頁377以下）對照，即可知二者係對應案，而該德國專利之申請人即係本件之參加人，合先指明。

2.依引證1專利說明書摘要記載，係一種供數位資料儲存用的記錄載體，其提供具有對應於頻率之周期之第1周期性軌道變化。當藉由光束掃描時，第1軌道變化會產生輻射之對應調變，俾能從偵測到的輻射導出時脈信號，用以同步讀出或紀錄資料。記錄載體係在橫貫具有大約相同大小之周期（較佳是等於第1周期性軌道調變之周期）的軌道方向之方向中，更提供有第2周期性軌道變化。第2軌道變化產生光束之對應調變，其係受到偵測並用以產生追蹤信號，時脈信號係被使用以作為用以解調追蹤信號之相位參考信號。如果兩個軌道變化之周期相等，則低通濾波動作會自動產生追蹤信號，此有專利說明書在原處分卷頁125及原告所提供之中譯在前審卷頁254可按。

3.又依引證1專利說明書第5大列第56行至61行（見原處分卷頁116）記載，顯示圖1（見原處分卷頁124）元件符號7部分包括資訊區（記錄區）9用以儲存編碼資料及一區域8之同步區，顯然其資訊區9及同步區8係分別位於2個區域。

4.對照以七㈡所載明習知技術有資訊─記錄區域常被同步區打斷之缺點，系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊-記錄區域之內，資訊-記錄區域不再被同步區域間斷之技術內容顯有不同，系爭案可解決習知技術（包括引證1）資訊-記錄區域被同步區域間斷之技術缺點，故被告認引證1不能證明系爭案不具進步性，洵屬有據，兩者既在達成信號同步方法不同，則原告主張引證1所揭之技術手段功能及效果，同屬將資訊載於擺盪軌道而該項技術不惟相同於系爭案所稱其具同步之功效外，對所稱使資訊區得不中斷而連續記錄之功效更是可輕易推知轉用，具有重大教示作用云云，則非可採信。

㈢關於引證3：

1.依引證3專利說明書摘要記載，資訊信號係以與標準信號（其頻率依據光碟上之記錄位置而變化）疊置的關係，而記錄在沿著記錄光碟上之同心圓或螺旋線的資訊軌上，藉由施加具有跟期望資訊一起記錄在記錄光碟上之標準信號的頻率相同的頻率相同頻率之外部信號，藉由比較再生之標準信號之頻率與比較的結果選擇期望資訊軌，而藉由在選擇期望資訊軌之後，執行細微追蹤控制同時比較再生資訊信號之波封與再生標準信號，係可以高速度再生選擇性且正確之期望資訊，俾能使再生光束點可正確地追蹤期望資訊軌，此有專利說明書在原處分卷頁95及原告所提供之中譯在前審卷頁262可按；又引證3專利說明書第3欄第9行d項記載「．．．產生一標準信號，其頻率乃依據該循軌裝置之位置而變化」，引證3申請專利範圍第1項，第6至9行內容主張：「資訊軌道沿同心圓或螺旋線擺動，該標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率」，此亦有專利說明書可參。

2.查引證3所產生一標準信號，其頻率固係依據該循軌裝置之位置而變化，其資訊軌道係沿同心圓或螺旋線擺動，而擺動之頻率相當於並同步於該標準信號之頻率。但其擺動軌道並未有任何頻率調變以編碼位置資訊，系爭案之伺服軌道及軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致，且此信號中包含有位置–碼信號與位置同步信號交替出現之特徵，與引證3並不相同，引證3擺動軌道信號其功能為提供光碟固定軌道之辨識之用，與系爭案就同一軌道提供資料區間定址的功能不同，故被告認引證3不能證明系爭案不具進步性，洵屬有據。

㈣關於引證5：

1.依引證5專利說明書摘要記載，係一種旋轉式記錄媒體係記錄有關於程式資訊信號以及具有預定碼之位址信號，該預定碼係對應至程式資訊信號記錄區段之內的程式資訊信號。在除上述程式資訊信號記錄區區中，這種旋轉式記錄媒體係記錄有位址信號，此位址信號係關於具有與記錄在程式資訊信號記錄區段之內的位址信號不同的碼，此有專利說明書在原處分卷頁57及原告所提供之中譯在前審卷頁268可按。

2.查引證5所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，且資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中；是縱其結合引證3 主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊- 記錄區域之內，資訊- 記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進。易言之，即引證5 綜合其他引證案之技術特徵，仍不足以證明系爭案係運用申請前之習用技術、知識顯而易知未能增進功效，系爭案自具進步性。

㈤綜上，由於引證1 之同步區沒有記錄使用者所欲記錄之資訊，其橫向之周期性軌道變化沒有揭示如系爭案「將軌調變之頻率被調變成與位置- 資訊信號一致，此信號中包含有位置- 碼信號12，與位置同步信號11交替出現」之特徵，引證1之記錄軌道沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；引證3 之記錄軌道圖案乃由記錄裝置在記錄載體時所產生，因此碟片在記錄之前沒有記錄軌道之圖案，且其軌道擺動信號僅為依照軌道之位置變化頻率，沒有系爭案「此信號中包含有位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現」之特徵；引證5 之記錄載體，其記錄內容僅揭示信號調變，沒有揭示與橫向軌調變有關之內容，且引證5 之記錄媒體具有一主要軌道，其上記錄有資訊信號及位址信號，該位址信號為基於第一編碼系統且代表資訊信號於主要軌道位址之資訊，因此亦沒有系爭案可供使用者連續不斷地記錄資訊並避免表頭區（或同步區）浪費儲存容量之功效；上開3 項引證即使組合起來亦沒有涵蓋系爭案之第1 項申請專利範圍，而依系爭案之申請日期早在77年間，是被告認系爭案非係運用申請前之習用技術、知識，顯而易知，且能增進功效，具進步性，洵屬有據。

八、又查，本件經最高行政法院發回本院後，經原告與參加人歷經半年以上之磋商，最後合意送請台大嚴慶齡中心鑑定。對於原告請求鑑定事項之鑑定結論以：

㈠3項舉發證據均沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍。

㈡3 項舉發證據組合起來之技術內容沒有涵蓋系爭案之第1項申請專利範圍。

㈢對一般習於此技藝之人士在系爭案申請之時，並無法輕易結合上述3 項舉發證據所揭示之技術內容而思及如系爭案之第1 項申請專利範圍之特徵。

㈣系爭案第1 項申請專利範圍符合核准時專利法第2 條第5款有關進步性要件之規定。此有鑑定服務報告（尤其是頁5 ）附卷可參，與本判決理由

七、之論述為相同之認定，益見原處分並無違誤。

九、至於本件於起訴前另有2 份相關意見書，本院認均尚非可採，茲說明如下：

㈠關於謝漢萍教授出具之專家意見書（見前審卷頁49以下）部分：

1.查該專家意見書之結論以系爭案與引證3 所揭示之內容，具有相同之標的，使用於相同之範疇，其具相同之目的，二者採用實質相同之技術，引證3 雖未明確提及系爭案主張之「位置- 碼信號，與位置同步信號交替出現」技術內容，然此技術內容乃一般信號傳輸技術所習用者，並未產生任何功效上之明顯增進等語。

2.惟查，系爭案係77年間所申請，自應以77年間之技術、知識作為判斷基礎，謝漢萍教授所指引證3 所無之「位置–碼信號與位置同步信號交替出現」特徵，屬系爭案申請時之習知技術一節，並未舉出具體事證以實其說，即遽以否定系爭案之進步性，尚非可採。

㈡關於工研院出具之審查意見（見前審卷頁306以下）部分：1.查該審查意見認引證1、3及5之技術確已揭示系爭案所謂新穎特徵，並可涵蓋系爭案申請專利範圍第1 項，且已揭示所增進之功能，故系爭案不符專利之進步性等語。

2.惟查：

⑴依該審查意見第3 點所示，該審查意見同認引證1 之資訊記區係被區隔為同步區及記錄區，而該同步區僅係用以指示位址資訊，根本無法記錄使用者所欲記錄之資訊，已如前述，因此，引證1 僅能記錄資訊於記錄區內，而正因有記錄區與同步區之間隔，引證1 無法達成系爭案可連續不斷地記錄資訊並避免表頭區浪費儲存容量之功效。該審查意見認為引證1 即參加人自己之先前技術即可達成系爭案之可連續不斷地記錄資訊之功效之意見顯與事實有間。

⑵依該審查意見第4 點所示，該審查意見認引證3 可達成控制碟片之旋轉速度及記錄程序之速度之功效，此一論點亦與事實有間。蓋如前所述，在資訊記錄程序進行之前，引證3之碟片上之資訊記錄區係沒有任何軌道圖案，引證3 係在經記錄後方才產生軌道圖案，因此，引證3 根本無法在記錄資訊時用以控制記錄程序。

⑶依該審查意見第5 點所示，該審查意見認引證5 已揭露一種旋轉記錄媒體其亦具有導入區與導出區，並揭示以位置信號顯示資訊信號所在位置，且位址信號包含同步碼及以分、秒、幀方式記錄之位址碼，並揭示位置與同步信號交替出現，其結合引證3，兩證據所揭結合之功效，已可輕易達成系爭案之所謂新穎特徵；軌調變之頻率被調變成位置–資訊信號一致，此信號中包含位置–碼信號與位置同步信號交替出現等語。然查，引證5所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，且資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，因此，引證5 與系爭案之技術內容並不相同，已如前述，又引證5 資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，縱其結合引證3 主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案軌調變之頻率被調變成與位置–資訊信號一致軌調變係位於資訊- 記錄區域之內，資訊- 記錄區域不再被同步區域間斷之功效上增進，是此點審查意見亦非可採。

十、附予敘明者，訴外人巨擘科技股份有限公司亦曾以引證1、3、5 為證據，對系爭案提起舉發，案經被告於91年1 月24日以（91）智專3 （2 ）04024 字第09189000254 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，並經本院91年度訴字第3924號判決及最高行政法院95年度判字第855 號判決維持該處分且確定在案。

十一、綜上所述，原告之主張，尚非可採，原處分認系爭案無不予專利之事由，就原告之舉發申請為不成立之審定，認事用法，並無違誤，訴願決定，遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，為無理由，應予駁回。

十二、兩造及參加人之其餘陳述，於判決結果不生影響者，不予一一論述，併予敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第五庭審判長法 官　張　瓊　文