最高行政法院(含改制前行政法院)95年度判字第00855號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 95年度判字第00855號

上訴人

巨擘科技股份有限公司

代表人

丙 ○

訴訟代理人

陳彥希律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生

參加人

荷蘭商．皇家飛利浦電子股份有限公司

代表人

甲○○○○○○

訴訟代理人

陳長文律師

　　　　　　宿文堂律師

　　　　　　乙○○

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國93年2月26日臺北高等行政法院91年度訴字第3924號判決，提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人上訴主張：緣參加人前於民國（下同）77年6月11日以「可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取資訊之裝置」向被上訴人機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），並於公告期滿後，發給發明第34345號專利證書。嗣上訴人以其違反系爭案核准時專利法第1條、第2條第1及5款之規定，不符發明專利要件，檢據舉發證據計有：證據1為西元1976年（民國65年）1月6日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證1）；證據2為西元1983年（民國72年）2月22日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證2）；證據3為西元1976年（民國65年）6月15日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證3）；證據4為西元1978年（民國67年）1月3日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證4）；證據5為西元1982年（民國71年）12月7日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證5）；證據6為西元1985年（民國74年）1月29日公開之美國第0000000號專利案（下稱引證6），對之提起舉發，案經被上訴人審查，於91年1月24日以（九一）智專三（二）04024字第09189000254號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟，經臺北高等行政法院駁回。上訴人仍不服，復提起上訴，主張：（一）依最高行政法院91年判字第1735號判決意旨，原審法院對涉及專業法律問題，應送請相關機關或從事該學術研究之人進行審查鑑定，以求周延，俾示公允。然原審法院未將本案送請學術人士或專業機構鑑定，捨系爭專利另件舉發NO1案之專業公正客觀之工研院審查意見（下稱審查意見）不採，卻認定參加人單方面提出之顯失偏頗之專家意見，徒憑主觀意見而為判決，違反行政訴訟法第133條及第162條第1項之規定，故有判決不適用法規之違法。（二）審查意見實際上係認該NO1案之引證1、3、5（即本案舉發證據2、4、6）之結合可證明系爭專利不具進步性，惟原審判決卻認審查意見係將另件舉發NO1案引證3（即本案舉發證據4）單獨與系爭案比對，可證明系爭專利不具新穎性云云，再據以論駁。其將該審查意見不當地斷章取義，造成錯誤論斷，其判決顯有不備理由之違法。（三）原審判決認審查意見主張本案舉發證據4與6結合可輕易達成系爭專利之新穎性特徵，因違反被上訴人制定之專利審查基準（下稱審查基準）所載新穎性判斷基本原則之一對一比對之新穎性判斷基準，從而不可採云云，查審查意見所述之「新穎特徵」並非「新穎性」，而係將證據結合與系爭專利比對，欲證明系爭專利不具「進步性」，完全符合審查基準將數引證資料組合以比對進步性判斷之基本原則，故原審判決顯有不備理由之違法。（四）原審對於上訴人主張「舉發證據2、4、6或舉發證據1、4、6或舉發證據2、3、4、6之結合已完全涵蓋系爭專利調變及編碼技術特徵及其所稱各點功效增進，對系爭專利手段、功能及效果皆具重大教示作用，故系爭專利絲毫不具高度之創作性及進步性」之重要爭點皆闕而未論，僅概括以合併各該證據亦不能證明系爭專利不具進步性云云，顯有不備理由之違法。為此，訴請廢棄原判決，並撤銷訴願決定及原處分等語。

二、被上訴人為上訴答辯則以：舉發證據1之特徵係其頻率信號可調變載有亮度、彩度、音頻及同步資訊；舉發證據2係將第二週期性軌道變化加入第一週期性軌道變化，該第二週期性軌道變化所造成光束的調變被用來產生一徑向軌道信號；舉發證據3以所儲存之電視信號包含一依據亮度資訊實施頻率調變之第一載波，及依據其他資訊所調變之其餘載波；舉發證據4則僅為標準信號的頻率依據記錄位置而變化，其中擺動的頻率相當於並同步於該標準信號的頻率；至舉發證據6僅揭示以位址信號顯示資訊信號所在位置。查上揭證據皆未揭示如系爭專利之特徵，與系爭專利軌道調變之頻率被調變成與位置資訊信號一致等特徵並不相同，故舉發證據2、4、6或舉發證據1、4、6或舉發證據2、3、4、6之結合並未涵蓋系爭專利之主張，亦未對系爭專利構成重大教示作用，不足以證明系爭專利不具進步性，故原處分並無違法等語，資為抗辯。

三、參加人則以：（一）行政訴訟法第162條第1項係立法者就訴訟事件所涉之專業法律問題，是否委外徵詢專家意見，授予法官裁量權，故法官得視具體個案狀況裁量決定，原審法院未將本案送請鑑定，不能指為違法；且原審法院已於原審進行二次準備程序，其中審查意見顯與事實不符之處已經辯明，故已盡其調查證據之責，並無判決不適法規之違法。另最高行政法院91年度判字第1735號判決係以該案就專利之可專利性已有專家意見，然就不具專利性並無專家意見，原審法院推翻原處分機關之意見，而認該系爭專利不具可專利性，已有涉入行政機關判斷餘地之疑，故有專家意見參佐之必要云云。並非所有專利法律問題，皆應委送專家出具意見，上訴人斷章取意之主張顯不可採，且上訴人未檢附證據指出原處分有何法定撤銷事由，原審判決即無違公法學說上「判斷餘地」之理論及行政訴訟法第201條規定。（二）審查意見之結論係認為系爭專利不具「進步性」，然上訴人卻解讀為系爭專利不具「新穎性及進步性」，故原審判決係引用上訴人所為之錯誤引述，就上訴人誤解有關系爭專利不具新穎性而為論駁。並非對審查意見為論斷，故無理由不備之情事；且審查意見所為之意見顯與事實不符，故訴願機關根本未採用該意見，上訴人一再爭執原審法院必須採用該意見之主張顯不可採。（三）如上訴人於原審法院所自承者，舉發證據2及5皆無法連續地記錄資訊，而舉發證據1、3、4、6則皆為預錄式之光碟，因此，無論各個舉發證據如何結合，都只能結合出一種「無法由使用者連續地記錄資訊之預錄式光碟」，而非系爭專利之「可由使用者連續地記錄資訊之可錄式光碟」。故舉發證據1至6無論各別或組合皆無法達成系爭專利之功能，系爭專利確具新穎性及進步性無誤，原審既已考量上訴人之主張，並無不備理由之情事等語，資為抗辯。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）依系爭案78年8月21日修正公告之專利說明書之記載，系爭案第1、7、14、16項為獨立項，其餘均為附屬項，基於獨立項專利權範圍大於附屬項之原則，獨立項舉發如不成立，附屬項自亦不成立，故應審究系爭案獨立項之專利權範圍如以舉發證據1至6作為舉發證據，其舉發是否成立？若其證據不足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。而依該專利說明書之記載，系爭案之功效特徵在於：其記錄軌道不會被伺服／表頭 (servo/header)區域所中斷，因此，資料（如EFM編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費；位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之特點；可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。（二）舉發證據1之主要目的在於讀取碟片時提供改良之尋軌功能，而非記錄碟片時所需之定位功能，其具體實現是由一相間之凹坑區（pits）與平坦區（lands）以螺旋線為中心軸線左右兩邊分佈所形成之資料記錄軌道為之，且其凹坑區與平坦區的寬度一致；而系爭案則是使用一連續之資料位址記錄區為之，且所使用之軌道調變信號包括位置－碼信號及位置同步信號係交替出現，在資料定址功能上較舉發證據1創新，因此，兩者之標的、功效及目的顯然不同。此外舉發證據1所揭示之可調變載有亮度、彩度、音頻及同步資訊之頻率信號亦與系爭案之數位位置資訊信號不同，故不足以證明系爭案不具新穎性及進步性。（三）舉發證據2之技術係以擺盪軌道上載有「位元頻率的時鐘信號及軌道信號」，其記錄載體上之軌道調變係用來產生時鐘信號及軌道信號，其軌道之調變必須依據時鐘信號及軌道信號來進行，而其資訊記錄區域係包含表頭區與記錄區交互出現，表頭區○○鄰○○道之位址資訊，與系爭案所揭露軌道調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致，軌調變係位於資訊－記錄區域之內，資訊－記錄區域不再被表頭區間斷之技術內容顯有不同，且系爭案可解決習知技術資訊－記錄區域被表頭區域間斷之缺點，故不能證明系爭案不具新穎性及進步性；又舉發證據2之表頭區僅係用以指示位址資訊，無法記錄使用者所欲記錄之資訊，僅能記錄資訊於記錄區內，無法達成連續地記錄資料於記錄載體上之功效，故審查意見認可達成系爭案所具有連續不斷地記錄資訊之功效云云，不足採信。

（四）舉發證據3係關於一種以主信號調變之類比軌道調變，系爭案則係關於數位信號之調變，兩者之技術內容並不相同，而舉發證據3亦無系爭專利可解決習知技術缺點之功能上增進，故不能證明系爭專利不具新穎性及進步性。（五）舉發證據4所產生一標準信號，其頻率固係依據該循軌裝置之位置而變化，其資訊軌道係沿同心圓或螺旋線擺動，而擺動之頻率相當於並同步於該標準信號之頻率，但其擺動軌道並未有任何頻率調變以編碼位置資訊，其軌道圖案係在記錄資訊後才產生，而不能在資訊記錄時用以控制記錄程序，故不同於系爭案之預先成形之伺服軌道及軌調變之頻率被調變成與位置－信號一致，且此信號中包含有位置－碼信號與位置同步信號交替出現之技術特徵，審查意見所指舉發證據4可達成系爭案所稱之增進功效云云，即不足採信。（六）舉發證據5係揭示一具有伺服軌道之記錄載體，其揭露一種相位結構及多數之扇形區位址，或其資訊係由空間頻率及區域長度所呈現，或其每一軌道中皆具位址區，然該等位址區及資訊記錄區係交替出現，亦不能連續地記錄資訊於記錄載體上，不同於系爭案所揭露其軌調變之頻率被調變成與位置－碼信號與位置同步信號交替出現之特徵，且系爭案可解決習知技術之資訊記錄區域被同步區域間斷之缺點，故不能證明系爭案不具新穎性及進步性。（七）審查意見認舉發證據4與6結合之功效，已可輕易達成系爭案之所謂新穎特徵云云，惟依審查基準，新穎性之比對方式係以個別獨立引證資料與系爭專利技術作一對一比對，不得將二個以上獨立之引證資料綜合後再與系爭專利技術內容比較，故系爭案是否較舉發證據6具新穎性，仍應就舉發證據6與系爭案單獨比較。而舉發證據6係揭示一種包含於記錄資訊中之時間碼信號之記錄載體，不同之時間碼信號係被用於導入、導出及資訊信號記錄區，其時間碼信號之格式包含同步碼、聲音信號識別碼、分、秒及軌道碼等，不同於系爭案之位置－碼信號之格式，且舉發證據6所包含於記錄資訊中之時間碼信號並非提供於伺服軌道，亦非產生於資訊記錄之前，資訊信號亦不能被記錄於導入及導出區中，故不同於系爭案之軌調變之頻率被調變成與位置─資訊信號一致，此信號中包含有位置－碼信號與位置同步信號交替出現之特徵。又因舉發證據6資訊信號不能被記錄於導入及導出區中，縱其結合舉發證據4之主要技術「揭示該搖擺軌道上之頻率直接相關於記錄之位置」，亦即光碟搖擺軌道上所承載之頻率信號為位置信號，仍無法獲致系爭案所具備前揭功效上之增進，故系爭案自具有新穎性及進步性。（八）參加人提出之國立高雄大學施明昌副教授之專家意見書，核與本院前述見解相同，亦足以為系爭案之進步性作有利之證明。而舉發證據1至6既均未見有系爭案所具備軌道調變之頻率被調變成與位置－資訊信號一致，且此信號中包含有位置－碼信號，與位置同步信號交替出現等重要技術特徵，則各該證據無論如何組合，甚至全部組合，亦不能證明系爭案不具進步性，故上訴人既不能證明系爭專利不具新穎性，且系爭案之技術內容亦具備進步性，從而被上訴人所為本件舉發不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，為其判斷依據。

五、本院查：按「凡新發明具有產業上利用價值者，得依本法申請專利。」「本法所稱新發明，謂無左列情事之一者：一、申請前已見於刊物或已公開使用，他人可能仿效者。：：五、運用申請前之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者。」為系爭案核准時（75年12月24日修正公布）專利法第1條、第2條第1款及第5款所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反當時專利法第1條至第4條規定者，依法固得附具證據，向專利專責機關舉發之。惟系爭案有無違反當時專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法仍應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭案有違當時專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。經查：㈠本件原審判決依其調查及參酌國立高雄大學施明昌副教授之意見，認：對於讀取光碟資料載體所需配合之同步信號，乃習知之一般性方法，如何具體的改良這種記錄載體及記錄讀取裝置，應是專利特徵所在。而系爭專利之功效特徵在於：其記錄軌道不會被伺服／表頭 (servo/header)區域所中斷，因此，資料（如EFM編碼之資料）可以連續地記錄於記錄載體上，且碟片上之儲存容量不會因為要儲存習知之表頭區域而浪費；位置同步信號具有可輕易擷取位置信號及提供定位可記錄之資料區塊之正確位置之特點；可控制碟片之旋轉速度、記錄程序時之速度與產生尋跡伺服系統中之尋跡信號或補償信號。而引證1專利所使用之具體實現是由一相間隔之凹坑區(pits)與平坦區 (lands)以螺旋線為中心軸線左右兩邊分佈所形成之資料記錄軌道為之，且其凹坑區 (pits)與平坦區(lands)的寬度一致，而系爭專利則是使用一連續之資料位址記錄區為之，且所使用之軌道調變信號包括位置－碼及位置－同步信號，在資料定址功能上具有較引證1更創新的功能」、引證2其信號讀取特徵，在資料記錄區9之前必須有一信號同步區8作為記錄資料正確讀取之用途。而系爭專利乃利用在記錄軌道之資料位置上之調變信號，藉此可以不需要如引證二必須要佔用固定之同步區軌道來達到資料之正確讀取目的。對於一隨機（ranom）信號之讀取同步位置之信號配合使用乃為大家所習知一般性方法，然如何具體的改良這種基本原則則是專利之特徵所在。引證2使用之具體實現是在對光碟記錄軌道上，以同步區、資料區、同步區、資料區‧‧‧相間隔的方式為之，而系爭專利則是以一連續之資料記錄區為之，故兩者在達成信號同步方法不同。引證2顯然無法達成連續地記錄資料於記錄載體上之功效、引證3其專利乃利用軌道擺動所產生的載波信號來記錄資訊，這資訊包括：電視訊號、聲音以及色彩，其載波的產生是以軌道擺動所產生光強度信號讀取的線性變化關係來決定，且有別於習知數位信號載波方法，引證3其特點是使用線性信號載波方法，故與系爭專利所強調之專利特徵不同。系爭專利其軌道調變使用位置－資訊信號調變，其目的作為位置定址信號功能。使用軌道擺動來產生信號載波乃習知信號處理技術，而如何利用不同載波信號處理與轉譯方法達到資訊的記錄與播放功能，乃其專利特徵不同所在。系爭專利與引證3在記錄資料之讀取方式與使用功能基本上不同原理方法，故系爭案非屬運用引證3之習用技術、知識，顯而易知未能增進功效者、引證4其專利指出利用一擺動之軌道信號，但其功能為提供光碟固定軌道之辨識用，無法提供在記錄資訊時用以控制記錄之資料定址功能，因此系爭專利從軌道調變信號可以提供記錄位址資料，在資料定址的功能上具有較引證四更創新的功能、引證5其記錄載體專利特徵，具有一週期調變伺服軌道作為軌道讀取循跡與同步功能，同時在兩調變伺服軌道之間可容許安排多元資料記錄軌道，而資料記錄區9安排於兩位址資料區之間，利用伺服軌道調變信號與資料記錄軌道之位址資料信號配合使用達到正確資料讀取的目的，而系爭專利之特徵在於其伺服軌道與資料記錄軌道是整合在同一軌道，因此可以達到軌調變信號與位置－資訊信號一致，且位置－碼信號與位置－同步信號交替出現以達到資料讀取的目的，故雖同樣使用週期軌道調變信號控制方法，系爭專利實際上採用不同方法達到資料的正確讀取，同時系爭專利所使用方法比引證5更具新穎及創造性、引證6在概念上僅提出在一圓形資料軌道上需要安排資料導入區、資料區、資料引出區，以便將光碟資料正確地讀取，雖然引證6也提出信號讀取資料結構，但引證6並無具體提出如何在記錄資訊時利用擺動軌道調變技術來達到資料定址目的之概念。因此，引證6並無法達成系爭專利之資料定址之功效。綜上，引證1至6既均未見有系爭案所具備軌道調變之頻率被調變成與位置─資訊信號一致，且此信號中包含有位置─碼信號，與位置同步信號交替出現等重要技術特徵，則各該證據無論如何組合，甚至全部組合，亦不能證明系爭案不具進步性，上訴意旨稱原審判決未就系爭專利不具進步性之重點論述，而僅概括以合併各該證據不能證明系爭專利不具進步性，又未能依審查意見結合本案舉發證2、4、6等為判斷。有判決不備理由之違法，顯無可採。㈡至前開審查意見固於其意見中表明，該案證據1、3、5(即本案舉發案2、4、6)之技術確已揭示被舉發案專利之所謂新穎特徵，並可涵蓋該專利申請範圍第1項。且已揭示所增進之功效。因此被舉發案實不符專利之進步性云云。惟查該意見中所表明之新穎特徵，無非敘述系爭案之新穎性已為引證案所表徵過，故推演至系爭案不符進步性。然因前開引證案1至6，無論如何組合，甚至全部組合，亦不能證明系爭案不具進步性，已經原審判決前述甚詳，故對該意見中之所敘及之新穎特性本無庸再論。惟因上訴人於原審仍認該審查意見中所述之新穎特性即為專利法中之新穎性，故原審判決始就此部分敘明：依審查基準，新穎性之比對方式係以個別獨立引證資料與系爭專利技術作一對一比對，不得將二個以上獨立之引證資料綜合後再與系爭專利技術內容比較，故系爭案是否較舉發證據6具新穎性，仍應就舉發證據6與系爭案單獨比較。準此亦無上訴意旨所指原審判決未能就舉發案有無具進步性為組合後合併比較之問題。

㈣再行政訴訟法第162條第1項係立法者就訴訟事件所涉之專業法律問題，是否委外徵詢專家意見，授予法官裁量權，故法官得視具體個案狀況裁量決定，原審法院既已於原審進行調查程序，並參酌國立高雄大學施明昌副教授意見，就上訴人所提出之審查意見論明不採之理由，自已盡其調查證據之責，從而原審未將本案送請鑑定，自不能指為違法。至上訴人所提之本院91年度判字第1735號判決，因與本件案情相異，自難援引為本件有利於上訴人之認定，附此敘明。綜上，被上訴人以上訴人既不能證明系爭專利不具新穎性，且系爭案之技術內容亦具備進步性，從而所為本件舉發不成立之處分，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，原審判決因將原決定及原處分均予維持，而駁回上訴人之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，爰依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第五庭審判長法 官　蔡　進　田

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異