最高行政法院(含改制前行政法院)96年度判字第01459號

最　高　行　政　法　院　判　決

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 96年度判字第01459號

上訴人

登騏企業股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

蔡清福律師

訴訟代理人

洪順玉律師

被上訴人

經濟部智慧財產局

代表人

乙○○

參加人

偉欽實業有限公司

代表人

黃海濤

上列當事人間因發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國94年12月14日臺北高等行政法院93年度訴字第4219號判決，提起上訴。本院判決如下：

主文

理由

一、本件上訴人前於民國（下同）84年12月28日以「具金屬遮蔽外殼之剌破型插座及製造方法」向前經濟部中央標準局（88年1月26日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被上訴人編為第00000000號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第089124號專利證書（下稱系爭案）。嗣參加人以其違反核准時專利法第20條第1項第1款及第2項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發；經被上訴人審查，於92年7月15日以（92）智專三㈡02048字第09220713230號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。上訴人不服，循序提起行政訴訟，遭原審判決駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人在原審起訴意旨略以：系爭案係依發明創作，申請專利範圍第1項為方法項（獨立項），結構項（獨立項）為申請專利範圍第2項，其為一種具金屬遮蔽外殼之刺破型插座，包括：一網路信號傳輸介面裝置，其係作為不同網路訊號間之傳輸介面媒介；以及一金屬遮蔽外殼，其係沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及金屬下蓋所套合密接而成，該金屬遮蔽外殼外罩於該網路訊號傳輸介面裝置，俾有效隔絕外來雜訊干擾及減少網路介面傳輸訊號的輻射外洩。然由被上訴人之審定書理由可知，被上訴人之審定乃先肯定系爭專利結構項之新穎性，再以具新穎性之結構差異為理由跳轉至方法項之不具進步性，亦即，被上訴人先認定系爭案之結構異於引證三，具新穎性，其後僅謂二者達成覆蓋刺破型端子之功能相同，其差異為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性，上開有關進步性之論述有理由欠缺之違法。其次，被上訴人認系爭專利申請專利範圍第2項字面定義之結構已見於引證一、二，從而認定其不具進步性，亦無根據。再者，專利法第98條第2項規定之「為熟習該項技術者所能輕易完成且未增進功效時」，乃係不確定法律概念，原處分就此有判斷逾越及判斷濫用之瑕疵。另訴願決定書認系爭案與引證案二者之構成要件及作用相同，然未置一實質理由，僅照抄被上訴人之審定書理由，如此做法，實使訴願程序之「行政自我審查功能」蕩然無存。為此，訴請撤銷訴願決定及原處分等語。

三、被上訴人則以：引證五足以證明引證三之公開日期為西元1995年11月8日，早於系爭專利申請日之84年12月28日，引證三具證據能力；又引證三具有電話插座、電話插座本體、金屬導電外殼，該金屬導電外殼包覆該電話插座；刺破型端子，該刺破型端子卡合於該電話插座本體；兩金屬上蓋，金屬上蓋具有一缺口，該缺口可供一外接纜線穿入電連接於該刺破型端子，金屬上蓋覆蓋於該刺破型端子並固設於電話本體等特徵，其結構與系爭專利申請專利範圍第1項在細部結構上仍有不同，系爭專利具新穎性。然系爭專利申請專利範圍第1項與引證三相較，引證三已揭示系爭專利之電話插座、電話插座本體、金屬導電外殼，該金屬導電外殼包覆卡合於該電話插座；刺破型端子，該刺破型端子卡合於該電話插座本體；金屬上蓋具一缺口，該缺口可供一外接纜線穿入電連接於該刺破型端子，該金屬上蓋覆蓋於該刺破型端子並固設於該電話插座本體等主要結構特徵。系爭專利金屬上蓋及金屬下蓋之結構與引證三所揭示之兩金屬上蓋結構雖有所差異，惟二者達成覆蓋刺破端子之功能相同，且其差異為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性；又系爭專利申請專利範圍第2項之結構已為引證一、二所揭示，且該第2項獨立項及第3項至第9項之附屬項係將申請專利範圍第1項之結構拆成8項撰寫，其結構仍不脫申請專利範圍第1項結構之範疇，故引證一、二及三足以證明系爭專利不具進步性等語，資為抗辯。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）本件被上訴人乃先審酌系爭案具新穎性，再審查系爭案是否具進步性，並非以新穎性之判斷方式判斷進步性，上訴人主張：被上訴人之審定乃先肯定系爭專利結構項之新穎性，再以具新穎性之結構差異為理由跳轉至方法項之不具進步性，於邏輯論證之嚴謹性即有所欠缺云云，顯係誤解。（二）又本件兩造爭執之要點為：與引證一、二、三相較，系爭案是否具進步性。經查：系爭專利申請專利範圍第一項與引證三相較，引證三已揭示系爭專利之電話插座、電話插座本體、金屬導電外殼，該金屬導電外殼包覆卡合於該電話插座；刺破型端子，該刺破型端子卡合於該電話插座本體；金屬上蓋具一缺口，該缺口可供一外接纜線穿入電連接於該刺破型端子，該金屬上蓋覆蓋於該刺破型端子並固設於該電話插座本體等主要結構特徵，二者所不同者為系爭專利之金屬上蓋及金屬下蓋部分係運用沖壓擠製方式抽出形成一體成型之金屬上蓋及金屬下蓋（見系爭案申請專利範圍第1項步驟5），與引證三之兩金屬上蓋結構部分，為結構之簡單變化，係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成者，不具進步性。此部分僅引證三之揭露即足以證明系爭案申請專利範圍第1項不具進步性，是以原處分未再論及引證二、三（似應為引證一、二之誤載），並無不合。其次，引證一即舉發證據附件二，已揭露系爭案申請專利範圍第2項之「網路訊號傳輸介面」，此觀之引證一即Black Box公司西元1993年1月出版之產品型錄及其第111頁影本，其中上、下照片分別顯示之電腦接頭，該接頭之一端為電纜，另一端為電腦內之介面卡，此接頭銜接網路上不同之傳輸媒體即可知。另引證二即舉發證據附件三，亦已揭露系爭案申請專利範圍第2項「該金屬遮蔽外殼外罩於該網路信號傳輸介面裝置」，此觀之引證二即South Hills Electronics Cord CableCompany西元1990年出版之春、夏季產品型錄及其第68頁之「34」有金屬之「上蓋」及「下蓋」，其左邊之「33」為金屬下蓋③已外罩該介面裝置均可知。原處分及訴願決定書認申請專利範圍第2項之網路訊號傳輸介面及金屬遮蔽外殼結構已為引證一及二所揭露，自無不合。是系爭案與引證一、二所不同者僅係「該金屬遮蔽外殼」「由沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及一金屬下蓋所套合密接而成」之技術特徵而已，但此為熟習該項技術者所能輕易加以組合完成者，亦不具進步性。又因「金屬遮蔽外殼，其係由沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及一金屬下蓋所套合密接而成」不具進步性之敘述，係與上開審查申請專利範圍第1項之理由相同，是以原處分未再提及，並於理由最後述及引證一、

二、三（即附件二、三、四）組合，亦足認系爭案不具進步性，亦無不合。再者，系爭案申請專利範圍有二獨立項，其中第1項為方法項，第2項係結構項，附屬項第3至9項均在限定上開獨立項範圍，系爭案雖係以方法加結構而成，但二獨立項並非分離之申請案，自得互相參酌其描述以界定系爭案之申請專利範圍，但申請專利範圍第2項依其描述並不出於申請專利第1項範圍，是原審定書及訴願決定書以：系爭專利申請專利範圍第2項及其附屬項第3項至第9項，係將申請專利範圍第1項之結構詳加描述，已涵蓋於系爭專利申請專利範圍第1項為由，並結合申請專利範圍第1項與引證三相較之相同理由，認定申請專利範圍2至9項不具進步性，並無違反逐項審查原則。另亦難以原處分理由之簡略及理由敘述編排不當，即謂原處分有不具理由之違法，或有原處分判斷有瑕疵，是上訴人主張原處分有判斷瑕疵，洵不可採。從而，原處分於法並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等語，而為駁回上訴人在原審之訴之判決。

五、上訴人上訴意旨復以：（一）上訴人於原審係主張，上訴人之審定乃先肯認本案專利結構項之新穎性，再以新穎性之結構項差異為理由轉跳至方法項之不具進步性之審定，則如此「不具進步性」之審定，難謂其非「理由欠缺」。然原審判決竟理解成「被上訴人顯審酌系爭案具新穎性，再審酌系爭案是否具進步性，並非以新穎性之判斷方式判斷進步性」，是原審判決對於上訴人之上開指摘隻字未提，有判決不備理由之違法。（二）上訴人於系爭案之言詞辯論程序當庭與被上訴人核對引證三之兩金屬上蓋結構部份，惟並無任何資料顯示引證三之兩上蓋結構部份係「金屬」，上訴人亦強調此係被上訴人之誤認，況於被上訴人之審定書中亦未見「引證三之兩金屬上蓋結構部份」之理由。然原審判決竟認定引證三之兩上蓋結構部份係為「金屬」，將上訴人之主張置之不論，是原判決有理由不備之違法。（三）上訴人一再主張比對系爭案之所有構成要件是否一一為引證資料所揭露外，尚須綜合發明之目的、整體所能達成之功效，研判其是否克服選擇或結合之困難度，或得以突出之技術特徵或顯然的進步來加以判斷。然原審判決僅以：「因金屬遮蔽外殼，其係由沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及一金屬下蓋所套合密接而成，不具進步性之敘述，係與上開審查申請專利範圍第1項之理由相同，是以原處分並未再提及，並於理由最後述及引證一、二、三(即附件二、三、四)組合」為由，即逕認系爭案不具進步性。惟卻無從見原審如何審查系爭案詳細的創作說明、裝置各結構的示意圖及技術實施手段內容及操作說明等是否為習用技術，故原審判決與本院89年度判字第958號判決相違，亦有判決不備理由之違法。另系爭案「該金屬遮蔽外殼」「由沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及一金屬下蓋所套合密接而成」之技術特徵，是否為熟習該項技術者所能輕易加以組合完成，涉及專業法律問題，非行政法院所能盡知，依本院91年度判字第1735號判決，原審判決有判決不備理由及判決不適用法規之違法。（四）依原審法院92年度訴字第1761號判決揭示之專利逐項審查原則，專利創作是否具進步性，須就所有申請專利範圍逐項與先前技術詳細比對而為審查。然原審判決於認定系爭案之獨立項及附屬項是否具進步性時，並未落實之，該判決當然違背法令。（五）上訴人於原審一再主張被上訴人就系爭案申請專利範圍第2項之審定欠缺理由，然原判決卻僅以原處分理由已簡略提及云云，駁回上訴人上開主張，原判決難謂無適用法規不當及理由不備之違法。為此，訴請廢棄原判決，撤銷訴願決定及原處分等語。

六、本院查：

（一）按「（第1項）凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。但因研究、實驗而發表或使用，於發表或使用之日起六個月內申請專利者，不在此限。二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。三、申請前已陳列於展覽會者。但陳列於政府主辦或認可之展覽會，於展覽之日起六個月內申請專利者，不在此限。（第2項）發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利。」核准系爭案專利時專利法第20條定有明文；可知，申請專利之發明，必須具備產業上利用性、新穎性及進步性之規定。而新穎性之判斷因是以申請專利之發明與申請當日之前既有之技術或知識作判斷，其中有差異時，即具新穎性；但進步性之判斷，則是於有新穎性之情形下，方進行之判斷，亦即新穎性與進步性之判斷有先後關係。故而，本件原審判決以：被上訴人乃先審酌系爭案具新穎性，再審查系爭案是否具進步性，並非以新穎性之判斷方式判斷進步性等語，認上訴人關於：「被上訴人之審定乃先肯定系爭專利結構項之新穎性，再以具新穎性之結構差異為理由跳轉至方法項之不具進步性，於邏輯論證之嚴謹性即有所欠缺云云」之主張，顯係誤解一節，即無不合。至系爭案是否具進步性，則經原審判決另為論斷，是上訴意旨執原審判決上述說明，指摘其有理由不備之違法云云，尚無可採。

（二）又按是否成立上述專利法第20條第2項所稱：「為熟習該項技術者所能輕易完成」，應視申請專利之發明是否具有突出之技術特徵或顯然之進步；所謂突出之技術特徵，係指申請專利之發明，熟習該項技術者若以先前之技術為基礎，仍然不易由邏輯分析、推理或試驗而得者。另所謂顯然之進步，係指申請專利之發明克服先前技術中存在之問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。經查，本件系爭案申請專利範圍第1項與引證三相較，引證三已揭示系爭案除金屬上蓋及金屬下蓋部分係運用沖壓擠製方式抽出形成一體成型之金屬上蓋及金屬下蓋（即系爭案申請專利範圍第1項步驟5）部分以外之主要結構特徵，而上述部分與引證三之兩金屬上蓋結構，乃結構之簡單變化，並不具進步性。另引證一、二已揭露系爭案申請專利範圍第2項之網路訊號傳輸介面及金屬遮蔽外殼結構，而系爭案與引證一、二所不同者僅係「該金屬遮蔽外殼」「由沖壓擠製抽出為一體成型之一金屬上蓋及一金屬下蓋所套合密接而成」之技術持徵，依上項所述，此亦為熟習該項技術者所能輕易加以組合完成，不具進步性。並因系爭案申請專利範圍有二獨立項，其中第1項為方法項，第2項係結構項，附屬項第3至9項均在限定上開獨立項範圍；而系爭案雖係以方法加結構而成，但二獨立項並非分離之申請案，但申請專利範圍第2項依其描述並不出於申請專利範圍第1項範圍，是原審定書及訴願決定書結合申請專利範圍第1項與引證三相較之相同理由，認定申請專利範圍2至9項不具進步性，並無違反逐項審查原則等情，已經原審判決將依調查證據之辯論結果所得之心證及理由，詳予論述在案；依上述關於進步性之意涵，原審之認定尚無不合，亦無違反經驗法則或論理法則或有理由不備情事，故上訴意旨就上述原審已詳為論述之事項，復執與本件不同事實之本院89年度判字第958號判決及原審法院92年度訴字第1761號判決，指摘原審判決違法云云，並無可採。另依原審準備程序筆錄及言詞辯論筆錄之記載，被上訴人原審訴訟代理人於原審準備程序中係表示：「附件三第68頁目前尚看不出有金屬上、下蓋」等語，另於言詞辯論期日則陳稱：「從引證二第68頁倒數第二圖之圖示即可以看出金屬之結構，．．．又附件四圖示並參照樣品，可以看出引證案亦有金屬上蓋下蓋的技術特徵。」等語，而本案中所謂附件三即引證二、附件四即引證三，故本件於原審審理中，並無上訴意旨所稱，曾當庭與被上訴人核對引證三之兩金屬上蓋結構部份，惟並無任何資料顯示引證三之兩上蓋結構部份係「金屬」之情；故上訴意旨據以指摘原審判決就上訴人此部分之指摘有理由不備之違法云云，即無可採。

（三）再按「行政法院認有必要時，得就訴訟事件之專業法律問題徵詢從事該學術研究之人，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」固為行政訴訟法第162條第1項所明定，惟本條係鑑於專業法律問題，非行政法院所能盡知，為期學術與實務結合，使法院能善用學術研究成果，就訴訟事件之專業法律問題，徵詢該從事學術研究之人，故本條所規範者乃關於專業法律問題之徵詢；並其既謂「行政法院認有必要時」，是其乃賦予行政法院得為斟酌之裁量權，尚非行政法院未依本條為法律上意見之徵詢即當然構成違法。經查，本件系爭案與引證案相較，是否足認具有進步性，核屬個案之事實認定問題，尚非所謂專業法律問題之爭議；況本件系爭案是否具進步性，於被上訴人審定階段，即經由審查委員為審查，並歷經訴願決定及原審判決各予以認定在案，核與上訴意旨援引之本院91年度判字第1735號判決之事實並不相同，且依上開所述，原審法院是否依行政訴訟法第162條第1項規定為法律專業問題之徵詢，其亦有裁量權；故上訴意旨據上述本院判決援引之行政訴訟法第162條第1項規定，指摘原審判決有理由不備及不適用法規之違法云云，即無可採。又原處分及訴願決定關於系爭案申請專利範圍第2項亦不具進步性部分，雖僅簡略提及，但尚不得因此即謂其違法一節，已經原審判決予以論述在案；而原處分理由縱屬簡略，若於結論無影響，本不構成處分之違法事由。加以原審判決亦已就系爭案申請專利範圍第2項何以不具進步性部分，予以論斷甚明；故原審判決自無上訴意旨所稱有適用法規不當或理由不備情事，是上訴意旨再執陳詞為指摘，亦無可採。

（四）綜上所述，原審判決將訴願決定及原處分均予維持，而駁回上訴人在原審之訴，核與應適用之法規尚無違背。上訴論旨，指摘原審判決違法，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件上訴為無理由，依行政訴訟法第255條第1項、第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法 官　高　啟　燦

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異