臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)八十九年度訴字第四四七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　八十九年度訴字第四四七號

原告

甲○○○○○○

代表人

彼得‧莫‧欽

訴訟代理人

丁○○律師

訴訟代理人

丙○○律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

陳明邦

訴訟代理人

己○○

　　　　　　　　乙○○

　　　　　　　　戊○○

右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國八十九年六月二日經（八九）

訴字第八九○八七二三六號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如左：

主文

事實

緣原告前於民國（下同）八十七年七月二十九日以「ELECTRONIC POSTMARK」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十六類之事務用紙、噴出式紙帶、燙髮紙、書籍、卡片、印刷用鉛字等商品，向被告（原經濟部中央標準局）申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之外文「ELECTRONIC POSTMARK」，不具商標型態，以之指定使用於前述商品，實無法使一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質及信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不准註冊，爰以八十九年二月十九日核駁第0000000號商標核駁審定書予以核駁。原告不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。茲摘敘兩造訴辯意旨如次：

甲、原告方面：

一、聲明：求為判決訴願決定及原處分均撤銷。並判命被告作成核准本件商標審定註冊之處分或其他適法處分。

二、陳述：

１、本件商標已具有「特別顯著性」，符合商標法第五條第一項之規定，又因長期廣泛使用，已具商品識別之功能，亦已符合商標法第五條第二項之規定，應准予註冊：

（一）商標法第五條第一項闡明商標應具備特別顯著性之要件，係指將商標使用於其商品本身或其包裝容器之上時，能引起一般購買者之注意，並得藉以與他人商品加以辨別而言。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，得藉以與他人之商品相區別，此有被告台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」可參。

（二）原告係美國政府機構，提供郵政服務已逾二百年歷史，隨著電子商務之興起，原告提供之服務也突破一般傳統郵局的業務，首創「ELECTRONIC POSTMARK 」使用於電子郵政等相關業務上，其表達具體概念，予人鮮明清晰之印象，極易使消費者辨識其係原告為表彰「書籍、卡片」等商品之商標，進而與他人之商品區別，以之使用於商品本身或宣傳刊物上，極具特別顯著性。而本件商標業務乃自八十六年起正式上市，然於八十五年起，原告每年即花費約五十萬美元廣告費用於促銷本件商標之商品，此有原告網路溝通部經理Leo Campbell博士所簽署之宣誓書影本，可資佐證。且Leo Campbell博士於八十八年二月十二日曾應邀為香港日報 (Hong Kong Post) 有關原告電子產品討論會主講，有其講稿乙份供參。綜上，足證原告已廣泛使用本件商標於指定商品，本件商標應具有顯著性，足以作為原告商品來源之表彰，依法應得以註冊。

（三）網路商業化應用於一九八○年末期才如春筍般冒出，原告即致力於郵政業務電子化，乃國際郵政業之先驅，而國內商用網際網路業務近年來才起步並蓬勃發展。吾人皆知，網際網路之廣泛應用使得快速資訊，並且跨越國際空間，因而於認定本件商標是否在交易上已成為原告營業上商品之識別標章之標準，實不得比照一般傳統商品或服務之使用情形來認定。況本件商標於八十六年於商業上使用乃不爭之事實，且自此時，原告即不斷促銷推廣此新興業務，有自原告網站上擷取有關本件商標業務之各項訊息，可資佐證，而該等訊息不僅在美國可得知，在全世界各角落，包括台灣均可利用上網的方式取得。因此，訴願決定稱「前呈證據資料均晚於本件商標申請註冊日，且未舉證其他於我國國內取得識別性之證據資料，尚不足以證明本件商標經其使用且在交易上已成為訴願人營業上商品之識別標識，自難謂已符商標法第五條第二項之規定」云云，嫌屬草率。

（四）況不具顯著性或商品說明之商標不得申請註冊專用，固為世界各國審查商標註冊一致之原則，惟本件商標之第四十二類申請案已獲美國專利局核准在案，且本件商標於世界各國如墨西哥、巴拉圭、祕魯及瑞士等國均取得商標專用權，足證各國商標主管機關均認為本件商標已具備商標之特別顯著性，而准予註冊。商標註冊保護固係採屬地主義，惟商標本身深具國際性，如以各國國情不同、法制互異為由，否准本件商標之註冊，不僅有損原告之合法權益，亦將影響國內經濟國際化之發展。

２、商標法第二條明定「凡因表彰自己營業之商品，確具使用意思，欲專用商標者，應依本法申請註冊」，準此，商標法乃採註冊保護主義，即欲專用商標且確具使用意圖，即可聲請註冊專用。查原告欲使用且自八十六年一月起使用本件商標於「事務用紙，噴出式紙袋，燙髮紙，果實保護紙；衛生用紙，紙餐巾，紙桌巾，紙手帕；貼紙；水彩；嬰兒紙尿褲、紙尿片；書籍，雜誌，圖書，照片，卡片，信封，信紙，日曆，畫，海報；膠紙，膠帶，膠水，漿糊；筆，筆刷，筆盒，硯台，墊板；商標吊牌，紙製商標；家庭或廚房用保鮮膜；地球儀、自然科學教具；紙板；畫筆，打字機；紙牌；印刷用鉛字」等商品上，均與原告本身業務相關，遂提出申請註冊，此有原告網路溝通部經理Leo Campbell博士之宣誓書可稽，又該等指定商品名稱乃原告依被告之指示於八十八年二月五日所修正，亦有被告之簡便行文表可證。

乙、被告方面：

一、聲明：求為判決駁回原告之訴。

二、陳述：

１、本件原告申請註冊之「ELECTRONIC POSTMARK」商標圖樣，係以單純之外文文字所構成，而「ELECTRONIC POSTMARK」予一般社會通念為「電子郵戳」之意，以之作為商標圖樣，實無法使一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質及信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不具商標識別性，自有違商標法第五條第一項之規定。

２、原告所檢送之網路資料及講稿均未見商標圖樣之具體使用，促銷廣告影本雖有見「ELECTRONIC POSTMARK」字樣，惟其僅係就電子郵件郵寄時間、日期加蓋電子郵戳方式證明的使用說明，難認其為商標之使用型態。而前開證據資料均晚於本件商標申請註冊日，且未舉證其他於我國國內取得識別性之證據資料，尚不足以證明本件商標經使用且在交易上已成為原告營業上商品之識別標識，自難認有商標法第五條第二項規定之適用。

３、原告所舉其他國家核准案例，因各國國情不同，案情、法制互異，亦不得執為本件應予核准之論據。

４、被告依商標法審查，認系爭商標不具識別性及顯著性，而核駁原告註冊之申請，並無不合。

理由

一、本件原告前於八十七年七月二十九日以「ELECTRONIC POSTMARK」商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第十六類之事務用紙、噴出式紙帶、燙髮紙、書籍、卡片、印刷用鉛字等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認本件商標圖樣上之外文「ELECTRONIC POSTMARK」，不具商標型態，以之指定使用於前述商品，實無法使一般商品購買人認識其為表彰商品來源、品質及信譽之標識，並得藉以與他人之商品相區別，應不准註冊，乃予以核駁。原告循序起訴謂其係美國政府機構，提供郵政服務已逾二百年歷史，隨電子商務之興起，所提供服務也突破一般傳統郵局的業務，首創「ELECTRONIC POSTMARK」使用於電子郵政等相關業務上，其表達具體概念，予人鮮明清晰之印象，極易使消費者辨識其係原告為表彰「書籍、卡片」等商品之商標，進而與他人之商品區別，以之使用於商品本身或宣傳刊物上，極具特別顯著性。本件商標業務自八十六年起正式上市，然於八十五年起，每年花費約五十萬美元廣告費用於促銷本件商標之商品，有原告網路溝通部經理Leo Campbell博士所簽署之宣誓書及八十八年二月十二日應邀為香港日報有關原告電子產品討論會主講之講稿影本，足證原告已廣泛使用本件商標於指定商品，本件商標應具有顯著性，足以作為原告商品來源之表彰。又網路商業化應用於一九八○年末期如春筍冒出，原告致力於郵政業務電子化，乃國際郵政業之先驅，而國內商用網際網路業務近年來才起步並蓬勃發展，網際網路之廣泛應用跨越國際空間，於認定本件商標是否在交易上成為原告營業上商品之識別標準，不得比照一般傳統商品或服務之使用情形來認定。況本件商標於八十六年於商業上使用時，原告即不斷促銷推廣此新興業務，有自原告網站上擷取有關本件商標業務之各項訊息可證，而該等訊息不僅在美國可得知，在全世界各角落，包括台灣均可利用上網的方式取得。且本件商標之第四十二類申請案已獲美國專利局核准在案，於世界各國如墨西哥、巴拉圭、祕魯及瑞士等國均取得商標專用權，足證各國商標主管機關均認為本件商標已具備商標之特別顯著性。商標法第二條採註冊保護主義，即欲專用商標且確具使用意圖，即可聲請註冊專用。原告欲使用且自八十六年一月起使用本件商標於「事務用紙，噴出式紙帶，燙髮紙，果實保護紙；衛生用紙，紙餐巾，紙桌巾，紙手帕；貼紙；水彩；嬰兒紙尿褲、紙尿片；書籍，雜誌，圖書，照片，卡片，信封，信紙，日曆，畫，海報；膠紙，膠帶，膠水，漿糊；筆，筆刷，筆盒，硯台，墊板；商標吊牌，紙製商標；家庭或廚房用保鮮膜；地球儀、自然科學教具；紙板；畫筆，打字機；紙牌；印刷用鉛字」等商品上，均與原告本身業務相關，此有原告網路溝通部經理Leo Campbell博士之宣誓書可稽，又該等指定商品名稱乃原告依被告之指示於八十八年二月五日所修正，亦有被告之簡便行文表可證。本件商標已具有特別顯著性，符合商標法第五條第一項規定，又因長期廣泛使用，已具商品識別之功能，亦符商標法第五條第二項之規定，應准予註冊等語；被告則以「ELECTRONIC POSTMARK」商標圖樣，係以單純之外文文字構成，一般社會通念為「電子郵戳」之意，不具商標識別性。另原告所檢送之網路資料及講稿均未見商標圖樣之具體使用，促銷廣告影本雖有見「ELECTRONIC POSTMARK」字樣，惟其僅係就電子郵件郵寄時間、日期加蓋電子郵戳方式證明的使用說明，難認其為商標之使用型態，而前開證據資料均晚於本件商標申請註冊日，且未舉證其他於我國國內取得識別性之證據資料，尚不足以證明本件商標經使用且在交易上已成為原告營業上商品之識別標識，自難認有商標法第五條第二項規定之適用。又原告所舉其他國家核准案例，因各國國情不同，案情、法制互異，亦不得執為本件應予核准之論據等語為辯。

二、按商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得籍以與他人之商品相區別，為商標法第五條第一項定有明文。又審查商標有無識別性，應考量其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品，以判斷其是否足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別，亦為被告八十六年十一月二十二日台商九八○字第二二一○三四號公告之「商標識別性審查基準」審查要點㈠所規定。依商標法第五條第一項「商標所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別」之規定，文字並非不得為商標，所謂足以使一般商品購買人認識其為表彰商品之標識，係指依一般生活經驗加以衡酌，其外觀、稱呼及觀念，與其指定使用商品間之關係足以與他人商品相區別者而言。單純之文字，祇要得與他人之商品相區別，非不得為商標。被告僅以原告申請註冊之商標「ELECTRONICPOSTMARK」為單純之外文文字構成，一般社會通念為「電子郵戳」，即認不具商標識別性。非無可議。至於申請註冊商標所使用商品之通用名稱，依商標法第三十七條第十款之規定，固不得申請註冊，惟所謂商品之通用名稱，係指商品本身習慣上所通用之說明文字，亦即商品本身之說明。原告雖為郵政局，其所申請註冊之商標「ELECTRONIC POSTMARK」，似非均直接使用於郵政用品。被告於八十七年十二月九日以八七標商三六三字第○四○三七○號簡便行文表，通知原告檢附確具商標使用意思於指定使用商品之宣誓書（含中譯本）以及具體指明或刪除所指定商品名稱。嗣原告於八十八年二月五日以（八八）理商參伍字第○○二七○○號函同意修正系爭商標指定商品名稱為：「事務用紙，噴出式紙帶，燙髮紙，果實保護紙；衛生用紙，紙餐巾，紙桌巾，紙手帕；貼紙；水彩；嬰兒紙尿褲、紙尿片；書籍，雜誌，圖書，照片，卡片，信封，信紙，日曆，畫，海報；膠紙，膠帶，膠水，漿糊；筆，筆刷，筆盒，硯台，墊板；商標吊牌，紙製商標；家庭或廚房用保鮮膜；地球儀、自然科學教具；紙板；畫筆，打字機；紙牌；印刷用鉛字」，復於訴願時提出原告網路溝通部經理Leo Campbell博士簽署之宣誓書，聲明原告自八十六年一月起使用「ELECTRONIC POSTMARK」商標於前開指定商品上。從而，原告所欲指定使用之商品，非僅限於使用在事務用紙、噴出式紙帶、燙髮紙、書籍、卡片、印刷用鉛字等商品上，其亦指定使用「ELECTRONICPOSTMARK」商標於其他各式用紙、水彩、膠紙、膠帶、膠水、漿糊、筆、筆刷、筆盒、硯台、墊板、家庭或廚房用保鮮膜、地球儀、自然科學教具、畫筆、打字機．．．等商品，原告申請註冊之商標「ELECTRONIC POSTMARK」，當非上開商品之通用名稱，則系爭「ELECTRONIC POSTMARK」商標指定使用於前開商品上，是否仍不具商標識別性，徵諸首開「商標識別性審查基準」之規定，非無進一步審究之必要。綜上，被告逕認系爭「ELECTRONIC POSTMARK」商標不具識別性，而核駁原告商標註冊之申請，難認為正當。訴願決定未予糾正，亦有未洽。原告執以指摘，非全無理由，應將訴願決定及原處分均撤銷，爰為判決如主文第一項所示。

三、又原告因被告對其依法申請商標註冊之案件，予以駁回，認為其權利受違法損害，請求本院判命被告作成核准本件商標審定註冊之處分或其他適法處分乙節。查系爭「ELECTRONIC POSTMARK」商標，其使用方式、消費者之認知、實際交易情況及所指定使用之商品各節，因尚未臻明確，且涉及被告之行政裁量決定，已如前述，爰為判決如主文第二項所示。

據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第一百九十五條第一項前段、第二百條第四款、第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官 徐瑞晃