臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第四九八五號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第四九八五號

原告

琴觀股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

張玉希律師

被告

經濟部

代表人

林義夫部長）

訴訟代理人

乙○○

參加人

美商奈斯貝克產品公司

代表人

強納森．古柏曼

訴訟代理人

俞大衛律師（兼送達代收人）

複代理人

丙○○律師

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年五月三十日經（九○）

訴字第○九○○六三一一六八○號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人參

加訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十三年一月十二日以「奈森克林 NICE AND CARING」商標，作為其註冊第四八三二一一號「奈森克林」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十八類之紙巾、面紙、衛生紙、化妝紙、餐巾紙、溼紙巾等商品，向原處分機關前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請註冊，經准列為第六五五八六八號審定聯合商標（下稱系爭聯合商標）。公告期間，參加人以本件審定商標有違修正前商標法第三十七條第一項第七款規定，於八十三年九月十六日對之提起異議，經原處分機關為異議成立處分。原告不服，提起訴願、再訴願均遭駁回，訴經最高行政法院以八十五年判字第一二九二號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。原處分機關重為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願、再訴願遭駁回後，經最高行政法院復以八十七年判字第一號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，原處分機關重為異議成立之處分。原告不服提起訴願，遭駁回後，經再訴願決定機關又將原訴願決定及原處分撤銷。嗣因商標法於八十七年十一月一日修正施行，參加人改以本件商標有違現行商標法第三十七條第十四款之規定提起異議，經原處分機關重為審查，為異議不成立之處分。參加人仍不服，提起訴願，被告撤銷原處分，經原處分機關重行審查，仍為異議不成立之處分。參加人不服，復提起訴願，被告決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定撤銷。

⒉訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：原告之審定第六五五八六八號系爭聯合商標，是否相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，而構成商標法第三十七條第十四款規定之違反？

㈠原告主張之理由：

⒈原告為本件聯合商標之申請人，被告撤銷原處分，顯然影響原告對聯合商標之權益，依行政訴訟法第四條第三項得對被告之訴願決定提起撤銷之訴。次查參加人以本件處分並非被告所為，因此縱然撤銷被告之訴願決定，被告亦無法另為新處分，並提出本院另案之判決為證，然查，行政訴訟法第二十四條明定撤銷原處分時，以撤銷之機關為被告，換言之，本院自得對被告之決定為實質審查，並撤銷原決定，命另為適法之決定。至於本院另案為程序不受理之判決，既非判例，在法律上並無拘束本院之效力。

⒉再查原處分機關於八十七年六月十八日所作中台異字第八七○五三六號商標異議審定書為「異議成立」之處分，遭行政院以台八十八訴字第一九六一八號再訴願決定撤銷後，原處分機關重以中台異字第八八○九一○號商標異議審定書為「異議不成立」之處分，復遭被告於八十九年六月二日以經（八九）訴字第八九○八七二三二號訴願決定予以撤銷，換言之，被告之訴願決定，即已違反再訴願之決定。又查訴願法第九十六條之規定係指案經訴願機關撤銷原處分意旨已明確指出原處分機關應為如何處分時，始受前揭法條之拘束；若撤銷原處分之訴願決定意旨內諭示由原處分機關再予審酌時，原處分機關於重新審理時，再究明事實後，非不得仍以相同前處分之結果再為處分，今原處分機關依據重新審理之結果，仍為異議不成立之處分，實無違訴願法第九十六條之規定。至於被告將其前次訴願決定之理由「尚難以系爭商標既有所本，既逕認參加人未於系爭商標申請前早知悉據以異議商標之存在」之認定，當係指「縱使參加人商標來源有所本，但參加人既與訴願人早有業務往來關係，而在系爭商標申請之前即已知悉據以異議商標之存在，且系爭商標與據以異議之商標圖樣構成近似，商品復屬同一或類似，則系爭商標之註冊自有違商標法第三十七條第十四款之規定」，實係擴張解釋其決定內容，並無足採。

⒊系爭聯合商標之正商標為註冊第四八三二一一號「奈森克林」商標，而該商標係受讓自訴外人妮思企業有限公司，且參加人亦曾對該正商標申請評定註冊無效不成立確定在案，其主張之事實及證據與本次申請之內容雷同，因此對於中文「奈森克林」部分，依據商標法第五十九條任何人不得再就同一事實提起評定之規定，被告及參加人不得再有異議或另行為相反之決定。系爭聯合商標之聯合部分「NICE AND CARING」，為美商CHAINS公司在美國註冊取得專用權之商標，並授權原告使用登記，換言之，該商標之聯合部分並非抄襲自參加人，實屬無庸置疑。再查，參加人之商標在美國並非知名品牌，亦非市場之主要品牌，而其在台灣亦無大量行銷之事實，更無任何廣告之行為。換言之，國內消費者對參加人並無認識，因此，絕無可能使一般消費者產生混淆誤認之虞。尤有進者，參加人所指原告涉嫌違反公平交易法情事，亦經司法機關判決並不存在確定在案，而其在該案所提出之事證與本案之事證雷同，可調閱台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事卷證即明，而被告卻稱該判決對本案並不生當然之拘束力，而不予採用，亦顯違事理。

⒋末查參加人為美商，其「Nice 'N clean」商標（下稱據爭商標）與系爭「 NICE AND CARING 」商標均在美國獲准註冊，顯見該國主管機關認定二商標並不近似，而參加人在其母國亦從未認為該二商標近似而對之異議，今原告經「 NICE AND CARING」商標之美商所有人之同意，加上原告所有第四八三二一一號「奈森克林」商標，申請系爭聯合商標之註冊，而參加人卻主張近似，而被告亦不察實情，率爾認定近似，亦顯違事理，因就商標全部外觀而言，原告之商標係中文加英文，而參加人之商標係純英文。再者，就英文而言，原告之商標均為大寫，計有十三個字母組成，而參加人之商標則為大小寫混合，計有十個字母組成，無論是否懂英文，均可就外觀明顯區辨。就文義言，原告之「NICEAND CARING」係指「良好與照顧」，而參加人之「Nice'N clean」係指「良好與清潔」，亦明顯有別。就讀音而言，原告之商標讀法為「奈森克林NICE ANDCARING」與參加人之商標讀法為「Nice'N clean」均有不同。尤有進者，上開二商標之英文字義均極為淺顯，以目前國人所受之教育，實亦無混淆誤認之虞。

㈡被告主張之理由：

⒈查行政院台八十八訴字第一九六一八號再訴願決定之論據係本於修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定所為，該條款主要係在論究系爭商標有無襲用他人之商標或標章有致公眾誤信之虞者，而被告經（八九）訴字第八九○八七二三二號訴願決定則因商標法之修正，由原處分機關發函通知參加人依法補充敘明以現行商標法第三十七條第十四款規定為提起異議之法條，就法條文義而言，其適用上除相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標外，主要係在有無具一定之「特定關係」，而事先「知悉」他人商標之存在，與修正前商標法第三十七條第一項第七款之規定於判斷上尚有差異，而原處分機關仍援引前開行政院再訴願決定書之意旨為「異議不成立」之論據，於法本有未當，從而被告經（八九）訴字第八九○八七二三二號訴願決定並無違反行政院再訴願決定意旨。

⒉經查，台灣台北地方法院八十四年度易字第三四七七號刑事判決，其據以認定事實之證據資料與本件並非完全相同，乃屬另案，對本件非當然生拘束力。又原處分機關既已認定系爭聯合商標圖樣上之外文「NICE AND CARING 」與據爭商標之外文「Nice`N clean」屬近似之商標，復指定使用於紙巾、面紙、衛生紙、化妝紙、餐巾紙、溼紙巾等同一或類似商品。而參加人亦提出原告曾經銷售參加人產品之證據資料，其上亦標示有據爭商標，及台灣總代理：琴觀股份有限公司之字樣。且據爭商標係早於西元一九八七年即在美國獲准註冊，而系爭商標圖樣上之外文「NICE AND CARING」則係源於美商CHAINS INC.公司於一九九三年在美國獲准註冊之商標，於一九九四年九月十日簽訂授權協議而來，是以，尚難以系爭商標既有所本，即逕認原告未於系爭聯合商標申請前早已知悉據爭商標之存在，故原處分機關未斟酌全部相關案情，整理出兩造爭議之事實真相，即率以系爭商標圖樣上外文「NICE AND CARING 」並不能證明襲用據爭商標圖樣之事實，而為異議不成立之處分，自嫌疏略。另本件與中台評字第八五○三○號商標評定書之認定，因兩案被異議及被評定之商標不同，事實迥異，非同一案件，自無一事不再理原則適用，原告所訴，殊有誤解。

㈢參加人主張之理由：

⒈循環爭訟一向為行政救濟舊制之弊病，新法立法目的之一，即為革除此一弊病，此為眾所周知之事。倘本件原告之訴在程序上獲得許可，則非但避免循環爭訟之目的無法達成，反而將開啟多個循環爭訟的戰場，且此種戰場將以無限量之方式展開，如此將與新法之立法目的背道而馳。即使撤銷被告之處分，由於被告並非原處分機關，故被告無法做成實質上之新處分，換言之，本案之標的及利益並不明確，為此應就程序上駁回原告之訴。原告曾對另一類似案件提起行政訴訟，業經本院以欠缺權利保護案件為由，不經言詞辯論而依判決駁回，且原告對該判決並未上訴。由此一事實觀察，本案原告亦不認為該案在上訴法律審之後，能獲得最高行政法院對其見解的肯定。從而，本案應亦有自程序上駁回之必要，以使裁判見解歸於一致，並防杜循環爭訟的不斷發生。

⒉本案與新商標法第三十七條第十四款之要件完全符合（「是否襲用」為舊法第七款之規定，與本案無關），原告應無再加爭論之餘地。所謂「商標」云者，即是當事人欲將其做為表彰其商品的文字或圖樣之謂，不論該文字圖樣內有無商品本身之說明，亦不論有無任何部分申請為不專用，該文字圖樣的整體仍然是使用人的商標，原告對此加以爭執，實無任何理由。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為林信義，嗣變更為宗才怡，再變更為林義夫，茲分別據宗才怡、林義夫聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、原告於八十三年一月十二日以「奈森克林 NICE AND CARING」商標，作為其註冊第四八三二一一號「奈森克林」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第二十四條第四十八類之紙巾、面紙、衛生紙、化妝紙、餐巾紙、溼紙巾等商品，向被告申請註冊，經准列為第六五五八六八號審定聯合商標。公告期間，參加人以本件審定商標有違修正前商標法第三十七條第一項第七款規定，對之提起異議，經原處分機關為異議成立處分。原告不服，提起訴願、再訴願均遭駁回，訴經最高行政法院以八十五年判字第一二九二號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷。原處分機關重為異議不成立之處分。參加人不服，提起訴願、再訴願遭駁回後，經最高行政法院復以八十七年判字第一號判決將再訴願決定、訴願決定及原處分均撤銷，原處分機關重為異議成立之處分。原告不服提起訴願，遭駁回後，經再訴願機關為原訴願決定及處分均撤銷之決定。嗣因商標法於八十七年十一月一日修正施行，參加人改以本件商標有違現行商標法第三十七條第十四款之規定提起異議，經原處分機關重為審查，為異議不成立之處分。參加人仍不服，提起訴願，被告撤銷原處分，經原處分機關重行審查，仍為異議不成立之處分。參加人不服，復提起訴願，被告決定「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之事實，有異議申請書、原處分機關八十九年十月二十一日（八九）智商○八○○字第八九○○八八二三三號發文之中台異字第八九○七○七號審定書及經濟部九十年五月三十日經（九○）訴字第○九○○六三一一六八○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為系爭聯合商標，是否相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，而構成商標法第三十七條第十四款規定之違反？

二、參加人以本件原處分既經被告予以撤銷，並令原處分機關另為適法之處分，行政處分業經訴願決定撤銷而不存在，自無從再對之提起行政訴訟。原告逕行對之提起行政訴訟，即屬欠缺權利保護要件，其起訴不能認為有理由，應判決駁回之云云。按行政訴訟原以官署之處分為標的，倘事實上原處分已不存在，則原告之訴因訴訟標的之消滅即應予駁回，惟其前提應以為行政訴訟之訴訟標的之處分業已確定不存在，始有適用。倘行政處分雖經訴願決定撤銷，但當事人仍得循行政訴訟請求救濟，則原處分是否確定消滅，尚繫於該行政訴訟之結果而定。如撤銷原處分之訴願決定經行政法院撤銷確定，則原處分即不能謂已消滅而不存在。況就撤銷原處分之訴願決定，主張損害其權利或法律上之利益之人，本即得依法提起行政訴訟（行政訴訟法第四條第一項、第三項、第二十四條第二款參照），如再認其所得依法提起撤銷訴願決定之行政訴訟，欠缺權利保護要件予以駁回，對原告憲法上所保障之訴訟權自有妨害，因此原告本件之起訴，仍具權利保護要件，合先敍明。

三、依商標法施行細則第四十條第一款規定，商標異議案件適用異議審定時之規定。又商標圖樣相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，不得申請註冊，為本件商標異議審定時商標法第三十七條第十四款所明定。本款之適用應以商標申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，而以相同或近似之商標於同一或類似商品申請註冊為其要件。查系爭聯合商標「奈森克林NICE AND CARING」與據爭商標外文「Nice`N clean」雖不相同，惟原處分機關業於八十九年一月五日（八九）智商０八００字第八九００００七五一號審定書認定兩者屬近似商標，且指定使用於紙巾等同一或類似商品。又因原告於異議答辯書中，已自承曾銷售參加人之商品，惟因參加人之商品品質不穩且材質欠佳而放棄銷售，才改銷美商CHAINS公司之產品，且原告銷售參加人商品之日期早於系爭商標申請日八十三年一月十二日，因此被告於八十九年六月二日經（八九）訴字第八九０八七二三二號決定書認原告既與參加人早有業務往來關係，而在系爭商標申請之前即已知悉據爭商標之存在，又系爭商標與據爭商標圖樣構成近似，商品復屬於同一或類似，原處分所為異議不成立之處分，容有重行審酌之必要，而將原處分撤銷。詎原處分機關未依循上述被告訴願決定之見解，仍以原告系爭聯合商標申請註冊既有所本，認並無襲用參加人據爭商標，而再為異議不成立之處分，該處分未依循被告訴願決定之意旨，仍認系爭商標申請註冊既有所本即無襲用參加人據爭商標，而認不符商標異議審定時第三十七條第十四款之規定，於法核有未洽。因此被告以原處分機關未遵照被告撤銷理由，作成與前次處分內容無異之處分，妨礙憲法保障人民依法請求救濟目的之達成。又未斟酌全部相關案件案情，梳理出兩造爭議之事實真相，即以參加人未能舉出原告確因知悉據爭商標，從而襲用之客觀明顯證據，作出與兩造當事人於他案就同一商標圖樣爭訟事件各級審理機關相左之認定，自有疏略等情，而撤銷原處分，著由原處分機關另為適法之處分，經核尚無不合。原告仍主張系爭聯合商標與據爭商標非屬近似，原處分機關依據重新審理之結果，仍為異議不成立之處分，並無違訴願法第九十六條之規定，且系爭商標之正商標係受讓自訴外人妮思企業有限公司，參加人亦曾對該正商標申請評定註冊無效不成立確定在案，其主張之事實及證據與本次申請之內容雷同，因此對於中文「奈森克林」部分，依據商標法第五十九條任何人不得再就同一事實提起評定之規定，被告及參加人不得再有異議或另行為相反之決定，系爭聯合商標之聯合部分並非抄襲自參加人云云，請求撤銷訴願決定，非屬可採，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥