臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第一九一七號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第一九一七號

原告

網路家庭國際資訊股份有限公司

代表人

甲○○董事長

訴訟代理人

丙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

右當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國九十一年三月二十日經訴字第

○九一○六一○五九七○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十九年三月二日以「ePaper」服務標章作為其同日申請之註冊第一四五四一九號「電子報聯盟及圖ePaper」服務標章之聯合服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務（下稱系爭標章），向被告申請註冊，經其審查認系爭服務標章圖樣上之外文「ePaper」，係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，以之作為服務標章，指定使用於廣告宣傳等服務，客觀上難謂係表彰該等服務之標識，應不予註冊，而予以核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告應就系爭第000000000號「ePaper」服務標章為准許註冊之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭標章指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之服務，是否違反商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定？

㈠原告主張之理由：

⒈按「標章所用文字、圖形、記號或其聯合式，應足以使一般消費者認識其為代表服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別」，固為商標法第七十七條準用同法第五條第一項所明定。惟審查標章有無特別顯著性，應參酌其背景資料及交易實況，標章圖樣所使用之圖形，縱不具顯著性，但因使用長久及服務廣泛行銷，已具有標誌性，能使一般消費者得以與他人服務予以辨別者，仍不失為具有特別顯著性，即應予註冊，最高行政法院七十四年判字第三四七號判決著有明釋。次按商標識別性審查要點第四條有關標章不具識別性之規定，係指標章有下列情形之一者不具識別性：１、為服務習慣上通用標章或通用名稱；２、文字係表示指定服務之形狀、品質、功用或其他說明者；３、標章為流行之標語、口號、廣告用語或廣告性質之圖形。再者，前揭審查要點第三條第（一）點有關標章具識別性之例示，標章圖樣係運用智慧獨創所得，而非延用既有之辭彙或事物者，該種標章稱為獨創性標章，視為具有顯著性之標章，應為准予註冊。查被告認定系爭標章圖樣之外文「ePaper」係為電子報之意，而不具顯著性，誠屬誤認，亦與事實相悖。蓋系爭標章係由不可分割之外文「ePaper」所構成之獨創字，本身並無任何意義，此有查詢資料可稽，然被告恣意將系爭標章圖樣分割解釋，實與標章之審查基準不符；退萬步言，縱使將系爭標章圖樣分割成「e」及「paper」二個部分，外文字母「e」本係排行第五個英文字母，近年來因網路盛行，才漸漸被一般人當成係英文電子Electric之縮寫代表，但此非為外文字母「e」唯一之代表涵義，又查外文「paper」的確有報紙之意思，但此非其唯一之解釋，且中文所稱之「電子報」係從英文「newslet-ter」翻譯而來，而英文「newsletter」本身係指時事通訊、新聞評論、新聞事札、簡訊、通訊之涵義，而非被告主觀認定的系爭標章圖樣「ePaper」，關於此點，已為一般報業、網路業者或網路使用者皆知之事；再者，原告遍查外文字母「e」及外文「paper」所代表之涵義，無一是與系爭標章所指定使用之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務有關，此觀該等外文之字義查詢資料當可得之。

⒉以外文字母「e」與外文「PAPER」申請標章註冊者，有註冊第一四○一四二號「E世貿」、第一四三二六八號「E 兔」、第一四三二七九號「E任門及圖」、第一一九八八八號「E碼及圖」、第一三八一三六號「E（DESIGN）」、第一四九五五三號「PPM PAPER」、第一二八七○二號「THE NEW PAPER及圖」、第八三二○一號「PAPERSON紙子孫孫」、第一四九五五二號「PACIFIC PAPER MARKETING」、第九四八三○○號「EPAPER」、第一四七八三七號「EPAPER」、第九二五七二二號「NEWPAPER」等商標或標章，此有彼等商標或標章之查詢資料可稽，其他註冊條件相同之商標或標章不勝枚舉。由此足證，系爭標章圖樣中之外文字母「e」與外文「Paper」已成為商標或標章圖樣之弱勢，而具有其表彰性，況系爭標章圖樣係外文字母「e」與外文「Paper」連用之複合字，係由原告所獨創並首先使用於商標法施行細則第四十九條第三十五類之服務，故系爭標章圖樣本身即具顯著性，為獨創性之標章，而應比照前開援例准予註冊，以維公允；再者，縱論系爭標章有電子報之意，但如前所言電子報之英文原文為「newsletter」，而非被告誤認之「ePaper」，且系爭標章圖樣與系爭標章所指定之服務並無任何直接關聯。被告未說明系爭標章圖樣與系爭標章所指定服務究有何關聯性，及為何對系爭標章做出與前開援例准予註冊標章完全相反處分之詳細原因之情形下，被告所做之原處分顯已違反平等原則及公平原則。

⒊電子報之英文原文為「newsletter」，而並非被告誤認之「ePaper」，至於「ePaper」之由來係國內著名PC HOME 集團，於國內網際網路尚處萌芽之初，為推廣訂閱電子報之風氣以創造商機，並與他人所提供之電子報訂閱服務相區別，而精心設計之獨創字，以表彰原告所提供之服務，並於八十六年十二月份發行第一份「ePaper」電子報，再於八十八年五月份與中文「電子報聯盟」連用而正式成立「ePaper電子報聯盟」提供網路報紙之訂閱服務。故絕非如被告所誤認，外文「ePaper」於系爭標章申請註冊之時，業已為一般報業、網路業者或網路使用者之習見用語，茲就「ePaper電子報聯盟」所提供電子報服務之發展經過及著名程度，分述如后：

⑴「ePaper電子報聯盟」於成立之初，即提供十三份報紙，而其內容係以國內網站或作家為主，並積極前進香港謀求當地之作家及內容提供合作，於成立短短三個月內，每日發行量即達九十萬人，且以每二天增加一萬人之速度穩定地成長，此有八十八年七月二十六日「Ithome電腦報」之報導可稽。

⑵「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自八十九年七月至同年八月，短短一個月內，由原本提供十三個電子報頻道增至四十個頻道，每日發行量亦增至一百萬人，因而帶給PC home 企業團每日二十九萬元之廣告之收益，且訂戶仍以每日七千餘人之速度增加中，此有八十八年八月十一日之「Ithome電腦報」之報導可稽。

⑶「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自八十八年八月至同年十二月間，短短四個月內，電子報之每日發行量，從一百萬份增至二百萬份，已超越傳統媒體大報之發行量，並與安泰人壽合作，代為發送服務訊息予該公司之顧客，因此PC home 企業團每月之廣告收益增至新台幣（下同）五百萬元，約佔總廣告收益之三分之一，且訂戶仍以每日一萬餘人之速度增加中，此有八十八年十二月二十一日之電子時報、大成報及同年月二十六日之「Ithome電腦報」之報導可稽。

⑷「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自八十八年十二月至八十九年三月間，於六個月期間，電子報之每日發行量，從二百萬份增至三百萬份，所提供之電子報亦增至六十種，並以每月八至十種持續增加，而訂戶則以每日一萬五千餘人之速度成長，此外，PC home 企業團為提供更出色之服務品質，推出圖文並茂之彩色電子報，並研發在電子報內附加聲音檔，讓影音電子報之時代提早來臨，此有八十九年三月二十一日明日報、經濟日報、自由時報、及同年五月三日明日報之報導可稽。

⑸「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自八十九年三月至同年九月間，每日發行量於半年內，從三百萬份增至五百萬份以上，相當於當時台灣總口之四分之一，並以每日一萬五千份及每月新增六種電子報之速度，持續增加中，廣告之收益更達PC home 企業團網站群總廣告營收之四、五成，吸引國立中山大學校刊「逸報」加入「ePaper電子報聯盟」，此有八十九年三月二十八日之中國時報、台灣日報、民眾日報之報導可稽，同時並推出個人電子報之服務，更擴大所提供服務之範圍，因此廣告量及寬頻流量擊敗Kimo成為台灣第一大，此有八十九年九月十四日自由時報、九月二十五日C/net、iThome電腦報、九月二十六日電子時報、明日報、十月四日Ettoday之相關報導可稽，不僅於此，PC home 企業團在此雄厚之實力基礎下，另推出商業電子報，朝向EC行銷交易平台發展，協助SOGO百貨等十家廠商走入電子商務之時代，此有八十九年五月二日電腦報、IS net之相關報導可稽。

⑹「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自八十九年九月至同年十二月間，於三個月內，每日發行量，從五百萬份增至六百萬份以上，會員人數亦達一百三十萬人，並積極向海外發展，擬以六千萬元投資開曼公司，以為進軍大中華市場之跳板，儼然成為 web型態之媒體新勢力，此有八十九年十二月十八日iThome電腦報、eB News、C Tech、ETtoday、SmartNet、十二月十九日太平洋日報、自由時報之相關報導可稽。揆諸上述諸多事證，可知「ePaper電子報聯盟」所提供之電子報訂閱服務，自成立起即備受注目，而成為網路媒體及傳統媒體爭相報導之對象，於八十九年三月申請註冊時，發行量即超越三百萬份，且自八十八年十二月份，電子報每日發行量突破二百萬份時，短短一年間，即成長三倍至六百萬份，目前更增近一千萬份，相當於台灣人口數之二分之一，故一般消費者對「ePaper」並不陌生，實已成為著名標章，又原告為PC home企業團之主體成員，堪認一般消費者認識「eP-aper」標幟，即表彰PC home 企業團所指定之服務，又經由傳輸極速之網路流通，以及透過電子報每日發行量、訂閱戶之激增和PC home 企業團著名之商譽，系爭標章自有商標法第五條第二項之適用而應准予註冊。

⒋被告認系爭標章於八十九年三月二日註冊申請時，系爭標章圖樣之外文「ePaper」業已成為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習用之名稱，誠屬誤認，亦與事實相悖。蓋於國內網際網路尚處萌芽之初，國內尚無中文「電子報」之稱，而中文電子報之稱係電子報教父陳豐偉將外文「newsletter」中譯而來，並於八十四年以電子報之稱創辦電子報（即南方電子報），此有陳豐偉及其創辦南方電子報之相關報導可稽，當時中文「電子報」即指「newsletter」之意，並延用至今，並非指外文「ePaper」，此有南方社區○○○路、華夏報導、魅力網站、e-Press網路建築報系列、eRoach.net、二U網站、新樂園數位生活網、TISNET網站等之相關資料可稽，況世界知名之MICROSOFT 微軟公司亦以「newsletter」即指電子報之意，堪認「ePaper」確為原告為與他人所提供之「Newsletter」電子報相區別，所精心設計獨創而成，殆為明炬。次查於國中生學習網中，即指「電子報」之即為「Newsletter」之意，同時指出PC home 企業團所成立之「ePAPER」電子報聯盟，為各媒體、科技資訊、休閒娛樂、生活指南、新聞、財經理財等各方面之電子報管理網站，即以「ePAPER」電子報聯盟為電子報之發送平台，足證PC home 企業團所獨創之外文「ePAPER」，並不具電子報之意，且非為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習用之名稱，而得使一般消費公眾認識外文「ePAPER」係表彰PC home 企業團所提供之服務，則系爭標章之「ePAPER」自非所指服務之說明，且經PC home 企業團之大量使用及報導，早已成為著名標章，實無不應准予系爭標章註冊申請之理，至為顯然。

⒌被告認外文「ePaper」業已成為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習用之名稱，基於維持社會交易秩序之考量，自不准予原告系爭標章之專用權，惟中華民國商標專用權之取得，係採註冊主義，即由先申請註冊者取得，況系爭標章圖樣係由PC home企業團將外文「e」、「Paper」 連用所組成之獨創字，並無任何英文意義，本身已具特別顯著性及識別性，則系爭標章自應准予註冊，至倘一般報業、網路業者、或網路使用者不思自創而襲用系爭標章，於原告取得系爭標章專用權之前，僅生商標法第二十三條所謂善意使用之問題，被告竟認同一般報業、網路業者、或網路使用者間不思自創而襲用系爭標章之行為，而剝奪原告原創性及取得系爭著名標章專用權之權益，實有未洽，亦與商標法之規範意旨相違。更何況截至目前為止，並未發現有一般報業、網路業者、或網路使用者使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，此有網路電子報訂閱服務之相關查詢可稽，既未發現有一般報業、網路業者、或網路使用者使用外文「ePaper」表彰其所提供之服務，被告何以認定外文「ePaper」為常用且習見之名稱，要無疑義，並如果被告審認外文「ePaper」為常用且習見之名稱，其必有相當之認定依據，故被告應提出相關之證據，以明事實，始為適法。

⒍末查，PC home企業團於國內與大陸地區分別以相同於系爭標章圖樣外文之「ePAPER」或為標章之一部申請標章註冊，業分別經核准列為註冊第一四九九八一號、第一五五三六六號、第一四五四一九號及大陸註冊第0000000號標章，此有彼等標章之查詢資料及大陸地區商標公報可稽，另針對網友最喜愛電子報之調查排行榜中，前二十名內有十六份電子報係以「ePAPER」為發送台，此有相關資料可稽，足見外文「ePaper」係表彰PC home 企業團所指定之服務，並成為著名之標章，殆屬無疑。又被告認系爭標章之「ePaper」為電子報之意，尚為所指服務之說明而不具顯著性，惟查被告所准予註冊之註冊第一一六二○四號「電子時報」標章，與系爭標章所指定之服務屬相同或類似組群，及註冊第一四七八三七號「EPAPER」標章，指定於電腦網路提供紙張之零售服務，此有該標章之查詢資料可稽，何以僅認定系爭標章之「ePaper」有「電子報」之意，為所指服務之說明，而前揭標章之「電子時報」及「EPAPER」卻非所指服務之說明，被告於相同之情形，卻為不相同之判斷、處分，亦未對做出不相同之處分說明詳實之理由，被告顯已違反行政程序之平等原則。

⒎被告以原告所舉證資料，均係原告自行宣稱發行量而由其他電子報或報紙轉載者，並非客觀具體之銷售使用證據，尚難謂有商標法第七十七條準用同法第五條第二項規定之適用。然就系爭標章所指定之服務項目及提供服務之方法而論，原告係以透過網路之方式提供廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，並自八十六年十二月起即透過網路發行「ePaper」電子報，而網路之特色即為透過無形之方式將資訊、新聞傳達給一般消費者，與傳統之服務方式係透過紙張印刷、或人力發送等有極大之區○○○○○路服務之方式已為將來必然之趨勢，所以原告既然以網路（發行電子報）提供服務，所提供之相關證據亦當然與電子報有關；再者，一般報業每日新聞之由來，除有新聞記者主動發覺新聞外，大部分之新聞來由係由新聞主體（企業、法人或個人）主動提供，再由新聞記者轉載或報導，而新聞記者也會就新聞之真實性加以查證，因此原告透過一般報業發布企業新聞，並無特別之處也合乎常理，故被告以該理由質疑原告證據之客觀性，實無道理可言，且被告如認為原告所提之證據不足，其應對原告發出行政通知，命原告提出其認為應補正之證據，然其並未做出該項行政通知，即將系爭標章核駁，實有未洽。末者，原告已善盡舉證責任，此可由原告所提之證據當可得證，反之，被告對其核駁系爭標章之理由，未提出任何具體之證據，例如：其係根據何種資料審認電子報之英文原文係「ePaper」、「ePaper」在原告申請註冊前，已為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習用之名稱之具體證據、「ePaper」與系爭標章指定服務有直接關聯之具體證據、外文字母「e」與外文「Paper」已成為標章圖樣之弱勢，而具有其表彰性，為何被告獨認為系爭標章無顯著性，並予以核駁審定。

⒏查系爭標章圖樣係為外文字母「e」與外文「Paper」連用之複合字，該圖樣係為原告首創者，於原告申請當時確係為原告首先使用之圖樣，其設計、使用圖樣的目的是為了與當時之電子報「newsletter」作一明顯的區別，以凸顯原告自我之顯著性；依原告申請當時，一般網路使用者均以「newsletter」稱電子報，依電子報之發展史，電子報係從 Mailing List所發展出來的， MailingList乃為按照郵遞名單把電子信件以Email 形式寄發名單上的用戶。一九七五年第一個Internet的Mailing List是為了希望藉由Mailing List的Group 團體促成一個關心「訊息處理」（message processing）團體，在網路上形成對話；在news、BBS、WWW些網路服務發展之前，Mailing List是網路上最有效和最方便的傳播方式，透過名單，名單上的每一個人都可以發信給名單上的所有人，相互討論互動，然而為避免發生無意義的空信或者是謾罵等等影響討論品質的情形發生，因此有了管理者（moderator）過濾機制產生，透過管理者向Ma-iling List名單上人員寄出文章，而現在幾乎所有網站，只要接受了訂閱者所留下的電子郵件地址，即將網站之訊息發送予訂閱者。準此，就電子報的發展史而言，系爭標章圖樣在原告申請註冊當時，絕非電子報的說明文字。

⒐查商標依其顯著性及受保護之程度，可區分為：一、通用性標章：不得受註冊之保護。二、說明性標章：原則上此類不得註冊，惟如因經過長時間有效使用而取得次要意義，可獲准為商標註冊，我國商標法第五條第二項明文。三、暗示性標章：此類標章可引起消費者對商品性質之聯想，確非直接、明顯之說明，當然可獲得註冊。四、隨意性或幻想性標章：此類標章係用於與其意義無關之商品或服務上，當然亦可獲得註冊。次依被告之商標識別性審查要點，商標之有無識別性，應就指定使用之商品、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使一般商品購買者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人之商品相區別（商標識別性審查要點二），且依商標識別性審查要點三、商標具識別性之例示：（一）獨創性商標：商標圖樣係運用智慧獨創所得，而非沿用既有之詞彙或事務者。本類型商標，其創作目的及作為表彰商品來源之標識，具獨創性，並給予消費者新奇的感受。（二）隨意性商標：商標圖樣由現有之詞彙或事務構成，為與指定商品全然無關者。本類型商標，係基於現有事物或詞彙所構成，但與指定商品完全無關，可表達區辨來源之識別能力，並可能為一般人所採擷運用。（三）暗示性商標：商標圖樣以隱含譬喻方式商品之形狀、品質、功用或其他有關成分、性質、特性、功能或目的等，但非為業者所以必須或通常用以說明商品者。本類型商品具有創意性，運用想像力或思考力，易於聯想特定商品而達商標易於記憶及廣告之功能，雖與指定商品間有所關聯，但非業者所必須或通常用以表示商品有關之說明者。原告就系爭標章所申請者為商標法細則第四十九條第三十五類之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，系爭服務標章圖樣如前所述，於原告申請註冊當時，並非中文「電子報」之相對應字；不僅如此，就算是現在，系爭標章圖樣亦非當然為中文「電子報」之相對應字。況退一步而言，縱系爭標章圖樣為為中文「電子報」之相對應字，而「電子報」與原告所申請之指定使用於廣告宣傳等服務，何以如被告所認定之客觀上難謂係表彰該等服務之標識，蓋所謂「電子報」，係無實體、以電磁紀錄之形式而存在、僅能藉由電腦予以顯示之資訊者，此種電磁紀錄之傳送與廣告宣傳等服務間，以原告申請註冊當時之社會一般通念，系爭標章圖樣依被告之商標識別性審查要點三之認定，系爭標章誠屬原告運用智慧獨創所得，而非沿用當時既有之詞彙或事務之獨創性商標。

⒑被告謂系爭標章網路上常見之電子新聞報（及電子報）之英文名稱，其認定時點為何，依該審定書之發文日期為九十年十二月十三日，距離原告申請註冊日期（八十九年三月二日），將近一年半，對於現今快速變化之商業行為模式，特別是網路資訊業，在短時間內即可成為同業間普遍使用之標章的社會現實前提，是以，被告對系爭標章之判斷於原告實顯失公允。查判斷商標是否准予取得註冊之時點為商標申請當時，為審查商標申請之一般原則，此並有諸多實務見解可稽，如最高行政法院七十八年判字第四二四號裁判可知，商標之審查應分別就其案情之不同，依申請註冊當時之社會一般通念為準認定之；最高行政法院七十九年判字第三○一號裁判可知，商標圖樣相同或近似於他人同一商品或同類商品之註冊商標者，不得申請註冊，為本件商標註冊申請時商標法第三十七條第十二款前段所明定；判斷圖樣是否已約定成俗為代表一定名詞之意，其判斷時點為系爭商標申請註冊時；判斷據以評定之商標是否已為一般消費者所熟知者，其時點為該商標申請註冊時；判斷據以評定商標是否有使用之時點則係以該商標申請日期為判斷時點；判斷商標所表彰商品之信譽是否為一般消費者所知悉，係以商標商品於該商標申請日前申請人於各媒體廣告、宣傳之事實為判斷時；此外，依最高行政法院九十一年度判字第一五九四號、第一七八三號、第七一九號判決等，均可知判斷圖樣是否符合准予申請註冊取得專用權，判斷時點係以該圖樣申請時，為其判斷時點。準此，可知被告就系爭標章之認定時點有所錯誤，被告對系爭標章之審定亦未憑據任何客觀具體之證據，而原訴願決定機關竟將被告之審定予以維持，難謂無偏頗之虞。被告就商標之審定，固有裁量權，惟裁量並非得以恣意裁量，亦即被告必須依其具體客觀基準作出而非恣意作出裁量，對於無法理解的對事物之謬誤而引起的恣意，即可視為違法裁量，被告對系爭服務標章之認定，實令人不無有違反行政法之禁止恣意原則之懷疑。

⒒商標法第五條第一項之規定為一般所謂之商標或服務標章應具有顯著性之規定，而商標法第五條第二項，此即所謂次要意義之規定。換言之，即使是被認為不具顯著性之圖樣或名稱，如經申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，亦應視為已符合顯著性之規定。按依商標法第五條第二項之立法理由，「現行第二項係屬顯著性之特例，指原不具顯著性之圖樣經當事人之使用而產生顯著性之情形……」，準此可知，對於原本欠缺特別顯著性之圖樣，如果經過申請人使用且在交易上已成為申請人營業上商品之識別標識者，亦得准許其註冊。原告已多次向被告提出原告所提供之資訊傳送平台服務，不僅在國內首開風氣、而且廣受網路使用者及電子報發行者之喜愛，因此一推出即迅速吸引大量電子報發行者及一般網路使用者之注意，從而累積大量訂閱者及電子報發行者，至九十一年十二月十一日為止，經由原告所傳送之電子報，由機關團體所發行者多達一百九十六份，由個人所發行者更高達四萬餘份，而訂閱總會員人數高達三百萬多人，累積發行量二億一千八百二十八萬九千七百九十六份，總計每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千四百多萬份，就此，有原告網站上系統自動計算之各項數據可資證明，以此數據，與一般平面報紙相比較，中國時報每日平均發行量為一百十八萬份，其每週平均發行量為八百十九萬份；工商時報每日平均發行量為三十七萬份，其每週平均發行量為二百五十九萬份。換言之，從每週經由原告系統所發送之電子報數量高達一千四百多萬份來看，如以全國總人口為二千四百萬人計算，至少平均每二人即有一人接收原告所發送之電子報，如以國內上網人口為五百萬人計算，則平均每一名網路使用者接收四份原告所發送之電子報，準此，原告就系爭標章所投入之成本與努力灼然可見。原告早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭服務標章即八十九年時至今亦已長達四年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千四百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路、或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭標章早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有次要意義。

㈡被告主張之理由：按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。經核原告申請註冊之外文「ePaper 」 ，係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，以之作為服務標章，指定使用於廣告宣傳等服務，客觀上難謂係表彰該等服務之標識，縱原告聲明 「e」及「Paper」 分別不在專用之內，惟該外文整體業因普及化之使用，而無法與他人服務相區別，乃依首揭法條之規定為核駁之處分。經查，系爭標章圖樣，係由單純外文「ePaper」所構成，而「ePaper」係電子報之意，亦即將新聞、娛樂、生活、文藝等等各種資訊，透過網路提供消費者閱覽之一種網路報紙經營型態，以目前網路業之快速發展，該字已成為一般報業、網路業者、或網路使用者常用且習見之名稱，原告以之作為服務標章圖樣並指定使用於「廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送」等服務，客觀上不足以使一般消費者認識其為表彰該等服務之標識，並得藉以與他人之服務相區別，揆諸首揭法條之規定，自不得申請註冊。至原告所舉證資料均係自行宣稱發行量而由其他電子報或報紙轉載者，並非客觀具體之銷售使用證據，且其中部分證據資料已在本件標章申請註冊日之後，尚難謂有商標法第五條第二項之適用；另原告所舉其以「ePaper」作為標章圖樣之一部分亦經核准為註冊第一四五四一九號、第一四九九八一號及第一五五三六六號標章等諸案例，查其均為經設計之圖樣，且圖樣中之「電子報聯盟Paper」不在專用之內，與本案單純外文「ePaper」 所構成圖樣自有不同；另本案「ePaper」為「e」及「Paper」之組合，依常識判斷係由兩個字所組成，其連用即係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，其「Paper」 於核准案中尚不得專用，與原告舉證之以外文「EPAPER」申請註冊之第九四八三００號商標及第一四七八三七號服務標章尚不得比附援引。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、原告於八十九年三月二日以「ePaper」服務標章作為其同日申請之註冊第一四五四一九號「電子報聯盟及圖ePaper」服務標章之聯合服務標章，指定使用於商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十五類之廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，向被告申請註冊，經其審查認系爭服務標章圖樣上之外文「ePaper」，係網路上常見之電子新聞報（即電子報）之英文名稱，以之作為服務標章，指定使用於廣告宣傳等服務，客觀上難謂係表彰該等服務之標識，應不予註冊，而予以核駁之處分，原告不服，提起訴願，經遭決定駁回之事實，有原告註冊申請書、被告九十年十二月十三日（九○）智商○○二二字第九○四○○九三七五號審定書及經濟部九十一年三月二十日經訴字第○九一○六一○五九七○號訴願決定書在卷可憑，堪信為真實。本件之爭點應為原告之系爭第000000000號「ePaper」服務標章，是否違反商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定？

二、按服務標章所用之文字、圖形、記號、顏色組合或其聯合式，應足以使一般商品購買人認識其為表彰營業之標識，並得藉以與他人之服務相區別，為商標法第七十七條準用同法第五條第一項所明定。原告申請註冊之「ePaper」服務標章，其中「Paper」為報紙之意，「e」於電子商務盛行，企業一片電子化、e 化聲中，「e」與「Paper」一字結合，成為一般網際網路閱覽者所認知之「電子報」之意堪以認定。原告雖主張系爭標章係由不可分割之外文「ePaper」所構成之獨創字，本身並無任何意義云云。但查，系爭標章之正服務標章即註冊審定第一四五四一九號「ePaper電子報聯盟及圖」亦可見原告將ePaper指為電子報之意，核與一般對「e」與「Paper」二字結合後之理解相同，原告稱「ePaper」所構成之獨創字，本身並無任何意義一節顯非可採，且「ePaper」依其外文組合通念上即為一般網際網路閱覽者所習知「電子報」之意，並無異於社會通常之理解，非具有特殊意義用語，原告主張「ePaper」係其獨創，並不足採。固然電子報亦有以英文「newsletter」稱之，但並不礙一般大眾對ePaper由文義仍作電子報之理解。又「ePaper」（電子報）係經由網際網路或資訊通訊以作為訊息流通，具有傳播媒體之性質，查原告係將系爭「ePaper」服務標章指定使用於廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，而廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務亦均與媒體傳播相關，原告並自承其係以透過網路之方式提供廣告之企劃、宣傳、設計、製作、代理、宣傳品之遞送等服務，則原告將「ePaper」指定使用於同屬傳播媒體相關之營業服務，自不足以使一般消費者認識其為表彰營業之服務標識，並得藉以他人之服務相區別。因此，系爭標章之註冊申請自有違商標法第七十七條準用同法第五條第一項之規定。另原告所舉其他以有外文字母「e」與外文「PAPER」字樣獲准標章或商標註冊之案例，其商標或標章圖樣與本件不同，案情有異，並不能比附援引，且亦屬另案是否妥適問題，基於商標採個案審查原則，原告主張被告所為處分違反平等原則及公平原則部分，亦非有據。

三、至原告主張其早在國內網際網路初萌芽之時，即已於八十八年使用該等名稱及標識，即使從申請系爭服務標章即八十九年時至今亦已長達四年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千四百多萬份，早已成為網路上之知名標章，至少對國內習於使用網路、或習於訂閱電子報之使用者來說，系爭標章早已成為識別原告服務之標識，亦即已具有次要意義云云。經查，原告所提出之電子報發送數量多係八十九年三月二日系爭標章註冊申請後之資料，不足證明系爭標章註冊時已具有次要意義；雖原告主張即使從申請系爭服務標章即八十九年時至今亦已長達四年餘，而且使用者人數及訂閱會員人數眾多、發行量高達一千四百多萬份，早已成為網路上之知名標章，已具有次要意義。但查，本院另案九十一年訴字三十八號判決，關於原告另一以「ePaper電子報聯盟」圖樣服務標章作為其審定第一四九九八一號「電子報聯盟ePaper及圖」服務標章之聯合服務標章註冊申請案，經被告以「ePaper」關鍵詞由Google網路搜尋，所查得之相關資料高達十萬零八千筆即可知「ePaper」為網際網路相關業者普遍使用之名稱，原告主張其因大量使用已取得次要意義，具有識別性一節，核非可採，已據本院於該判決敘明，此為本院職務上所已知，因此，原告主張因其自八十九年時至今大量使用已使系爭標章具有次要意義，非屬可採。

四、依上說明，本件標章應不准註冊，被告否准原告系爭標章註冊之申請，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭第000000000號「ePaper」服務標章為准許註冊之處分，為無理由，應予駁回。本件原告之訴應予駁回，理由已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法，因與判決結果不生影響，爰不一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥

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