臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十一年度訴字第二五九一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　九十一年度訴字第二五九一號

原告

荷蘭商‧皇家飛利浦電子股份有限公司

代表人

Ｊ．Ｌ．范德威

訴訟代理人

徐小波律師（兼送達代收人）

訴訟代理人

蔡瑞森律師

訴訟代理人

甲○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

乙○○

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國九十一年五月七日經訴字

第○九一○六一○八九四○號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國八十四年十二月二十七日以「碟形記錄載體，用於記錄／讀取該記錄載體中之資訊的記錄及／或讀取裝置」向被告前身即中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利，經被告編為第00000000號（下稱系爭案）予以審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告以九十年八月二十三日（九○）智專三（二）○二○二二字第○九○八七○○一四二七號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉被告對系爭案應予專利之處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

⒈駁回原告之訴。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違專利法第二十條第一項第二款之規定而不符發明專利要件？

㈠原告主張之理由：

⒈依據被告所公告之專利審查基準第一篇發明專利審查基準的第二章之發明的專利要件規範，判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同為準；不相同即具新穎性。公告之第00000000號「磁碟片記錄介質以及重製方法與裝置」發明專利案（下稱引證案）係關於記錄載體上之控制資訊，例如碟片上之用以記載碟片內容之內容表列（Table of Content,TOC）。該內容表列包含碟片上之資訊量，特別是引出區之邏輯位址（亦即碟片最外圍記錄區域之關閉區域）。因此，引證案僅揭示藉由引出區之邏輯位址來指示碟片上之資訊量之控制資訊。此外，引證案雖亦揭示用以從碟片之記錄區位址擷取大量檔案之索引資訊。然而，該索引資訊並未揭露一包括一代表碟片之實體直徑之參數以及依據該直徑參數來控制該碟片之每分鐘轉速之技術特徵。事實上，邏輯位址並不同於碟片上之實際位置，因為碟片上之實際位置係必須依邏輯位址，軌距及碟片上之坑洞密度而定。此外，即使記錄有八公分碟片容量之內容表列之碟片亦不代表該碟片即是八公分之碟片，因為十二公分之碟片亦可能僅記錄八公分碟片之資料量。因此，從內容表列根本無法得知碟片之實體直徑。明顯地，系爭案之直徑資訊完全不同於引證案所揭示之內容表列資訊且無法由習於此藝之人士直接推導而得，因此，系爭案應具備新穎性。

⒉被告認為引證案之內容表列中之該資訊可包括直徑資訊，然而，原告在遍觀引證案之內容後並未發現此一事實。因此，被告所執之詞顯為一毫無支持之論點且與事實相違。此外，被告既已認為引證案之內容表列中之該資訊可包括直徑資訊，然而，卻又認為CD之位址信號可反推其直徑所在位置。被告此一前後矛盾之論點更足以證明被告之核駁理由根本與事實相違背，而無法成立。被告認為引證案之申請專利範圍第一項已揭示一內容表，該內容表包括起始位址資訊及多數的指標器，每一指標器和其它指標器不同並且標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置，按經由CD之位址信號可反推其直徑所在位置。因此，熟習該項技術者可直接推導出記錄載體之直徑資訊。被告之此一論點顯與事實不符，因為如被告所自承者，引證案之碟片上之內容表包括起始位址資訊及多數的指標器，其僅係在於標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置。例如一碟片儲存有二十首歌曲或節目，則該內容表僅係包含各歌曲或節目之個別軌道及起始位置。就算引證案之播放裝置事先額外依歌曲或節目之長度建立一對照表，該對照表亦只能知道該歌曲或節目之起始位置距離原始起始點之時間，而非直徑所在位置。此外，由於各歌曲或節目之長度並不一致且碟片之內圈長度與外圈長度不同，當使用者選擇第十首歌曲或節目時，引證案之播放裝置僅能知道也只要知道第十首歌曲或節目之起始位置，引證案之播放裝置根本不須也無法推知其直徑所在位置。即使引證案費心推導出其所在位置（非直徑所在位置），該所在位置係該歌曲或節目之起始位置距離碟片圓心之距離，亦非碟片之直徑資訊。

⒊被告認為引證案亦已揭示系爭案申請專利範圍第三及四項之資訊記錄及／或讀取裝置。被告之此一論點亦顯與事實不符，因為引證案之重製裝置根本未揭示或教示系爭案之設定設備，而僅係揭示一根據位址資訊並相對於一拾音而在伺服控制碟片軌道時將一已拾取訊號解碼之光碟重製設置，俾將已解碼之CD重製訊號輸出，並根據一按鍵輸入產生一節目選擇訊號，其根本不同於系爭案之可使馬達控制迴路依據碟片之直徑大小及其重量作對應之調整之設定設備，俾使當讀取頭自碟片外圍向內移動至一新的直徑位置時，碟片之旋轉速率可平順地控制而不會有過速之情形發生。因此，系爭案之申請專利範圍第三及四項具備新穎性，殆無疑義。

⒋習知技藝中之CD裝置根本沒有利用內容表列來決定碟片之直徑，而係利用一額外之感測器來決定進入光碟機之碟片之大小。因此，習於此藝之人士根本不會有動機將碟片直徑資訊記錄於碟片上。系爭案之創新技術特徵可經由光碟機之標準讀取程序而正確無誤地自碟片擷取直徑資訊而不須額外之感測器。此外，碟片之直徑資訊對 DVD等類似系統之碟片之不同部分之讀取係相當重要的，而且對一記錄系統而言，小直徑和大直徑的碟片之旋轉速率係一樣的。旋轉速率係反比於讀取頭之直徑位置，俾使對讀取頭而言軌道之讀取係呈固定速度。對習知技藝而言，當讀取頭自碟片外圍向內移動至一新的直徑位置時，碟片之旋轉速率必須增加。如果沒有特別之技術手段來調適馬達控制迴路，十二公分之碟片或可平順的控制，然而八公分之碟片則會有過速（overshoot） 之轉速發生，然而，在使用系爭案之創新技術特徵後，馬達控制迴路可依據碟片之大小及重量作對應之調整，因此，當讀取頭自碟片外圍向內移動至一新的直徑位置時，碟片之旋轉速率可平順地控制而不會有過速之情形發生。

⒌原處分作成後，必要時仍應准許原告適度修正申請專利範圍，此觀點得經由最高行政法院八十六年九月九日判字第二二一五號判決及本院九十年度訴字第三二五號判決等實務見解所認同。基於上述之實務見解，原告在未變更系爭案發明實質內容之情形下主動修正系爭案之申請專利範圍，以進一步明確界定系爭案之技術特徵，即將直徑資訊記錄於記錄載體之資訊軌道上。

㈡被告主張之理由：

⒈系爭案主要在於強調一包括一代表碟片之實體直徑之參數以及依據該直徑參數來控制該碟片之每分鐘轉速之技術，與經由光碟機之讀取程序而自碟片讀取直徑資訊。引證案之控制資訊含有表示記錄載體之直徑資訊以及決定載體軌道上之位址或位置，亦即已揭露直徑資訊之主要技術，故雖原告認為引證案只能記錄在記錄媒體上之位置及量之資訊的內容資料，但引證案利用碟形記錄載體中之一區塊提供儲存該記錄載體相關控制資訊，以使存取裝置可存取記錄載體上之資訊，其中該控制資訊已含有表示該記錄載體之直徑資訊。從引證案申請專利範圍第十七項中的步驟可知內容表內已經把所有的位置紀錄下來，從這些位置可以推得直徑資訊。引證案申請專利範圍並沒有明確直接指出直徑資訊。

⒉系爭案申請專利範圍第一及第二項之標的為記錄載體，而其實際之特徵其實僅是於碟形記錄載體錄有包含直徑資訊的控制資訊。經查引證案亦係利用碟形記錄載體中之一區塊，提供儲存該記錄載體相關控制資訊，以便記錄或讀取裝置可適當存取記錄載體上之資訊，其中引證案申請專利範圍第一項中於導入區域載有一內容表，此內容表包括起始位址資訊及多數之指標器，每一指標器和其它指標器不同並且標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置，按經由CD之位址信號可反推其直徑所在位置，是系爭案於碟形記錄載體錄有包含直徑資訊的控制資訊的特徵，應為熟習該項技術者所能直接推導而得，系爭案申請專利範圍第一及第二項復無其他特徵，因此不具新穎性。

⒊系爭案申請專利範圍第三項及其附屬項第四項之標的為資訊記錄及／或讀取裝置，其中的驅動設備及設定設備皆為一般配備，且引證案之重製裝置亦具有可驅動記錄載體以及根據控制資訊設定反應之裝置，系爭案所強調者僅係其裝置可依據直徑資訊設定及控制，惟引證案中亦包含依據其控制資訊中的位址資訊而設定及控制之特徵，且經由CD之位址信號可反推其直徑所在位置，因此系爭案申請專利範圍第三項及其附屬項第四項亦為熟習該項技術者所能直接推導而得，不具新穎性。

理由

甲、程序方面：原告起訴時，被告代表人為陳明邦，嗣於九十一年九月九日變更為蔡練生，茲據被告新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敍明。

乙、實體方面：

一、按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依處分時專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。而其發明如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第二款所明定。系爭發明申請被告為不予專利之審定係以引證案之控制資訊含有表示記錄載體之直徑資訊以決定載體軌道上的位址或位置，已揭露系爭案之「直徑」主要技術內容，故系爭案不具新穎性資為論據。

二、系爭案依其專利說明書之記載其申請專利範圍係：

⒈一種記錄載體，該記錄載體為碟形且有預先定好的直徑，其上記錄了記錄載體控制資訊，其特點為該控制資訊包含表示直徑的直徑資訊。

⒉根據申請專利範圍第一項之記錄載體，其特點為該控制資訊記錄於資訊軌道上預先決定的位址或位置上。

⒊一種資訊記錄及／或讀取裝置，該裝置包括一種驅動設備以轉動方式驅動碟形記錄載體，以及設定設備以根據容納在記錄載體上的控制資訊而設定該裝置，而該裝置包括有運作與記錄載體直徑相關的元件，該裝置的特點為該設定設備包括根據該控制資訊調整該元件的與直徑相關之運作的裝置。

⒋根據申請專利範圍第三項之裝置，其特點為具有控制設備以控制驅動設備所造成的轉動，其中該設定設備被安排來依直徑資訊調整該控制設備。

三、依上所述，系爭案申請專利範圍各請求項之技術特徵係其記錄載體控制資訊包含表示直徑的直徑資訊，雖原處分認引證案之控制資訊含有表示記錄載體之直徑資訊以決定載體軌道上的位址或位置，已揭露系爭案之「直徑」主要技術內容。但查，依引證案之申請專利範圍之記載，其申請專利範圍內容並無提及其控制資訊含有表示記錄載體之直徑資訊以決定載體軌道上的位址或位置之技術內容。被告雖再主張系爭案係利用碟形記錄載體中之一區塊，提供儲存該記錄載體相關控制資訊，以便記錄或讀取裝置可適當存取記錄載體上之資訊，其中引證案申請專利範圍第一項中於導入區域載有一內容表，此內容表包括起始位址資訊及多數之指標器，每一指標器和其它指標器不同並且標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置，經由CD之位址信號可反推其直徑所在位置，是系爭案於碟形記錄載體錄有包含直徑資訊的控制資訊的特徵，應為熟習該項技術者所能直接推導而得，系爭案申請專利範圍第一及二項復無其他特徵，因此不具新穎性等等。

四、按判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同為準，其中固然包含能由熟悉該項技術者直接推導而得者，均屬發明不具新穎性之範圍，但該直接推導應限於系爭案與引證案相對應之同一技術或同一方法之直接推導而言，如兩者之技術尚須輾轉推論，或與其他技術併用始能作相對應比較時，則應屬是否具功效增進之進步性判斷問題，尚與新穎性之判斷無關。本件引證案申請專利範圍並沒有明確直接指出其控制資訊包括直徑資訊，為被告所不爭執。而被告所指引證案於導入區域載有一內容表，此內容表包括起始位址資訊及多數之指標器，每一指標器和其它指標器不同並且標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置，經由CD之位址信號可反推其直徑所在位置。但查，引證案之內容表之起始位址資訊並未包括其直徑資訊，自無從以該位址資訊當然直接推導引證案之控制資訊包括直徑資訊。而引證案之磁碟片上之內容表包括起始位址資訊及多數的指標器，其僅係在於標示節目區○○○○○道及導入區域之起始位置。至於引證案是否能以起始位置或以位址信號據以推論起始位置距離碟片圓心之距離，再據以知悉其所在位置之直徑資訊，已屬技術之輾轉推論或運用之結果，非屬新穎性判斷範圍。因此，被告以引證案之控制資訊含有表示記錄載體之直徑資訊以決定載體軌道上的位址或位置，已揭露系爭案之「直徑」主要技術內容，認為系爭案不具新穎性，而為不予專利之處分，其理由尚有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦有未合，原告據此主張撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

五、關於原告請求被告對系爭發明案應為准予專利之審定部分。查本件被告以引證案作為系爭案不具新穎性作為核駁理由，於法核有未洽，應予撤銷，已如前述。至引證案是否足以證明系爭案不具進步性？或是否尚有其他引證資料足以證明系爭案不符專利要件？該等部分仍待被告依其職權審查，並於踐行專利法第四十條第二項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知，故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。而兩造就系爭案是否具專利要件之實體爭議，因尚待被告重為審究，或原告主張於未變更發明實質內容修正申請專利範圍應否准許部分，與判斷結果已不生影響，故均不於本件論述，併此敍明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第二百條第四項、第一百零四條，民事訴訟法第七十九條但書，判決如主文。

臺 北 高 等 行 政 法 院 第 三 庭審 判 長 法 官　姜素娥