臺北高等行政法院判決

原告

寶眼光學有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

陳啟舜律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

戊○○兼送達代收

訴訟代理人

丙○○

參加人

寶光光學股份有限公司

代表人

乙○○

訴訟代理人

桂齊恆律師

　　　　　　謝智硯律師（兼送達代收人）

　　　　　　丁○○

上列當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國93年9月3日經訴字第09306225300號訴願決定，提起行政訴訟。經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國91年7月5日以「寶眼」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第9類之眼鏡框、眼鏡架、眼鏡、近視眼鏡、遠視眼鏡、眼鏡胚、雪鏡、風鏡、眼鏡鍊、太陽眼鏡、夾鼻眼鏡、接目鏡、眼鏡掛帶、安全護目鏡、眼鏡止滑墊片、防煙護目鏡、隱形眼鏡等商品，向被告申請註冊，經被告審查准列為審定第0000000號商標，嗣原告以系爭商標有違審定時商標法第37條第11、14款之規定，對之提起異議，被告以93年5月6日（93）智商0350字第09380208260號發文之中台異字第921284號審定書為異議不成立之處分，原告不服，提起訴願，經遭訴願駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.被告就系爭商標應為異議成立之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人之聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於前揭商標法施行細則第49條第9類之商品，有否同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，並有其他著名之法人、商號或其他團體之名稱，致相關公眾混淆誤認之虞者，而構成前揭商標法第37條第11、14款及商標法第23條第1項第14、16款之違反？

㈠原告主張之理由：

1.原告本即為從事眼鏡之驗光、配鏡等服務之營業，而註冊第166789號「寶眼眼鏡PAO YEN GLASSES及圖」商標（下稱據爭商標，如附圖二）之中文「寶眼」即原告公司名稱之特取部分，由於該「寶眼」文字係用以表示寶貝、保養及保護眼睛之意，有藉以隱喻原告所提供服務之內容，原告以此「寶眼」商標為服務標識，屬一具有獨創性之文字，當可使一般消費者印象深刻，並清楚辨識提供服務之主體為原告「寶眼」光學有限公司。惟參加人竟以相同「寶眼」商標為註冊申請，並指定使用於眼鏡商品，已違反商標法第23條第1項第14、16款之規定。

2.系爭商標與原告公司之特取名稱「寶眼」完全相同，有違商標法第23條第1項第16款規定：

⑴按商標法第23條第1項第16款所稱著名之法人、商號或其他團體之「名稱」係指其特取名稱而言。又所謂「著名」，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為同法施行細則第16、17條所明定。

⑵按據爭商標為著名法人之名稱：

①公司簡介：原告於90年10月3日核准設立登記；公司所營事業計有「眼鏡零售業、鐘錶零售業、首飾及貴金屬零售業、電信器材零售業、醫療器材零售業」等項目。由於秉持著服務親切、熱忱及專業之技術，廣受消費者認同，於高雄地區除七賢總店外，亦陸續分別於高雄市新興區○○○路170號及高雄市○○路192號成立兩家加盟分店，共計有三家門市，堪認原告公司名稱應已達著名之程度。

②且按原告於起訴狀所提附件6「德國蔡司鏡片經銷合約影本」可知，原告於公司營業前即與德國蔡司鏡片之代理商雅基利（股）公司簽訂為期一年之經銷合約（

90.8.1-91.7. 31），及與博士倫（股）公司、視康（股）公司等陸續訂購眼鏡相關產品以供販售。單就90年11至12月份之進貨總金額即高達新台幣（下同）五十幾萬元，此有原告於起訴狀所提附件7於「原告於90年10月1日至11月30日進貨物品之統一發票資料影本」可稽。

③又按原告於起訴狀所提附件8「90年9月2日至9月9日之客戶名冊消費紀錄」顯示，短短一星期即有近60位消費者來店消費，其消費金額總計高達150,000元，堪認原告公司已廣為消費者所普遍認知而具有一定之知名度。

⑶綜上，原告即先以公司之特取名稱為據爭商標使用於眼鏡驗光、配鏡服務。今參加人竟以原告公司之特取名稱即為系爭商標之申請註冊，且其指定使用於「眼鏡、眼鏡框、眼鏡架…」等商品，與原告指定之商品、服務近似，在實際交易市場上，極易引起同業及相關消費者之混淆誤認，誤以為參加人的「寶眼」商標眼鏡商品即為原告所提供服務之「寶眼」商標眼鏡商品，或誤以為參加人與原告之間有代理、授權等關係，致發生誤信誤購情事。系爭商標有致公眾混淆誤認之虞，已違商標法第23條第1項第16款之規定。又原告自從申請營利登記後，積極拓展業務，且申請了二項專利，但目前受限於訴訟，所以沒有積極拓展。惟雖沒有達到著名的程度，但在努力中，且也有特許名稱，應給予保護。

3.系爭商標亦有違商標法第23條第1項第14款規定：

⑴此款規定主要係避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標或標章存在，進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品（服務）或類似商品（服務）之商標者，即應認有該款適用。至於其知悉原因為何並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定緣由，此有經濟部經訴字第09106110350號訴願決定可稽。

⑵原告對據爭商標有先使用之事實，參加人確已知悉：

①按原告於行政訴訟補充理由狀所提之附件3可知，「寶眼及圖」（審定第390740、401495、294184號）商標為蘇敏情於77年3月1日申請註冊，專用期間至87年5月15日，未繼績申請展期，原告公司代表人甲○○則於90年5月10 日申請「寶眼及圖」之註冊，在此之前，參加人均未提出任何「寶眼及圖」註冊，亦未使用「寶眼」於其經營事業之具體事實，其稱「寶眼」為其公司先使用，顯與實情不符。

②再者，原告因有實際營業之情事，除先前已檢送「寶眼」商標異議證據資料（如眼鏡、眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋）等實物照片及信封袋影本，另有營業上標示「寶眼」商標文字之單、雙色信封、名片及其宣傳信紙等物件（參原告於起訴狀所提附9「據爭商標使用資料」），而此資料係原告於90年7月間委託和太群企業有限公司製作（參原告起訴狀所提附件10「和太群企業有限公司之商品送貨單據」），則原告於90年間為行銷之目的，有先使用「寶眼」商標於所營事業上相關物件之事實。

③此外，按一般經驗法則，門市招牌係服務提供者給予消費者區辨之主要依據，一般業者通常會於開店前一併全面安裝完成且事後均鮮少有所更換，因此，按原告於訴願階段所提及參加人另案之行政訴訟參加狀中所附「訴願人（即原告）門市照片影本上、下兩張」（即原告起訴狀附件10），其中上一張右下角既已清楚顯示其攝於90年10月12日，自應可合理推論下一張「寶眼」眼鏡門市招牌之使用係同於或早於上一張拍攝日期，而認原告確有先使用據爭商標之事實。再者，其所拍攝內容為原告設址於高雄七賢路營業門市用之三面招牌，而該三面招牌係原告於90年7月25日委託秋貴廣告有限公司製作並實施安裝，至今未曾有所更換，此有原告於起訴狀所提之附件11「秋貴廣告有限公司出具之廠商證明書」可稽，則原告使用據爭商標早於系爭商標提出申請時（91年7月5日）之事實，殆無疑義。又此亦表示參加人於拍攝上一張照片之同時，即已知悉原告於90年10月間於營業門市招牌上有先使用「寶眼」商標作為表彰原告營業上之服務標識（如參加人拍攝之下一張照片所示）。然而參加人竟仍以相同「寶眼」文字於91年7月5日申請註冊，且其指定之眼鏡商品又與原告所提供服務之特定商品眼鏡服務間相類似，此即為搶註之行為。惟被告卻未依一般經驗法則，反以下一張無拍攝日期為由，認為原告未有以「寶眼」作為商標先使用之事實，推論顯不合常理，亦不符合一般商業實際運作情況。又原告已於91年1月2日寄發存證信函於參加人，信函中明確告知「寶眼與圖」註冊在案，參加人已知悉原告有先使用之事實。而參加人所提有寶眼文字的寶島月刊，為對內的文件，且為87年11月之後才提出，原告於87年5月2日之後就沒有與參加人有所加盟，所以有關的商標與原告無關。

④再者，依一般經驗法則，經由商標圖樣近似的程度及商標圖樣的創意性，可以立即推定註冊申請人顯然知悉他人商標之存在者，亦符合前揭法條之規定。經查所據爭商標並非一般習見之中文字詞，且該中文「寶眼」係原告公司之特取名稱，其商標整體予人印象深刻，乃一具有創意性之商標圖樣，而參加人復為眼鏡之配光、驗鏡服務之同業業者，遲於其後始以相同之中文「寶眼」作為系爭商標圖樣申請註冊，實非可謂出於偶然巧合所致。

⑤今系爭商標之申請人即參加人在未經原告同意之情形下，以相同「寶眼」商標文字先於「眼鏡商品」之商品類別搶先註冊，其以不公平競爭行為搶註之情事，不僅使原告於營業項目上受到極大的限制，亦有違商標法第23條第1項第14款之規定及商場上之誠信原則。

⑶系爭商標有致公眾混淆誤認之虞：已如前述。

4.原告公司代表人甲○○分別於90年5月10日、5月14日申請「寶眼眼鏡PAN GLASSES及圖」商標，經被告准予註冊後為參加人異議，現仍在訴訟中。原告公司代表人甲○○再於91年4月23日以「寶眼PAN YEN及圖」申請註冊商標，被告卻以案件尚在訴訟中，停止審查。惟參加人異議原告公司代表人甲○○所申請之註冊案，卻另分別於91年7月5日、7月8日、92年2月11日月以「寶眼」申請商標註冊，並經被告准以審定系爭商標及第0000000號商標，足見參加人是剿竊原告之商標創作進而向被告申請註冊。而被告明知「寶眼」之商標為原告公司代表人甲○○申請在先之商標，原告公司代表人甲○○於91年4月23日以「寶眼PAN YEN及圖」申請商標註冊在先，既為被告停止審查，何以參加人「寶眼」申請商標註冊，竟予以審查而同意註冊。此外，被撤銷之「寶眼」正商標目前上訴中。

5.再者，按原告於行政訴訟補充理由狀所提之附件2可知，參加人申請之服務標章「寶島及圖FORMOSA」早於91年7月1日即移轉登記予「金可眼鏡業股份有限公司」（下稱金可公司），參加人已非該商標之權利人，卻於91年7月15 日以關係人身分對系爭商標提異議，此異議不合法。又參加人於89年之後就沒有再使用「寶眼」二字，如有使用，參加人應提出證明。此外，參加人於91年7月1日既已將其原有商標移轉金可公司，可見其公司並無使用商標之意願，然其得知原告公司代表人甲○○所申請之「寶眼及圖」之商標，不僅違法異議原告公司代表人甲○○所申請之商標，又於91年7月5日、7月8日以「寶眼」搶先註冊，其動機可議，惟被告不予詳加審查，反准以註冊，再駁回原告之異議及訴願。此外，金可公司與原告早於90年11月19日即有業務往來，此有原告於行政訴訟補充理由狀附件2統一發票影本可稽，足見金可公司已深知原告使用「寶眼」商標之事實。

㈡被告主張之理由：按異議案件不需有特定關係，任何人均可提出，故參加人另案提出異議適格。查原告所舉參加人於另案之行政訴訟參加狀中所附「原告門市照片影本」上、下兩張，其中上一張顯示拍攝日期為90年10月12日，雖該照片中所拍攝之店面招牌並不完整，然仍可以辨識為「寶眼眼鏡公司」，乃公司法人名稱之表示，非商標之使用型態，而下一張則並無拍攝日期，是該兩張照片均無法證明系爭商標於91年7月5日申請註冊時據爭商標已有先使用之事實。至原告所檢附之銷售眼鏡商品之統一發票一張、該公司與雅基利股份有限公司所簽署之德國蔡司鏡片經銷合約及90年10月至12月之進貨統一發票等證據，其使用之態樣皆為公司法人名稱之表示，尚無法證明原告有以「寶眼」作為商標先使用之事實；且上揭證據所顯示之交易數量、金額及期間仍相當有限，亦不足以證明原告公司之信譽，於系爭商標申請註冊時，業已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度，是原告所訴均無可採。此外，金可公司商標與本案無關。

㈢參加人之主張：

1.原告公司名稱未達著名程度：

⑴按商標法第23條第1項第16款之規定，應以商標與他法人、商號或其他團體「已達著名程度」之名稱完全相同者，始足當之；倘若他法人、商號或其他團體之名稱尚未達相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，即難謂有前揭條款之適用。

⑵今由原告檢送之營利事業登記證影本可知，其核准設立登記日期為90年10月3日，而系爭商標之申請日為91年7月5日，其間相距不及一年，再由原告營利事業登記事項可知，其公司之組織型態為「有限公司」，資本額僅1,000,000元，係屬小型企業，又原告之門市僅區區三家，並均設於高雄市，則依經驗法則及客觀事實衡量，僅不滿一年之營業時間及侷促於乙地之經營範圍，自難認原告法人名稱已達相關事業或消費者所普遍認知之「著名」程度。又原告雖檢送眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋等資料，然其販售之時間及數量如何均不得而知，至於原告提出之德國蔡司鏡片經銷合約及90年10月、11月進貨物品之發票資料等，僅能證明原告準備營業之行為，然究非自行銷售眼鏡商品予消費者之銷售資料，難以證明消費者對原告之認識程度，而客戶消費紀錄乃原告自行統計之數據，此等私文書之可信度容有疑義。是以原告提出之資料交易數量、金額及期間均相當有限，自難證明其法人名稱於系爭商標申請註冊時已達相關事業或消費者所普遍認知之著名程度，足見系爭商標之註冊並未違反商標法第23條第1項第16款之規定，依同法第90條之規定，自無撤銷系爭商標註冊之理。再者，原告亦曾自承其並非著名法人。

2.參加人方為真正先使用「寶眼」商標之人

⑴按商標法第23條第1項第14款之構成要件之一，須證明據以主張之商標有「先使用」之事實。觀諸原告提供之眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋及德國蔡司鏡片經銷合約、銷售發票等，其所標示之「寶眼眼鏡」、「寶眼眼鏡公司」或「寶眼光學有限公司」均為交易對象之名稱，而非商標之使用，自不能單以交易者名稱之註記，即推斷原告確有先使用「寶眼」商標於眼鏡之零售及驗光、配鏡服務之事實。又原告所提供之客戶消費紀錄相關資料並非對外使用、標示商標之直接證據，且其上並無原告名稱，亦無法證明「寶眼」為原告所首創。再者，原告檢送之和太群企業有限公司之商品送貨單據，僅註記貨品之品名，並無商標名稱，亦不能以此證明「寶眼」為原告先使用之商標。

⑵另原告主張參加人曾對據爭商標提出異議，因而知悉其商標之存在乙節，純屬無稽之言，蓋：

①「寶島眼鏡」為參加人前身－寶島光學股份有限公司創用之商標，且參加人亦經常以「寶眼」作為公司標誌，且參加人於87年11月發行之「寶島之窗」第25期、89年發行之「寶島人」雜誌部分內容（參照參加人所提之證物1），此時原告根本尚未設立（其核准設立登記日為90年10月3日），是參加人實為真正先使用「寶眼」標誌之人，原告卻僅憑一張拍攝於90年10月12日之「寶眼眼鏡公司」門市照片，即指摘系爭商標之註冊係襲用據爭商標，不值採信。

②又原告之負責人「甲○○」固先於參加人以中文「寶眼」作為商標圖樣申請註冊，取得據爭商標之商標權，惟公司及其負責人係屬不同權利主體，況商標權利之取得絕非等同於實際表彰使用，原告迄今未能提供更多佐證資料以證明其主張為真實，其主張自不足採。

③遑論據爭商標業經被告依修正前商標法第77條準用同法第37條第12款之規定撤銷其審定在案，雖提起行政訴訟，仍經本院維持原處分及原決定，而為「原告之訴駁回」之判決（本院92年度訴字第889號判決），縱提起上訴，仍無法改變已經認定之事實，則原告一再仿冒、攀附參加人「寶島眼鏡」商譽之行為，已應依法加以制止，自不得反限制系爭商標之註冊。此外，原告所申請的4個商標，目前都再評定或異議中，並非原告所言4個商標都沒有問題。

⑶再查原告聲稱其以「寶眼」作為服務標識，乃取其寶貝眼鏡之意，屬一具有獨創性之文字云云，然依原告檢送附件九之信函可得知，參加人於82年間曾將註冊第27584號「寶島及圖FORMOSA」商標授權予寶國眼鏡行甲○○（即原告之負責人）使用，其應熟知參加人所有之一系列商標及「寶眼」之稱呼，惟竟以參加人創用之「寶眼」二字作為商標及公司名稱，尤其觀諸原告所提出於實際營業場所高雄市○○○路165號1樓之門市照片，其係以「寶眼眼鏡」加上與參加人圖形相差無幾之台灣造型圖，足見原告係刻意模仿參加人之商標，不具有「獨創性」。

理由

一、按「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已提出異議，尚未異議審定之案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。」為商標法第90條所規定。次按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。但得該他人同意申請註冊者，不在此限」、「有著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者」，不得註冊，復為商標法第23條第1項第14、16款所明定。

二、經查，系爭商標圖樣上之中文「寶眼」固與原告寶眼光學有限公司之特取名稱「寶眼」相同，惟依原告於異議所提之證據資料觀之，原告公司營利事業登記證影本顯示其公司之組織型態為「有限公司」，資本額為1百萬元，係屬小型企業，其餘僅有未標示日期之眼鏡、眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋等實物照片及信封袋影本，自不足以證明其公司之信譽，於系爭商標申請註冊之前，已達著名之程度。原告雖於審理中再補提和太群企業有限公司之商品送貨單據，主張實物照片及信封袋影本、營業上標示「寶眼」商標文字之單、雙色信封、名片及其宣傳信紙等物件係原告於90年7月間委託和太群企業有限公司製作，原告於90年間為行銷之目的，有先使用「寶眼」商標於所營事業上相關物件之事實等等。但查，該送貨單之品係僅記載名片、信紙等，是否即為異議證據所指之名片、信封物品，二者無從勾稽，自難信實。況該未標示日期之眼鏡、眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋等實物照片及信封袋影本，均無從證明原告公司使用「寶眼」行銷使用之數量、期間、範圍，自難以該等證據即認其公司之信譽，於系爭商標申請註冊之前已臻著名。

三、又原告於審理時另提出銷售眼鏡商品之統一發票、該公司與雅基利股份有限公司所簽署之德國蔡司鏡片經銷合約及90年10月至12月之進貨統一發票等證據，其使用之態樣皆為公司法人名稱之表示，尚無法證明原告有以「寶眼」作為商標先使用之事實；且上揭證據所顯示之交易數量、金額及期間仍相當有限，亦不足以證明原告公司之信譽，於系爭商標申請註冊時，業已廣為相關事業或消費者所普遍認知而達著名之程度。原告於審理中亦自承其公司沒有達到著名的程度（94年9月14日準備程序、94年11月3日言詞辯論筆錄參照）。從而原告主張系爭商標有違商標法第23條第1項第16款之規定，自屬無據。

四、再查，商標法第23條第1項第14款前段之適用應須以該他人有先使用之事實為前提，而所謂商標之使用，依同法第6條之規定，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標而言。本件原告所提未標示日期之眼鏡、眼鏡盒、眼鏡布、外包裝袋等實物照片及信封袋影本，並不足以證明其有先使用據爭商標，又原告公司負責人先於參加人以中文「寶眼」作為商標圖樣申請註冊，取得註冊第166789號商標權部分，因公司及其負責人係屬不同權利主體，且商標權利之取得非等同於實際表彰使用，亦不能以該等證據證明原告公司有先使用據爭商標之事實。原告雖再提出門市照片影本上、下兩張，主張其中上一張右下角既已清楚顯示其攝於90年10月12日，自應可合理推論下一張「寶眼」眼鏡門市招牌之使用係同於或早於上一張拍攝日期，而認原告確有先使用據爭商標之事實，且該招牌係原告於90年7月25日委託秋貴廣告有限公司製作並實施安裝，至今未曾有所更換，原告使用據爭商標早於系爭商標提出申請時（91年7月5日）之事實等等。經查，原告於訴願時所提出參加人於另案之行政訴訟參加狀中所附「原告門市照片影本」上、下兩張，其中上一張顯示拍攝日期為90年10月12日，雖該照片中所拍攝之店面招牌並不完整，然仍可以辨識為「寶眼眼鏡公司」，乃公司法人名稱之表示，非商標之使用型態，而下一張則並無拍攝日期，縱然由前一張推論下一張之拍攝日期係同一時間，但上一張既係作公司名稱之表示，下一張係同一地點之不同角度，則下一張所示招牌亦係同作公司名稱之表示，而非商標使用型態，亦可以認定。又原告所指於91年1月2日寄發存證信函於參加人，信函中明確告知「寶眼與圖」註冊在案，參加人已知悉原告有先使用之事實部分。經查，本件係「寶眼」商標之爭議，而原告所指之存證信函係有關原告公司代表人與參加人另「寶眼及圖」商標之爭議問題，二件當事人及商標並不相同，原告以另案「寶眼及圖」爭議作為本件主張之基礎，自屬無據。原告就「寶眼」商標既不能證明有先使用之事實，其主張系爭商標註冊有違商標法第23條第1項第14款前段之規定，亦非可採。

五、從而，被告以系爭商標並無商標法第23條第1項第14、16款規定之適用，則是否尚有違修正前商標法第37條第11、14款規定，即毋庸審究，而為異議不成立之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭商標應為異議成立之處分，為無理由，應予駁回。

六、本件本院得心證之理由，已如前述，兩造其餘攻擊防禦方法，因與判斷結果無涉，爰不一一論述，併此敍明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥