臺北高等行政法院判決

原告

瑞典商‧拜歐拉BioEx AB公司（Biroa Bio EX AB）

代表人

拉爾斯‧馬丁‧詹森

代表人

湯瑪斯‧麥凱‧摩爾

訴訟代理人

劉法正律師

訴訟代理人

楊祺雄律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

蘇燕貞律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

甲○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國93年6月16日經訴字第09306220960號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國88年4月3日以「用於傷口癒合之基質蛋白質組成物」（下稱系爭案）向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，案經被告於92年10月18日以（92）智專三（四）02021字第09221056180號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之處分。原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷。

2.請求被告就系爭案為准予專利之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違核駁時專利法第20條第2項規定，而不符新型專利要件？

㈠原告主張之理由：

1.系爭案符合發明專利「進步性」要件之說明：

⑴系爭案之主要技術特徵活性琺瑯物質（包含琺瑯基質、琺瑯基質衍生物和/或琺瑯基質蛋白質）第一用途係使用於牙齒週邊組織之癒合，已知可以誘發硬組織（hard tissue，又稱礦化組織mineralized tissue）之形成與硬組織間之連結，即活性琺瑯物質應用於硬組織之再生與修補係屬習知之事實。惟原告發現活性琺瑯物質對於軟組織（softtissue，又稱非礦化組織non-mineralized tissue）的傷口癒合、抗細菌作用及抗發炎作用有令人驚訝且從未被揭露之功效，此有實施例第15例可稽，故系爭案之主要技術特徵即係揭露一種可以作為皮膚或黏膜等軟組織之傷口癒合劑、抗細菌劑及抗發炎劑的活性琺瑯物質之「第二醫療用途」，而原告即係申請第二用途。

⑵美國專利第5,418,221號（下稱引證案）係關於一種包含有琺瑯基質之組成物，其用來誘發「活礦化組織」之連結，該等活礦化組織彼此間之連結係藉由活礦化組織之再生形成牙骨質組織（cementum tissue）而完成。又該組成物特別適用於牙科治療，包括因牙周病所致之牙齒鬆動、牙齒移植或因意外所致牙齒掉落之事後補牙，且該組成物亦可用於人造植入物，如牙齒植入物及骨骼代替物（人工股關節）之癒合。而在植牙及治療牙周病時，該組成物係施用於經清潔之齒根表面。

2.引證案並無法否定系爭案之進步性

⑴原處分理由一「引證案摘要中的敘述，已特別強調琺瑯基質蛋白質之組合物可以用於牙齒鬆動、植入、意外之再植入、人工植入的癒合上，上揭揭示內容與本發明（即系爭案）申請專利範圍第5項之內容大致吻合，而第5項既附屬至第1項，所以申請專利範圍第1項亦為引證案所揭示」，為此係被告誤解系爭案申請專利範圍第5項之請求內容：

①系爭案申請專利範圍第5項之請求內容按第5項附屬請求項係依附至第1項獨立請求項，故第5項請求項除了含有第1項請求項之所有技術特徵外，更另行包含其本身特出之技術特徵。因此，第5項請求項所請求之組成物具有如下之特徵：該組成物係一種包含有活性琺瑯物質之藥學或化妝品組成物，其係用於皮膚或黏膜傷口之癒合，而且，該皮膚或黏膜傷口係口腔外科手術中「所附帶造成 (associated with)之身體損傷或創傷」，而該口腔外科手術包括牙周手術、拔牙、齒髓治療、齒植入物之插入及假牙的使用與施用。簡言之，第5項所請求之該種包含有活性琺瑯物質的藥學或化妝品組成物，係用於癒合口腔外科手術中所附帶形成之皮膚或黏膜傷口。

②比較系爭案第5項之內容及引證案摘要之敘述，可發現有如下之重大不同：系爭案第5項請求項所請求的組成物係用於癒合口腔外科手術所附帶形成之皮膚或黏膜傷口，而「皮膚」一詞係指動物 (包括人類)身體之最外表面，「黏膜」一詞係指動物 (包括人類)之口腔、口頰、耳、鼻、肺、眼、胃腸、陰道或直腸的黏膜。然而，引證案所述之組成物卻係用於癒合牙齒植入或牙周病治療時之「齒根表面」傷口。而「齒根表面」無論如何不包括於系爭案所稱之「皮膚」或「黏膜」的界定範圍內，也就是說，雖然可能都是關於口腔的手術，惟引證案所述「施用該組成物以癒合牙齒植入或牙周病治療時所造成之齒根表面傷口」與系爭案所揭露「施用該組成物以癒合因牙科手術所造成之皮膚或黏膜傷口」並不相涉。

③例如，因胃病而有必須開刀治療，在開刀時必須先將皮膚組織 (例如，腹部皮膚)之切開，再治療胃部 (例如，投藥至胃部)。雖然該手術的目的是在治療胃病，但是手術過程中會伴隨著有皮膚上的傷口 (腹腔傷口)。因此，對皮膚上的傷口，亦必須另有醫藥品予以治療方可。引證案所針對者乃是口腔開刀上有關牙根治療，如同針對於胃病的治療。而系爭案所著眼的用途則是 (類似於上述腹腔傷口) 因口腔開刀伴隨所造成之口腔黏膜上的傷口，因此，對熟悉該項技術者而言，此二種醫藥用途，因作用的標的完全不同，是明顯分屬二種完全不同且不相干的醫藥用途，故引證案之教示僅及於「用於齒根表面傷口之癒合」，其根本從未教示到系爭案第5項所請求之「用於皮膚或黏膜傷口之癒合」。因此，引證案無法否定系爭案第5項請求項之進步性。同理，引證案亦無法否定系爭案第1項之進步性。

⑵原處分理由二：「引證案摘要中的上揭敘述與本發明（即系爭案）所揭露之活性琺瑯物質用於軟組織的癒合相關」，此係因被告曲解了引證案所稱「硬組織」之真意

①所謂「軟組織」與「硬組織」絕不能以該組織係「軟的」或「硬的」而為區分。「硬組織」（更佳地稱為礦化組織mineralized tissue）不僅包含實質上已經經過硬化（礦物化）而呈現堅硬質地的死組織，而且還包含一切可以形成該經硬化組織之活細胞或組織。以牙齒構造而言，「硬組織」並非僅指牙齒等已經硬化的組織，其更進一步包括成骨細胞、牙骨質、牙周韌帶、牙齦固有層等共同協力形成牙齒之牙周組織。是以，引證案於標題及內文中均以「活的」礦化組織（living mineralized tissue）指稱所謂的「硬組織」，而且該等硬組織仍然具有修復及再生之功能，可以藉由再生形成硬組織彼此間之連結。

②被告指稱引證案摘要中就牙齒鬆動、植入、意外的再植入及人工植入的癒合之教示與「軟組織」之癒合有關。但細觀上揭敘述，其僅謂該組成物特別適用於牙齒鬆動、牙齒移植與人工補牙等牙科治療以及人造植入物的癒合。然而牙齒鬆動、牙齒移植與人工補牙等牙科治療以及人造植入物的癒合均係屬於「硬組織（牙周組織或骨組織）」之再生及修復，而且，整篇引證案所反覆強調的是「硬組織（牙齒或顎骨）」經由該包含有琺瑯基質之組成物的誘發而使硬組織再生以形成硬組織間的連結。系爭案申請專利範圍第3項係請求一種包含有活性琺瑯物質之藥學或化妝品組成物，其用於軟組織之再生或修復，而「軟組織」（更佳稱之為非礦化組織non-mineralized tissue），係指諸如含有膠原或表皮之組織，包含皮膚與黏膜、肌肉、血管與淋巴管、神經組織、腺體、肌腱、眼睛與軟骨。是以，引證案僅就該琺瑯基質組成物對於「硬組織」之修復及再生作出教示，未曾提及任何關於該琺瑯基質組成物對於「軟組織」癒合有所助益的事實，故不足以否定系爭案申請專利範圍第3項之進步性。

⑶又系爭案揭露之該活性琺瑯物質的「第二醫療用途」，並不限定用於牙周疾病或口腔手術傷口的治療，其亦可以適用於身體其他部位的皮膚或黏膜傷口的治療，尤其對於因糖尿病、靜脈循環不良或燒燙傷所形成之皮膚傷口，故本發明揭露之該活性琺瑯物質更具有優異之癒合功效。如本案發明說明書第73至76頁實施例13中，原告已經清楚地證明了該活性琺瑯物質對因靜脈潰瘍所造成之皮膚傷口具有優異的癒合作用。

⑷是以，被告於原處分中僅以引證案與系爭案之請求標的均係對於口腔傷口之癒合具有相似之功效，而不問兩者之作用部位及方式全然不同，亦根本未有考慮系爭案請求標的對於癒合身體其他部位皮膚或黏膜傷口之優異功效即率而核駁系爭案，其違法不當甚為明顯。

3.被告違反「逐項審查」原則之說明

⑴被告於93年7月1日施行93年版專利審查基準（下稱新版專利審查基準）有關「逐項審查」原則之記載如下：

①按新版專利審查基準第2-3-5頁第2.3.1逐項審查：「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。..附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」

②次按新版專利審查基準第2-3-20頁第3.3進步性之審查原則：「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。有關逐項審查之審查原則準用本章2.3.1『逐項審查』所載之內容。」

③又進步性之審查應以每一請求項中所載發明之整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見，已如前述。又附屬項之技術特徵及其審查方式，如前所述，附屬項不唯包含所依附獨立項之所有技術特徵，且概括另行增加獨特之技術特徵。舉例而言，某獨立項之所有技術特徵為A，則依附該獨立項之二附屬項之技術特徵為A＋a及A＋b，其中a、b係該等附屬項個別另行增加之技術特徵。又因附屬項之技術特徵同時包含有所依附獨立項之技術特徵及另增加之技術特徵，故附屬項係針對被依附請求項之技術內容作進一步地限定，亦可稱作附屬項為被依附請求項之特殊實施方式。再者，於審查附屬項之可專利性時，因其申請專利範圍必然落在被依附請求項之範圍內，因此，必俟其所依附之獨立項欠缺可專利性，方始進一步審查附屬項之可專利與否。另，於附屬項與前案比較以判斷其可專利性時，必須將該附屬項所依附請求項之所有技術特徵加上其另行增加之技術特徵（即A＋a或A＋b）作為一個整體而與前案相比較，不應只比較所依附請求項之技術特徵（即A）與前案之區別所在。

⑵惟就系爭案而言

①原處分僅就第1項出示核駁理由，未就第1及第17項之專利性為具體審查：按系爭案之專利請求可分成下列四大標的，即第1及2獨立請求項、第3獨立請求項、第9獨立請求項、第17項獨立請求項。雖然均是含有活性琺瑯物質之組成物，但第1及5項之請求標的係一種用於皮膚或黏膜傷口癒合之組成物，第9及17項之請求標的分別係一種用於感染之預防及/或治療或用於皮膚或黏膜發炎病狀之預防及/或治療之組成物，故第1項與第9及17項之請求標的顯然有極大之差異。是以，被告認為可以否定系爭案第1項之進步性，亦甚難依據同一引證案而來否定系爭案第9及17項之進步性。惟今被告卻因否定第5項附屬請求項之進步性，從而否定第1項獨立請求項之進步性，最後並進而核駁整個發明專利申請案，而對第1與5項以外之其他請求項，尤其是第9及第17項獨立請求項是否符合法定專利要件並未出示具體明確之意見，僅不附理由地泛稱「所請第二用途實已包含在既有的知識與技術，不符專利法規至明」。

②被告明知系爭案申請專利範圍第6、7、8項所請並不當然包含引證案之技術內容，尤其是第7項之「局部缺血性潰瘍、褥瘡、瘻管、嚴重咬傷、熱灼傷以及捐輸位址之傷口」及第8項之「一口瘡傷口、一外傷傷口或與一疹有關的傷口」等，更與所謂「口腔外科手術有關的外傷傷口」大相逕庭。而被告並未考量第7及8項另行增加之技術特徵，而僅就其等所依附之第1項獨立項之技術特徵為審查之判斷標準，實與前引專利審查基準相違。

③此外，申請專利範圍第10至16項所請係依附於第9項所述之「預防和∕或治療一感染之藥學組成物」，被告固以第10、11、13、14及15附屬項已包括引證前案之「用於治療牙周病有關的微生物感染」，論結該等項次仍屬不明確之技術揭示。惟就申請專利範圍第12及16項之可否准予專利，被告於再審審定書暨補充答辯書中，均未表示任何審查意見，亦即被告違反前揭「逐項審查」原則，至臻明確。④又就系爭案第18及19項附屬項之審查而言，被告復指稱第18項之「（用於預防和/或治療）口腔發炎病狀」，未排除習知牙周病之治療。惟申請專利範圍第19項中該所請之藥學組成物卻是用於預防和∕或治療骨捐贈位址之發炎症狀。系爭案技術領域中具有通常知識者實無從能夠基於引證案之教示即可輕易地推知用於治療牙周病發炎之藥學組成物可以轉用於治療骨捐贈位址的發炎症狀。是故，被告均未就該第19項之可專利性為任何之審查意見，仍屬違反「逐項審查」原則之情形。

4.按經濟部88年12月8日經（88）訴字第88635435號訴願決定書可知，本院90年度訴字第2615號及90年度訴字第6771號判決闡明，發明專利案於行政救濟程序，專利申請人限縮申請專利範圍之情事已足以動搖或變更原處分認定之事實基礎，則該發明是否仍全然不具可專利性，被告即有「重行審酌」之必要。為求系爭案得以迅速獲得發明專利之授與，原告願意將系爭案申請專利範圍第1及2項所請之活性琺瑯物質限定為僅適用於皮膚傷口之癒合上，並將系爭案申請專利範圍第3項刪除，亦即不再請求該種用於軟組織再生或修復之活性琺瑯物質。換言之，前述被告所持有關軟組織癒合已被教示之核駁理由二，其認定事實基礎業已動搖。又因修正後之第1項請求項之醫藥用途限於「皮膚傷口」，故第5項所進一步的界定內容亦已失所附麗。據此被告核駁理由一（以依附屬項第5項內容推論獨立項第１項不符專利要件）之認定基礎亦已動搖。依據前開判決所示法理，請求本院發回被告重為適法的處分。此外，由於被告教示不清楚，導致原告未將牙齒週邊之黏膜組織排除，而原告當時因為疏忽，認為專利範圍越大越好。而系爭案專利範圍第12、16、19項功效引證案並未涵括，其他項也只有部分涵蓋而已，並非全部不具專利性。

㈡被告主張之理由：

1.被告於92年7月16日以再審查核駁理由中已明白指出，系爭案於說明書實施例所列舉的例5至14皆以齒周沿有關組織的癒合比較，惟此種琺瑯有關的基質蛋白質之應用實屬習知技術範圍，如美國第0000000與引證案專利案中，已有該實施例的揭示，系爭案屬運用既有的知識與技術，為熟習該項技術人士所輕易思及，並不具進步性。且系爭案申請專利範圍及實施例並未提及限定於皮膚方面之使用，申請專利範圍第1項亦未就技術特徵界定清楚。是以，原告應於申請專利範圍第1及2項予以明確修正，惟從90年11月之修正申請專利範圍來看，看不出原告所主張之第二用途，而系爭案專利範圍第1項係界定於皮膚或黏膜上的傷口，屬兩種態樣；又申請專利範圍1、2、3、9、17項應載明專利之構成與實施必要技術內容、特點於獨立項，而原告於申復理由雖作系爭案與引證案技術內容的比較說明，並認為兩者技術內容並不相同，所以未與習知技術重疊，所述獨立項屬妥當的界定，而不作進一步的修正與更詳細界定；但是綜觀系爭案整體技術內容，其申復理由雖認為是用於軟組織再生或修復之藥學組成物與引證案的礦化組織有別，而實際上，系爭案說明書所列舉的實施例中，皆屬應用在口腔傷口的癒合或牙齒再植入的癒合，其中實施例11、14更與引證案中的實施例3、4項皆同於牙齒與軟組織固定的模式（就如系爭案申請專利範圍第1、5項的界定範圍），所以由引證案摘要或說明書所教示的活性琺瑯基質應用之技術內容，已足以證明系爭案將該活性琺瑯基質運用在口腔黏膜細胞之癒合或齒植入物之插入等運用，確屬既有的知識與技術，為熟習該項技術人士所輕易思及，並不具進步性。雖訴訟理由以解剖學觀點，將引證案所謂硬組織包括有成骨細胞、牙骨質、牙周韌帶、牙齦固有層所形成的牙周組織，而軟組織是指含有膠原或表皮之皮膚、黏膜、肌肉、血管與淋巴管作比較，但實際上引證案用在促進牙齒與軟組織固定的模式，與系爭案申請專利範圍第1項所界定的癒合於皮膚或黏膜上的傷口之藥學組成物，僅就「黏膜上的傷口」字義就足以認定其已包括口腔黏膜上所述的牙齦周圍組織。另由申請專利範圍第5項對用途的進一步詮釋，更加肯定其用途實已包括引證案所揭示者，另原告亦自承申請專利範圍第1項有所不當；而訴訟理由指稱即使該首項不具進步性的前提下，被告亦應對專利案逐項審查，使其仍具進步性、新穎性的申請專利範圍第9、17項准予專利，惟原告忽略系爭案係屬單一申請的技術發明，其是否分割另請發明的權利並非由被告來主張，更何況9、17項的「預防和/或治療一（感染）於皮膚或黏膜上的發炎病狀之藥學組成物」籠統敘述，實已涵蓋該引證案的牙齦發炎所造成齒鬆動的治療組成物，故系爭案僅是將習知的活性琺瑯基質分子作簡易的轉用，其與習知技藝的應用並無不同，兩者所達成效果與手段並無不同，其不具進步性。

2.又就附屬項之技術內容而言，申請專利範圍第4至8項係依附於第1項之技術界定，按被告新版審查基準之3.3.1.2內容所述，其中附屬項的說明為「附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載，簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項，且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵，故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式，其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內」。系爭案申請專利範圍第4項所請限於「口腔內的傷口」，第5項所請限於「身體之損傷或是與口腔外科手術有關的外傷傷口，該外科手術包括齒周膜外科手術、拔牙、齒髓治療、齒植入物之插入、假牙之施用與使用」，申請專利範圍第6、7、8項限於癒合之傷口，係屬軟組織癒合的應用，與申請專利範圍第4、5項有別，惟事實上其所謂「傷口」的更進一步說明中包含有切開的傷口、穿通的傷口及開放型傷口等組織施用，這些切開、穿通傷口亦同樣可以應用在第4、5項所定義的口腔外科手術有關的外傷傷口組織部位，所以第4至8項所請之限定，實際上已包含引證前案之技術內容。申請專利範圍第10至16項所請係依附於第9項所述之「預防和/或治療一感染之藥學組成物」，而附屬項第10、11、13、14、15項中所述「口腔有關的微生物感染」，仍屬不明確之技術揭示，因為其範圍已包括與引證前案同用於治療牙周病（Periodontitis）有關的微生物感染；申請專利範圍第18項所請係依附於第17項所述之「預防和/或治療一於皮膚或黏膜上發炎病狀之藥學組成物」，而其中所述「口腔發炎病狀」之範圍限定，亦未排除習知牙周病之治療。綜上所述，以上各附項之用途限定並未排除習知技術，故為可依先前技術易於完成者，不具進步性。

3.申請專利範圍第20至34項所請係依附於第1項所述之「用於癒合於皮膚或黏膜上的傷口之藥學組成物或化妝品組成物」，在第1項所請第二用途不具進步性的前提下，所依附的組成物，由說明書第24至29頁已說明其物可以用已知技術製備，所請物僅是限定其用途，當物不具新穎性且用途又不具進步性的情況下，所請附屬項同不具可專利性至明，所以系爭案僅是將習知的活性琺瑯基質分子作簡易的轉用，其與習知技藝的應用並無不同。

理由

一、按專利法於92年1月3日修正施行前，尚未審定之專利申請案，適用修正施行後之規定，專利法第135條定有明文。因此，專利法修正施行前已審定者，適用修正施行前之規定，亦有專利法第135條修正說明可資參佐。本件係於92年1月3日修正施行前（即93年7月1日施行），業已審定之案件，自應適用修正施行前之專利法。次按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案審定時專利法第19條暨第20條第1項前段之規定申請取得發明專利。惟如「發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第20條第2項所明定。

二、系爭案依其專利說明書之記載，其申請專利範圍共有34項，其中第1、2、3、9、17係獨立項，其內容為：

1.一種用於癒合於皮膚或黏膜上的傷口之藥學組成物或化妝品組成物，其包含有一種有活性的琺瑯物質之製品。

2.一種用於改善於皮膚或黏膜上的傷口癒合之藥學組成物或化妝品組成物，其包含有一種有活性的琺瑯物質之製品。

3.一種用於軟組織再生或修復之藥學組成物或化妝品組成物，其包含有一種有活性的玷瑯物質之製品。

9.一種用於預防和/或治療一感染之藥學組成物，其包含有一種有活性的琺瑯物質之製品。

17.一種用於預防和/或治療一於皮膚或黏膜上的發炎病狀之藥學組成物，其包含有一種有活性的琺瑯物質之製品。

三、系爭案係用於傷口癒合的基質蛋白質組成物，係有關琺瑯基質、琺瑯基質衍生物和/或琺瑯基質蛋白質作為治療劑或預防劑之用途，包括傷口癒合、改善一傷口之癒合、用於軟組織再生和/或修復。引證案係美國第0000000號專利案，摘要內容第九行之後已特別強調其有牙齒鬆動、植入、意外的再植入、人工植入的癒合等用途上，其不但與軟組織之癒合有關，且與系爭案第5項申請專利範圍將該組成物供用於癒合一為身體之損傷或是與口腔外科手術有關的外傷的傷口，該外科手術包括齒周膜外科手術、拔牙、齒髓治療、齒植入物之插入、假牙之施用與使用等內容大致相符。原告雖主張系爭案是關於軟組織之傷口癒合、再生或修復之藥學組成物，與引證案之用於牙周相關礦化組織有別等等。但查，系爭案所列舉之實施例6係有關在齒周膜外科手術後之改善的軟組織傷口癒合效用之研究、實施例7至12及14均為比較牙周組織或牙槽骨之修復或癒合，而引證案之摘要內容中所述其組成物有癒合牙周組織之用途，牙周組織自應涵蓋牙周韌帶等軟組織，而並非只涉及礦化組織。另外引證案之實施例8及申請專利範圍第11項請求項中，均有強調黏膜骨膜軟組織瓣縫合對牙周組織癒合之必要性，並非對軟組織傷口之癒合無任何揭示。亦即系爭案申請專利範圍所界定之軟織織再生或修復技術內容部分已為習知技術所涵括，該部分之技術運用為熟習該項技術之人所能輕易思及，並不具進步性。

四、原告雖主張系爭案係用於皮膚或黏膜上的傷口之癒合，與引證案係施用於經清潔之齒根表面者，二者醫藥用途不同，引證案係有關硬組織或骨組織之再生或修復，並未揭示系爭案關於琺瑯基質組成物對於軟織織癒合有所助益之事實。且系爭案是揭露琺瑯基質組成物的第二醫療用途，並不限定於牙周疾病或口腔手術傷口的治療等等。經查，引證案之摘要內容中所述其組成物有癒合牙周組織之用途，牙周組織自應涵蓋牙周韌帶等軟組織，而並非只涉及礦化組織，已如前述，則系爭案有關軟織織再生或修復技術內容部分已為習知技術所揭露。又傷口的更一步說明包含有切開的傷口、穿通的傷口及開放型傷口等組織之施用，該技術亦同樣可施用於口腔內的傷口、口腔外科手術有關的外傷傷口組織部位，而系爭案所指之第二醫療用途既未排除既有習知技術部分，自難謂系爭案全部技術內容均具進步性。

五、原告雖指被告違反逐項審查原則，不應僅因否定某一部請求項之可專利性即驟然核駁整個發明申請案等等。經查，被告於核駁理由先行通知書已說明系爭案說明書實施例所列舉之例5至14均係以齒周沿有關組織的癒合比較，惟此種琺瑯有關的基質蛋白質之應用係屬習知技術範圍，並舉出引證案為證，則原告就被告先行通知引證案已揭露之習知技術部分自應於被告審查程序自行修正以符合專利要件，惟原告於92年9月15日申復理由書仍主張系爭案與引證案作比較，符合進步性之專利要件，而未就業經引證案揭露之習知技術內容減縮修正，則被告審查時自仍應以原告90年11月17日所提專利說明書記載之內容為據，而無從依職權逕予刪修。因此，於再審查核駁審定書以系爭案說明書實施例所列舉之例5至14均係以齒周沿有關組織的癒合比較，此種琺瑯有關的基質蛋白質之應用屬習知技術範圍，如引證案即有相關之技術揭露，且與系爭案申請專利範圍第5項內容大致吻合，認系爭案並不具進步性，不符專利要件而為不予專利之審定，於法並無不合。

六、又被告於再審查核駁審定書載明系爭案申請專利範圍第1、2、3、9、17項專利之構成及其實施之必要技術內容、特點載明於其申請專利範圍之獨立項中，亦即該等獨立項所請之第二用途已包含前揭習知之知識與技術，被告已就系爭案上開獨立項不符專利要件予以審查。雖然再審查核駁審定書除就第5項附屬項之技術內容不符專利要件論述外，其餘附屬項部分疏未論及。惟查，被告就系爭案附屬項並不具進步性等情，均據被告於本院審理時補充答辯明確，詳如被告前揭事實欄之主張。由於系爭案附屬項4至8項實際上仍包含引證案之技術內容，10至16項係依附於第9項；第18項至19項係依附於第17項，其等之用途範圍包含皮膚或黏膜，未排除口腔組織發炎病狀，亦即仍包含習知技術之治療之部分；申請專利範圍第20項至第34項係就第1項系爭案組成物細部內容加以描述或界定，而系爭案第1項獨立項因含括習知技術而不具進步性，業如前述。附屬項之第20項至第34項並未具突出之技術特徵或顯然功效之增進，仍在第1項之技術範圍之內，亦不具進步性。因此，系爭案上開附屬項不符專利要件原處分理由雖有疏漏，但與獨立項均不符專利要件之結論則尚無不合。因此，原處分認系爭案全部應不予專利之結論，仍應予維持。

七、又修正申請專利範圍須於專利專責機關「審查時」或「審定公告之後」為之。專利專責機關審查否准專利後，申請人於行政救濟中始提出修正，即非法之所許。有最高行政法院93年度判字501號判決可資參照。原告於本院審理中始表明願意將系爭案申請專利範圍第1及2項所請之活性琺瑯物質限定為僅適用於皮膚傷口之癒合上，並將系爭案申請專利範圍第3項刪除一節，已在專利專責機關否准系爭專利申請之後，依上開最高行政法院判決之意旨，並非法之所許，自無從據此而為有利原告判斷之論據。從而，被告以系爭案係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，不具進步性，而為應不予專利之處分，於法核無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告對系爭案應為核准專利之處分，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第一庭審判長法　官 姜素娥