臺北高等行政法院 高等庭(含改制前臺北高等行政法院)九十年度訴字第六七七一號

臺北高等行政法院判決　　　　　　　　　　　　　　　九十年度訴字第六七七一號

原告

財團法人工業技術研究院

代表人

甲○○院長）

訴訟代理人

乙○○

訴訟代理人

己○○

訴訟代理人

庚○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同右

訴訟代理人

戊○○

參加人

丙○○

訴訟代理人

丁○○

　　　　　　　　鍾亦琳律師

右當事人間因發明專利異議事件，原告不服經濟部中華民國九十年十月十二日經（九

０）訴字第０九００六三二四五００號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參

加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主文

事實

一、事實概要：緣原告前於民國（下同）八十七年七月二日以「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」向被告機關之前身經濟部中央標準局申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（下稱系爭案），於八十九年四月十一日公告。公告期間，參加人以其有違專利法第十九條及第二十條第一項第二款之規定，不符發明專利要件，檢具證據一為八十六年四月十八日申請，八十七年十二月一日公告之第00000000號「球柵陣列製膠構裝之散熱片接著方法及其接點結構改良」發明專利案（下稱引證一），證據二為八十六年六月十八日申請，八十八年五月二十一日公告之第00000000號「增進散熱效果及電性功能之半導體構裝」發明專利案（下稱引證二），對之提起異議。案經被告審查，於九十年五月二十二日以（九０）智專三（二）０四０五九字第０九０八九０００七九八號專利異議審定書為異議成立，應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。

三、兩造之爭點：

㈠原告得否於訴願階段提出系爭案申請專利範圍之修正？

㈡系爭案是否違反專利法第二十條第一項第二款之規定，而不具新穎性？

甲、原告主張之理由：因專利法修正，訴願決定書及原處分書中所引為決定理由之證據二『增進散熱效果及電性功能之半導體構裝』專利案，已不得做為異議證據：按，原專利法第二十條第一項第二款規定：「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者，不得取得發明專利。」，惟於九十年十一月新修正專利法增訂第二十條之一規定：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」因此，只要二專利案申請案之申請人相同，則申請在先之專利案不影響後申請案專利權之效力。今查，參加人引用原告於八十六年六月十八日申請之專利案（即引證二）對原告後申請系爭專利案（於八十七年七月二日申請）提出異議，依法律變更後從新從輕原則，上開新修正專利法實行後，原告前申請案已不得作為異議原告系爭專利之證據，因此，訴願決定及原處分援引原告前申請案作為系爭專利案不具新穎性之理由顯有違誤，實應撤銷重為適法之處分。系爭案相較於引證一及引證二，僅能就新穎性比較，不能作為進步性之考量：

㈠依專利審查基準第一─二─十三頁記載：「由於『申請在先並經核准專利』之發明，在後申請案申請當日之前尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性之道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制為既有技術，而使後申請案之發明案不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用」。

㈡今系爭案提出申請時（八十七年七月二日）引證一（八十七年十二月一日公告）及引證二（八十八年五月二十一日公告）均尚未公開，依上開審查基準之規定，引證一及引證二相較於系爭案僅能考量新顈性，而不能就進步性加以考量，合先敘明。按被告所定之專利審查基準中，謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言，且應以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對：按被告所定之專利審查基準第一─二─五頁至第一─二─六頁中新穎性判斷之概念及基本原則，謂「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對。專利審查基準第一─三─八頁規定：「應尊重申請人依其自己意思之記載，以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的發明。雖可參酌發明之說明及圖式之記載，以判斷獨立項之發明，但判斷時不得逕以發明說明書中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他發明，來判斷該獨立項之發明。」由上開基準所述意旨可知，「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性，且應以個別獨立的引證資料與「請求項（獨立項）所載發明」進行比對。原處分及原決定認定系爭案專利申請範圍第一項所載之「接地環」為一般構件，非其特徵所在，其實乃以偏蓋全之認定，所為之行政處分顯有違誤，故應予撤銷：

㈠經查，系爭案申請專利範圍之第一項內容已清楚記載：一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含：一基板，該基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊；一晶片，裝置於該晶片島位上；訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合；散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片之上；絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板；及第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號。

㈡其次遍查引證一所有專利說明書並未揭示系爭案上述申請專利範圍所載之「晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置」等構件，而引證二未揭示「接地環」，顯然引證

一、二事實上皆未揭示「接地環」。

㈢今原處分及原決定並未將系爭案申請專利範圍之全部技術內容與引證一、二所揭示技術內容加以比對，即認定系爭案之主要構件皆已分別見於該引證一及引證二中，實屬草率。且原處分及原決定未就整體發明論究「接地環」所能達成特定功效，逕指申請專利範圍所載之「接地環」為一般構件，非其特徵所在特徵，而不具新穎性，更係以偏蓋全之認定，此行政處分顯有違誤，故應予撤銷。按申請專利範圍，應具體指明申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係，作用關係使達成其應具的功效，原處分及原決定未論究「接地環」與其他構成間之結合關係，作用關係所能達成特定功效，顯有違誤：

㈠按專利審查基準第一─三─十二頁謂：「申請專利範圍，應具體指明申請專利範圍之標的、技術內容及特點」，由此可知申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係亦內含成具「構成及其實施之必要」。對各該技術領域而言，例如機械、電路發明，解決問題點所採的手段而成的構成，有構件、元件。至於該等手段間之結合、作用關係，則指「實施該等構成之構件間之位置、安裝狀態等或構成電路之各元件間之連接、作用關係，使達成其應具的功效」。由上開基準所述意旨可知，申請專利範圍，應具體指明申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段（構件、元件）及手段（構件、元件）間之結合關係、作用關係，使達成其應具的功效。故於審查時，除應審究申請專利範圍中所有構件，亦應審究構件間之結合關係、作用關係是否能達成其應具的功效。

㈡今查系爭案第一項申請專利範圍所載接地環具有接地墊及散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊之重要特徵，其主要在達成增進散熱與電磁屏蔽效應之發明目的，而系爭案構件組合後與引證一及引證二之功效差異，主要在：

⒈一般晶片上的接地線約占整體接線（指訊號線、電線線及接地線）之百分之二十，而接地環之設計，主要係將原有百分之二十接地線結合成一接地環，並使之接近晶片島位週圍，以大幅減少基板上之接地點數量，且由於基板上所需外接之接地線數量減少，自然可節省基板之面積並進而降低成本。

⒉接地環具有接地墊之設計主要係以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，並以最短的散熱距離將晶片上所產生的熱量經由散熱裝置快速傳送出去。由於習知晶片上的接地點可能占整體接線之百分之二十，當封裝元件為高頻高功率元件時，在大量信號切換 (Switching)時，容易造成接地電路之電子電荷消耗，極可能造成瞬間電子電荷供應不繼，因而導致元件的錯誤動作（亦即零組件失靈，或者系統當機），且因為瞬間能量消耗不均等而導致接地點的電位不一定是零電位，如此極容易造成電路的錯誤動作。惟，系爭案在散熱裝置、接地環、與接地墊之相結合下，因為電子電荷供應路徑短而能夠補給迅速，因此可以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，且不會造成瞬間電子電荷供應不繼，反觀引證一與引證二並未解決此問題。再者，習知晶片上的接地線距離晶片島位較遠，而系爭案接地環係設於晶片島位週圍，因此接地環在接受晶片的輻射熱時可迅速經由接地墊傳導至所接觸之散熱裝置散熱，所以散熱效果極佳，而引證一與引證二並無如此設計。總而言之，原處分及原決定逕指系爭案之「接地環」為一般構件，非其特徵所在，而不具新穎性，為以偏蓋全之認定。且原處分及原決定在判斷系爭案之新穎性時，故意將系爭案申請專利範圍記載之構件予以支解分開，而未審究系爭案之構件間之結合關係、作用關係是否能達成其應具的功效，顯有違誤。由被告之行政訴訟答辯書內容可知，原告對於系爭案之技術內容顯有誤解，其所為之行政處分顯有違誤，故應予撤銷：查「基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊」為系爭案申請專利範圍第一項之重要特徵及技術內容，且已揭露於系爭案的說明書中，並在發明摘要、發明說明及概述和實施例中反覆強調。然而由被告之行政訴訟答辯書內容發現，被告謂「異議證據一（即引證一）已揭示接地電路12（含接地環），異議證據二（即引證二）亦揭示接地平面（等效於接接地環）」；惟引證一之接地電路12係置於基板11之背面，其功效僅止於接地，而引證二之接地平面亦置於基板之背面，其功效僅在形成微剝除電感線結構，與系爭案「基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊」之重要特徵及達成功效顯有不同，足見被告對於系爭案之技術內容顯有誤解，其所為之行政處分顯有違誤，故應予撤銷。本案不論修正前或修正後之專利申請範圍均具有新穎性，符合專利要件：

㈠系爭案專利申請範圍第一項與引證案一、引證案二技術內容之比較：系爭案修正前申請專利範圍構成要件 引證案一是否揭露　 引證案二是否揭露一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含： 有 有一基板包含 有 有一晶片島位 無 有接地環 無 無該接地環具有接地墊 無 無一晶片，裝置於該晶片島位上 有 有訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合 有 有散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片之上 有 有絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板 有 有第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號 有 有由上表可知遍查引證一所有專利說明書內容並未揭示系爭案申請專利範圍所載之「晶片島位、接地環、接地環具有接地墊」等構件；且引證二所有專利說明書內容亦未揭示「接地環、接地環具有接地墊」等構件，故引證案一、二事實上皆未有任何的揭示「接地環」、「接地環具有接地墊」。且被告及參加人於庭訊時，亦無法證明兩個引證案確實具有接地環之事實，因此系爭案未修正前之申請專利範圍即具有新穎性。

㈡系爭案修正後專利申請範圍第一項與引證案一、引證案二技術內容之比較：系爭案修正後申請專利範圍構成要件 引證案一是否揭露 引證案二是否揭露一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含： 　有有一基板包含 有 有一晶片島位 無 有接地環 無 無該接地環具有接地墊 無 無一晶片，裝置於該晶片島位上 有 有訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合 有 有散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，包含 有 有第一支撐器，連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片之上； 有 有一平板，上述之第一支撐器設置於該平板之下表面 有 有一突起部，凸出於該平板之上表面用以防止該平板與該訊號傳遞裝置、該晶片與該散熱元件接觸 無 無絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板 有 有第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號 有 有如上所述，兩個引證案皆未有任何的揭示「接地環」及「接地環具有接地墊」乃不爭之事實，系爭案即已具有新穎性。而原告為免纏訟導致延後獲證及權利受損，乃將系爭案之散熱元件之一突起部加入第一項申請專利範圍，而此突起部也是兩個引證案未曾具有的特徵。由於修正後之散熱元件特徵係將第二項申請專利範圍之部分併入第一項，而且此獨立項表現如說明書第二圖，第四圖及第五圖及第六圖，因此並無超越原有之申請專利範圍。因此修正後的申請專利範圍第一項仍具有新穎性。系爭案之接地環與引證二之接地平面功能不同，被告機關認定二者為等效或簡單置換，顯有違誤：

㈠被告於九十一年五月二十四日所提之答辯書理由三載稱：「異議證據二亦如系爭案，其晶片亦裝置含晶片接合區域（晶片島位）、接地墊與接地平面（等效於接地環）之基板．．．」，又九十一年十一月四日補充答辯書理由二又稱：「．．．系爭案之接地環在基板上方呈環狀，證據二之接地平面在基板下方呈平面狀，兩者實屬簡單之構件置換．．．」云云，實係指鹿為馬，完全錯誤之認定。

㈡上述被告所辯稱之「接地墊與接地平面（等效於接地環）」及「接地環與接地平面兩者實屬簡單之構件置換」說法，依專利審查基準第一─二─二三頁已說明構件置換係屬於進步性判斷，而本案僅能考量新穎性之問題，故被告以進步性判斷原則作為新穎性之判斷，實已違法。

㈢退一步言，就二者之功能判斷，亦屬不同。查系爭案專利說明書第八頁載稱：「本發明之散熱元件32與接地環20C所構成結構將可以增進電磁之屏蔽效應，而降低電感阻抗」，其主要技術手段係以接地環取代基板全部接地線，而大量節省接地線所佔用面積和降低成本，並進而改良電氣特性，其設計概念有如地下污水處理設施，如每一家庭均自行挖掘一條排水道連接污水處理廠，將耗費許多成本，如先開設一共用渠道，每一家庭之排水道僅需連接至共用渠道即，如此將使總體成本降低。而接地環具有接地墊之設計，係以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，並以最短的散熱距離將晶片上所產生的熱量經由散熱裝置快速傳送出去。而引證二之接地平面之功能主要係在於以「夾在基板背面接地面 (接地平面)與散熱片 (散熱裝置)之間的傳輸線」皆可在兩個接地平面之間形成一剝除電感線之「二個接地平面中間夾著導線」結構，此可見於該專利說明書之摘要 (說明書第一頁)、背景說明 (說明書第四頁)、發明目的及概述 (說明書第六頁)及發明詳細說明 (說明書第九頁、第十二頁、第十三頁)。故二者功能上明顯不同，如何能夠置換或稱等效？被告所為之認定顯有違誤。被告機關並未瞭解系爭案晶片島位之設計目的，致有違誤：被告機關於第一次準備庭針對系爭案之晶片島位的辯詞，明顯有錯誤，被告代理人聲稱：「凡是封裝都有放置晶片的接合區域，而該接合區域就是晶片島位」的說詞是並不瞭解系爭案之設計，系爭案之晶片島位的功能是結合包括晶片接合區域及散熱、接地等數種功能合一的設計，例如系爭案第三圖的覆晶封裝實施例，其中之基板雖有晶片接合區域，但是根本不可能有晶片島位之設計，在此必須詳細指正被告謬誤之觀念。將散熱片置於封裝表面，雖已為引證一所揭露，惟系爭案之散熱片與引證一、引證二散熱片在結構上實質不相同，此有引證一之圖一、引證二第4A圖虛線部分暨系爭案第二、三、四、五圖紅色區域部分（見原證二）比對可稽。查，系爭案散熱片之形狀包括一平板及凸起部，該凸起部乃系爭案申請專利範圍第2項與圖式之第二圖、第三圖、第四圖及第五圖之側視圖呈現之「階梯狀」，亦是實施例所示之上視圖呈現之「正方形或矩型金屬板」，倘由側視圖呈現「階梯狀」可清楚發現平版與凸起部分屬兩個不同平面，此「階梯形」構造上具有特殊功效，使後續封裝步驟加上封膠時，此「階梯形」結構可使散熱片與封膠充分咬合而不易脫落。然，反觀引證一與引證二散熱片之形狀，則散熱片與封膠屬於同一平面，以致咬合不易足使散熱片之封膠容易脫落。再查，散熱片均用約0.2至0.3mm超薄金屬板製成，原告發明之分屬不同平面之平板及凸起部狀似「階梯形」之散熱片結構適可增加散熱片結構強度，同時強化晶片的保護。再者，「階梯形」散熱片之下平面，緊緊靠近基板一爭案之散熱片結合電性之構造在整體之組合應用上實為一創新技術，系爭案與引證一及引證二在結構上實質不相同。原處分及原決定所為系爭案欠缺新穎性之認定，顯然違反專利審查基準之規定，實屬違法，應予撤銷：

㈠原處分及原決定將系爭案之申請專利範圍拆解為主要構成及一般構件係屬違法：查原處分書十理由（二）載稱：「系爭案之主要構成部分皆已見於該證據一中，系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在，故系爭案與該證據一實質上相同，不具新穎性」，及原決定書第四頁第三行亦載稱：「如原審理由所述，系爭案之主要構成已分別見於引證一及二，並不具新穎性」云云。原處分及原決定均將系爭案之申請專利範圍拆解為「主要構成」及「一般構成」來審查，然而遍查專利審查基準之內容，並無任何以一般構件與主要構成作為審查方式之規範依據，被告與原決定機關所為上開處分均已違反專利審查基準之規範程序，故原處分與原決定不論在法律上或實務上均毫無依據，實為違法之行政處分，應予撤銷。

㈡系爭案為一組合發明，應從其整體之結合關係來判斷其新穎性，原處分及原決定之認定顯有偏失：按專利審查基準第一─二─二三頁謂：「組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者」。今查原處分及原決定認定「系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在」云云，完全忽略了系爭案屬於組合發明，未從整體論究系爭案所能達成之功效：「如接地環可以大量減少接地線數量，進而降低成本；接地環具有接地墊能以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，並以最短的散熱距離將晶片上所產生之熱量由散熱裝置快速傳送出去等。」而僅就申請專利範圍單一構件予以審酌，未考慮構件間之結合關係及其所產生之特徵及進步，即率爾認定系爭案不具新穎性，原處分及原決定顯有偏失，應予撤銷。

㈢又查被告及參加人一直指稱原告自承接地環為一般習知構件云云，係曲解原告之語意。原告所指接地環為一般構件乃指單一接地環元件為一般習知構件，但如上所言，系爭案乃一組合發明，原告利用接地環及接地環及接地墊與其他構件間之結合，產生突出的技術特徵或顯然的進步，故不能僅以一接地環為習知構件即認為系爭案喪失新穎性，應從系爭案之整體（包含構件、構件間之結合關係、整體所達成功效）來判斷是否符合專利要件，故被告及參加人所指純係斷章取義，曲解審查基準之內容，不足採信。至於，參加人主張「接地環並未改變系爭案之技術內容，當屬熟習該項技術者所能直接推導」，然而參加人並未明確指出推導基礎，僅空言可以直接推導，故參加人應舉證證明其直接推導之基確，否則實不足以證明系爭案不具新穎性。且參加人此一論點並非原處分與原決定據以認定系爭案不具新穎性之理由，故非本案所應探究之範圍，併予敘明。

㈣系爭案之申請專利範圍並無凹穴之記載，而引證一及引證二之專利說明書亦無任何有關凹穴之記載，被告以此認定系爭案不具新穎性，實有違誤：查被告謂：「．．．且該證據一、二亦有防止散熱元件與晶片、訊號傳遞裝置接觸之凹穴（由突起部形成），其修正後仍不具新穎性」。惟遍查引證一及引證二之專利說明書內容、圖式，並無揭露任何有關凹穴之記載，故被告所指凹穴顯非引證一及引證二特徵。且系爭案之申請專利範圍亦無凹穴之記載，被告以此認定系爭案不具新穎性實屬荒謬。被告又謂：「系爭案於訴願階段始併入申請專利範圍獨立項之突起32b，與其凹穴32e乃一體兩面之同一結構」云云，亦屬錯誤。因凹穴係在形容散熱元件與基板間所形成之空間，並非實際構件，而系爭案乃將散熱元件增加突起部之設計，其作用除避免壓損晶片外亦可增加散熱元件之結構強度並能增加散熱元件與基板之咬合功能，故凹穴與突起部絕非一體兩面，被告所言實乃誤解原告之設計，實屬違誤。被告機關及訴願機關未審酌原告所提修正申請專利範圍是否符合專利法相關規定，即逕予駁回原告之請求，顯有違誤：

㈠依修正前專利法第四十四條第四項第一款規定：「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。」原告於九十一年三月六日修正申請專利範圍，將原申請專利範圍第二項（附屬項）併入第一項（獨立項），及將第八項（附屬項）併入第七項（獨立項），加以限縮申請專利範圍，其目的在於避免纏訟延後領證日期，然而不論修正前或修正後之申請專利範圍，均有「接地環」及「接地環具有接地墊」等構件，此亦為引證一及引證二所未揭露之構件，故不論修正前或修正後，系爭案均具有新穎性。今被告代理人十一月二十日庭訊時承認系爭專利之修正本將附屬項併入獨立項係縮小了原專利範圍，故原告所為之修改，符合上開法條之規定，被告機關及訴願機關應加以審酌。

㈡又隨著專利法之更新進步及大量吸收國外立法例之影響，行政法院八十六年判字第二二一五號判決、八十七年判字第八六三號判決、台北高等行政法院九十年度訴字第三二五號判決中均已認為只要申請人所提申請專利範圍之修正，並未違反專利法第四十四條之規定，訴願機關或被告機關即應審酌該修正後之申請專利範圍是否符合專利要件，而不得逕予駁回。

㈢如上所述，不論依法律規定或實務之見解，原告所為申請修正專利範圍被告機關及訴願機關應加以審酌，然被告機關及訴願機關卻置之不理，逕為駁回原告之申請，其處分顯有違誤，應予撤銷。系爭案與引證一、二均已獲得美國之發明專利，三者均已符合專利要件：查系爭案已取得美國0000000發明專利權，而引證一已取得美國0000000發明專利權，引證二已取得美國0000000發明專利權，因此可見此三項發明專利技術內容各不相同，才能在美國均獲准專利權，故系爭案之新穎性無庸置疑。雖說國情有別，各國仍自定審查標準，但世界各國對於專利要件的要求標準在WTO的架構下已趨於一致，歐美各國及日本等專利先進國家之審查結果可提供我國審查時參考。今系爭案以相同內容已在美國、日本獲准專利權，當可佐證系爭案符合專利要件。綜上所陳，被告機關及訴願機關未審酌原告申請修正專利範圍，實已違法。且系爭案之「接地環」及「接地環具有接地墊」與其他構件之結合，又為引證一及引證二所未揭露，其新穎性已無庸置疑，故原處分及原決定實有違誤，請判決如訴之聲明。

乙、被告主張之理由：

一、由被告異議審定書理由二可證明原處分係將引證一、二之整體技術內容與系爭案分別單獨比對，並認定該引證一、二分別皆可證明系爭案不具新穎性，原告所指原處分「係採取二引證案合併比對」並非事實。

二、引證一之圖一亦如系爭案將一晶片13裝置在一含接地電路12（含接地環）及接點17（接地墊）之基板11上，散熱片15亦由接腳（第一支撐器）連接於該接點17，並亦含絕緣封裝體及球柵陣列14等，且可達到與系爭案之增進散熱與電磁屏蔽效應相同之目的與功效。系爭案在其發明之整體封裝之構成與目的、功效上皆與該證據一實質相同，原告所強調之晶片島位、接地環、接地墊、訊號傳遞裝置確為一般構件，況系爭案僅係具備該等構件，並無任何特別的「整體之設計」，其申請之標的並非任何個別構件之構造，更非所指之「階梯形」散熱片。

三、引證二亦如系爭案，其晶片亦裝置於含晶片接合區域（晶片島位）、接地墊與接地平面（等效於接地環）之基板上，晶片之電性連接含金線等（如系爭案之訊號傳遞裝置），散熱裝置亦由第二部份（第一支撐器）連接於該接地墊而設於該晶片上，並亦含覆蓋裝置及訊號傳遞裝置（如系爭案之導體球陣列），而可增進散熱與電磁屏蔽效應，在整體之構裝、目的與功效上亦與系爭案實質相同，系爭案並不具新穎性。

四、原告於訴願階段所提之修正本，被告於九十年九月二十一日（九○）智專三（二）○四○五九字第○九○三一○○一三四五號訴願答辯書已有論述如理由三：「系爭案於訴願階段所提之申請專利範圍之修正應不予論究，況系爭案之第一支撐器分別與該證據一中散熱片15之接腳及證據二中之第二部份（第二支持器116c）相同，且該證據一、二亦有用以防止散熱元件與晶片、訊號傳遞裝置接觸之凹穴（由突起部形成），其修正後仍不具新穎性」。

五、系爭案有關接地環與接地墊之部份，原告亦自承接地環與接地墊為一般習知構件，再者引證二中亦有「接地墊」之構件，系爭案之接地環相對證據二之接地平面而言，系爭案之接地環在基板上方呈環狀，引證二之接地平面在基板下方呈平面狀，兩者實屬簡單之構件置換，而系爭案申請專利範圍第一項及第七項中之主要技術特徵為引證二之第一項所揭露，且其第一導體球陣列之部份亦已於引證二之第3A圖「110」部份所揭露，並無新穎性可言。

六、由系爭案專利說明書第五圖及第七頁第十七行說明可知，其散熱元件32「包含一突起部份32b且被塑成一具凹穴32e形狀」，故系爭案於訴願階段始併入申請專利範圍獨立項之突起部32b，與其凹穴32e乃一體兩面之同一結構，況系爭案主要用以防止散熱元件與晶片、訊號傳遞裝置接觸者乃該凹穴32e，反之若其突起部32b未具該凹穴32e，將無達到該防止接觸之目的，故系爭案修正本並無有關「凹穴」之描述，係因其修正本中有關技術內容之描述欠具體，而原訴願答辯書理由三則係以其說明書內之實質構造予以比較。

七、綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

丙、參加人主張之理由：

一、原告不得於訴願程序及行政訴訟程序中請求對於專利範圍進行修正：

㈠查原告於前次準備程序中陳稱已於訴願書之第三項以及訴願補充理由之第五項，爰依專利法第四十四條第四項第一款提出減縮專利範圍之修正。查依據修正前之專利法第四十四條規定：「專利專責機關於審查時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人補充或修正說明書或圖示」、「依第一項第三款所為之修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並需有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。始得為之」，由於訴願及行政訴訟之目的旨在審查當事人是否遭受違法或不當之行政處分，並無對於專利申請人修正專利範圍加以審查之權限，如任允專利申請人於訴願程序或行政訴訟程序中進行變動，將使原行政處分有無違法或不當情事置於不安定狀態，故為顧及法之安定性及申請人權益，允許專利申請修正之期間應僅限於「審查時」以及「審定『公告』之後，訴願程序前」，依據專利法及行政救濟法理，原告於訴願程序及行政訴訟程序中請求對於專利範圍進行修正，並無理由。

㈡再者，被告機關亦已於訴願答辯理由三中指出：「系爭案之第一支持器分別與該證據一中散熱片15之接腳及證據二中之第二部份 (第二支持器116c)相同，且該證據一、二亦有用以防止散熱元件與晶片、訊號傳遞裝置接觸之凹穴（由突起部形成），其修正後仍不具新穎性」；亦即，系爭案之申請專利範圍所界定之半導體封裝結構，相較於引證案一及引證案二所揭示者已不具新穎性，該申請專利範圍經縮限修正後所界定之半導體封裝結構係為原申請專利範圍所涵蓋，當然亦不具有新穎性。

㈢原告以行政法院八十六年判字第二二一五號判決、八十七年判字第八六三號判決以及鈞院九十年訴字第三二五號判決，主張被告機關應准予發明專利申請人於訴願階段針對該發明專利申請案之申請專利範圍提出修正之申請，並被告機關並應重行審查；惟兩事件適用之客觀條件容或有異，該等判決是否得為本事件之系爭案請求修正之依據實不無疑問，蓋因：

⒈原告於補充理由狀所引判決與本案情形不同：按原告稱：「被告機關及訴願機關均未審究原告所提修正申請專利範圍，是否符合專利要件，即逕予駁回原告之請求，顯有違誤。」並引據鈞院八十六年判字第二二一五號判決、九十年度訴字第三二五號、等主張其得於行政爭訟階段中修正專利範圍。惟查原告所引鈞院九十年度訴字第三二五號判決中，原處分機關審定該發明專利申請案應不予專利的理由，主要係因該申請案之申請專利範圍內容涵蓋過廣而難以為說明書之數據所完全支持，故該判決係基於該申請案之申請專利範圍經修正縮限後，可能為說明書之數據所能完全支持，故鈞院於判決肯認該申請案有重行審查之必要，而撤銷原處分及訴願決定。

⒉原告專利範圍修正並未變更實質，修正後之專利範圍仍不具新穎性：按本發明專利異議事件中，被告係基於系爭案之主要構成要件皆已見於引證一及引證二，因此系爭案確實不具專利要件之新穎性而為異議成立之審定，且原告於訴願階段針對系爭案之申請專利範圍所為之修正，單純係文字界定之變更而並未改變系爭案之實質技術內容。因此，原告於訴願階段所為之修正並無動搖或變更系爭案之技術內容已為引證案所揭示之事實，實無針對系爭案之申請專利範圍修正本重行審查之必要。且如依據原告所提之專利範圍修正，修正後之專利範圍技術內容仍為引證一、二所揭露，因此修正後仍不具有新穎性。

二、原告申請專利之構成要件已不具新穎性：

㈠按系爭案之申請專利範圍第1項所界定之半導體封裝結構，係由：⑴一基板（包含一晶片島位以及接地環，該接地環具有接地墊）；⑵訊號傳遞裝置；⑶一晶片；⑷散熱元件；⑸絕緣封裝體；以及⑺第一導體球陣列所構成；其中，晶片、訊號傳遞裝置、散熱元件、絕緣封裝體、以及第一導體球陣列均已見於該引證案一及引證案二中。故就該等構成要件而言，該晶片、訊號傳遞裝置、散熱元件、絕緣封裝體、以及第一導體球陣列已為引證一、二所揭示者係已為原告所自承，故其已非得為論斷系爭案相較於該引證案一及引證案二是否具有新穎性之依據，於此核先敘明。再就該基板而言，該基板係包含一晶片島位與接地環，該接地環具有接地墊。惟依係爭案之申請專利範圍所述，該晶片島位係用以使該晶片裝置於其上，亦如原告於該比較表二中所自承「該晶片島位係相當於該引證案二之晶片接合區域」；且任合半導體封裝結構中，均具有晶片以及裝置該晶片之區域，即係爭案之晶片島位以及該引證二之晶片接合區域，故係爭案之晶片島位單純為該基板用以裝置該晶片之區域，屬半導體封裝結構之必要的習知構件，亦非為論究係爭案是否具有新穎性之要件。是以，系爭案所界定之半導體封裝結構中，晶片、訊號傳遞裝置、散熱元件、絕緣封裝體、第一導體球陣列、以及具有晶片島位之基板已揭示於引證一及二，係已為原告所自承，該等構成要件已非為論究係爭案之新穎性之依據，當無疑義。

㈡新穎性之比對應以技術內容為準，而非以文字敘述加以判定：按新穎性之判斷應以技術內容進行比對，而非以文字敘述加以判定。依原告所引述之專利審查基準第一─二─五至一─二─六頁關於新穎性判斷之概念及基本原則，謂「判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性」；亦即，就系爭案與引證案之技術內容進行比對後，或有相異之處，惟該項相異處乃熟習該項技術者可直接推導時，系爭案與引證案之整體技術內容仍當視為相同，使後提出之發明專利不具新穎性。換言之，按原告所引述之專利審查準關於新穎性判斷之基本原則乙項，已明確指出「新穎性之判斷應以技術內容為準」，故就系爭案之申請專利範圍所界定之半導體封裝結構而言，當以其技術內容與引證案進行比對，若系爭案與引證一及引證二揭示之內容所存有之差異係熟習該項技術者所能直接推導，則未改變系爭案不具專利要件之新穎性的事實，合先陳明。

㈢新穎性之比對並非單以引證案之申請專利範圍所界定者為限，應包含引證案之發明說明及圖式，原告新穎性之比對方式顯有誤導之嫌：根據被告所頒行之專利審查基準第一─二─十二至一─二─十三關於相同發明之記載明敘有：「此處所指之發明，固然皆係指先、後申請案所載申請專利範圍之『請求項所載發明』而言。惟當後申請案之發明，雖未記載於先申請案之申請專利範圍中，但已揭露於先申請案之發明說明或圖式內時，基於先申請案之發明在審定公告前，申請人尚得依專利法第四十四條第一項規定，將記載於發明說明或圖式內，而未記載於申請專利範圍中之發明，補充修正於申請專利範圍中。因此在認定先申請案之發明是否為本條款所規定之『相同之發明』時，除應考量其申請專利範圍外，凡在發明說明或圖式中有記載之發明，亦包涵在內」；亦即，判斷系爭案是否具有新穎性時，除以引證案之申請專利範圍所界定者進行比對外，亦需考量引證案之發明說明與圖式所記載之內容。故絕非僅限於以文字敘述之界定進行比對。

㈣系爭案技術內容確已為引證案所揭示，系爭案應不具有專利要件之新穎性。依原告就系爭案與引證案之技術內容比較所示，系爭案修正前申請專利範圍之構成要件，除「接地環、該接地環具有接地墊」外，均已為引證案所揭露，故其爭點係在於系爭案之申請專利範圍所界定「接地環、該接地環具有接地墊」是否屬該項技術者所能直接推知，而致使系爭案不具專利要件之新穎性。再按原告於書狀及九十一年十月十六日所行準備程序所自承「系爭案為一組合發明，且構成要件接地環以及接地墊均屬既有之習知構件」；以及原告書狀所述「系爭案之獨立項第一項適合金線或捲帶式接合晶片與基板之PBGA之構裝，第七項（基板表面並未形成接地環）較適用於覆晶接合型態之PBGA構裝方式」。此已明確可知，就半導體封裝結構而言，其基板表面是否形成有接地環，係依不同構裝方式或基板之電路佈設，選用或組合一或多種習知構件（如接地環、接地墊）所致。亦即，系爭案所界定「接地環」係熟習該項技術者依半導體封裝件之構裝方式及基板電路佈設之需要所選用的習知構件。是以，該「接地環」係熟習該項技術者所能直接推知致使系爭案不具專利要件之新穎性的事實，已然確鑿。故原處分及訴願決定並無不當，實無予以撤銷之理由。

三、又，原告謂「系爭案為一組合發明，．．．」，且亦於九十一年十月十六日之準備程序中明確指出：該接地環以及接地墊係既有之習知構件；因此，系爭案之申請專利範圍第1項所界定之半導體封裝結構中，該基板之接地環以及該接地環所具有之接地墊，係既有之習知構件，已無庸置疑。為使鈞院確實瞭解，系爭案之半導體封裝結構相較於引證案一及引證二所揭示者，實為熟習該項技術者所能直接推知，按專利審查基準中關於新穎性判斷之概念及基本原則，系爭案確已不具專利要件之新穎性，茲進一步說明如下：

㈠根據系爭案之說明書第八頁第九至十二行已指出：「．．．上述之第一支持器32d在放置於基板上時即是利用接合物質如銀膠34與接地墊20a連接」；亦即，系爭案之技術內容係在於：將散熱元件接置於基板上之接地墊，藉以增進電磁之屏蔽效應而降低電感阻抗，故可達改善電性之功效。

㈡引證一之說明書第二頁第七至十三行已敘明：「．．．將導電黏著劑塗於基板接地電路中露出之金屬接點以及周圍防焊層將THES接腳對準基板金屬接點再予以接合，．．．，使成品的整體裝置電感值減小，並減少由電感所造成的雜訊，進而改善其高速信號傳輸品質」；換言之，將散熱片接合於基板之接地墊，可使整體裝置之電感值減小而改善其電性效能之技術手段，已確為證據一所揭示。

㈢又，引證二之說明書第三頁第二十行至第四頁第二行亦載明：「本發明主要目的在提供一種增進散熱效果及電性功能之半導體構裝，係將散熱裝置置於晶片上方，並以導電黏膠連接固定於基板之接地墊上，藉以增進散熱效果及電性功能」；亦即，藉由將散熱裝置置於晶片上方並固接於基板之接地墊，可增進散熱效果及電性功能之技術手段，已非系爭案首先提出。是以，系爭案之技術手段「將散熱元件接置於基板之接地墊上以達增進散熱效果及電性之功能」，已分別為引證一及引證二所揭示；系爭案之技術內容相較於引證一及引證二所揭示者，不具新穎性之事實，已然確鑿，應無庸置疑。

四、再者，半導體封裝領域之一般技術者均瞭解，就半導體封裝結構而言，接地環與接地墊之設置係依該封裝件之基板與晶片間之相關電路配置而加以調整，其中，以覆晶形態將晶片接合至基板之半導體封裝結構中，其基板均未形成有接地環；亦如原告所自承：「系爭案之獨立項分為第一項及第七項，而上述兩獨立項因記載之技術特徵不同，第一項適合金線 (wire-bonding)或者捲帶式 (tapeautomated bonding)接合晶片與基板之PBGA(plastic ball grid array)之構裝，第七項較適用於覆晶接合型態之PBGA構裝方式」；又，系爭案之申請專利範圍第七項中亦未將「接地環」列為該半導體封裝結構之必要構成要件。此亦足見，「接地環」僅為一般習知構件之選用，並未改變系爭案之技術內容係在於「將散熱元件接置於基板之接地墊上以達增進散熱效果及電性之功能」，且該技術手段已為引證一及引證二所揭示，而使系爭案不具新穎性之事實。

五、系爭案之申請專利範圍經修正後仍不具新穎性，無重行審查之必要性。原告針對系爭案之申請專利範圍所為之修正，係將申請專利範圍第二項部份內容併入第一項暨第八項部份內容併入第七項。又，依原告就系爭案修正後與引證案之技術內容比較所示，系爭案修正後之申請專利範圍第一項與引證案所揭示之技術內容的爭點係在於系爭案針對該半導體封裝之「散熱元件」，復以「一突起部，凸出於該平板之上表面用以防止該平板與該訊號傳遞裝置、該晶片與該散熱件接觸」加以界定。惟該「防止該平板與該訊號傳遞裝置、該晶片與該散熱件接觸」之技術手段早已為引證案所揭示，而該突起部僅係藉由不同文字針對該散熱件之外觀設計上的變更加以描述，仍未改變系爭案之技術內容已為引證案所揭示之事實。又系爭案用以「防止該平板與該訊號傳遞裝置、該晶片與該散熱件接觸」者，實係凹穴32e而非突起部32b，且該凹穴32e已見於引證一及引證二之說明書圖式中。按前述，引證一與引證二亦得於審定公告後，在未變更實質的前提下，針對其申請專利範圍進行修正，將其說明書圖式所揭露之凹穴界定於申請專利範圍中，而造成專利權重疊之情形。是以，系爭案經修正後之專利範圍所界定者，仍未動搖其技術內容已為引證案所揭示之事實，當無重行審查之必要。

六、原告係訴願程序中要求修改專利範圍，可認其於訴願程序中已自認原所申請之專利範圍技術為引證一、二所揭露：按由於原告已瞭解系爭案中，其申請專利範圍第一項與第七項所界定之技術內容，實與引證一以及引證二相同，故欲於訴願提出時將第二項與第八項分別併入第一項與第七項中，亦再次說明系爭案之申請專利範圍所界定之技術內，已為引證一與引證二所揭露而不具專利要件之新穎性的事實。此等事實，應一併審酌。

七、綜上所陳，被告所為行政處分及訴願機關訴願決定均無違法之處，且無重行審查之必要，請判決如被告所請，至感德便。

理由

一、本件被告之代表人原為陳明邦，九十一年九月九日變更為蔡練生，茲由其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，先為敍明。

二、按「為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，特制定本法。」、「行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」、「行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。」行政程序法第一條、第九條及第四十三條分別定有明文。故行政機關為處分或其他行政行為前，自應於當事人有利及不利之情形，一律注意，並斟酌其全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則認定事實，如為當事人不利之處分，即應將其得心證之理由完整告知當事人，始符合行政程序法所揭示之公正、公開與民主原則及增進人民對行政之信賴之立法目的。次按「公告中之發明，任何人認有違反第四條、第十九條至第二十一條、第二十二條第三項或第四項、第二十七條規定，或利害關係人認有不合第五條或第三十條規定者，自公告之日起三個月內備具異議書，附具證明文件，向專利專責機關提起異議。」、「再審查或異議審查時，專利專責機關應指定未曾審查原案之專利審查人員審查，並作成審定書。前項再審查之審定書應送達申請人。異議審查之審定書應送達申請人及異議人。」、「對於再審查、異議或舉發之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。」專利法第四十一條第一項、第四十三條、第四十六條定有明文。故異議成立之審定書應具體指明不予專利之理由，俾申請人得依其異議成立之理由提起行政救濟，如其理由空泛、未針對申請專利範圍論駁，或認定事實未指明其所依憑之證據，即屬理由不備；如其異議成立理由違反論理法則，或認定事實與其所憑之證據資料不相適合，即屬理由矛盾，均難謂為適法之處分。

二、次按「依（專利法第四十四條）第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案審定公告之後提出者，並須有下列各款情事之一始得為之：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」、「發明專利權人對於請准專利之說明書及圖式，認有下列情事之一時，得向專利專責機關申請更正，但不得變更發明之實質：一、申請專利範圍過廣。二、誤記之事項。三、不明瞭之記載。」系爭案審定公告時專利法第四十四條第四項、第六十七條第一項分別定有明文。觀其意旨，發明專利案即使經審定公告或核准後，對於諸如申請專利範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利權，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，並非採取只要發現就不能予以專利之嚴厲立場，而係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場給予補充或修正（治癒）的機會。對於審定公告之發明專利案，專利申請人於審定異議成立，應不予專利後之行政救濟中，所呈遞申請專利範圍修正本，如僅係修正申請專利範圍過廣之情事，而非變更申請案之實質者，基於同一立法意旨，被告即有重行審酌之必要。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，不但影響其新穎性之成立，且在我國專利法第二十七條採先申請主義下，勢將使其喪失適用「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」規定之先機；如果同一申請案在外國已先獲准專利而公開，該外國又未與我國相互承認優先權，重新提出申請將使該申請案喪失新穎性，或雖有相互承認優先權，重新提出申請可能逾越第一次在外國提出申請專利之次日起十二個月，而不得享有優先權，均顯非立法本意。故原告修正縮限其本案申請專利範圍雖在本案被告審定之後，若符合上開規定要件，仍非法所不許，則其本案申請專利範圍經修正縮限後，是否仍非符合發明專利要件，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要（最高行政法院八十六年判字第二二一五號判決及八十七年判字第八六三號判決意旨參照）。又經濟部八十八年十二月八日經（八八）訴字第八八六三五四三五號訴願決定意旨亦認「訴願人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟如其內容倘有縮小原申請專利範圍之情事，並已足以動搖或變更原處分認定本案不具產業利用性之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要」。

三、本件被告認系爭第00000000號「增進散熱與電磁屏蔽效應之半導體封裝」發明專利案，係包含：一基板，該基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊；一晶片，裝置於該晶片島位上；訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合；散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片上；絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板；及第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號。參加人所提異議證據包括：證據一為八十六年四月十八日申請，八十七年十二月一日公告之第00000000號「球柵陣列製膠構裝之散熱片接著方法及其接點結構改良」發明專利案（即引證一），證據二為八十六年六月十八日申請，八十八年五月二十一日公告之第00000000號「增進散熱效果及電性功能之半導體構裝」發明專利案（即引證二）。經被告審查，以引證一之圖一，亦揭示一晶片裝置於一含接地電路及接點之基板上，散熱片亦由接腳連接於該接點，此外亦含絕緣封裝體及球柵陣列等，系爭案之主要構成部分皆已見於引證一，系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在，故系爭案與引證一實質上相同，不具新穎性。另引證二之晶片，亦裝置於含晶片接合區域、接地墊與接地平面之基板上，晶片之電性連接含金線等，散熱裝置亦由第二部分連接於該接地墊而設置於該晶片上，此外亦含覆蓋裝置及訊號傳遞裝置（導體球）等，系爭案之主要構成亦皆已見於引證二中，故引證二亦足證明系爭案不具新穎性，乃為異議成立，應不予專利之審定。原告不服，提起訴願，主張被告就新穎性之審查，未以單獨比對方式為之係屬違法；又系爭案之主要發明技術特徵為階梯形散熱片以及接地墊緊接接地環之組合，皆與被告之兩個引證案不相同，系爭案應具有新穎性；另原告亦修正系爭案之申請專利範圍等語。訴願決定以系爭案之主要技術特徵中並無所指之「階梯形」散熱片，事實上其說明書第七頁第三段第二行所述散熱元件之形狀之實施例更為「正方形或矩形金屬板」。此外，訴願理由亦承認其接地環為一般構件，而其接地墊分別與引證一之接點及引證二之接地墊相同，系爭案於接地環具有接地墊並非特別的設計，且系爭案申請專利範圍第七項為一獨立項，亦未包含該接地環。故如原審定理由所述，系爭案之主要構成已分別見於引證一及二，並不具新穎性。而原處分係將引證一及二與系爭案分別單獨比對，且該二引證證據皆可證明系爭案不具新穎性，故並無訴願理由所指「採取二引證案合併比對」；另系爭案於訴願階段所提之修正申請專利範圍，既未經被告審查，應不予論究，況系爭案之第一支撐器分別與引證一之散熱片之接腳及引證二之第二部分（第二支持器）相同，且引證一及二亦有用以防止散熱元件與晶片、訊號傳遞裝置接觸之凹穴（由突起部形成），其修正後仍不具新穎性。凡此，業經被告以九十年九月二十一日（九０）智專三（二）０四０九字第０九０三一００一三四五號訴願答辯書辯明在卷等語為由，認原告所訴核不足採，而駁回其訴願。原告猶不服，提起行政訴訟，主張理由及其爭點均如事實欄所載。

四、本院查：

㈠按凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依系爭案審定公告時專利法第十九條暨第二十條第一項之規定申請取得發明專利。惟其發明如「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者」，仍不得依法申請取得發明專利，復為同法第二十條第一項第二款所明定。而依被告制頒專利審查基準第一─二─十三頁記載：「由於『申請在先並經核准專利』之發明，在後申請案申請當日之前尚未公告於專利公報，因此後申請案之發明並無申請前已見於刊物之情事，依理於申請當日應無不具有新穎性之道理，惟法律為顧及專利權之專有排他性及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制為既有技術，而使後申請案之發明案不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量新穎性之用，不得作為考量進步性之用」。查系爭案提出申請時（八十七年七月二日），引證一（八十七年十二月一日公告）及引證二（八十八年五月二十一日公告）均尚未公開，僅係申請在先而已，依上開審查基準之規定，引證一及引證二相較於系爭案僅能用以考量新顈性，而不能就進步性加以比較。又專利異議制度，係針對不符合專利要件，卻獲准審定公告之專利申請案，所設計之匡正救濟程序，故系爭案是否具備專利新穎性要件，自應適用其審定公告時專利法之規定。合先敘明。

㈡依被告所定之專利審查基準第一─二─五頁至第一─二─六頁中新穎性判斷之概念及基本原則，所謂「新穎性之判斷」，係指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性而言。判斷發明有無新穎性時，應以發明之技術內容比對是否相同（含能由熟習該項技術者直接推導）為準。不相同即具有新穎性；相同即不具新穎性。比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對。其專利審查基準第一─三─八頁復規定：「應尊重申請人依其自己意思之記載，以判斷申請專利範圍中之各獨立項所記載的發明。此時，雖可參酌發明之說明及圖式之記載，以判斷獨立項之發明，但判斷時不得逕以發明說明書中有記載而未記載於申請專利範圍中之其他發明，來判斷該獨立項之發明。」由上開基準所述意旨可知，「新穎性之判斷」，指判斷申請專利範圍之請求項所載發明之新穎性，且應以個別獨立的引證資料與「請求項（獨立項）所載發明」進行比對。查原處分異議成立理由載稱：「系爭案之主要構成部分皆已見於引證一，系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在，故系爭案與引證一實質上相同，不具新穎性。另引證二之晶片，亦裝置於含晶片接合區域、接地墊與接地平面之基板上，晶片之電性連接含金線等，散熱裝置亦由第二部分連接於該接地墊而設置於該晶片上，此外亦含覆蓋裝置及訊號傳遞裝置（導體球）等，系爭案之主要構成亦皆已見於引證二中，故引證二亦足證明系爭案不具新穎性」云云。足見原處分係集合參加人所提供之引證一之構件及依職權引用之所謂一般構件，以與系爭案「請求項所載發明」比對其新穎性，核與前揭新穎性之比對方式，應採單獨比對方式，以個別獨立的引證資料與「請求項所載發明」進行比對，不得將二個以上獨立的引證資料予以組合，以與「請求項所載發明」比對之審查基準，已難謂無違背。又被告既認「系爭案之主要構成部分皆已見於引證一，系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在」、「系爭案之主要構成亦皆已見於引證二中」云云，足見系爭案尚有一些非主要構件未見於引證一及引證二中，則系爭案與引證一或引證二之技術內容即難謂完全相同，原處分意旨竟謂「故系爭案與引證一實質上相同，不具新穎性」、「故引證二亦足證明系爭案不具新穎性」，其理由自有矛盾。且系爭案係將複數個既有之構成要件組合而成之發明，應從其整體之結合關係來判斷其新穎性，被告卻將系爭案之申請專利範圍拆解為「主要構成」及「一般構件」來審查，亦有違其自訂專利審查基準─「組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦須就整體予以考量」（審查基準第一─二─二四頁）。

㈢按專利審查基準謂：「組合發明，係指將複數個既有之構成要件組合而成之發明而言。此種組合發明與集合發明不同之處，在於組合發明可產生突出的技術特徵或顯然的進步，故非為熟習該項技術者所能輕易完成者。：：因此組合發明之個別構件即使屬於既有之技術，亦須就整體予以考量」（審查基準第一─二─二三、二四頁）；申請專利範圍，應具體指明「申請專利發明之技術內容上解決問題點所採的手段及手段間之結合關係、作用關係」（審查基準第一─三─十二頁）。接地環固為一般構件（精確之說法應係單一接地環元件為一般習知構件），但原告既主張系爭案乃一組合發明，係利用「接地環」及「接地環具有接地墊」與其他構件間之結合，產生突出的技術特徵或顯然的進步，被告即應從系爭案之整體（包含構件、構件間之結合關係、整體所達成功效）來判斷是否符合新穎性要件，而不能僅就單一構件予以審酌，亦不能僅以某些構件為習知構件即認為系爭案不具新穎性。原處分意旨謂「系爭案中之晶片島位、接地環及訊號傳遞裝置皆為一般構件，非其特徵所在，故系爭案與引證一實質上相同，不具新穎性」云云，顯係斷章取義，自難昭折服。至於參加人主張「接地環並未改變系爭案之技術內容，當屬熟習該項技術者所能直接推導」云云，僅係空言可以直接推導，並未舉證證明其直接推導之基礎，自難採信。

㈣系爭案發明摘要載明「本發明包含有一基板，晶片，信號傳遞裝置以做為晶片與基板之間之電性連結，導體球陣列 (BGA)做為對外訊號之傳遞，晶片、基板與一散熱元件間則以絕緣封裝體加以覆蓋，散熱元件，具有支撐器位於角落凸出於金屬板之下表面以利於與基板連接，基板包含一島位用以置放上述之晶片，一電源環形成於島位之周圍用以輸入電源，一接地環則環繞於電源環，上述之接地環具有複數個接地墊以銜接散熱元件之支撐器。」其發明說明第八頁載明「第六圖所示為本發明之基板20之俯視圖。基板20上包含一晶片島位2Ob用以置放上述之晶片22，一電源環2Od形成於晶片島位2Ob之周圍用以輸入電源，一接地環2Oc則環繞於電源環2Od，上述之接地環2Oc具有複數個接地墊20a。上述之第一支撐器32d在放置於基板上時即是利用接合物質如銀膠34與接地墊20a連接。本發明之散熱元件32與接地環2Oc所構成結構將可以增進電磁之屏蔽效應，而降低電感阻抗。此外，基板20 上具有複數條導電性通道20e形成於其上。」系爭案申請專利範圍之第一項載明：「一種半導體封裝，該半導體封裝至少包含：一基板，該基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊；一晶片，裝置於該晶片島位上；訊號傳遞裝置，用以將該晶片與該基板電性耦合；散熱元件，用以傳導該晶片所產生之熱，該散熱裝置具有第一支撐器連接於該接地墊用以將該散熱裝置設置於該晶片之上；絕緣封裝體，覆蓋於該晶片與該基板之上用以保護該晶片以及該基板；及第一導體球陣列，形成於該基板之下表面上用以傳遞訊號。」足見「基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊」為系爭案申請專利範圍第一項之重要特徵及技術內容，且已在發明摘要、發明說明和實施例中反覆強調。系爭案之設計使接地環配合散熱片空間型態可使晶片與基板間連接單純化，減少因交錯打線時可能產生的短路現象，同時因為接地環距離所有的金線 (wire-bonding)較近而可有效降低電感阻抗，對於電磁屏蔽效果有顯著之助益。是故，從接地環與接地墊個別構件觀察固為一般構件，但是將兩者緊緊接合為一之構造設計卻未見於引證一與引證二中。雖然被告於行政訴訟答辯書謂「異議證據一（即引證一）已揭示接地電路12（含接地環），異議證據二（即引證二）亦揭示接地平面（等效於接地環）」，惟遍查引證一所有專利說明書內容並未揭示系爭案申請專利範圍所載之「晶片島位、接地環、接地環具有接地墊」等構件；引證二所有專利說明書內容亦未揭示「接地環、接地環具有接地墊」等構件。而引證一之接地電路12係置於基板11之背面，其功效僅止於接地，引證二之接地平面亦置於基板之背面，其功效僅在形成一剝除電感線或微剝除電感線結構，與系爭案「基板具有一晶片島位及接地環形成於其上，該接地環具有接地墊」之重要特徵及達成功效顯有不同，足見被告對於系爭案之技術內容尚未完全掌握，其所為系爭案不具新穎性之認定，自有未洽。

㈤被告稱「接地環在基板上方呈環狀，引證二之接地平面在基板下方呈平面狀，兩者實屬簡單之構件置換」，惟依專利審查基準第一─二─二二頁「四、相關發明之進步性判斷」，已明確指出構成要件之置換是否能輕易完成乃進步性判斷之原則，而本案僅能論究新穎性，故被告此言亦違反審查基準之規定，自不足取。且系爭案專利說明書第八頁載明：「本發明之散熱元件32與接地環20C所構成結構將可以增進電磁之屏蔽效應，而降低電感阻抗」，其主要技術手段係以接地環取代基板全部接地線，而大量節省接地線所佔用面積和降低成本，並進而改良電氣特性。而接地環具有接地墊之設計，係以最短接地路徑有效降低電磁屏蔽之雜訊，並以最短的散熱距離將晶片上所產生的熱量經由散熱裝置快速傳送出去。而引證二之接地平面之功能主要係在於以「夾在基板底面之接地面（接地平面）與散熱片（散熱裝置）之間的傳輸線皆可在兩個接地平面之間形成一剝除電感線或微剝除電感線之結構」，此可見於該專利說明書之摘要（說明書第一頁九至十三行) 、背景說明（說明書第四頁五至十二行)、發明目的及概述（說明書第六頁三至五行，十九至十九行）及發明詳細說明 (說明書第九頁九至十二行，第十二頁二至四行，第十三頁十一至十三行）。故二者功能上尚有不同，被告稱二者等效或能夠置換，容有誤會。

㈥將散熱片置於封裝表面，雖已為引證一所揭露，惟查系爭案散熱片之形狀包括一平板及凸起部，該凸起部乃系爭案申請專利範圍第二項與圖式之第二圖、第三圖、第四圖及第五圖之側視圖呈現之「階梯狀」，亦是實施例所示之上視圖呈現之「正方形或矩型金屬板」，由側視圖呈現「階梯狀」可清楚發現平版與凸起部分屬兩個不同平面，而此「階梯形」構造上具有特殊功效，使後續封裝步驟加上封膠時，此「階梯形」結構可使散熱片與封膠充分咬合而不易脫落。反觀引證一與引證二散熱片之形狀，則散熱片與封膠屬於同一平面，以致咬合不易足使散熱片之封膠容易脫落。再查，系爭案之分屬不同平面之平板及凸起部狀似「階梯形」之散熱片結構適可增加散熱片結構強度，同時強化晶片的保護。又系爭案之「階梯形」散熱片之下平面，緊緊靠近基板之封裝表面部份，距離基板甚近，，可使電性之阻抗值較低，對於中高頻之IC元件，電磁屏蔽效果較佳，故系爭案之散熱片結合電性之構造，在整體之組合應用上實為一創新技術，系爭案與引證一及引證二在結構上實質不相同。訴願決定意旨稱「系爭案之主要技術特徵中並無所指之階梯形散熱片」云云，容有誤會。且系爭案之獨立項分別為第一項及第七項，而上述兩項獨立項記載之技術特徵不同，其中第七項，固未包含接地環，但第一項已記載接地環構件之技術特徵。然訴願決定意旨卻稱「系爭案申請專利範圍第七項為一獨立項，亦未包含該接地環」云云，對系爭案之獨立項第一項已記載接地環構件之技術特徵之事實，視若無睹，其理由難謂完備。

㈦原告於提起訴願後修正申請專利範圍（見九十年七月十九日訴願理由書），將原申請專利範圍第二項（附屬項）部分內容併入第一項（獨立項），及將第八項（附屬項）部分內容併入第七項（獨立項），僅加以限縮申請專利範圍，並未變更申請案之實質，被告於本院審理時亦承認系爭專利之修正本將附屬項併入獨立項係縮小了原專利範圍，揆諸前開說明，尚非法所不許，且觀其修正前或修正後之申請專利範圍，雖均有「接地環」及「接地環具有接地墊」等構件，但經修正限縮之申請專利範圍，形式上更彰顯系爭案之技術特徵，則系爭案與上開引證案相較，是否仍不具新穎性，被告即有就其所提出之修正本，實質上予以重行審查之必要。

五、綜上所述，原處分認事用法既有如上述之瑕疵，其所為異議成立之處分，自有可議，訴願決定未加糾正，仍援引其見解予以維持，亦有未洽，原告訴請將之一併撤銷，自無不合，應予准許，且依行政訴訟法第二百十六條第二項規定，應由被告依本院前述判決意旨重為適法之處分。又參加人當初提出異議時，除援引前揭專利法第二十條第一項第二款之規定外，尚依據同法第十九條之規定，原處分並未審酌系爭案是否符合專利法第十九條之要件，本院自無從就參加人此部分之主張加以審理，應由被告就此部分爭點另為適法之處分。至兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法，於本件判斷不生影響，爰不再逐一論斷，附此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院 第三庭