臺北高等行政法院判決

原告

英商‧維他生命有限公司（Vitabiotics Ltd）

代表人

甲○○○○○○L

代表人

理）

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

蔡瑞森律師（兼送達代收人）

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

乙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國93年11月17日經訴字第09306230880號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（下同）92年3月19日以「OMEGA-H3」商標（下稱系爭商標，如附圖所示），指定使用於修正前商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第5類之成人用藥品藥劑、維他命、礦物質、醫用營養品、營養補充品等商品，向被告申請註冊。經被告審查，認系爭商標圖樣上之外文「OMEGA-H3」指定使用於前揭商品，為所指定商品之說明；又系爭商標圖樣上之圖形，與據以核駁之註冊第690110號「馬蹄及圖」商標圖樣上之圖形近似，且指定使用於同一或類似之商品，有致相關消費者產生混淆誤認之虞，應不准註冊，以93年4月21日（93）智商0567字第09380180480號商標核駁第0000000號審定書（下稱原處分）為核駁之處分。嗣原告於93年5月19日申請減縮系爭商標之指定商品為營養補充品，並對於原處分不服，提起訴願，遭駁回後，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明求為判決：

⒈訴願決定及原處分均撤銷。

⒉請求判命被告應就原告92年3月19日商標註冊申請案（指定商品為營養補充品）作成核准之行政處分。

⒊訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明求為判決：

⒈原告之訴駁回。

⒉訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：

㈠原告主張之理由：

⒈本件爭點在於系爭商標之「OMEGA-H3」是否為指定商品有關之說明。

⒉系爭商標之外文「OMEGA-H3」與「OMEGA-3」不同，並非指定商品有關之說明：

⑴按商標有「表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者」，不得註冊，固為商標法第23條第1項第2款所明定。惟本款之適用係以商標圖樣本身即為商品之形狀、品質、功用或其他說明者為要件，斷無因商標圖樣本身無商品說明，僅為近似於商品說明者，而有其適用。

⑵查系爭商標圖樣中之外文「OMEGA-H3」為原告所首創，經查詢網路字典，本身並無任何意思，與「OMEGA-3」（脂肪酸）間雖僅有外文字母「H」有無之差別，但終究並非相同文字，斷無所謂之「表示商品之形狀、品質、功用或其他說明」之可能，應無上述法條之適用。惟原處分謂：「……經核本件商標圖樣上之『OMEGA-H3』，外觀與不飽和脂肪酸『OMEGA-3』極相彷彿，以之作為商標圖樣，指定使用於『成人用藥品、藥劑，維他命，礦物質，醫用營養品，營養補充品』商品，客觀上有使一般商品購買人對商品之內容、成分產生具有不飽和脂肪酸『OMEGA-3』之直接聯想，為指定商品有關之說明。」云云及訴願決定復謂：「……本件原處分機關係以訴願人申請註冊之『OMEGA-H3』商標圖樣上之外文『OMEGA-H3』，外觀與不飽和脂肪酸『OMEGA 3』極相彷彿，以之作為商標指定使用於成人用藥品、營業補充品等商品，為所指定商品之說明」云云，實違背法令，極為顯然。

⒊系爭商標應有被告頒定之「聲明不專用審查要點」之適用；原告已於本件起訴後，向被告聲明「OMEGA-3」不在專用之列，應准予註冊：

⑴依商標法第19條之規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」，又依被告頒定之「聲明不專用審查要點」中之第7項規定：商標圖樣由說明性或不具識別性之文字組合而成，若其整體文字經獨特設計，或為特殊排列，或運用錯誤語法（包括拼音錯誤或錯別字方式）而具有識別性者，則未經設計的文字或正確的文字或文義部分仍應聲明不專用。

⑵次按行政訴訟法新增之課以義務訴訟與一般給付訴訟之判決，原則上以事實審行政法院言詞辯論終結時之法律及事實狀態為基準時（參陳計男著，行政訴訟法釋論初版，第570頁）（鈞院91年度訴字第2198、2196號判決參照）。

⑶查系爭商標圖樣中之「OMEGA-H3」為自創文字，本身並無任何意思，自無商品說明之可能，依前揭法條之規定，應無須就非說明性文字聲明不專用。惟依「聲明不專用審查要點」之規定，原告應就圖樣中「OMEGA-H3」的正確拼音「OMEGA-3」聲明不專用，原告既已於94年1月21日向被告聲明系爭商標圖樣中之「OMEGA-H3」的正確拼音「OMEGA-3」不在專用之列，被告自應以該變更後之事實狀態為基準賦與審查，並依「聲明不專用審查要點」之規定，准予系爭商標之註冊。

⑷按商標具有說明性或不具特別顯著性者不得註冊專用，乃世界各國商標審查一致採用之原則，原告於英國申請註冊「OMEGA-H3」商標，經聲明「OMEGA」不在專用之列後，「OMEGA-H3」商標已於英國獲准註冊，足證系爭商標具備有註冊為商標之一切要件。按商標隨著商品之銷售而流通於世界各地，商標之註冊與否亦應有國際觀，否則在他國可註冊之商標到中華民國卻不具註冊性，公然仿冒者竟然無法以商標法懲罰，實有違商標法制訂之宗旨，審核商標註冊性時豈可不慎乎。

⒋原處分及訴願決定均違背平等原則：

⑴按商標或服務標章審查雖係採「個案審查拘束原則」，但仍不能違背行政程序法第6條規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」所揭示之「平等原則」，即凡基於相同之事物本質，即不得為差別之待遇（鈞院91年度訴字第2198、2196號判決參照）。

⑵查原告翻閱公報，發現註冊號數第820701號「VegeOmega-3素亞米加-3」商標獲准註冊於醫療補助用營養製劑、營養補充品等商品，該商標既包含不飽和脂肪酸之外文「OMEGA-3」，尚能獲准註冊，而系爭商標包含之外文為「OMEGA-H3」，並非不飽和脂肪酸「OMEGA-3」，卻反遭核駁，該商標與系爭商標情形相較，其間事物之本質相同，基於平等原則，應不得為差別之待遇，原處分及訴願決定，顯已違背行政程序法第6條規定：「行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇」所揭示之「平等原則」。

㈡被告主張之理由：

⒈按「商標表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者，不得註冊」，為商標法第23條第1項第2款所明定，經核系爭商標圖樣上之「OMEGA-H3」，外觀與不飽和脂肪酸「OMEGA-3」極相彷彿，以之作為商標，指定使用於「營養補充品」商品，客觀上有使一般商品購買人對商品之內容、成分產生具有不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之直接聯想，為指定商品有關之說明，自有首揭法條規定之適用。

⒉至原告所舉註冊第820701號「素亞米加-3 VegeOmega-3」商標核准案例，案情有別，核屬另案及其是否妥適問題，且時空環境不同，該商標核准註冊當時，國人對「OMEGA-3」的認知不若今日，透過電視媒體或網路快速普及傳播，自不可互為比擬。

⒊又原告於94年1月21日訴訟起訴後就「OMEGA-H3」的正確拼音「OMEGA-3」聲明不專用一節，因本件整體仍有使商品一般購買人對商品之內容、成分產生不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之聯想，核與聲明不專用之規定未合。

⒋又所稱英國申請註冊，經聲明「OMEGA」不在專用之列，已核准註冊一節，以各國國情不同、法制互異，自不得執為本件商標應予核准之論據。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

理由

一、原告起訴主張：系爭商標圖樣並無說明商品之形狀、品質、功用等，無商標法第23條第1項第2款之適用，且原告業於起訴後向被告聲明系爭商標圖樣中之「OMEGA-H3」的正確拼音「OMEGA-3」不在專用之列，系爭商標應准予註冊，為此訴請如聲明所示云云。

二、被告則以：系爭商標圖樣上之「OMEGA-H3」，外觀與不飽和脂肪酸「OMEGA-3」極相彷彿，以之作為商標，指定使用於營養補充品商品，客觀上有使一般商品購買人對商品之內容、成分產生具有不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之直接聯想，為指定商品有關之說明，自有商標法第23條第1項第2款規定之適用，至原告就「OMEGA-3」聲明不專用一節，因本件整體仍有使商品一般購買人對商品之內容、成分產生不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之聯想，核與聲明不專用之規定未合等語置辯。

三、本件兩造對於事實概要欄記載之事實均不爭，並有訴願決定、原處分及原告94年1月21日聲明部分不專用申請函附於本院卷暨商標註冊申請書、原告93年5月19日減縮指定商品申請書附於原處分卷可稽，堪認為真實。

四、按商標法第23條第1項第2款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：二、表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明者。」是本件之爭執，首在於系爭商標是否有表示商品或服務之形狀、品質、功用或其他說明之情事？如為否定，被告是否應就原告聲明「OMEGA-3」不專用後之商標圖樣准予註冊？

五、經查：

㈠按商標法第23條第1項第2款之立法意旨乃基於商標之功能即在使消費者認識其商品或服務之來源，若無法使消費者識別其商品或服務來源，即失商標之功能，自不得核准其註冊。至於識別性有無之判斷，係指商標應就指定使用之商品或服務、消費者之認知、實際交易情況及其使用方式，判斷是否足以使相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，又因說明性文字、圖形、記號、顏色、立體形狀等通常非為商標之使用態樣，且較難使一般消費者識別其商品來源、出處，故明文規定商標之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，依社會一般通念，如為商品本身之說明或與商品本身之說明有密切關連者，即不得申請註冊。至於其說明的表示需直接而明顯，若非直接明顯而僅係隱含譬喻或自我標榜者，固不屬之，然此說明性文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，予消費者之寓目印象常為與商品本身之形狀、品質、功用等相結合，非但識別性通常較為欠缺，且此涉及同業利益，若由特定人註冊專用顯失公允，是商標法第23條第1項第2款之適用，不應囿於商品本身之說明，其與商品本身之說明有高度相同或相似者，亦應包含在內。

㈡查「OMEGA-3」屬一種不飽和脂肪酸，依據原告提出之自網路搜尋資訊，大致之說法以「OMEGA-3」與「OMEGA-6」、「OMEGA-9」，均係對人體有益之脂肪酸，於人體內無法自行合成，需由外界補充之，而其主要之來源則係深海魚油等，此有上開列印資料附於原處分卷可參。次查系爭商標圖樣中之外文「OMEGA-H3」本身，固如原告所主張，遍查網路及字典，並無任何意思，且與上開「OMEGA-3」有外文字母「H」一字之差，然而，一般商品購買人對於該不飽和脂肪酸何以命名為「OMEGA-3」，不可能了解，從而亦不可能了解「OMEGA-H3」較諸「OMEGA-3」多了一個「H」，反而解為毫無意思，是原處分認原告將系爭商標圖樣上之「OMEGA-H3」，外觀與不飽和脂肪酸「OMEGA-3」極相彷彿，以之作為商標，指定使用於「營養補充品」商品，客觀上仍有使一般商品購買人對商品之內容、成分產生具有不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之直接聯想，為指定商品有關之說明，於法洵屬有據。

㈢次按商標法第19條規定：「商標包含說明性或不具識別性之文字、圖形、記號、顏色或立體形狀，若刪除該部分則失其商標之完整性，而經申請人聲明該部分不在專用之列者，得以該商標申請註冊。」又按經濟部93年4月28日修正發布、同年5月1日施行之「聲明不專用審查要點」第2點規定：「商標圖樣整體具識別性，而其圖樣中包含說明性或不具識別性之文字或圖形者，為避免因該部分致不准註冊，或註冊後就該部分單獨主張權利而產生爭議 ，得經申請人聲明該部分不與商標圖樣分離單獨請求專用，依本要點審查之。」第3點規定：「商標圖樣整體為說明性或不具識別性者，不適用聲明不專用之規定。」核以上審查要點之規定與商標法之立法目的「為保障商標專用權及消費者利益，以促進工商企業之正常發展」（商標法第1條參照）及商標法第19條之規定無違，被告於審查系爭商標是否得於部分圖樣聲明不專用後即無不得註冊之事由時以為依據與基準，依法自值尊重。

㈣查被告就原告於94年1月21起訴後就「OMEGA-H3」的正確拼音「OMEGA-3」聲明不專用一節，以因本件整體仍有使商品一般購買人對商品之內容、成分產生不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之聯想，與聲明不專用之規定未合為由仍維持否准之見解，核系爭商標圖樣除原告聲明不專用部分外，僅餘前揭之外文字母「H」及希臘字母「Ω」，關於字母「H」不足以影響系爭商標之識別性之認定已如前述，而該希臘字母「Ω」因其讀音即係「OMEGA」，是系爭商標自整體觀察仍難使商品一般購買人對商品之內容、成分不產生與不飽和脂肪酸「OMEGA-3」之聯想，是被告依前揭之說明而為審查，於法亦屬有據。

㈤末按憲法第7條及行政程序法第6條均揭櫫平等原則，此為法治國家行政機關所應遵守之重要原則，被告自亦不得例外，惟應予強調者，平等原則之實踐其前提在於合法性，易言之，只有合法的平等，而沒有違法的平等。原告主張援引註冊號數第820701號「Vege Omega-3素亞米加-3」商標獲准註冊於醫療補助用營養製劑、營養補充品等商品，該商標包含不飽和脂肪酸之外文「OMEGA-3」，尚能獲准註冊之案例，惟查上開商標之圖樣與系爭商標之圖樣之組合方式本非相同，原告論以二者事物之本質相同，本已無據，況依前述，上開「Vege Omega-3素亞米加-3」商標之註冊，依現今之商標法之法律與事實狀態，是否仍謂合法，猶待於具體個案審認，原告自不得執此彼為本件應為准許之論據。至原告主張系爭商標在英國申請註冊，經聲明「OMEGA」不在專用之列，已核准註冊一節，此涉及各國法制互異及各國國情及語言等諸多因素，亦不得執為系爭商標應予核准之論據。

六、綜上所述，原處分認系爭商標有商標法第23條第1項第2款不得註冊之事由，駁回原告之註冊申請，認事用法，均無違誤，訴願決定遞予維持，亦無不合，原告訴請如聲明所示，於法無據，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法 官　王　立　杰