臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

乙○○

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因商標註冊事件，原告不服經濟部中華民國94年11月29日經訴字第09406141230 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

壹、事實概要：原告前於民國（下同）93年8 月6 日以「大長今」商標（下稱系爭商標，如附圖一），指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第44類之「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認「大長今」為韓國MBC 電視公司製作之宮廷劇名稱，其播出造成亞洲熱烈迴響，為一著名商標，近來該電視台更授權護膚專家推出「大長今」護膚系列，在香港透過屈臣氏首先販售，原告以之作為商標圖樣，指定使用於美髮、髮型設計等與美容護膚產品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞，依商標法第23條第1 項第12款及第24條第1 項規定，以94年7 月15日商標核駁第286485號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，復遭經濟部決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、兩造聲明：

一、原告聲明：求為判決

㈠、訴願決定及原處分均撤銷，並命被告准予系爭商標之註冊。

㈡、訴訟費用由被告負擔。

二、被告聲明：求為判決

㈠、原告之訴駁回。

㈡、訴訟費用由原告負擔。

參、兩造之爭點：

一、原告主張之理由：

㈠、本件被告未提出任何資料證明韓國MBC 電視台已先行在國內、外依法登記並且合法取得「大長今」商標（下稱據以核駁商標，如附圖二）之所有權，以及合法使用據以核駁商標從事「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」之服務，僅以在本申請登記案申請日之後「大長今」戲劇在國內之著名程度與電視台週邊商品熱賣之網路新聞認定「大長今」為韓國MBC 電視台所擁有之「著名之商標或標章」，卻未指出被告認定韓國MBC 電視台合法擁有據以核駁商標所有權之我國法規明文依據。被告所稱韓國MBC 電視台從事之授權與販售商品活動，依法並不能視為韓國MBC 電視台已合法取得「大長今」之商標所有權或韓國MBC 電視台可在我國合法使用據以核駁商標。且「大長今」縱為韓國MBC 電視台製作之電視劇，充其量僅屬於戲劇著作，並非「商標」之所有權合法取得與使用，而著作權與商標權係屬不同範疇，自不能以此即謂系爭商標之註冊有違商標法第23條第1 項第12款之規定，被告之初步審查容有重新斟酌之必要。此可參酌鈞院89年度訴字第1957號判決揭示之意旨，益明韓國MBC 電視台之電視劇「大長今」根本不符「著名商標」之定義，且其商標之排他性範圍亦不可從電視劇擴及系爭商標指定使用之服務。

㈡、被告未經法律明文授權，將「著名商標或標章認定要點」第7 點「著名商標或標章」與商標法第23條第1 項第12款「他人著名商標或標章」視為等同。細查商標法第23條第1 項第12款所稱「他人著名商標或標章」之所有權人認定，除商標法相關條文外，並無另外明文授權被告得逕為裁定，即未明訂授權被告得將「他人著名商標或標章」視為商標法其他相關條文之例外。因此，被告不得逕由行政命令或行政處分違法認定「未在我國申請註冊登記之商標或標章」得為「他人著名商標或標章」，或違法認定「未在我國申請註冊登記之商標或標章使用人」得為「他人著名商標或標章」之「商標或標章所有權人」。被告據「著名商標或標章認定要點」所公告之第7 點，欲適用商標法第23條第1 項第12款所為之法規命令與行政處分，因「欠缺法律之明確授權」與「違反法律保留原則」而根本發生合法性問題，應屬無效。尤有甚者，被告在無法律明確授權依據下，於93年4 月28日經濟部經授智字第0932003036-0號令修正發布「著名商標或標章認定要點」，其中第7 點之規定，嚴重違反商標法「登記主義」、「平等互惠」、「公示」、「公信」多項基本原則，且明顯違反下列商標法條文而有矛盾衝突，相關行政與司法單位應盡速矯廢此要點以免徒增訟源，更不可據此違法要點為判決理由。

１、商標法第2 條、第23條第1 項第12款之規定。綜觀商標法全文，欲適用此條款成立要件需有「他人著名商標或標章」與「商標或標章之所有人」之先前存在。「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，明顯違反商標法第2 條之規定，此行政法規完全無法律明確授權依據。若被告認為商標法第23條第1 項第12款「他人著名商標」為「商標登記原則」與商標法第2 條之例外，應依職權請立法院將商標法第23條第1 項第12款原條文修法加列「前項不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用之他人著名商標或標章為商標法第2 條之例外」條文，並於商標法第2 條原條文修法加列「他人著名商標之商標權取得，不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用」條文。不可逕由行政機關未經法律明文授權而違法以行政命令或行政處分行之。

２、商標法第3 條規定根本排除特定外國人在我國申請商標註冊。「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，明顯違反商標法第3 條之規定，此行政法規完全無法律明確授權依據。若被告認為商標法第23條第1 項第12款「他人著名商標」為「商標登記原則」、「平等互惠原則」與商標法第3 條之例外，應依職權請立法院將商標法第23條第1 項第12款原條文修法加列「前項不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用之他人著名商標或標章為商標法第3 條之例外」條文，並於商標法第2 條原條文修法加列「不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用之他人著名商標或標章之商標權取得不須依前項規定，並不得排除特定外國人，無互相保護商標之條約或協定、或依其本國法令對中華民國人申請商標註冊皆應予受理」條文。不可逕由行政機關未經法律明文授權而違法以行政命令或行政處分行之。

３、商標法第4 條規定，承認先在外國依法申請註冊之商標，得在我國申請註冊並主張優先權。「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，明顯違反商標法第4 條之規定，此行政法規完全無法律明確授權依據。若被告認為商標法第23條第1 項第12款「他人著名商標」為「商標登記原則」、「平等互惠原則」與商標法第4 條之例外，應依職權請立法院將商標法第23條第1 項第12款原條文修法加列「前項不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用之他人著名商標或標章為商標法第4 條之例外」條文。並於商標法第4 條原條文修法加列「不須依本法於我國註冊、申請註冊或使用之他人著名商標或標章之商標權取得不須依前項規定，並不得排除無相互承認優先權之國家或外國人」條文。不可逕由行政機關未經法律明文授權而違法以行政命令或行政處分行之。

４、「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，明顯違反商標法第10、12、13、17條、第23條第1 項第12款、第23條第2 項、第27、29、30、32、33、34、35、37、38、39、40、50、52、69、72、80條規定，係屬違法。

㈢、依據憲法之「權力分立原則」與「法治國原則」，主管商標註冊行政機關之被告並未遵從以下行政法之一般原則與商標法之法條條文：１、依據行政程序法第4 條明文規定行政機關須遵守「依法行政原則」，消極面應遵從「法律優越原則」，積極面應遵從「法律保留原則」，尤其是「干涉行政」之「法規命令」必須有法律之明文授權。２、依據行政程序法第5 條明文規定行政機關須遵守「明確性原則」。３、依據行政程序法第119 條以下明文規定行政機關須遵守「信賴保護原則」，尤其商標法第2 條、第27條第1 項、第52條等相關條文採行「商標登記原則」，即具體彰顯商標依法行政須依據「公示原則」與「公信原則」。４、依據商標法第2條、第27條第1 項、第52條等相關條文皆採行「商標登記原則」，即具體彰顯商標之「申請註冊」與「登記註冊」為商標所有權之「生效要件」與「處分要件」，亦即成為商標法第23條第1 項第12款之當然構成要件。５、依據行政程序法第6 條明文規定行政機關須遵守「平等原則」，商標法施行細則第16條所稱「本法所稱之著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」僅授權行政機關認定「著名」之標準，法律並未明文授權行政機關就個案甚至本案得以例外排除商標法關於「商標」、「商標所有權人」、「有致公眾混淆誤認之虞者」之明文規定。６、商標法第23條第1 項第12款所稱之「他人著名商標」必須完全符合以下構成要件：⑴、「他人」須已取得商標法第2 條所稱之「商標權」並已成為該法第23條第1 項第12款但書所稱之「商標所有權人」，而非僅有使用或廣告商標之事實。否則先使用「商標」卻後申請商標登記之人，即排除先申請登記商標人之所有商標類別申請登記權利，豈非違背我國商標法之「登記主義」原則之所有商標法條文；反面觀之，商標法第6 條之「商標之使用人」，不得視為「他人著名商標」之「他人」；⑵、「著名」係指已成為商標法施行細則第16條所稱之「著名」程度，所謂「著名商標」之認定，絕非僅符合使用或廣告「著名商標」事實之形式認定標準即可，應以此商標所彰顯之商品或服務已達著名程度且持續一定期間為實質認定標準，尤其「大長今」之廣為人知實為歷史戲劇書籍之著名，而非商標所彰顯之商品或服務已達著名程度，至今消費者僅存對「大長今」歷史戲劇知曉，對於被告所認定「著名商標」之廣告商品之內容更本不復記憶可為佐證；⑶、「商標」須符商標法第5 條規定。７、商標法第23條第1 項第12款之所稱之「有致公眾混淆誤認之虞者」，依據經濟部訴願決定書所稱，係指消費大眾「對商品之來源或產製主體發生混淆誤認」。原告前以系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條第44類之服務申請註冊，與韓劇「大長今」所描述之古代朝鮮宮廷劇情內容完全無涉，根本無「有致公眾混淆誤認之虞者」。

㈣、被告錯誤解釋引用法規命令，不但將「大長今」歷史戲劇書籍之著作權與「他人著名商標」之商標權混淆，更在無法律明確授權之下，擅自擴張「混淆誤認」之解釋，完全禁止並排除「大長今」商標其他所有項目之依法登記權利，對原告所作成之行政處分，已違「依法行政原則」、「法律優越原則」、「法律保留原則」、「明確性原則」、「信賴保護原則」、「商標登記原則」、「公示原則」、「公信原則」行政法與商標法之一般行政原則。其行政處分因「欠缺法律之明確授權」與「違反法律保留原則」而根本發生合法性問題，並嚴重侵害「人民基本權」，使原告依法申請商標登記之合法權利喪失，因此造成契約履行不能而無法進行原定之營業活動，致喪失工作、客戶與經濟收入，蒙受重大損失。行政機關依法所作成行政處分應依據「人民基本權保障」、「依法行政原則」、「平等原則」、「信賴保護原則」、「信賴利益」、「法安定性」等行政法之一般原則，再參照個案情形後，依據「比例原則」之適當性、必要性及衡量性作出行政處分。被告不但有違上述行政法之正當程序，亦未於處分書中陳列法律明確授權被告之合法條文。按商標法相關法律與判例皆無保護無權使用他人或無主商標之明確法律授權依據。被告之行為不但涉及職業與營業自由之侵害，更實質侵害人民實體法權益。

㈤、鈞院95年度訴字第472 、474 、475 號判決竟違反以上憲法、商標法、行政法之條文，錯誤引用「著名商標或標章認定要點」第7 點規定，並在判決書理由內將爭執重點為：「大長今」是否符合「他人著名商標」誤認限縮為「著名商標」之定義，可謂一錯再錯。因「大長今」即使符合「著名商標」亦非「他人著名商標」，也不得適用商標法第23條第1 項第12款規定。因為「不在我國註冊、申請註冊或使用」之商標，依商標法在我國並無商標權或商標所有權人存在之可能，亦即「不在我國註冊、申請註冊或使用之著名商標」即使符合「著名商標或標章認定要點第7 點」所稱「著名商標」卻無法成為「商標法第23條第1 項第12款」所稱「他人著名商標」。亦即，系爭商標即使符合違法之「著名商標」、卻非合商標法的「他人著名商標」，亦無商標法第23條第1 項第12款之規定適用之可能。此3 件判決既不適用法規且適用不當，判決當然違背法令。

㈥、退萬步言，被告關於「他人著名商標」與「著名商標所有權人」之舉證皆為非法或違法證據：１、被告僅舉證93年8 月5 日自由新聞網所載之網路新聞與廣告，遽以認定中文商標「大長今」為韓國MBC 電視台之「他人著名商標」，草率駁回原告於93年8 月6 日申請系爭商標之註冊登記。⑴、被告認定「著名」標準期間過短：須知韓劇「大長今」係93年5月之後才在台灣地區播出，如何於短短3 個月期間即符合「他人著名商標」之認定標準。⑵、被告認定「著名」亦係著作「大長今電視劇」，而非中文商標「大長今」所彰顯之商品或服務：93年8 月6 日當時「大長今」之廣為人知，實為歷史戲劇書籍，而非未申請登記註冊中文商標「大長今」、亦非其所彰顯之商品或服務已達著名程度。至今公眾僅存對「大長今」歷史戲劇知曉，甚至連代表被告出庭之「專業人員」對於被告所認定「著名商標」之表彰商品或服務之內容根本無法當庭舉證說明之可為佐證。⑶、被告舉證之「授權」係「著作權」非「商標權」：被告僅舉證韓國MBC 電視台在我國之「授權」商業活動，並僅能提出韓國MBC 電視台係我國「著作權」之所有權人，可見被告所謂韓國MBC 電視台在台灣地區之「授權」行為係「著作權」而非「商標權」。被告亦無法舉證韓國MBC 電視台在我國關於中文商標「大長今」申請登記「商標權」、親自使用「商標權」、依法授權「商標權」之直接證據。２、被告係我國商標審查主管機關，關於人民重大權利之審查標準，竟草率引用僅差1 日之網路新聞與廣告、晚於原告註冊申請日的學術研究機構對於行銷範例之研討會議等小眾活動作為涵攝商標法第23條第1 項第12款規定之構成要件「著名」與「公眾」之佐證，不看電視劇、不使用網路或不參加學術活動之公眾如何知悉且信服政府對於「他人著名商標」之評斷標準？法之安定性與明確性遭破壞無遺。⑴、被告引用網路新聞舉證94年3 月間香港地區所謂韓國MBC 電視台之授權商業活動，不但晚於原告於93年8 月6 日申請系爭商標之註冊登記時間，其法律事實也與報導不同，顯見被告草率引用之網路新聞證據力薄弱實不可輕信。⑵、被告舉證94年11月28日韓國MBC 電視向大韓民國申請據以核駁商標註冊登記，不但晚於原告於93年8 月6日申請系爭商標之註冊登記時間，也反證韓國MBC 電視在原告申請系爭商標註冊登記之前並非任何地區之「大長今」中文商標之「著名商標所有權人」。⑶、被告根本無法舉證「大長今」合法「商標所有權人」之存在，顯見核駁無理由。

㈦、依據鈞院95年度訴字第430 、539 、540 號判決所載，亦能佐證被告違法舉證。而鈞院95年度訴字第472 、474 、475號判決竟違反以上法律之條文，在未經查證或故意輕忽之下，錯誤採用被告所提出一部分之違法或非法證據，並在判決書理由內直接引為判決理由，乃有判決不備理由且理由矛盾之違法。

㈧、再退萬步言，被告雖以商標法第23條第1 項第12款規定，認原告於93年8 月6 日以系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第44類之「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」「有致公眾混淆誤認之虞者」，依據經濟部訴願決定書所稱，係指消費大眾「對商品之來源或產製主體發生混淆誤認」，因此核駁原告之系爭商標註冊申請。但是被告根本從未能確實舉證其所違法認定之「他人著名商標」「大長今」之「商標權所有權人」韓國MBC 電視公司，實際使用或授與商標權之商品名稱、相關廠商、銷售數量及發票等等確切證據，在原告向我國申請註冊日之前確實使中文「大長今」圖樣在客觀上已廣為連續劇與書籍等著作權以外相關事業或消費者所普遍認知。原告根本無從得知確實與韓國MBC 電視公司有關之「大長今」商品與服務內容而無從辯駁，被告又如何能憑空裁定原告前以「大長今」商標指定使用於商標法施行細則第13條第44類之服務申請註冊，與韓劇「大長今」所描述之古代朝鮮宮廷劇情內容或所謂韓國MBC 電視公司之授權商標商品，「有致公眾混淆誤認之虞者」？顯見被告之審查過於率斷，容有重新審酌之必要。

二、被告主張之理由：

㈠、本件原告申請註冊之系爭商標係韓國MBC 電視公司之宮廷劇名稱，其播出不但造成亞洲熱烈迥響創下收視佳績，甚至連美國的韓美電視台亦熱烈播映，單以「大長今」3 字透過網路搜尋，所得相關資料即有數萬筆之多，其為一著名商標應無庸置疑。「大長今」雖為戲劇名稱，惟其劇情中對食療、養身、中醫等東方文化多所介紹，以致其周邊商品從電視劇、相關影音產品、食譜、漫畫、小說、觀光到飲食、有授權的食補商品等不勝枚舉，讓電視台多所獲利。而系爭商標圖樣上之中文「大長今」，雖為歷史故事中之人物，惟使「大長今」在市場上造成轟動者，乃韓國MBC 電視公司之電視劇。而依前所檢送之附件資料，及該公司於95年11月1 日授權「群英社國際股份有限公司」以「大長今」指定使用於第16、18、24、25、28、29、30類商品在我國申請註冊，取得註冊第00000000號商標權之情事，足以顯示該電視公司亦確有將「大長今」結合商品或服務作為商標使用之事實，且其使用日期早於本案之申請日。如自由新聞網中有關該電視台周邊商品熱賣之新聞報導時間為93年8 月5 日，更早於本案之申請日93年8 月6 日。顯見在系爭商標提出申請前，該電視台已有將「大長今」結合商品或服務使用之事實。我國之全國商業總會及財團法人台灣智庫等機構，在2005年服務業跨業整合商機系列研討會中，甚且將「大長今」戲劇所衍生之經濟效益，當成我國產業未來行銷之範例加以探討。

㈡、近來該電視台更授權護膚專家推出大長今護膚系列，在香港透過屈臣氏首先販售，是原告以「大長今」作為商標圖樣，指定使用於「美髮，髮型設計，燙髮，染髮，剪髮，美容，化粧，皮膚保養，修指甲，紋身，紋眉，澡堂，三溫暖，提供水療浴池，公共浴室，蒸汽浴，減肥塑身，美容諮詢顧問，按摩，芳香療法之治療。」等與商品相關之服務，有致相關公眾對其提供服務來源產生混淆誤認之虞，自有商標法第23條第1 項第12款前段規定之適用。至所舉「情定大飯店」、「冬季戀歌」、「商道」、「火花」等核准案例，因其無與商品產生聯想之虞，核屬另案問題，要不得執為本案亦應核准註冊之論據，併予陳明。

㈢、又「註冊」或「先申請」並非商標法第23條第1 項第12款之成立要件，且商標法所稱之著名商標或標章，不以在我國註冊者為前提（被告著名商標或標章認定要點參照）。是本案申請當時，韓國MBC 電視公司雖未於我國以「大長今」作為商標申請註冊，然參酌其結合商品或服務使用及廣為相關事業或消費者所普遍認知之事實，應可認定為著名商標。至原告指稱韓國MBC 電視公司並未取得香港地區之商標權一節，因商標有其地域性，且各國法制不同，對著名商標或標章之認定及保護或有差異。再者，目前各國皆有不當搶註商標之情形，實難以香港地區核准註冊，即執為本國亦應核准其註冊之論據。是被告依法核駁其註冊之申請，並無不合。

理由

一、按商標相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊；其情形以申請時為準，為商標法第23條第1項第12款、第2 項定有明文。所稱著名商標或標章，係指有客觀證據足以認定該商標或標章已廣為相關事業或消費者所普遍認知者，復為商標法施行細則第16條所明定。核該條款之立法意旨，乃在保護尚未在類似商品或服務取得註冊，但其商標在市場上已達消費者普遍認知程度，致在購買標示該商標之商品或服務時，會誤認該商品或服務為他人所產製或提供之著名商標，以防止第三人藉由攀附他人盛譽獲取商業上之利益。而判斷有無混淆誤認之虞，則應參酌商標識別性之強弱、商標之近似及商品／服務類似等相關因素之強弱程度、相互影響關係及各因素等綜合認定是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之虞。

二、兩造不爭之事實經過：原告前於93年8 月6 日以「大長今」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第44類之「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」服務，向被告申請註冊。案經被告審查，認「大長今」為著名商標，原告以之作為商標圖樣，指定使用於美髮、髮型設計等與美容護膚產品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞，以94年7 月15日商標核駁第286485號審定書為核駁之處分。原告不服，提起訴願，復遭駁回等事實，為兩造所不爭，並有本件商標註冊申請書、前揭審定書及經濟部94年11月29日經訴字第09406141230 號訴願決定書影本分別附於原處分卷及本院卷可稽，自堪信為真實。

三、原告循序提起本件行政訴訟，主張：被告所引據之韓國電視劇「大長今」僅屬戲劇著作之名稱，並非當然屬「商標」權之合法擁有及使用，蓋著作權與商標權係屬不同範疇，自不能以此即謂系爭商標之註冊有違反商標法之規定。且被告並未提出在原告依法申請登記註冊「大長今」商標之前，韓國MBC 電視台已先行在國內、外依法登記註冊並且合法取得「大長今」商標權，以及使用「大長今」商標於「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養．．．」達著名程度之相關確切證明供參考。況被告早已核准我國業者以韓劇劇名如「情定大飯店」、「冬季戀歌」、「商道」、「火花」等作為商標使用，註冊於各種商品及服務，原告今以「大長今」指定使用於「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養．．．」等服務，自無與據以核駁商標發生混淆或減損其識別性及商譽之虞。遑論據以核駁商標主要使用於電視劇製作及發行，與原告服務之性質、內容迥不相侔，行銷管道、交易對象均屬有別，相關消費者更無致生混淆誤認之情事，被告否准原告註冊，於法有違云云。

四、本院之判斷：

㈠、按商標法於92年5 月28日修正公布全文94條（自公布日起6個月後施行），將商標法第37條第7 款原條文：「商標圖樣有左列情形之一者，不得申請註冊：．．七、相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者。但申請人係由商標或標章之所有人或授權人之同意申請註冊者，不在此限。」修正後移列為現行商標法第23條第1 項第12款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：．．十二、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」，其修正理由為：「⑴世界智慧財產權組織（WIPO）於西元1999年9 月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之；又除防止與著名商標產生混淆誤認之虞外，並應避免對著名商標之減損（dilution）產生，基於ＡＰＥＣ於89年3 月決議會員國應遵守WIPO該決議，爰將『公眾』修正為『相關公眾』，並增訂有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者，不得註冊。⑵本款規定主要是為保護著名商標或標章所有人之權益而設，如經該所有人同意，即無保護之必要，現行條文所稱授權人，原係指經商標或標章所有人同意得授權他人申請註冊之人，此種人同意，本質上即屬所有人之同意，無特別規定之必要，為免疑義，爰將『或授權人』刪除。」是為避免著名商標所有人努力創造之著名商標被稀釋、淡化，減損其表彰來源、區別及品質確保之信賴功能，只要使用相同或近似他人之著名商標，而有致消費公眾混淆誤認、或減損其識別性、或信譽之虞者，即構成不得註冊之事由，並不以使用於相同或近似之商品種類為要件；而為強化對著名商標之保護，亦不以經「註冊」或「先申請」為要件，此觀世界各國對商標權之取得，採註冊保護主義、使用保護主義、或兼採二者均有之可明。故商標法所稱之著名商標或標章，不以在我國註冊或在他國註冊者為前提，未註冊商標或標章只要符合「著名商標」之客觀事實，即有適用。

㈡、次按行政機關依其固有之指示權（監督權），上級機關得為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，訂頒解釋性規定及裁量基準，此觀行政程序法第159 條第2 項第2 款規定甚明。如前所述，商標法所稱之著名，依該法第93條授權訂定之施行細則第16條規定，乃係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者；而商標法主管機關經濟部，為協助下級機關認定商標法第23條第1 項第12款所稱之著名商標或標章，乃參照前揭世界智慧財產權組織公布關於著名商標保護之規定與精神，訂頒「著名商標或標章認定要點」供所屬及下級機關作為判斷基準。依該要點第3 、4 點規定，判斷上述相關事業或消費者，係以商標或標章所使用商品或服務之交易範圍為準，包括下列3種情形，但不以此為限：⑴商標或標章所使用商品或服務之實際或可能消費者。⑵涉及商標或標章所使用商品或服務經銷管道之人。⑶經營商標或標章所使用商品或服務之相關業者；若商標或標章已為上述所列其中之一相關事業或消費者所普遍認知者，應認定為著名之商標或標章。又著名商標或標章之認定，應就個案情況考量下列足資認定為著名之因素：⑴相關事業或消費者知悉或認識商標或標章之程度。⑵商標或標章使用期間、範圍及地域。⑶商標或標章推廣之期間、範圍及地域。所謂商標或標章之推廣，包括商品或服務使用商標或標章之廣告或宣傳，以及在商展或展覽會之展示。

⑷商標或標章註冊、申請註冊之期間、範圍及地域。但須達足以反映其使用或被認識之程度。⑸商標或標章成功執行其權利之紀錄，特別指經曾經行政或司法機關認定為著名之情形。⑹商標或標章之價值。⑺其他足以認定著名商標或標章之因素；而上述各項因素得依下列證據證明之：⑴商品或服務銷售發票、行銷單據、進出口單據及其銷售數額統計之明細等資料。⑵國內、外之報章、雜誌或電視等大眾媒體廣告資料。⑶商品或服務銷售據點及其銷售管道、場所之配置情形。⑷商標或標章在市場上之評價、鑑價、銷售額排名、廣告額排名或其營業狀況等資料。⑸商標或標章創用時間及其持續使用等資料。⑹商標或標章在國內、外註冊之文件。包括其關係企業所為商標或標章註冊之資料。⑺具公信力機構出具之相關證明或市場調查報告等資料。⑻行政或司法機關所為相關認定之文件。⑼其他證明商標或標章著名之資料，並為同要點第5 、6 點所明定。再商標或標章不以商標或標章所有人自行使用者為限，其關係企業或第三人所為商標或標章之使用資料，得併入本要點5 各項因素考量；而商標或標章之使用證據，應有其圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料，並不以國內為限，但於國外所為之證據資料，仍須以國內相關事業或消費者得否知悉為判斷，同要點第8 、9 點著有規定。於該要點第10點並提示，商標專責機關就著名商標或標章之認定，應就該要點6 所列證據，綜合要點5 各項認定因素判斷之，但眾所周知之事實，不在此限。核上述要點規定，符合商標法第23條第1 項第12 款 之意旨，並未逾越該法之規範範圍，被告為經濟部指定辦理商標業務之專責機關（商標法第7 條第2 項），於審查申請註冊之商標或標章所相同或近似於他人之商標或標章，是否著名時，自應受該要點之拘束並資為判斷之依據與基準。

㈢、本件原處分以系爭商標圖樣上之中文「大長今」，為韓國MBC 電視公司製作之宮廷劇名稱，其播出造成亞洲熱烈迴響，近來該電視台更授權護膚專家推出「大長今」護膚系列，在香港透過屈臣氏首先販售，原告以之作為商標圖樣，指定使用於美髮、髮型設計等與美容護膚產品相關之服務，有致相關公眾對其所提供服務之來源產生混淆誤認之虞云云，爰不准系爭商標之註冊，固非無見。惟如前述，著名商標之認定，係以申請時為判斷標準，經查：

1、韓國MBC 電視公司92年11月出品，93年5 月24日、93年6 月7 日、93年7 月22日、93年8 月2 日、94年12月19日、95年6 月13日、95年7 月17日、95年8 月4 日陸續於我國行政院新聞局送審核准之中文片名「大長今」連續劇（其外文片名分別為「JEWEL IN THE PALACE 」或「JANGGEUM'S DREAM」），係於93年5 月間在臺灣地區之GTV 戲劇台首次播出，收視率平均約2%，有電視收視率調查、錄影節目影片明細等件影本附卷可稽（見本院卷第38頁、第162 至166 頁），則原告於93年8 月6 日以「大長今」商標，指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第44類之「美髮、髮型設計、燙髮、染髮、剪髮、美容、化粧、皮膚保養、修指甲、紋身、紋眉、澡堂、三溫暖、提供水療浴池、公共浴室、蒸汽浴、減肥塑身、美容諮詢顧問、按摩、芳香療法之治療」服務，向被告申請註冊當時，中文「大長今」圖樣在客觀上是否已廣為相關事業或消費者所普遍認知，已非無疑。而被告認定該連續劇造成亞洲熱烈迴響，就韓國、香港部分，播出之日期分別為92年9 月19日、94年1 月間，此有群英社國際股份有限公司95年12月29日函暨附件在卷可憑（見本院卷第132 、134 頁）；其中韓國部分，雖早於於原告申請註冊商標之日，然依上開認定要點第9 點之規定，被告亦須提出在韓國使用中文「大長今」圖樣及日期之標示或得以辨識其使用之圖樣及日期的佐證資料而為國內相關事業或消費者得以知悉之資料，然由被告所提自由時報電子新聞網於93年8 月5 日報導：韓國MBC 電視公司在戲劇之創作及播映外，復進而發展「大長今」一劇之周邊商品，如養身酒及「大長今御用飲品」乙文（見原處分卷第71、72頁附件2 ），縱堪認該電視公司已將「大長今」3 字，作為表彰其商品標識之商標使用，惟觀之被告提出國內最初使用該商標行銷之商品廣告，係於93年8 月4 日始出現，而該商品出貨，猶待同年月10日之後，晚於系爭商標之申請日（93年8 月6 日），而被告訴訟代理人復陳明除該廣告外，別查無在原告申請日前使用系爭商標之資料益明（見本院卷第115 、116 頁網路廣告及69頁言詞辯論筆錄）；另香港播放時間既晚於原告申請註冊商標之日，有關「大長今」商標之護膚產品之販售，又係在94年4 月29日之後（見本院卷第142 頁網頁），是亦無從以此遽認中文之「大長今」圖樣在原告申請時，已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知，至為灼然。

2、次按著名商標之認定雖不以是否註冊為斷，然在採註冊保護主義之國家，商標註冊之情形，仍不失為商標是否經廣泛使用之參考。查「大長今」係於93年10月25日始據韓國MBC 電視公司於韓國申請為商標註冊，並於94年11月28日獲准註冊日；又韓國版權擁有人Heewon Entertainment Inc.,MunhwaBroad casting Corporation （MBC ）及Sonokong CompanyLimited 等3 家公司，係於95年1 月8 日共同授權HeewonEntertainment Inc.出具授權書，再授權我國群英社國際股份有限公司於95年1 月9 日向被告申請「大長今」之商標註冊，而於95年11月1 日獲准公告註冊乙節，有群英社國際股份有限公司95年11月14日函、被告商標註冊簿及韓國商標註冊文件影本在卷可憑（見本院卷第167 至171 頁及韓國公司授權商標註冊證明），則上開於韓國及我國註冊之「大長今」商標，均晚於原告申請註冊日－93年8 月6 日，益徵被告遽為原告申請系爭商標註冊時，「大長今」商標在客觀上已廣為國內相關事業或消費者所普遍認知之結論，尚嫌率斷。至被告稱我國全國商業總會及財團法人台灣智庫等機構在西元2005年服務業跨業整合商機系列研討會中，以「大長今」商標作為我國產業未來行銷創意之範例加以探討云云。然查該研討會係於94年召開（晚於原告申請註冊商標日），依卷附該研討會網路報導內容（見原處分卷第75至77頁），並未明揭據以核駁商標之使用證據，自不能以之作為據以核駁商標於原告申請註冊當時已臻著名之證據。

五、綜上所述，著名商標之認定，係以申請時為準，被告認定「大長今」於原告93年8 月6 日申請註冊時，已然為一著名商標，乃有未依上開認定要點之違法，則原處分以系爭商標有商標法第23條第1 項第12款之不准註冊情事，而逕為核駁之審定，即有違誤；訴願決定未予糾正，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。再按行政法院對於人民依第5 條規定請求應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，原告之訴雖有理由，惟案件事證尚未臻明確，應判命行政機關遵照其判決之法律見解對於原告作決定，行政訴訟法第200 條第4 款定有明文。本件關於原告之訴是否合於商標法應准註冊之其他要件，尚待被告完成實質審查，是本件事證尚未臻明確，原告所提起之課予義務訴訟，尚未達全部有理由之程度；爰依前開之規定，判命被告對於原告93年8 月6 日「大長今」商標註冊申請案（申請案號：000000000 ），應遵照本判決之法律見解作成決定；另原告請求被告應作成核准原告所申請第000000000 號「大長今」商標註冊之行政處分部分，尚非有據，不應准許，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法經本院審酌後，核與本件判決結果均不生影響，故不再逐項論述，附敘明之。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

第七庭審判長法 官　李得灶