臺北高等行政法院判決

原告

裕榮食品股份有限公司

代表人

甲○○

訴訟代理人

游文華律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

蔡練生（局長）住同上

訴訟代理人

丙○○

參加人

日商加樂比股份有限公司

代表人

乙○○○

訴訟代理人

陳長文律師

訴訟代理人

李文傑律師（兼送達代收人）

上一人複代理人

郭家君律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年12月21日經訴字第09406142790 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：參加人於民國86年4 月2 日以「Calbee蝦條﹠Device」商標（下稱系爭商標，如附圖一）（圖樣上之中文「蝦條」及外文「PRAWN CRACKERS」及圖形聲明不在專用之列），作為其註冊第44744 號商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之商品，向被告之前身中央標準局申請註冊，經其准列為註冊第852793號聯合商標。嗣原告於92年7 月14日以其有違註冊時商標法第37條第7 款及第12款之規定，對之申請評定後，商標法於92年11月28日修正施行，依現行商標法第86條第1 項規定，系爭註冊聯合商標應視為獨立之註冊商標；又依同法91條第1 項規定：本法修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；其程序依修正後之規定辦理。本件原申請評定主張之條款業經修正為商標法第23條第1 項第12款及第13款。案經被告審查，認系爭商標無違修正前商標法第37條第7 、12款及現行商標法第23條第1 項第12、13款規定，以94年8 月11日中台評字第920253號商標評定書為申請不成立之處分。原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.命被告為系爭商標「評定成立」之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第30類之商品，是否該當修正前商標法第37條第7 、12款及現行商標法第23條第1 項第12、13款規定，而應予以撤銷？

㈠原告主張之理由：

1.商標是否近似之判斷，可參酌改制前行政法院26年判字第48號、最高法院21年上字第1073號判決，及混淆誤認審查基準5.2.1 、5.6.1 。

2.原告所有商標註冊第303553號商標（下稱據爭商標，如附圖二）與系爭商標圖樣，兩商標中均有「惹人注目之蝦圖」，且兩商標中之「蝦」之設計方法如出一轍，其設計圖近似處為：蝦子之尾部均以30度角微揚，且均向頭部彎曲，呈現腹部地方的斑節節次分明，二根觸鬚同為向後翹，意指翹楚之表達意念，綜觀兩商標圖樣其所爭議的「蝦」之設計，不論在「蝦子方向、彎曲角度、觸鬚方向及意義、腹部斑節」均傳達予人相同之印象。且蝦子雖為自然界動物，為人易於思及之題材，然在創意組合上竟能有如此多處雷同之處，實會致使混淆誤認。因此，系爭商標與據爭商標分別相較之下，均有致使消費者混淆誤認之蝦子設計圖所組成，雖然參加人有就中文「蝦條」及外文「PRAWN CRACKERS」及圖形部分聲明不專用，但是否近似應整體觀察，依照系爭商標與據爭商標整體觀察，外觀上會使消費者以為同一產品或同一公司產品的印象，所以兩商標構成近似。被告認為蝦類屬於自然界產物，且煮熟後呈現紅色蜷曲狀，不具備獨創性，但原告認為蝦子觸角往後翹曲的樣子具有識別性，所以如果扣除蝦子形狀，其他的部分沒有不同。原處分及訴願決定認因中英文字母內容不同認非屬構成近似商標，誠有偏誤。

3.將自然界動物如貓狗鼠鴨等作為商標圖樣註冊者所在多有，蝦子之蜷曲縱為加熱後概然之狀態，惟觀察後不為「想當然爾」之習見所宥而構思作為商標之用者，尤其將蝦子觸鬚設計向後翹者確屬巧思，乃獨創性之設計無疑，否則被告之對該圖形之商標予連番核准又作何解？況蝦圖之可作為商標，有實體式蝦圖、繪圖式蝦圖、坐式蝦圖、躺入式蝦圖等，各式蝦圖，只要有其特色獨創，均受保護，此猶眾所知悉之「KITTY 貓」「米老鼠」「唐老鴨」等，同理，難謂舉凡蝦圖其識別性必然不高，是以「蝦味先」之蝦如KITTY 貓之貓、米老鼠之鼠、唐老鴨之鴨當然可以有其專有排他性，且消費者對品牌之認知，往往只在對品牌特色之印象，如上開之「貓」「鼠」「鴨」之圖形，一經見及，則文字之標示如何往往忽略，且縱然標示之文字明顯不同亦多認為是同一品牌。即本件蝦圖乃原告「蝦味先」產品之品牌標誌，消費者見該蝦圖即認屬「蝦味先」品牌，對於中英文文字如何乃往往忽略，因而如上所言審查基準應以二者整體圖樣為判斷依據，是二者當然屬構成近似之商標甚明，否則被告又有何理由核准據爭商標？而原告所有據爭商標又受如何之保護？

4.原告於74年11月取得據爭商標後，即執「打造蝦味先成功品牌」之信念，以蝦圖為主要訴求投注大量電視媒體廣告，時時以抽獎或贈品等促銷活動回饋消費者，致使東方消費者行銷資料庫E-ICP （Eastern. Integrated ConsumerProfile ）於西元2000元的調查，原告所有據爭商標名列前10大零食品牌之一；且據流通商品系統（DMS SYSTEM）銷售查詢資料可知，蝦味先商品於2001年第1 季至第3 季之暢銷商品排行亦名列休閒食品前10大。此外，亦經高雄縣政府所肯定，現已為高雄縣當地列為特產之一。此在在突顯蝦味先之知名度，已廣為相關業者所熟悉，據爭商標更早在系爭商標申請前，即已樹立了品牌形象及高知名度，已成為眾所周知之著名商標，至甚彰顯。另者，蝦味先品牌之知名度亦經被告92年3 月23日中台異字第G00000000 號異議審定書認定據爭商標已廣為相關事業或消費者所普遍認知，然而原處分及訴願決定卻又否認據爭商標已列名為著名商標，誠有前後不一之矛盾。

5.商標法係採屬地主義，本地之商標註冊自受本地保護，且商標顯著知名與否亦應以本地作為衡量基準，原處分及原訴願決定認參加人創立於1949年，係一跨國食品集團云云，然而其於67年取得註冊第99403 號「CALBEE EBISEN 及蝦圖」商標後並未實際於我國國內生產或作為進口銷售洋芋片、蝦餅等之標示於商品之使用，此觀本件自評定申請至訴願程序爭議過程中參加人未能舉出其「蝦圖」自67年取得註冊後曾在本國國內為如何之使用甚明。參加人之商標既自始未見在本國使用，依法於本國自無受保護可言，此與參加人創立於何時是否為跨國公司在國外（日本）如何使用這商標品牌，歷史多悠久均無關。至於參加人第99403 號商標之註冊，實亦原告協助之結果，所謂原告所有商標係源自第99403 號商標並非實情。況縱屬如此，則因參加人之上開商標迄未使用，形同廢棄，而原告商標費心經營20餘年，享譽甚隆，顯著知名，獨特排他，焉能再由系爭商標因近似而坐享搭便車之利？此亦與是否「系爭商標權人並無惡意襲用或搶先註冊之不正競爭行為」無涉。又抑有進者，參加人商標既未實際使用於本國國內，業如前所述，則自無「且二造商標所指定使用之商品在市場上已併存多年，相關消費者對二造商標均已相當熟悉，已足以區辨為不同來源之可言。

6.參加人所提63年技術合作的契約，無法確定雙方嗣後合作內容的改變，即使參加人商標於67年有獲得註冊，但已無在使用，也沒有延展，所以不能以此證明原告商標屬於襲用的商標。

㈡被告主張之理由：

1.修正前商標法第37條第7 、12款規定，即現行商標法第23條第1 項第12、13款規定之適用，應以兩商標構成相同或近似為前提要件。

2.商標近似依據混淆誤認之虞審查基準5.2.1 判斷，系爭商標圖樣係由中文「蝦條」、外文「Calbee」、「PRAWNCRACKERS」及蝦設計圖所聯合組成，其中「蝦條、PRAWNCRACKERS」已聲明不專用，惟審查有無與他人之商標圖樣相同或近似時，仍應以其整體圖樣為準，與據爭商標圖樣相較，雖二者均有尾部30度角微揚，腹部有班節節次之蝦子設計圖，惟蝦子係自然界的動物，也是普遍餐桌上習見的食材，經加熱煮熟後，幾乎都自然呈現紅色蜷曲狀，與二商標蝦子設計圖，相去不遠，該尾部30度角微揚，腹部有班節節次之蝦子設計圖，難謂係經精心設計而成之獨創設計圖；再經檢索被告電腦商標資料，以中文「蝦」或蝦子設計圖作為商標圖樣之一部分申請註冊者，多達280 餘件商標，於各類商品或服務併存註冊者，亦非少數，堪認該中文「蝦」或所爭執的蝦子設計圖部分之商標識別力並非很高，而且二商標之中文部分，一為「蝦味先」，一為「蝦條」，外文部分一為「Calbee」及「PRAWN CRACKERS」，一為「HSIA WEI HSIEN」，非惟字義不同，文字外觀亦相去甚遠，況且據爭商標圖樣上復有擬人化之牛設計圖可資區別，整體構圖予消費者之寓目印象迥然有異，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，應無使相關消費者產生混淆誤認之虞，應非屬構成近似之商標。

3.依據混淆誤認之虞審查基準5.6.1 及5.8 ，據爭商標固經被告認定已為相關消費者所普遍熟知，具有相當知名度。然參加人係一跨國食品集團，創立於1949年，向來致力於研發生產各式休閒食品，諸如洋芋片、蝦餅、炸薯條、蔬菜餅等，系爭商標即由最初產品包裝使用態樣，如參加人於67年註冊取得第99403 號「CALBEE EBISEN 及蝦圖」商標，嗣因與原告簽定技術合作合約，傳授其新興休閒食品製造技術，該註冊第99403 號商標上之蝦圖，亦為原告引用作為據爭商標圖樣的一部分，與系爭商標均源自相同之參加人的註冊第99403 號商標而來，應無惡意襲用或搶註之不正競爭行為。且「Calbee蝦條﹠Device」系列產品，亦在國內休閒食品市場上市多年，二之商標商品有併存於同一市場數年之事實，相關消費者對二商標均已相當熟悉，且足以區辨為不同來源，此一併存事實自應予以尊重。

㈢參加人主張之理由：

1.依照被告聲明不專用的立法意義及條件，係避免敘述性或說明性的文字於商標中獲得准許，所以才有聲明不專用。既然不專用，就表示不具備識別性，所以通體觀察時會施以較小的注意，區辨時也給予較小的注意。兩商標除了蝦圖之外，其他部分可以互相區辨。

2.參加人所有的第99403 號商標沒有延展係因為要改良所以沒有延展，並非如原告所言沒有使用。

3.依照參加人提出證2 及證3 可以看出蝦圖並非原告所獨創，而是襲用參加人第99403 號商標而來，即使消費者知道原告商標為著名商標，也是限於「蝦味先」三個字，蝦圖是否為著名商標有疑義。

4.市場調查報告為原告自行製作，沒有證據力。

5.從技術合作契約可知，原告支付權利金給予參加人提供技術合作，故參加人未對原告之商標提起異議乃因有技術合作的關係。

理由

一、評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，商標法第52條定有明文。本件系爭商標係於88年6 月16日公告註冊，則系爭商標之註冊有無違法事由，應依註冊時即87年11月1 日公布施行之商標法。次按，「對本法中華民國92年4 月29日修正施行前註冊之商標、證明標章及團體標章，於本法修正施行後申請或提請評定者，以其註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限。」商標法第91條第2 項規亦有明文。本件商標評定案件係於前揭商標法92年11月28日修正施行前已提出申請，而尚未為評決，以商標法修正施行前及修正施行後之規定均為違法事由為限，始得撤銷其註冊。系爭商標係於92年11月28日修正施行前註冊，系爭商標所涉註冊時之修正前商標法第37條第7 款、第12款部分，業於92年11月28日修正施行為商標法第23條第1 項第12款、第13款規定，於修正施行前後法條規定均為違法事由，均先敘明。再按，商標圖樣「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致公眾混淆誤認之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得申請註冊；商標「相同或近似於他人著名之商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者」、「相同或近似於他人同一商品或類似商品之註冊商標者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第7 款、第12款及現行商標法第23條第1 項第12款、第13款所明定。惟前揭條款規定之適用均應以兩商標圖樣相同或構成近似為前提要件。

二、經查，系爭商標係由中文「蝦條」、外文「Calbee」、「PRAWN CRACKERS」及以波紋為背景之蝦設計圖所組成，據爭商標則係由中文「蝦味先」、外文「HSIA WEI HSIEN」及以數同心圓為背景之蝦設計圖所組成，二者相較，其等蝦圖固均係左向，有尾部30度角上揚，以及腹部均為斑節節次之設計，但蝦子乃係自然界動物，且為習見食材，經加熱後幾乎均呈紅色蜷曲狀，復以中文「蝦」或蝦子設計圖作為商標圖樣之一部分經被告核准註冊，或於各類商品或服務併存註冊者，件數甚多，有卷附布林檢索結果註記詳表可憑（原處分卷第283 頁至308 頁參照）。另依本院卷附參加人於67年7月1 日公告註冊取得第99403 號「CALBEE EBISEN 及蝦圖」（專用期限至86年8 月31日）圖樣中之蝦設計圖觀之，其與系爭案之蝦設計圖雷同。足見系爭商標圖樣中之蝦設計圖，業已經參加人先行使用多年，原告嗣加以沿用，並非獨創性商標，且以蝦子蜷曲狀作為圖樣者，其係習見自然現象，且蝦圖作為商標者甚為常見，已如前述。因此，系爭案蝦設計圖識別性並不高。加以系爭商標與據爭商標尚有中文、外文文字之明顯不同及背景圖案之區辨，尚不能以系爭商標與據爭商標均有前揭所指蝦設計圖，即指二者構成近似。原告主張兩商標圖樣「蝦」之設計，不論在「蝦子方向、彎曲角度、觸鬚方向及意義、腹部斑節」均傳達予人相同之印象，系爭商標與據爭商標整體觀察，外觀上會使消費者以為同一產品或同一公司產品的印象，所以兩商標構成近似等等，非屬可採。

三、依上所述，系爭商標與據爭諸商標既非屬構成近似之商標，自無系爭商標註冊時之修正前商標法第37條第7 款、第12款及現行商標法第23條第1 項第12款、第13款規定之適用。從而，被告所為申請不成立之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，並命被告為系爭商標評定成立之審定，為無理由，應予駁回。又本件系爭商標因與據爭商標非屬近似而無上開評定條文之適用，已如前述。至於據爭商標是否著名商標，以及上開條文之其他要件是否符合，暨兩造其他攻擊防禦方法，已與判斷結果不生影響，自毋庸再加以論究之必要，應予敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

第三庭審判長法　官 姜素娥