臺北高等行政法院判決

原告

昆盈企業股份有限公司

代表人

甲○○（董事長）

訴訟代理人

乙○○專利代理人

訴訟代理人

王迪吾律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國97年01月17日經訴字第09706100640號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告於民國（以下同）93年11月12日以「無線輸入裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於96年06月08日以（96）智專三㈠04080字第09620323130號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：

1.原處分及訴願決定均撤銷，並為「准予專利」之處分。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

甲、原告主張：

㈠原處分未給予原告充分陳述意見之機會：

1.按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2項之規定，其立法理由即在於作成再審查審定前，應給予專利申請人充分說明之機會（ 鈞院91年度訴字第3368號判決亦為相同之見解）。所謂「充分」給予申請人說明之機會，係指被告欲作成任何不利於申請人之處分理由都應使申請人有充分陳述之機會，而非在形式上有踐行通知義務後，即可符合專利法第46條第2項之規定。是以，如所作成之處分理由並未記載於審查意見通知書上，都應視為未確實踐行專利法第46條第2項之規定（ 鈞院92年度訴字4397號判決及94年度訴字第618號判決亦採相同之見解）。

2.查原告於96年03月09日接獲被告（96）智專三㈠04080字第09620132870號審查意見通知函（以下稱審查意見函），即根據被告所指駁之意見，於96年05月04日提出修正申請專利範圍及申復理由（以下稱修正本及申復本），並依據修正本申復說明本案「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」之重要技術特徵。惟由原處分記載：「...查該獨立的開關設計（非連動）為先前習知CN0000000案技術，按其連動結構描述應指本案次要目的『電源開關係與該無線接收器之扣持裝置相互地連動，可有效避免使用者疏忽忘記關閉輸入裝置的電源』，然該電源連動設計實質觀念及功效也教示於引證一發明摘要第8行『藉由容置空間...，進而切斷輸入裝置之電源...有效節省電源耗費之效用者』...。」其所稱之「CN0000000案」為新引證，「非連動獨立開關設計為先前技術」為新理由；新引證及新理由皆並未見於審查意見函中，自應再次給予原告充分陳述意見之機會，而非逕予處分，妨害原告充分陳述意見之機會。是以，原處分違反專利法第46條第2項之規定。

3.查被告於訴願答辯書稱「...處分書所述之理由及引證不脫離前述審查意見書通知函原意，故審定時並無舉出新事證新理由突襲...」，惟原處分中所記載之事項即為被告判斷系爭案是否具備進步性時所形成之心證，被告係依據原告所提出之修正本及申復本後，方於原處分中提出上開新引證及新理由，並根據新引證及新理由形成堅認系爭案不具備進步性之心證，並由此一心證來作成行政處分，惟此一心證卻未見審查意見函中，被告僅以「不脫離審查意見通知書之原意」，即認為並無舉出新事證新理由突襲，則日後原告及社會大眾向被告申請專利時，當專利申請人逐字逐句閱讀原處分中之行政處分後，如遇未曾出現在通知書函中之引證及理由時，應如何分辨或猜測被告之心證而有所依循?是以，被告於原處分中記載之新引證及新理由即為判斷系爭案是否具備進步性之心證，在未給予原告充分陳述意見之情況下，確實未踐行專利法第46條第2項之規定，原處分自屬違法。

㈡原處分混淆新穎性及進步性之判斷：

1.按「行政行為之內容應明確。」為行政程序法第5條之規定（即所謂之明確性原則）。是以，於專利審查時不僅必須附有理由，且其所附之理由應明確、具體、周延，使人民能確切知悉行政機關其依據，而能對行政機關之論點加以爭執，否則如理由前後矛盾，或是僅抄錄專利法或專利審查基準條文作成行政處分，即有違上開行政程序法第5條之規定（ 鈞院91年度訴字3368號判決及94年度訴字1414號判決亦採相同之見解）。

2.查原處分稱「...該扣持裝置切換該電源開關（引證案未見相對連接）。本請求項主要構件功能均揭露於引證一、二中，雖然沒有明白教示引證二之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動，但只要發明所屬技術領域中具有通常之事者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成本請求項」，惟依據專利審查基準第二篇第三章3.3節之規定，「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象」，本案申請專利範圍第1項清楚載明扣持裝置之結構及其與電源開關之連結關係；另前揭審查基準第二篇第三章3.6節亦規定，「審查進步性時，應確實依據所檢索之文件中所載的先前技術，認定發明是否能輕易完成」；換言之，審查進步性時，必須確實依據所檢索之先前技術有無明白之建議或教示，方能令該項技術領域中具有普通知識者得以輕易完成。因此，在原處分依據了所檢索文件而認為無明白教示本案請求項所載之整體下，何以還能引證一、二給予該項技術領域中具有通常知識者之明白教示下，該項技術領域中具有通常知識者還能夠轉用、置換、改變或組合而完成本案申請專利範圍第1項?

3.查被告訴願答辯所稱「雖然沒有明白教示引證二之扣和裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動」之理由，係為認定本案具備「新穎性」之理由。惟依前揭審查基準之規定，「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象，而就界定該發明之技術特徵與引證文件中所揭露先前技術之事項逐一進行判斷。判斷時得參酌說明書、圖式及申請時（申請日，主張優先權者為優先權日）的通常知識，以理解該發明。」「審查進步性時，得以多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合，或一份引證文件中之部分技術內容的組合，或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合，判斷申請專利之發明是否能輕易完成。惟前述技術內容的組合，在請求項的申請日（主張優先權者為優先權日），對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，必須是明顯（obvious）的情況下，始得為之。」是以，「新穎性」係依據先前技術所揭露之內容作為判斷，「進步性」組合先前技術內容，必須要在明顯的情況下作為判斷。而原處分之「沒有明白教示」係為進步性之判斷，並非被告訴願答辯時所稱之新穎性判斷；既然原處分在心證上已認定「雖然沒有明白教示引證二之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動」，那麼對於該項技術領域中具有通常知識者無法明白教示，即無專利審查基準中所規範之「明顯」情況，何以還能認為為該項技術領域中具有通常知識者可以輕易完成?此等前後矛盾之審定理由，實違前揭審查基準進步性專利要件之認定方式。再者，從無法明白教示即跳躍至可以輕易完成，如此跳躍式之審定方式，僅僅抄錄專利審查基準之條文，亦不符合行政行為之明確性原則，亦與上開鈞院之見解有異。

㈢本案符合進步性專利要件：

1.專利權之授予與否係判斷透過文字表達之申請專利範圍是否符合「產業利用性」、「新穎性」、「進步性」之專利要件，而被告作為專利權授予與否之主管機關，於判斷專利要件時，即應確實依據每一請求項中所載之發明的整體為對象；亦即，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。

2.本案所揭露之較佳實施例係為一無線滑鼠，無線滑鼠本身需具備有電源供應，不使用狀態下透過一獨立的開關予以強制斷電，將可有效延長電池使用壽命（見本案專利說明書第6頁所述）。查本案之扣持裝置係包含有一滑動塊、一定位板及一連動柱，滑動塊以可移動之關係設置於下殼體的表面（滑動槽孔的位置處），定位板則對應於二導引片而互相匹配卡合定位，連動柱設於相對於滑動塊的另一端並結合於電源開關，當扣持裝置進行移動時，連接柱即可一併地控制電源開關切換，使得止擋「無線接收器」與「電源開關」切換之動作結合為一，如此將可使得電源開關切換的動作更為簡單，亦可確保在無線接收器收納於容置槽內時，無線輸入裝置之電源可以被關閉，達到無線輸入裝置閒置時，減少電力之消耗。

3.引證一（即92年09月21日公告之第00000000號新型專利案）所揭露之可收納接收器之無線裝置，其中對應於收納接收器之容置空間具有一控制鈕，控制鈕對應於一電源開關，於接收器由定位機構收納於容置空間時，接收器的一側抵觸控制鈕之作動件，作動件再推擠電源開關以關閉電源之供給。就引證一所揭露之電源開關切換方式，其尚需設置一控制鈕，控制鈕還包含有彈性元件及作動件，且其係以接收器來推抵控制鈕，因此引證一除在電源開關的控制上結構較為複雜外，還必須考慮到定位機構、接收器、控制鈕及電源開關四者間之匹配關係，四者匹配關係若有誤差，即可能導致電源開關切換之動作不確實，而無法有效地關閉電源開關節省電能消耗；亦即，引證一對於本案「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」並無任何之教示或建議。

4.引證二（即90年07月21日公告第00000000號新型專利案）所揭露之盒體扣合裝置，原處分所引據之元件60係為引證二專利說明書所載之先前技術，其係揭露容槽內側邊之機體中設置有扣合裝置，扣合裝置主要包括有具可伸入容槽中而閂鎖電池盒體側面對應閂孔之扣閂之扣鈕以及彈性元件等機械構件。根據引證二所揭露者，其僅僅揭露了一可伸入容槽中之扣鈕，扣鈕並未與其所揭露之筆記型電腦或電池盒體有任何之電性關係；亦即，引證二對於本案「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」並無任何之教示。

5.是以，本案所請求之扣持裝置是能夠使得「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」，而此一請求特徵皆未於引證一或二所揭露，縱使結合引證一、二，亦無法對於「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」產生任何之教示或建議，此點在原處分亦採相同見解之情況下，本案實難謂所屬技術領域中具有通常知識者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式所能完成。況引證一的電源控制在無線滑鼠之內部，引證二的扣持裝置係設置在殼體的外側，先天上引證一、二對於該項技術領域中具有通常知識者，除無明白教示外，更是產生結合上之難度，引證二完全沒有提到類似或相關之開關連動設計，何以能夠與引證一的電源控制相結合、置換、組合或是轉用?再者，本案藉由「止擋『無線接收器』與『電源開關』切換之動作結合為一」，使得電源開關切換的動作更為簡單，亦可確保在無線接收器收納於容置槽內時，無線輸入裝置之電源可以被關閉，達到無線輸入裝置閒置時，減少電力之消耗，此為本案「顯然之進步」，自符合專利審查基準對於進步性之要求。

㈣綜上論述，本案符合進步性之要求。懇請 鈞院鑒核，賜判決如訴之聲明，以符法制。

乙、被告主張：

㈠原告指稱「原處分未給予原告充分陳述意見之機會，違反專利法第46條第2項之規定」、「原處分混淆新穎性及進步性，違反行政程序法第5條之規定」；並另重為主張本案符合進步性等專利要件，惟此部分由於並無新證據新理由，且於原處分及訴願決定已有詳述，不再贅述。

㈡被告並無違反專利法第46條第2項之規定：

1.按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2項之規定，其係指再審查經逐項審查後發現申請專利範圍之請求項有不予專利之情事而言，非對申復後之申復理由再行限期申復。

2.查本案96年05月04日所提之申請專利範圍修正為第2項併入於第1項，其餘依附項做項次變更（詳申復理由書第2頁第4行），修正後之申請專利範圍實質上為修正前申請專利範圍第2至10項（即刪除第1項）。而修正前申請專利範圍第2至10項不符進步性之理由，被告曾於96年03月07日以（96）智專三㈠04080字第09620132870號審查意見通知函通知申復（已踐行限期申復），而原告申復理由也於原處分理由第2段答覆，且原處分所述之理由及引證也不脫離前述審查意見通知函原意，故審定時並無舉出新事證新理由突襲，而違反專利法第46條第2項之規定。

3.原告指稱「原處分理由第2段中所提出『CN0000000專利案』及『引證一發明摘要第8行內容』為新引證」，並非事實。查該CN0000000專利案為原告於本案說明書先前技術欄所記載（詳見說明書第6頁第7行），僅為對原告之申復理由予以指駁而已；而提引證一發明摘要第8行內容說明，屬更明確指明引證一所欲達成之功效與本案相同，且該內容一直存在於引證一發明摘要第8行中，該引證於初審核駁已提供原告，原告不可能不知，所以無論指明或指駁均為針對原告申復理由所做之答辯，非本案不予專利之理由，而本件對申請專利範圍之請求項不予專利理由，亦已記載於原處分理由欄第4至12段。

㈢按「申請專利之發明是否具進步性，應於其具新穎性（包括擬制喪失新穎性）之後始予審查，不具新穎性者，無須再審究其進步性。」為進步性審查基準3.2所載。又新穎性2.3.2單獨比對原則，若一引證有教示或參考另一份引證則視為單一引證，因此原處分所提「雖然沒有明白教示引證二之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動」，實質認定引證一、二非視同單一引證之比對，故具新穎性之後，再審其進步性要件；又因本案獨立請求項所有構件功能均揭露於引證一、二之組合，依據進步性審查基準規定，「只要發明所屬技術領域中具有通常知識者依據初審引證技術，並參酌申請時的通常知識，而能將該先前技術以轉用、置換、改變或組合等方式完成者，應認定整體即屬顯而易知」，而不具進步性，因此認定具新穎性與認定不具進步性為不同專利要件，其理由並無不明確；且相關審查基準也公開於網路上，任何人均可輕易查詢而了解，故被告無違反行政程序法第5條「行政行為之內容應明確」之規定。

㈣綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1項之規定申請取得發明專利，惟發明「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，仍不得依法申請取得發明專利，同法第22條第4 項復定有明文。是以，凡利用自然法則之技術思想之高度創作，而可供產業上利用者，固得依規定申請取得發明專利。惟其發明如係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，仍不得依法申請取得發明專利。

二、本件係原告前於93年11月12日以「無線輸入裝置」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，經被告於96年06月08日以（96）智專三㈠04080 字第09620323130 號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。原告則不服，依序提起訴願及行政訴訟；兩造之主張各如事實欄所載，其爭點厥為本案是否有違專利法第22條第4 項進步性之規定，不符發明專利之要件？

三、本院判斷如下：

㈠本件第00000000號「無線輸入裝置」發明專利申請案，依96年05月04日申請專利範圍修正本，其申請專利範圍計9 項，除第1 項為獨立項外，其餘第2 項至第9 項為附屬項，申請專利範圍為：

1、一種無線輸入裝置，包括：一殼體，其中容置有一電子電路裝置，且該殼體具有一容置槽，以容置一無線訊號接收器；該殼體更包括有一扣持裝置且設於該容置槽之一側，並可於該殼體表面進行移動；該電子電路裝置具有一電源開關；其中，該扣持裝置之一端具有一滑動塊，而另一端與該電源開關相接；該扣持裝置進行該位移時，該扣持裝置之滑動塊係止擋於該容置槽之外側，並扣持該接收器於該容置槽中，同時該扣持裝置切換該電源開關。

2、如申請專利範圍第1 項所述之無線輸入裝置，其中該容置槽中設有一推抵裝置；該推抵裝置可將該無線接收器由該容置槽中推抵而出。

3、如申請專利範圍第2 項所述之無線輸入裝置，其中該推抵裝置具有一推抵柱，且該推抵柱與一彈性元件相接。

4、如申請專利範圍第3 項所述之無線輸入裝置，其中該容置槽內另開設有一槽孔以容置該推抵柱及該彈性元件。

5、如申請專利範圍第4 項所述之無線輸入裝置，其中該殼體係由一上殼體及一下殼體所組成，且該槽孔之一端係為該上殼體所延伸之一凸肋所封閉。

6、如申請專利範圍第1 項所述之無線輸入裝置，其中該扣持裝置更包含有一滑動塊及一定位板；該定位板係設置於該殼體之內側，且該滑動塊係置於該殼體之外側。

7、如申請專利範圍第1 項所述之無線輸入裝置，其中該扣持裝置更包含有一滑動塊、一定位板及一連動柱；該定位板及該連動柱係設置於該殼體之內側，且滑動塊係置於該殼體之外側；該連動柱並與該電源開關相接。

8、如申請專利範圍第6 或7 項所述之無線輸入裝置，其中該定位板之二側邊，分別具有一定位部，以卡止於該殼體之一定位位置。

9、如申請專利範圍第1 項所述之無線輸入裝置，係為一有線之輸入裝置，且該容置槽中可容置一可攜式記憶裝置或微型讀卡機者。而被告所據以核駁之證據資料，引證一即92年09月21日公告之第00000000號「可收納接收器之無線裝置」新型專利案；引證二即90年07月21日公告第00000000號「盒體扣合裝置㈠」新型專利案。

㈡按「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」為專利法第46條第2 項所明定，此即實務上所謂之「核駁理由先行通知書」；準此，本條項規定意旨，乃課予再審查之審查人員在作成不予專利之審定前，不能逕為核駁之審定，應先將不予專利之理由通知申請人，並限期申復，給予申請人提出答辯、陳述意見之機會。查本件修正前申請專利範圍第1 至10項不符進步性之理由，被告曾於96年03月07日以（96）智專三㈠04080 字第09620132870 號審查意見通知函即「核駁理由先行通知書」通知原告申復，且原告業於96年5 月4 日提出第000000000 號專利再審案申復理由書函覆，並於該函說明四、㈢中敘明「申請專利範圍第1 項... 主要構件功能均揭露於引證一、二中... 故不具進步性」等語，且原告申復理由已於原處分即再審查核駁審定書理由㈡予以函覆，而原處分所述之理由及引證資料並不脫離前述審查意見通知函之原意，故原告主張原處分未給予原告充分陳述意見之機會，有違反專利法第46條第2 項之規定云云，自不足採。至原告主張「原處分包含有經查該獨立的開關設計... 為先前習知CN0000000 專利案技術」、「引證一發明摘要第8 行... 沒有明白教示引證二之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合運動」等新理由，並未再次給予原告充分陳述意見之機會等語。查上開原告所引原處分內容或非本件不予專利之理由，僅為被告針對原告之申復理由予以指駁，或屬引證一所欲達成功效之明確指明，尚非以新理由為本案應不予專利之處分。是原告該主張，容有誤解，亦不足採。

㈢查本件系爭案修正後之申請專利範圍第1 項為一種無線輸入裝置，惟主要構件均已為引證一、二所揭露，包括一殼體（相當引證一圖2 元件21），其中容置有一電子電路裝置（相當引證一圖2 元件22），以容置一無線訊號接收器（相當引證一圖2 元件1 ），且該殼體具有一容置槽（相當引證一圖4 元件20），以容置一無線訊號接收器（相當引證一圖2元件1 ）；該殼體更包括有一扣持裝置，且設於該容置槽之一側，並可於該殼體表面進行移動；該電子電路裝置具有一電源開關（相當引證一圖2 元件2222）；其中該扣持裝置之一端具有一滑動塊，而另一端與該電源開關相接；該扣持裝置進行位移時，該扣持裝置之滑動塊係止檔於該容置槽之外側（相當引證二圖8 或9 元件60），並扣持該接收器於容置槽中（相當引證二圖8 或9 元件600 扣持電池元件4 ），同時該扣持裝置切換電源開關。又本件之技術特徵為電源開關，係與該無線接收器之扣持裝置相互地連動，可有效避免使用者因疏忽，忘記關閉輸入裝置之電源；然本件之扣持裝置構件已見於引證二元件600 ，電源開關連動切換裝置亦見於引證一元件2222，又引證一中文創作摘要載以「藉由容置空間收納一接收器時則壓動預設之控制鈕上，進而切斷輸入裝置之電源，藉此達到減少佔用體積空間、不易囤積灰塵且有效節省電源耗費之效用者」等語，是引證資料雖沒有明白揭示引證二之扣合裝置與引證一之電源開關兩者直接結合連動，但此等技術發明乃明所屬技術領域中具有通常知識者依據前述引證技術，並參酌申請時的通常知識，即能輕易完成，自不具進步性。

㈣至申請專利範圍第2 項為申請專利範圍第1 項之附屬項，第3 項為第2 項之附屬項，第4 項為第3 項之附屬項，第5 項為第4 項之附屬項，第6 項、第7 項、第9 項均為第1 項之附屬項，第8 項則為第6 或7 項之附屬項，亦屬習知技術之簡易變化附加運用，係運用申請前之先前技術或知識，為其發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，自亦不具進步性。

四、綜上所述，被告認系爭發明專利申請案為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，以違反專利法第22條第4 項規定，而為應不予專利之處分，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦屬妥適。原告主張前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應為「准予專利」之處分，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第七庭