臺北高等行政法院判決

原告

甲○○

訴訟代理人

蔡朝安 律師

訴訟代理人

姜宜君 律師

訴訟代理人

林佩樺 律師

被告

經濟部智慧財產局

代表人

王美花（局長）

訴訟代理人

丙○○

參加人

乙○○

訴訟代理人

楊祺雄 律師

訴訟代理人

劉法正 律師

複代理人

張東揚 律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服中華民國97年2 月13日經訴字第09706101440 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權命第三人乙○○參加訴訟，本院判決如下：

主文

事實

一、事實概要：原告前於民國（下同）93年4 月15日以「高爾夫桿頭之蠟模製造方法」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第000000000 號審查准予專利後，發給發明第I232782 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反專利法第23條之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年9 月5 日以（96）智專三（三）05055 字第09620506210 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部97年2 月13日經訴字第09706101440 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院依職權命參加人參加訴訟。

二、兩造聲明：

㈠原告聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

㈡被告聲明：原告之訴駁回。

三、兩造之爭點：系爭專利與證據2 之製造方法是否相同致擬制喪失新穎性？

㈠原告主張：

⒈本件被告係以擬制喪失新穎性為由，而為舉發成立之行政處分，惟依專利法第23條規定，申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明申請案所附說明書或圖示載明之內容相同者，不得取得發明專利。換言之，如申請專利之發明與申請在先之發明申請案內容不同者，即無專利法第23條擬制喪失新穎性之適用，合先陳明。

⒉參加人所提舉發證據2 （92年12月24日申請、93年12月1日公告之第00000000號「應用可溶性蠟之高爾夫球桿頭蠟模製造方法」發明專利案）得列入比較之範圍應以92年12月24日申請之範圍為限：

⑴原告於93年4 月15日以「高爾夫桿頭之蠟模製造方法」向被告申請發明專利，經被告發給發明第I232782 號專利，參加人先於92年12月24日以「應用可溶性蠟之高爾夫球桿頭之蠟模製造方法」向被告申請發明專利，復於93年9 月3 日修正補充，經被告發給發明第I224530 號專利（即證據2 ），參加人依專利法施行細則第28條之規定，應提出補充、修正部分劃線之說明書及圖示之修正頁及無劃線之替換頁。

⑵依專利法第23條之文義，引證案必須申請在先而在後申請案申請日後始公開或公告，從而本件系爭專利應與92年12月24日證據2 之說明書或圖示之內容比較，惟依卷內所載，證據2 之說明書及圖示均為93年9 月3 日修正補充後之內容，明顯晚於系爭專利之申請日即93年4 月15日，為此，應命被告提出參加人本件證據2 之補充、修正部分劃線之說明書及圖示，以明系爭專利與證據2是否相同。

⒊本件系爭專利與證據2 之製造方法確屬不同，無擬制喪失新穎性之適用：

⑴系爭專利之就高爾夫桿頭之蠟模製造方法，因使用「液溶性模仁」材質選擇性搭配組合膜仁，製程僅有三步驟即可製作成蠟模，相較於證據2 ，使用固體式「組塊」，首先須定義並製作出蠟胚，之後方藉由蠟胚再定義並製作出所需蠟模，製程長達七步驟（系爭專利及證據2之比較表見原告準備（一）狀第2-1 至2-4 頁，相同顏色表示為相同或類似材質，惟系爭專利及引證案於說明書記載之名稱略有不同）。

⑵系爭專利係使用液態之「液溶性模仁」選擇性搭配「組合模仁」，故製程不若證據2 繁瑣即可製作造型更複雜之球頭，例如，以系爭專利之製造方法即可製得具內擋板23之熱熔性蠟模（第16圖）及製得具配重塊24之熱熔性蠟模（第19圖）（均節錄自系爭專利之圖說），反之，證據2 因使用固態之「子模組塊」，對於複雜之球頭有製造上的困難，需使用數目更多形狀複雜的固體式「組塊」，更必須詳細計算之後拆解取出之可能性，實增加製作之難度。

⑶按專利法第23條擬制喪失新穎性之規定，應適用於系爭專利與證據2 至少為「完全相同」、「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」。惟系爭專利與證據2 雖同屬高爾夫桿頭之蠟模製造方法，然因使用之材質迥異，且製程難易度亦有所不同，確實屬二件不同專利，而無專利法第23條之適用。

⒋原處分違反「擬制新穎性」之判斷要求：依舉發審定理由書所示，被告僅以元件對應而略此二方法專利於蠟胚成形程序之差異，此種檢驗方式顯不符合依專利審查基準第3 章第2.4 節「新穎性之判斷基準」之規定。按本條規定，請求項之發明與引證文件中所載之先前技術應至少為「完全相同」、「差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵」、「差異僅在於相對應技術特徵的上、下位概念」或「差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」。以本案蠟胚製程方法專利而言，本項新穎性之檢驗除說明書及圖示所使用之元件外，元件的關連性與程序之差異更應為檢驗之重點。就系爭專利與證據2 在元件關聯性與進行程序上之差異，其差異分析如下：

⑴系爭專利之第2 、9 圖：一模仁外模100 具有一模穴101 （模仁外模100 僅具簡單之上、下模，且不需搭配任何子模）；證據2 第1A圖：一第一母模11具有一第一模穴111 （第一模穴111 必需搭配由數個組塊121 組成的子模12）；

⑵系爭專利第2 、9 圖：模仁外模100 之模穴101 本身即可做為模仁成形空間；證據2 第1A及1B圖：由數個組塊121 組成之子模12，第一模穴111 必需與子模12配合才能定義出一蠟胚成形空間13；

⑶系爭專利第3 項：選用水溶性蠟、水溶性樹脂、水溶性聚合物製造該液溶性模仁10；證據2 第2 項：選用鹼性溶解之蠟製造該可溶性蠟胚10之可溶性蠟；

⑷系爭專利第3 、10、14、17、20圖：液溶性模仁10（其內部未嵌設任何子模）之形狀可選擇對應於預設桿頭之全部或局部內部形狀；證據2 第1B及1C圖：可溶性蠟胚10係由該蠟胚成形空間13進行射製成型，完成第一母模11之脫模後，可溶性蠟胚10仍結合該子模12；

⑸系爭專利第3 、10、14、17、20圖：蠟模外模200 具有一模穴201 （蠟模外模200 僅具有簡單之上、下模）；證據2 第1D圖：一第二母模21具有第二模穴211 ，用以提供該結合有可溶性蠟胚10的子模12置入其第二模穴211 ；

⑹系爭專利第3 、10、14、17、20圖：一支撐件300 （該支撐件300 並非用以製造液溶性模仁10之子模）；證據2 第1D圖：一支撐件（其係原先用以製造可溶性蠟胚10 的 子模12的其中一組塊121 ）；

⑺系爭專利第3 圖：當液溶性模仁10之形狀選擇對應於預設桿頭之全部內部形狀時，可在射蠟後，直接利用一液體溶解洗除該液溶性模仁10（無需拆除任何子模），即可製得熱熔性蠟模20；證據2 第1E、1F、1G圖：可溶性蠟胚10之形狀必定對應於預設桿頭之全部內部形狀。在射蠟後，必需先拆解該子模12的組塊121 ，才能利用一液體溶解洗除該可溶性蠟胚10，可製得球桿頭蠟模20；

⑻系爭專利第1 項：熱熔性蠟模20係選用熱熔性蠟材；證據2 第2 項：球桿頭蠟模20之精密鑄造用蠟係選用酸性溶解之蠟；

⑼系爭專利第4 項：該溶液係選用水、鹼性水溶液、酸性水溶液、中性水溶液；證據2 第2 項：該溶液必定選用鹼性溶液；

⑽系爭專利第10、14、17、20圖：當液溶性模仁10之形狀選擇對應於預設桿頭之局部內部形狀時，另包含數個組合模仁10' ，其形狀對應於預設桿頭之其餘內部形狀（該組合模仁10' 並非用以製造液溶性模仁10之子模）。在射蠟後，先利用一液體溶解洗除該液溶性模仁10，再拆解該組合模仁10' ，即可製得熱熔性蠟模20 ；證據2 ：可溶性蠟胚10之形狀無法單獨對應於預設桿頭之局部內部形狀；

⑾系爭專利第10、14、17、20圖：該液溶性模仁10之形狀另可選擇至少互補於一內倒角21的形狀、一內擋板23的周邊對應形狀、一配重塊24的周邊對應形狀、一槽座25的內側倒角形狀；證據2 第1C圖：可溶性蠟胚10之形狀必定對應於預設桿頭之全部內部形狀，無法單獨對應於預設桿頭之局部內部特定形狀。

⒌訴願決定另以「證據2 係以第一母模及由組塊組成之子模共同定義出可溶性蠟胚之成形空間，相對於系爭專利以模仁外模定義其液溶性模仁射出之成形空間而言，係屬一技術特徵之下位概念。」及「證據2 即係以多件組塊所組成之子模，取代局部直接成形之模仁，而屬模仁製造技術之下位概念。」而下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性（參訴願決定書第7 頁），惟訴願決定書顯然將上下位之概念混淆。

⑴系爭專利與證據2 並無上、下位概念之從屬關係：參照上述比對表第1 及2 點所述，系爭專利第2 、9 圖之模仁外模100 僅具簡單之上、下模，且不需搭配任何子模，即可由模穴101 本身定義出模仁成形空間；反之，證據2 第1A圖之第一母模11之第一模穴111 必需搭配由數個組塊121 組成的子模12，才能定義出一蠟胚成形空間13。再參照上述比對表第5 、6 、7 及10點所述，系爭專利之第3 、10、14、17、20圖之蠟模外模200 、模穴201 及支撐件300 構造簡單，當液溶性模仁10之形狀選擇對應於預設桿頭之局部內部形狀時，更可配合使用數個組合模仁10' ，因此系爭專利確實容易入模、脫模；更且，系爭專利因係採局部設置方式，液溶性蠟材之耗用量與需洗除之範圍與體積顯不相同，具有降低生產成本、簡化製程並縮短生產時間之效果。系爭專利相較於證據2 之模具構造具有構造簡單、簡化流程與降低物耗之具體效果。另，就系爭專利所教示之原理原則併實施例內容，亦無法推導出如證據2 所述，以成形整個桿頭內部形狀來生產精密鑄造所需臘胚的方法。易言之，兩案並無上、下位概念之從屬關係。

⑵縱以廣義液溶性蠟材應用作為判斷之基準，系爭專利應屬證據2 之下位概念：液溶性蠟材於高爾夫球桿頭製造之應用文獻最早係見於美國0000000 號專利，該專利內容係為以液溶性蠟材製成一可對應桿頭內部形狀之核心後，再利用此一核心製造出桿頭蠟模。證據2 係利用此一上位概念，配合精密鑄造所習用之模仁脫模技術，將模仁應用在此類製程以減少液溶性使用量；系爭專利則更進一步以局部成形方式提高成形複雜度，並更有效地減少液溶性蠟之耗用量，減少製程時間並簡化整體製程。易言之，證據2 係以第一母模及由組塊組成之子模共同定義出可溶性蠟胚之成形空間，之後方由蠟胚與第二母模定義出蠟模之成型空間，相對於系爭專利以模仁外模與液溶性模仁選擇性搭配組合模仁直接定義出蠟模成形空間，二者使用材質與製程完全不同且系爭專利製程之簡化與功效絕非引證案所能達到，若真要以上下位概念定義，就高爾夫桿頭之蠟模製造方法之製程上，應先有蠟胚之成形，始有蠟模之成形，從而證據2 應為系爭專利之上位概念。

⑶縱以廣義液溶性蠟材應用作為技術領域判斷基準，就以製程簡化的技術發展趨勢而言，系爭專利應視為證據2引證案之下位發明，依專利審查基準第2.4 節規定，上位概念發明之公開並不影響下位發明之新穎性。

⒍綜上所述，系爭專利較諸證據2 ，不僅於方法步驟、製程順序、構造特徵及應用原理截然不同，且製程不若證據2複雜，有效縮短生產時間，並可製造結構更複雜之球頭，故系爭專利應無擬制喪失新穎性之適用。

㈡被告主張：

⒈訴訟理由一之（二）之1 謂：「參照上述比對表第1 及2點所述，本案第2 、9 圖之模仁外模100 僅具簡單之上、下模，且不須搭配任何子模，即可由模穴101 本身定義出模仁成形空間；反之，證據案第1A圖之第一母模11之第一模穴111 必搭配由數個組塊121 組成子模12，才能定義出一蠟胚成形空間13。再參照上述比對表第5 、6 、7 及10點所述，本案之第3 、10、14、17、20圖之蠟模外模200、模穴201 及支撐件300 構造簡單，當液溶性模仁10之形狀選擇對應於預設之局部內部形狀時，更可配合使用數個組合模仁10' ，因此本案確實容易入模、脫模；更且，系爭案因係採局部設置方式，溶性蠟材之耗用量與洗除之範圍與體積顯不相同，且有降低生產成本、簡化製程並縮短生產時間之效果。」云云。經查「須不須搭配任何組合子模」並非系爭專利申請專利範圍第1 項之方法特徵，證據2 之可溶性蠟胚（10）可對應系爭專利之液溶性模仁（10），證據2 之可溶性蠟胚（10）亦可不須搭配任何組合子模，簡單地全部填充可溶性蠟，兩者實質相同；且證據2第1A圖「組合子模」是為減少溶性蠟材之耗用量及洗除之溶解時間，其方法及功效與系爭專利之第10、14、17、20圖之蠟模相同。證據2 與系爭專利比較：系爭專利之蠟模製造方法已揭露於證據2 ，證據2 之可溶性蠟胚（10）對應系爭專利之液溶性模仁（10），證據2 之第一母模（11）對應系爭專利之模仁外模（100 ），證據2 之第一模穴（111 ）對應系爭專利之模穴（101 ），證據2 之蠟模成形空間（22）對應系爭專利之填蠟空間（202 ），證據2之第二母模（21）對應系爭專利之蠟模外模（200 ），證據2 之第二模穴（211 ）對應系爭專利之模穴（201 ），證據2 之球桿頭蠟模（20）對應系爭專利之熱熔性蠟模（20），先射製形成一液溶性模仁，將該液溶性模仁懸置在一蠟模外模之一模穴內，將一熱熔性蠟材注入該蠟模外模之模穴及液溶性模仁之間，以射製形成一熱熔性蠟模，利用一液體溶解洗除該液溶性模仁，而製得具有預設桿頭形狀之熱熔性蠟模，系爭專利製造方法擬制喪失新穎性，故訴訟無理由。

⒉訴訟理由一之（二）之2 謂：「液溶性蠟材於高爾夫球桿頭製造之應用文獻最早係見於美國00000000號專利，該專利內容係為以液溶性蠟材製成一可對應桿頭內部形狀之核心後，再利用此一核心製造出桿頭蠟模。證據案係此一上位概念，配合精密鑄造所習用之模仁脫模技術，將模仁應用在此類製程以減少液溶性使用量」云云，經查證據2 之說明書中並無揭露美國00000000號專利為其前案資料，與系爭專利無關，故訴訟無理由。

⒊經查系爭專利之標的為「高爾夫桿頭之蠟模製造方法」，因為高爾夫桿頭之外形種類很多，所以其製造方法特徵之桿頭及模穴之外形並不僅限於圖式所揭示者，每種可對應特殊造形之內模塊，但製造方法實質相同。又系爭專利申請專利範圍第2 項「其中製得該熱熔性蠟模後，該熱熔性蠟模另進行浸漿及沾砂，以製造一砂殼模，並利用該砂殼模鑄造一桿頭鑄件」，此特徵已被揭露於證據2 之專利說明書第9 頁第1 行：「以提供後續高爾夫球桿頭精密鑄造成型時之用」中，兩案製造方法實質相同，故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第3 項「其中該液溶性基材係選自水溶性蠟、水溶性樹脂、水溶性聚合物」，此特徵已被揭露於證據2 之可溶性蠟胚中，兩案製造方法實質相同，故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第4 項「其中該液溶性基材可選擇溶於水、鹼性水溶液、酸性水溶液、中性水溶液」，此特徵已被揭露於證據2 之專利說明書第9 頁第5 行：「例如：精密鑄造用蠟為酸性溶解之蠟時，該可溶性蠟即可為鹼性溶解之蠟」中，故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第5 項「其中另包含數個組合模仁，該組合模仁與液溶性模仁之組合形狀係互補於預設桿頭之完整內部形狀」，此特徵已被揭露於證據2 之組塊（121 ）中，故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第6 項「其中該熱熔性蠟模之內部係選擇形成一內倒角，該液溶性模仁之形狀至少互補於該內倒角的形狀」，此特徵已被揭露於證據2 之內倒角中，故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。系爭專利申請專利範圍第7 項「其中該熱熔性蠟模之內部係選擇形成一內擋板，該液溶性模仁之形狀至少互補於該內擋板的周邊對應形狀」，系爭專利申請專利範圍第8 項「其中該熱熔性蠟模之內部係選擇形成一配重塊，該液溶性模仁之形狀至少互補於該配重塊的周邊對應形狀」，系爭專利申請專利範圍第9 項「其中該熱熔性蠟模之內部係選擇形成一槽座，該液溶性模仁之形狀至少互補於該槽座的內側倒角形狀。」，系爭專利申請專利範圍第10項「其中該蠟模外模之模穴內另形成一內凸部，該內凸部與液溶性模仁分別對應形成在該槽座預設位置之內側倒角位置及外側倒角位置上」，內擋板（23）、配重塊（24）、槽座（25）、內凸部（203）之特殊造形之蠟模製造方法，此特徵已被揭露於證據2之專利說明書第10頁第18行：「本發明可溶性蠟之高爾夫球桿頭蠟模製造方法，可順利成型特殊造形之蠟模」中，兩案製造方法實質相同，系爭專利製造方法擬制喪失新穎性，故訴訟無理由。

㈢參加人主張：

⒈原告一再將未界定於請求項之步驟、元件結構納入「製造方法」的比對範疇，並依此主張原處分及訴願決定違法，難謂與「擬制喪失新穎性」之判斷原則符合，所作主張自不足採信：

⑴按，專利法第22條第1 項及第23條均屬新穎性要件之規定，但適用之情事及概念有別，其中第23條所規範之情形又稱為「擬制喪失新穎性」；又，新穎性在判斷時應以每一請求項所載發明為對象，被告於93年7 月頒布之「專利審查基準」第2-3-5 頁、第2-3-15頁著有明文。

⑵又，現行專利審查基準第2-3-16頁復規定：關於擬制喪失新穎性之判斷基準，係準用「新穎性之判斷基準」所載之內容（專利審查基準第2-3-6 、2-3-7 頁），亦即：「請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具（擬制喪失）新穎性：⑴完全相同；⑵差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；⑶差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；及⑷差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵」。

⑶綜上可知，如一方法發明專利，其請求項中界定之方法步驟，已被申請在先、公告在後之前案專利之技術內容所揭露，則依專利法第23條之規定，該方法發明專利即應論為「擬制喪失新穎性」；此外，引證文件對下位概念先前技術之揭露，確實會使上位概念之方法發明專利「擬制喪失新穎性」，乃毋庸置疑。

⑷參照系爭專利請求項1 所載內容以及證據2 之圖式，由兩案步驟特徵之揭示可知：

①系爭專利所界定的第1 個步驟，是利用一液溶性基材射製形成一液溶性模仁（10）；而證據2 第1 圖A 至第1 圖C 同樣是利用可溶性蠟來形成一個可溶性蠟胚（10），其形狀亦是互補於預設桿頭之內部形狀。顯然，就系爭專利之文字所界定的步驟，兩案分別形成液溶性模仁（10）及可溶性蠟胚（10）的步驟並無不同。

②系爭專利第2 個步驟，係將液溶性模仁（10）懸置在一個蠟模外模之一模穴（201 ）內；而證據2 之第1圖D 同樣是將可溶性蠟胚（10）擺放在一個第二母模（21）內，母模之形狀亦是對應於預設桿頭之外形，故兩案該成型步驟亦相同。

③系爭專利第3 個步驟，係將熱熔性蠟材注入蠟模外模之模穴以及液溶性模仁之間，以射製形成一熱熔性蠟模；證據2 第1 圖E 及第1 圖F 所形成之球桿頭蠟模（20）的成型過程，亦等同於系爭專利之第3 個步驟。

④系爭專利第4 個步驟，亦即最後一個步驟，係將液溶性模仁（10）溶解，於是形成熱熔性蠟模；而證據2第1 圖F 到第1 圖G 正亦揭露將可溶性蠟胚（10）溶解之步驟，因此，兩案該成型步驟亦相同。換言之，依系爭專利請求項1 的文字界定，其各個步驟確實已經在引證案中揭露，應無可議。

⑸原告一再主張系爭專利之模仁外模（100 ）不需搭配任何子模即可成型液溶性模仁（10），但證據2 需搭配數個組塊（121 ）所組成的子模（12）才能成型出可溶性蠟胚（10）云云。惟查：

①系爭專利請求項1 （即唯一獨立項）之文字界定，並沒有特別限定在成型液溶性模仁（10）時不需使用子模。因此，就該請求項而言，在成型液溶性模仁(10)時無論是否使用子模，均在該請求項界定範圍之內。

②更深入言之，系爭專利在成型「液溶性模仁（10）」之步驟中，事實上只界定以液溶性基材來射出，然後利用液體溶解洗除該液溶性模仁（10），以完成熱熔性蠟模（20）的退模動作。至於原告所重複提出之模仁外模（100 ）之結構，事實上並不屬於請求項所界定之方法步驟，此由起訴狀第2 頁之差異分析表第1、2 點中，原告並未載明該結構特徵界定在那一個請求項，即可證明。易言之，系爭專利請求項1 並未界定任何有關用來成型液溶性模仁（10）的模仁外模（100 ），以及該模仁外模（100 ）是否要搭配任何子模的文字。顯見原告在解釋系爭專利請求項1 之權利範圍時，擅自將未在請求項中被定義、揭露之步驟特徵納入比對。原告此一解釋手段明顯有違專利法與現行專利審查基準在審查擬制喪失新穎性判斷時，必需以系爭專利每一請求項中所載之發明為對象的原則，亦違反專利法第56條第3 項即「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定。

③實者，系爭專利僅揭露成型液溶性模仁（10），但未限定是否使用子模，可謂是上位概念之技術特徵。相對的，證據2 實施例所揭露之可溶性蠟胚（10）乃配合子模形成薄殼狀，則屬下位概念。依前引現行專利審查基準之規定，「請求項中所載之發明與引證文件中所載之先前技術有下列情事之一者，即不具（擬制喪失）新穎性：…⑶差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念」，準此，系爭專利仍應論屬擬制喪失新穎性。

④進一步言之，觀察系爭專利第2 圖之實施例可知，該實施例係直接於模仁外模（100 ）內全部注入液溶性基材，藉以成型出液溶性模仁（10），故該液溶性模仁（10）是實心狀而非薄殼狀，但正因如此，其材料成本與用量皆較高，之後要溶解所需耗費的時間與溶解液也較多；反觀證據2 第1 圖A 、B 則配合多件組塊（121 ）所組成的子模（12），來使其可溶性蠟胚（10）製作成型後呈薄殼狀，如此材料成本與用量皆較低，之後要溶解所需耗費的時間與溶解液也較少。一言以蔽之，系爭專利第2 圖實施例之實心狀液溶性模仁（10），相較於證據2 之薄殼狀可溶性蠟胚（10），乃是一種較無效率亦較原始之成型過程。由此亦可佐證：系爭專利確屬一種上位概念，而證據2 則是相對於該上位概念的一種材料成本與用量皆較低的下位概念成型過程。

⑤更何況，系爭專利第10至17圖之實施例揭露：系爭專利某些實施例中，該液溶性模仁（10）確實需要配合等同於子模之組合模仁（10' ）來進行必要的加工步驟，由此益證證據2完全揭露系爭專利之技術特徵。

⑹原告復主張：系爭專利之液溶性模仁（10）內部未嵌設任何子模，故洗除液溶性模仁（10）時無需拆除子模云云，亦屬無據。除「子模」之有無不應納入系爭專利之請求項而與證據2 進行比對外，查，原告所述之製法型態，事實上只存在於系爭專利第3 圖與第一實施例所載內容中，並未見揭露於系爭專利請求項，自不能以此作為系爭專利是否具專利要件之依據。

⑺原告又主張：系爭專利會先利用液體溶解液溶性模仁（10）後，再拆解組合模仁（10' ）云云。惟查，系爭專利之請求項並未界定該方法步驟，第三至五實施例所載內容，也從未揭露上述方法步驟，顯見原告所爭執者實屬無據，亦不能作為系爭專利是否具專利要件之依據。

⑻綜上，原告一再主張系爭專利與證據2 在成型液溶性模仁（10）與可溶性蠟胚（10）的步驟不同，其中證據2有使用子模，而系爭專利不需要使用子模云云。但，就「擬制喪失新穎性」在比對時必需以請求項所載新型為對象的原則觀之，原告於起訴狀中強調的模具結構特徵，既非方法步驟，也未界定在請求項中，此結構特徵亦明顯為證據2 上位概念發明，難謂有新穎性。故證據2確可證明系爭專利請求項1 違反專利法第23條規定，應論屬擬制喪失新穎性。

⒉原告對於「支撐件（300 ）」的主張，亦難謂與「擬制喪失新穎性」之判斷原則符合：

⑴原告主張系爭專利之支撐件（300 ）與證據2 之支撐件（組塊（121 ））不同云云。惟，遍觀系爭專利之各請求項，皆未界定該支撐件（300 ）與何一方法步驟有任何關聯，亦即，此元件實際上與系爭專利所界定之「蠟模製造方法」任何步驟都無關。故，證據2 之支撐件是否和系爭專利之支撐件（300 ）相同，實際上與判斷系爭專利各請求項是否具有新穎性無關，此點亦可由起訴狀第3 頁之差異分析表中第6 點未明該結構特徵界定在那一個請求項可茲證明。質言之，該支撐件（300 ）亦非系爭專利請求項所界定之特徵元件，原告以此元件強調與證據2 之差異，亦已有違專利法與現行專利審查基準「必需以系爭專利每一請求項中所載之發明為對象」的判斷原則。

⑵再進一步論之，系爭專利之支撐件（300 ）乃突出於蠟模外模（200 ）的元件，依其功能應等同於證據2 第1圖D突 出於第二母模（21）的長方體形狀元件，並非原告所認為的組塊（121 ），而系爭專利之支撐件（300）與證據2 之長方體形狀元件，在功能上都係為留下蠟模開口以供後續封閉之用，故兩者實質意義上完全相同，因此即使就兩案前述元件的功能作比較，其確實是功能相同的元件，原告對於該支撐件（300 ）的各項主張都與事實不符，委不可採。

⒊原告於起訴狀中仍有諸多主張與事實不符，不足採信：

⑴系爭專利請求項1 的方法步驟中界定，該熱熔性蠟模由熱熔性蠟材所形成，而其請求項3 、4 界定液溶性基材之材質，以及所使用的溶液種類，惟前述材質的限定不僅是其所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 即能直接推導者，亦為證據2 的上位概念；即系爭專利所界定的溶液其中一種即為證據2 所揭露的鹼性溶液，故證據2的 鹼性溶液顯然便是系爭專利所界定之溶液的相對下位概念，而隨著溶液種類不同來選擇對應材質的模仁、蠟模，乃是其所屬技術領域中具有通常知識者能夠直接推導者，因此，系爭專利對於模仁、蠟模材質以及溶液種類的界定，相較於證據2 ，實難謂新穎。

⑵至於原告所爭執證據2 之可溶性蠟胚（10）無法對應預設桿頭蠟模之局部內部形狀等語，亦非事實；蓋依據證據2第1圖D 、G 所示，其可溶性蠟胚（10）係在末端緣構成兩個尖角，所以才會使球桿頭蠟模（20）產生區域A 所示的局部內尖角形狀，是故證據2 之可溶性蠟胚（10）確實能夠對應預設桿頭蠟模之局部內部形狀，原告前述主張實不足採信。

⑶綜上，原告於起訴狀中，就系爭專利與證據2 之技術比對所陳述之差異分析表，顯屬私偏之見且與事實不符，兩案製造方法實質上完全相同，縱使進一步比較系爭專利之液溶性模仁（10）與證據2 之可溶性蠟胚（10）兩者的成型過程，亦只是同一技術特徵的上、下位概念，故證據2 亦足可用證系爭專利各附屬項擬制喪失新穎性，被告據此所為舉發成立之處分，顯為適法、允當。

⒋原告於本件行政訴訟中始提出之美國第0000000 號專利案，係屬救濟階段才提出之新證據，自不能予以審酌，而且系爭專利與證據2 在液溶性蠟材的技術領域乃是實質相同的技術手段，足堪用證系爭專利所載蠟模製造方法擬制喪失新穎性：原告於起訴狀第5 頁第2 點中聲稱，證據2 是利用美國第0000000 號專利案所揭露的上位概念，並應用模仁以減少液溶性蠟之使用量，系爭專利則是證據2 的下位發明，更有效地減少液溶性蠟之使用量云云。惟查：

⑴無論是系爭專利或證據2 之說明書，皆未記載美國第0000000 號專利案為先前技術，而兩造在本件舉發階段所檢具之證據也就只有系爭專利與證據2 之說明書而已，故行政訴訟階段僅得對此證據範圍為限予以審酌。惟，原告現又另行提出美國第0000000 號專利案，核屬超出原爭點範圍而與原始證據不具有同一基礎事實之新證據，並非原有證據之補強，鈞院自不得依行政訴訟法第125 條第1 項將其納入依職權調查之範圍而逕行審酌。

⑵原告雖強調系爭專利相較於證據2 ，可以提高成形複雜度，更有效地減少液溶性蠟之使用量，減少製程時間並簡化整體製程云云。然如前所述：

①引證案製作成型的可溶性蠟胚（10）是呈薄殼狀，相較於系爭專利的實心狀液溶性模仁（10），在液溶性蠟之使用量上明顯減少許多；

②證據2 的球桿頭蠟模（20）也可以成型出第1 圖G 所示區域A 的尖角形態，具有成形複雜度較高的優點；及

③系爭專利第三至五實施例是具有組合模仁（10' ）的設計，所以除了洗除液溶性模仁（10）之外，必然還要拆解組合模仁（10' ）；同樣地，證據2 也是需要進行洗除可溶性蠟胚（10）與拆除子模（12）之兩項步驟，顯然系爭專利在製程步驟及製程時間上均未較證據2 簡化。

⑶因此，無論是以「液溶性蠟之使用量減少」、「成形複雜度」、「減少製程時間並簡化整體製程」等方面作為技術領域判斷基準，系爭專利在功效上皆未優於證據2，故申請在先且於系爭專利申請後始公告之引證案，確實能夠證明系爭專利擬制喪失新穎性。

⒌據上論結，原告引用諸多只見於系爭專利某一實施例的內容，來作為解釋系爭專利各請求項具有專利要件之主張，已明顯違反專利法與現行專利審查基準「必需以系爭專利每一請求項中所載之發明為對象」的判斷原則；而原告利用差異分析表一再辯稱系爭專利與證據2 具有差異而具有新穎性云云，不僅違反擬制喪失新穎性之判斷原則，前述差異分析表事實上與訴願理由、舉發答辯理由所載之差異分析表完全相同，而上述差異分析表由於納入許多不屬於請求項界定之步驟特徵，故已為被告及訴願決定機關一再審查後認為無理由，被告所為系爭專利違反擬制喪失新穎性之原處分，確實依法行政、允當，原訴願決定予以維持亦屬合法、適當。

理由

一、按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依專利法第21條暨第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利。惟如申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，復為專利法第23條所明定。

二、原告前於93年4 月15日以「高爾夫桿頭之蠟模製造方法」向被告智慧財產局申請發明專利，經被告編為第000000000 號審查准予專利後，發給發明第I232782 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人乙○○以系爭專利違反專利法第23條之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年9 月5 日以（96）智專三（三）05055 字第09620506210 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，是本件應審酌者厥為：系爭專利與證據2 之製造方法是否相同致擬制喪失新穎性？

三、經查：

㈠本件系爭第00000000號「高爾夫桿頭之蠟模製造方法」發明專利，其申請專利範圍共10項，第1 項為獨立項，餘為附屬項。其第1 項包含下列步驟：由一液溶性基材射製形成一液溶性模仁，該液溶性模仁之形狀互補於預設桿頭之內部形狀的至少一部分；將該液溶性模仁懸置在一蠟模外模之一模穴內，該模穴之形狀對應互補於預設桿頭之外形；將一熱熔性蠟材注入該蠟模外模之模穴及液溶性模仁之間，以射製形成一熱熔性蠟模，該熱熔性蠟模包覆該液溶性模仁；及利用一液體溶解洗除該液溶性模仁，而製得具有預設桿頭形狀之熱熔性蠟模。參加人所提舉發證據1 為系爭專利之專利公告及說明書影本；證據2 為92年12月24日申請、93年12月1 日公告之第00000000號「應用可溶性蠟之高爾夫球桿頭蠟模製造方法」發明專利案，先予敘明。

㈡就系爭專利申請專利範圍第1 項獨立項所界定高爾夫桿頭之蠟模製造方法「由一液溶性基材射製形成一液溶性模仁…；將該液溶性模仁懸置在一蠟模外模之一模穴內…，以射製形成一熱熔性蠟模…；利用一液體溶解洗除該液溶性模仁，而製得具有預設桿頭形狀之熱熔性蠟模。」之技術內容，與證據2 申請專利範圍第1 項獨立項所界定一種可溶性蠟之高爾夫球桿頭蠟模製造方法係「取用數組塊組成的子模置入第一母模的第一模穴中，…定義出…蠟胚成形空間…；將特定的可溶性蠟自第一母模的第一蠟射口注入蠟胚成形空間中…；取用內部設有對應球桿頭外部形狀之…第二母模，…提供結合有可溶性蠟胚的子模置入…，…定義出…蠟模成形空間…；將特定精密鑄造用蠟…注入蠟模成形空間中…，分解第二母模以及分解取出子模各組塊，進而取出球桿頭蠟模及可溶性蠟胚；…將可溶性蠟胚予以溶解…，…完成…球桿頭蠟模製造。」之技術內容比較，其製造高爾夫球桿頭蠟模之方法，皆係先以一模仁外模（對應於證據2 之第一母模及由組塊組成之子模）所定義出之成形空間，射製形成一液溶性模仁（對應於證據2 之可溶性蠟胚），再將該液溶性模仁懸置在一蠟模外模（對應於證據2 之第二母模）之一模穴（對應於證據2 之第2 模穴）內，以射製形成一熱熔性蠟模（對應於證據2 之球桿頭蠟模），嗣利用一液體溶解洗除該液溶性模仁（對應於證據2 之可溶性蠟胚），即可製得具有預設桿頭形狀之熱熔性蠟模（對應於證據2 之球桿頭蠟模），故系爭專利製造方法擬制喪失新穎性。

㈢又就兩專利之獨立項技術內容個別比較，雖有子模元件之有無，以及是否需拆解形成子模之組塊此一製造程序上之不同，惟查，證據2 係以第一母模及由組塊組成之子模共同定義出可溶性蠟胚之成形空間，相對於系爭專利以模仁外模定義其液溶性模仁射出之成形空間而言，係屬一技術特徵之下位概念，而下位概念發明之公開會使其所屬之上位概念發明不具新穎性（見專利審查基準第2-3-7 頁）。蓋一般需要製作模仁時，最簡單迅速之方式，即直接以外模定義所需模仁形狀之成形空間，惟業界在實際大量生產製造時，可能會因成本（因可溶性基材不能重複使用，以致成本提高）、成效（如可溶性基材之強度及定位效果不如合金，其於冷卻固化過程中可能產生收縮、凹陷之變化，以及溶解時所需耗費之時間與溶解液等）因素之考量，而改變模仁之製作方式。是在證據2 中即係以多件組塊所組成之子模，取代局部直接成形之模仁，而屬模仁製造技術之下位概念。爰此，原告於所舉系爭專利與證據2 之差異比較表中，第1 、2 、4 、5 、7項所述系爭專利無需使用子模等技術差異，實為模仁製造技術之上位概念，其技術特徵自因證據2 已先於系爭專利提出申請，而擬制喪失新穎性。至證據2 中並無稱之為支撐件之元件，其圖式第1D圖突出於第二模穴外之長方體形狀元件，其作用與系爭專利之支撐件相同，均係為留下蠟模開口兼以封閉外模（對應於證據2 之母模）之用，是其技術內容因已揭露於證據2 中，而擬制喪失新穎性，原告所稱系爭專利與證據2 之差異比較表中第6 項所訴內容，亦不足採。

㈣再者，系爭專利申請專利範圍第5 項增加「數個組合模仁」之元件，用以配合特定形狀之液溶性模仁，形成之預設桿頭內部形狀（如系爭專利第二至五實施例）製得熱熔性蠟模。惟其製得熱熔性蠟模後，並非必然先以液體溶解洗除該局部液溶性模仁，始拆解組合模仁，在系爭專利第三至五實施例中仍需先拆解組合模仁，方容易洗除該局部液溶性模仁；又該組合模仁雖非用以製造液溶性模仁之子模，惟系爭專利中並未揭露附屬項元件之改變對於申請專利範圍第1 項獨立項中製造方法之影響，是不能據以審認系爭專利之製造方法已因「組合模仁」之增加，而無前項所述與證據2 之製造方法相同之情事，且證據2 之蠟胚形狀是否無法單獨對應於預設桿頭之局部內部形狀，並不影響其製造方法與系爭專利相同之結果，是差異比較表中第10、11項所訴內容，仍不足採。

㈤至原告所舉系爭專利與證據2 之差異比較表中，第3 、8 、9 項所述系爭專利選用之模仁、蠟模材質，與證據2 選用之蠟胚、蠟模材質不同一節，因系爭專利所選用之水溶性蠟／樹脂／聚合物、鹼／酸／中性溶液，乃係證據2 所使用鹼性溶解之蠟、鹼性溶液之技術上位概念；又以鹼／酸／中水溶性與熱熔性之不同屬性之蠟材，製作模仁（蠟胚）、蠟模，以使於溶解模仁（蠟胚）時能維持蠟模之完整性，乃所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 即能直接指導而出者，是該等技術內容亦因較早提出發明專利申請之證據2 而擬制喪失新穎性。

四、原告其餘所述亦不足採：

㈠原告稱：系爭專利之模仁外模（100 ）不需搭配任何子模即可成型液溶性模仁（10），但證據2 需搭配數個組塊（121）所組成的子模（12）才能成型出可溶性蠟胚（10）二者並不相同云云。惟查：

⒈系爭專利請求項1 （即唯一獨立項）之文字界定，並沒有特別限定在成型液溶性模仁（10）時不需使用子模。因此，就該請求項而言，在成型液溶性模仁(10)時無論是否使用子模，均在該請求項界定範圍之內。

⒉申言之，系爭專利在成型「液溶性模仁（10）」之步驟中，事實上只界定以液溶性基材來射出，然後利用液體溶解洗除該液溶性模仁（10），以完成熱熔性蠟模（20）的退模動作。至於原告所重複提出之模仁外模（100 ）之結構，事實上並不屬於請求項所界定之方法步驟，此由起訴狀第2 頁之差異分析表第1 、2 點中，原告並未載明該結構特徵界定在那一個請求項，即可證明。易言之，系爭專利請求項1 並未界定任何有關用來成型液溶性模仁（10）的模仁外模（100 ），以及該模仁外模（100 ）是否要搭配任何子模的文字。顯見原告在解釋系爭專利請求項1 之權利範圍時，擅自將未在請求項中被定義、揭露之步驟特徵納入比對，顯有違專利法與現行專利審查基準在審查擬制喪失新穎性判斷時，必需以系爭專利每一請求項中所載之發明為對象之原則，亦違反專利法第56條第3 項即「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準」之規定，要不足採。

㈡原告另稱：證據2 是利用美國第0000000 號專利案所揭露的上位概念，並應用模仁以減少液溶性蠟之使用量，系爭專利則是證據2 的下位發明，更有效地減少液溶性蠟之使用量云云。惟查：

⒈無論是系爭專利或證據2 之說明書，皆未記載美國第0000000 號專利案為先前技術，亦即證據2 之說明書中並無揭露美國00000000號專利為其前案資料，故該專利與系爭專利無關。

⒉又由系爭專利第2 圖實施例之實心狀液溶性模仁（10），相較於證據2 之薄殼狀可溶性蠟胚（10），乃是一種較無效率亦較原始之成型過程。由此亦可佐證：系爭專利確屬一種上位概念，而證據2 則是相對於該上位概念的一種材料成本與用量皆較低的下位概念成型過程。是原告稱：系爭專利係證據2 之下位發明，能有效減少液溶性蠟之使用量云云，亦不足採。

五、綜上所述，系爭專利與證據2 製造方法實質相同，而證據2係一申請在先（92年12月24日），而在系爭專利申請（93年4 月15日）後始公告（93年12月1 日）之發明專利，故系爭專利自有違反專利法第23條之規定，被告所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

六、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

臺北高等行政法院第二庭