最高法院八十九年度台上字第五二一號

最高法院民事判決　　　　　　　　　　　　　　　　八十九年度台上字第五二一號

上訴人

日商西雅企業股份有限公司 設日本東京都大田區羽田一丁目二

法定代理人

入交昭一郎

訴訟代理人

李忠雄律師

上訴人

慶威電子股份有限公司

兼法定代理人

甲○○

右當事人間請求損害賠償事件，兩造對於中華民國八十七年三月二十三日台灣高等法

院第二審判決(八十五年度上字第一七五七號)，各自提起上訴，本院判決如左：

主文

理由

本件上訴人日商西雅企業股份有限公司（下稱西雅公司）主張對造上訴人甲○○為對造上訴人慶威電子股份有限公司（下稱慶威公司）之負責人，明知「SEGA」、「MEGADRIVE 」商標，係伊之商標，並使用於伊所研發銷售之16-BIT電視遊樂器，竟未經授權，自民國（以下除標明為公元者外，均同）八十二年起，將所仿冒之上開商標，使用於相同或近似之相關電視遊樂器上，並完全模仿伊創新設計之電腦遊樂器，銷售至沙烏地阿拉伯（下稱沙國）等，伊自得依商標法及公平交易法之規定，請求對造上訴人回復原狀。又對造上訴人仿冒伊之商標之電視遊樂器出貨之單價為美金五十八元，依商標法第六十六條之規定，對造上訴人應以單價之一千五百倍，即美金八萬七千元賠償伊之損害，且慶威公司依法對於其負責人甲○○因執行職務所加於伊之損害，應負連帶賠償責任等情，求為命對造上訴人不得製造、販賣、陳列、輸出、輸入或為銷售之邀約，如原判決附圖（下稱附圖）所示之16-BIT電腦遊樂器或任何標示「MEGA」

、「MD」或「SEGA」 商標之電腦遊樂器，並禁止印製、交付或輸出 「MEGA DRIVE」

、「SEGA」、「SUPER DRIVE」、「MEGIC 2」、「SIGA」 包裝盒，暨連帶給付伊美金八萬七千元其法定遲延利息之判決（西雅公司另請求對造上訴人連帶給付伊美元十二萬九千元及其利息部分，經第一審判決其敗訴，未據其聲明不服）。

上訴人慶威公司及甲○○（下稱慶威公司等）則以：伊雖應阿拉伯聯合大公國（下稱阿國）之ＮＫＨ公司之要求，而製造、販賣與西雅公司出產之16-BIT電視遊樂器外形類似之電視遊樂器及相關之商標貼紙，但伊於出貨時並未將商標貼紙黏貼在電視遊樂器上，而ＮＫＨ公司為西雅公司在阿國之代理商，是該公司故意至台灣向伊訂購產品，西雅公司以陷害教唆之方式取證，該證據自不得作為證據。又西雅公司提出在沙烏地阿拉伯所購買之電視遊樂器一台，雖係慶威公司之產品，但該電視遊樂器主機及其包裝上之「SEGA」、「MEGA DRIVE」之商標貼紙，並非伊所黏貼，且西雅公司之16-BIT電視遊樂器外形，並無排除他人之權利，自不得禁止他人生產製造等語，資為抗辯。

原審維持第一審所為命慶威公司等連帶給付美金八萬七千元其利息之判決，駁回其上訴，並維持第一審所為駁回西雅公司上開禁止行為部分之請求，駁回其上訴，係以：西雅公司主張之前揭事實，業據其提出商標註冊證、「SEGA」、「MEGA DRIVE」、「MD MEGA DRIVE」、「MEGA DRIVE SEGA」之商標貼紙、西雅公司在沙國所購買慶威公司製造之16-BIT電視遊樂器一個及發票一張附台灣板橋地方法院檢察署八十三年度偵字第一二一八七號偵查卷宗可稽。又ＮＫＨ公司即西雅公司在阿國及沙國代理商之業務經理漢尼米亞(譯音)以ＮＫＨ公司之名義，於八十二年十一月二十四日至慶威公司訂購16-BIT電視遊樂器一百台，並請慶威公司出貨時附帶供應西雅公司之上開商標貼紙，且慶威公司分別於八十二年十月二十一日及同月二十六日致ＮＫＨ公司之信函，記載慶威公司可代為製作16-BIT電視遊樂器，並在其上黏貼「SEGA」、「MEGA DRIVE」等商標圖樣之貼紙，或印製類似於西雅公司上開「SEGA」、「MEGA DRIVE」之商標「SIGA」、「SUPER DRIVE」 ，亦有上開偵查卷宗所附漢尼米亞之宣誓書、慶威公司出具之信函二紙可按。慶威公司等辯稱該商標貼紙係其購自菲律賓，但未舉證以實其說，自難採信。西雅公司提出在沙國所購買之電視遊樂器主機上黏貼之「VEGA DRIVESEGA」即為慶威公司所供應，而由訂購之廠商自行在中東黏貼於電視遊樂器或包裝盒上。查慶威公司售與阿國之16-BIT電視遊樂器(即貼有仿冒西雅公司商標之商品)，數量共三千九百套，每件零售單價美金五十八元，有西雅公司提出之發票為證，慶威公司等抗辯實際僅購買一百套，亦不足採。茲斟酌慶威公司出售上開產品數量之多及西雅公司之上開商標為國際知名之商標等情，認西雅公司依商標法第六十六條第三款之規定，請求以零售單價之一千五百倍計算之損害賠償共美金八萬七千元及其法定遲延利息，並依公司法第二十三條之規定，請求慶威公司等連帶給付，自屬有據。慶威公司雖有侵害西雅公司之商標專用權，但並無證據足認目前尚有侵害行為，故西雅公司請求賠償已足以填補其損害，並不能據此認定慶威公司有侵害西雅公司商標專用權之虞，又西雅公司對於其享有之商標專用權於目前是否有被侵害之虞，並未舉證以實其說，是其以慶威公司具有仿冒其商品之能力及技術，依商標法第六十一條第一項之規定，請求慶威公司等不得製造、販賣、陳列、輸出、輸入或為銷售之邀約，如附圖所示之16-BIT電腦遊樂器或任何標示「MEGA」、「MD」或「SEGA」商標之電腦遊樂器，並禁止印製、交付或輸出「MEGA DRIVE」、「SEGA」、「SUPER DRIVE」 、「MEGIC2」、「SEGA」包裝盒等行為，尚非有據等詞，為其判斷之基礎。

按商標法第六十一條第一項規定，商標專用權人對於有侵害其商標專用權之虞者，得請求防止之，此為侵害防止請求權。所謂侵害，指第三人無正當權源，妨害商標專用權之圓滿行使，商標專用權人無忍受之義務。所謂有侵害商標專用權之虞，係侵害雖未發生，就既存之危險現狀判斷，商標專用權有被侵害之可能，而有事先加以防範之必要謂之。此須就具體事實，依一般社會觀念決之，如客觀上有不法實施侵害之準備等情，即可請求防止。查慶威公司供應相同或近似西雅公司之商標，由訂購廠商自行在中東黏貼在慶威公司銷售之電視遊樂器或包裝盒上，為原審認定之事實。又西雅公司主張，從慶威公司之規模及慶威公司等先前在各雜誌上所刊登之廣告可知，慶威公司等不僅有能力製造仿冒之商品，也曾大量製造仿冒之商品，且先前均主動以仿冒伊之電視遊樂器刊登廣告，並於客戶接洽時，告知可提供仿冒伊之商標之貼紙及包裝盒，伊在地方法院檢察署及地方法院（刑事案件）提出之證據頗為齊全，甲○○因而嚴重違反商標法，構成刑責，伊自可依同法第六十一條規定，請求防止侵害云云（見原審卷一四頁、四一頁背面）。此均與判斷西雅公司之商標專用權是否有受侵害之虞攸關，原審未遑詳查究明，遽認西雅公司對其商標專用權於目前是否有被侵害之虞，未舉證以實其說，而不得請求防止侵害，殊嫌率斷。次查西雅公司一再主張，慶威公司等完全模仿伊創新設計之16-BIT電腦遊樂器，違反公平交易法，伊依同法第二十條第一項第一款、第三十條規定，得請求防止侵害云云（見第一審附民字卷二頁背面、原審卷五七頁正面、九六頁背面、九七頁正面、九八頁背面、一○二頁背面）。原審恝置不論，亦有判決不備理由之違法。末查慶威公司等於原審辯稱，西雅公司之阿國代理商ＮＫＨ公司虛偽要求伊報價三千九百套電視遊樂器，惟其後確定購買一百套，伊至多涉及仿冒此數量而已云云（見原審卷六四頁背面、六五頁、一二○頁背面、一二一頁正面）。又台灣板橋地方法院檢察署八十三年度偵字第一二一八七號偵查卷宗影本所附慶威公司於公元一九九三年十二月九日出具致ＮＫＨ公司之發票，亦記載電視遊樂器一百套（見該卷宗影本三九頁），此與判斷西雅公司查獲侵害其商標專用權商品之件數所關頗切，原審悉未調查說明，遽認慶威公司售至阿國貼有仿冒西雅公司商標之電視遊樂器共三千九百套，侵害數量大，而准以最高之一千五百倍計賠，亦有可議。兩造上訴論旨，各自指摘原判決對其不利部分為不當，求予廢棄，均有理由。

據上論結，本件兩造上訴均有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。

最高法院民事第二庭

Ｍ