最高法院九十九年度台上字第二○六九號

最高法院民事判決　　　　　　九十九年度台上字第二○六九號

上訴人

浥極幫實業有限公司

上訴人

兼 法 定

代理人

張美英

共同訴訟代理人

曾信嘉律師

被上訴人

大井泵浦工業股份有限公司

法定代理人

黃秀雄

訴訟代理人

蔣文正律師

上列當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國九十九年六月十五日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十六年度智上易字第四號），提起上訴，本院判決如下：

主文

理由

本件被上訴人主張：伊原名「華樂士股份有限公司」，於民國九十一年二月一日變更為現名，享有經濟部智慧財產局（下稱智財局）核發新型第二○四八五三號「抽水泵浦之馬達自動加壓控制結構」專利權（下稱系爭專利），專利權期間自九十二年六月十一日至一百零三年一月二十四日。上訴人未經伊同意，擅自製造及販賣侵害系爭專利之型號EQ200 「微電腦恆壓泵浦」產品（下稱訟爭產品）。爰依民法第二十八條、第一百八十四條第一項、專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第三項及公司法第二十三條第二項等規定，求為命上訴人連帶給付被上訴人新台幣（下同）一千零九十七萬一千六百九十二元及自起訴狀繕本送達翌日即九十三年八月十日起加計法定遲延利息，且不得製造、為販賣之要約或販賣侵害系爭專利物品之判決（上開請求給付金額超過一百五十萬元本息部分，係被上訴人於原審所擴張；另被上訴人於第一審請求銷燬上訴人侵害系爭專利之物品、原料或器具敗訴部分，未聲明不服）。

上訴人則以：訟爭產品乃伊依智財局於九十三年十一月二十一日核發予訴外人張再富之新型第Ｍ二五一○三七號「具有自動控制裝置之抽水馬達」專利權（下稱另項專利）所實施，被上訴人雖曾向智財局就另項專利提出舉發，惟經該局認定不同於系爭專利，並審定舉發不成立，則伊製造之訟爭產品自無侵害系爭專利之情形。即令伊對被上訴人構成侵權行為，其主張之損害賠償計算方式，亦非正確等語，資為抗辯。

原審廢棄第一審所為駁回被上訴人請求上訴人給付一百五十萬元本息及上訴人不得製造、為販賣之要約或販賣侵害系爭專利物品部分之判決，並依其擴張聲明，改判命如其所聲明，係以：依兩造合意選定鑑定人財團法人台灣經濟發展研究院（下稱經發院）之專利侵害鑑定報告書所示，訟爭產品與系爭專利依「全要件原則」、「均等論原則」進行鑑定分析，二者構成實質不相同，固未落入系爭專利之申請專利範圍。惟依經濟部九十七年三月二十六日經訴字第○九七○六一○四三八○號訴願決定書、最高行政法院九十八年度裁字第六五九號裁定內容可知，被上訴人取得系爭專利後，上訴人曾以不符專利要件為由提出舉發，被上訴人乃於九十五年三月一日向智財局提出更正專利申請範圍獲准，智財局、經濟部、台北高等行政法院及最高行政法院於該舉發案中均肯認專利更正之合法性，並參酌經發院鑑定報告之分析及更正專利後之比對分析表，認定訟爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍中，而侵害系爭專利。其次，專利權人請求賠償損害，得依專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第二款規定，依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。查依上訴人提出之銷售資料，其自九十三年一月至九十七年八月之產品銷售總額為六千八百五十七萬三千零七十六元，其未提出成本數據或必須費用，本得以銷售該項物品全部收入即上開金額為所得利益之計算。惟訟爭產品不可能無成本、必要費用之支出，而產品製造所需零件，依常理本無可能會於進項單據中載明所為製造產品之型號。雖上訴人抗辯其九十三年起銷售訟爭產品總額一千九百三十四萬一千五百五十九元，所需之成本、必要費用合計一千九百三十七萬二千七百六十七元，尚屬虧損云云，然未舉證證明，核與常情不符，應不足採。而財政部公布之九十六年度營利事業各業所得額暨同業利潤標準，其中「其他未分類金屬製品製造」同業利潤標準之淨利率為百分之八，依此計算上訴人通常情形可得到之利益為五百四十八萬五千八百四十六元。又上訴人雖稱其自九十七年四月起停止製造、銷售訟爭產品，然與其提出之銷售發票係至九十七年七、八月不合，應以發票記載之內容較為真實，銷售額確為被上訴人所主張之六千八百五十七萬三千零七十六元。上訴人於訴訟中仍繼續擅自製造使用並販賣侵害系爭專利之產品，亦有訴外人修附電機股份有限公司於智慧財產法院九十八年度民專訴字第一一四號案件所提出之「民事答辯狀」記載可參，並附有九十七年九月十五日向上訴人購買與系爭專利有關零組件之統一發票為憑。被上訴人以上訴人九十三年侵害系爭專利至今仍在持續，主張依專利法第一百零八條準用第八十五條第三項規定，酌定損害額之二倍損害額即一千零九十七萬一千六百九十二元本息為懲罰，亦為有據。從而，被上訴人依民法第二十八條、第一百八十四條第一項、專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第三項及公司法第二十三條第二項等規定，請求上訴人連帶給付一千零九十七萬一千六百九十二元本息，且不得製造、為販賣之要約或販賣侵害系爭專利物品，均有理由，應予准許等詞，為其論斷之基礎。

查經發院依全要件原則鑑定分析結果，認為系爭專利及訟爭產品之九項獨立項及三項附屬項中，各有一項構成不相同，次依均等論原則分析後，認獨立項部分，仍有實質不相同者，因而得出訟爭產品與系爭專利申請範圍構成「不相同」及「實質不相同」（見鑑定報告書六五、七○、七六頁，另見原審卷㈢四至六頁）。

而系爭專利更正申請案，依智財局九十五年十月三十日（95）智專三（三）05018字第09520898920號函所示，已併入由上訴人所提出「系爭專利產品之公開早於系爭專利申請日」之舉發案）審理（見一審卷㈡四三頁），智財局就該舉發案，原為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定（見原審卷㈠四二至四五頁），但被上訴人提起訴願後，經濟部為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定（見原審卷㈠八○至八八頁），上訴人對該決定提起行政訴訟，分遭判決及裁定駁回而告確定（原審卷㈠二一九至二三○頁、二七八至二八○頁），智財局始於九十九年四月十九日依確定裁判意旨，更為「舉發不成立」之審定（原審卷㈢三二至四○頁）。該審定固併就系爭專利更正申請之舉發案認定：「系爭專利原公告申請專利範圍第一項確有『技術性質的誤記』之情事，應為誤記之訂正，未超出申請時原圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍，自符合專利法第一百零八條準用第六十四條第一項第二款及第二項之規定」（見同上三九、四○頁），但依上開經發院之鑑定報告書所示，該鑑定係在九十五年五月間即已作成，並未就系爭專利更正申請案經認定為合法後之情形為鑑定，且其鑑定結論為：「依專利侵害鑑定要點之規範，就台灣台中地方法院所囑託，並經本院人員取得由浥極幫實業有限公司所生產之『微電腦恆壓泵浦機器』，其構成要件與中華民國新型第204853號『抽水泵浦之馬達自動加壓控制結構』

專利權之申請專利範圍構成實質不相同，因而未落入本案專利權之申請專利範圍」，並無二者構成相同之鑑定結論（見外放之該鑑定報告書九九頁）。乃原審徒憑系爭專利更正申請為合法，並參酌經發院鑑定報告之分析及更正專利後之比對分析表，即認定訟爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍中，而侵害系爭專利（見原判決一二頁至一三頁），對於鑑定報告書所無之上開「比對分析表」（見原審卷㈢七頁）中「是否符合文義讀取」、「是否符合均等論」欄分析項Ｄ所示「符合」之結論，究竟憑何而得？何以因該二欄之符合即可認定訟爭產品落入系爭專利更正後之申請專利範圍中而侵害系爭專利等項，未說明其認定之依據及得心證之理由，已有認定事實不憑卷內存在資料及判決不備理由之違法。且系爭專利更正申請合法後，訟爭產品與系爭專利是否構成不相同及實質不相同，有無侵害系爭專利？似仍未明。原審未予釐清，遽行判決，並嫌速斷。其次，上訴人既主張並提出訟爭產品與其股東張再富所有之新型專利證書號第Ｍ二五一○三七號新型專利「兩者之結購特徵、設計方法及技術運用造成之功效、依全要件理論皆完全相同」之專利鑑定報告（見原審卷㈠二四○至二七四），倘屬實在，能否猶謂與該新型專利完全相同之訟爭產品，仍有侵害系爭專利之可能，不無疑問。原審就上訴人此項重要之防禦方法及舉證，未於判決理由項下記載何以不足採之意見，亦有判決不備理由之違法。另專利法第八十五條第一項第二款規定之「銷售該項物品全部收入」，應係指上訴人銷售侵害系爭專利即訟爭產品之全部收入而言，不包括銷售其他不相關產品之收入。原審徒依上訴人之銷售額資料（見原審卷㈠二一二頁），認定其自九十三年一月至九十七年八月之產品銷售總額為六千八百五十七萬三千零七十六元，就該資料是否正確、上訴人於該期間之銷售總額是否全屬訟爭產品之銷售額，均未詳為調查認定，遽爾以之作為認定上訴人銷售訟爭產品所得利益之依據，尤嫌疏略。上訴論旨，執以指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由。又智慧財產案件審理法自九十七年七月一日施行，爰依同法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

最高法院民事第四庭

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