重點摘要專利法第34條規範分割申請制度,發明為兩個以上時可拆案,子案沿用原案申請日,期限是再審查審定前或核准後3個月內。
Q · 專利核准了還能再分割出新專利嗎?
能,核准審定送達後3個月內可申請
依專利法第34條第2項,分割申請有兩個時點可選:原申請案再審查審定前隨時可提,或核准審定書送達後3個月內。子案沿用原案申請日,這是分割最大的價值,但不得超出原案揭露範圍。核准後3個月是業界稱為「黃金窗口」的最後機會,過了就永遠關上,只能用今日為申請日重新申請新案。
大部分人以為申請一次專利就是一個專利。不對。一個申請案在法律上可以長出一整棵樹。第 34 條給你兩個時機把一個申請案「拆」成多個案子:再審查審定前,或核准審定書送達後 3 個月內。拆出來的每一個子案,申請日都沿用原申請案的申請日。這條規則的殺傷力在這裡:你 2020 年申請的案子,可以在 2023 年分割出新專利,但那個新專利的申請日還是 2020 年。對手就算證明他 2022 年就在做類似產品,也沒用,你的專利比他的動作早兩年。這是大公司專利佈局在玩的遊戲,不懂的人就從棋盤上被拿掉。
專利法第34條規範發明專利分割申請制度,當一申請案實質上包含二個以上發明時,申請人得主動申請分割或經專利專責機關通知後分割,分割後之子案沿用原申請案之申請日,但不得超出原案說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,是專利申請程序中保護權利範圍的重要機制。
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看時間。核准審定書(不是證書)送達還沒滿3個月,依第34條第2項第2款可以提分割申請,子案沿用原案申請日。超過3個月這扇門永遠關上,只能重新申請新案,但新案用今天的申請日,對手這段期間的產品都能拿來打你的新穎性。內行人提示:核准審定書送達日跟證書發證日是兩回事,算期限要看審定書上的送達日期。
不行。第34條第4項寫得很死:分割後申請案不得超出原案申請時說明書、申請專利範圍或圖式揭露的範圍。加了新內容的部分會被審查委員刪掉,嚴重的話整個子案被核駁。內行人提示:這就是為什麼專利律師一直強調說明書要寫寬,當下覺得多餘的技術描述,5年後可能就是分割的彈藥庫。
不會。原案和子案獨立審查。原案已核准的內容按第34條第7項規定,說明書、申請專利範圍、圖式以核准審定時的版本公告,不會因子案後續事情變動。子案被核駁是子案的事,原案該給的權利照樣給。內行人提示:這代表分割風險低、upside高,很多申請人太保守不分割,是沒算清楚這個不對稱的期望值。
把一個申請案實質上包含的多個發明拆成獨立子案,每個子案沿用原申請日繼續審查,是專利佈局擴張的核心制度。
三種典型情境:(1)審查委員通知一案多發明須二選一(2)申請人自己想拆出新請求項保護更廣(3)核准後發現原案揭露範圍有額外可保護技術。
依第34條第3項,分割後申請案沿用原申請案之申請日,這是分割制度最核心的價值,能讓5年後生出的子案享受原始申請日的新穎性優勢。
依第33條,一個專利申請案原則上應限於一個發明或屬於一個廣義發明概念的多個發明,違反時須透過第34條分割制度處理。
收到核准審定書設3個月倒數→請專利代理人盤點原案揭露但未寫進請求項的技術點→撰寫子案申請書→備齊規費向TIPO提出→子案續行核准前審查程序。
分割申請書(標明原案號)、子案說明書、申請專利範圍、必要圖式、摘要、規費單據。委任代理人者另附委任書。
每件子案需繳申請規費(約3,000-7,000元依說明書頁數)及實體審查費(約7,000元起),另計代理人費用約3-8萬。實際依TIPO公告費率。
用「原案說明書、請求項、圖式三套文件總和」當揭露範圍,子案請求項每個技術特徵都要能在這三套文件中找到對應描述或可直接無歧義推導,否則屬「new matter」。
分割(34條)用於一案多發明拆案,子案沿用原申請日;改請(30條/108條)用於發明改新型或反之,性質轉換。兩者法律效果與適用情境完全不同。
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再審查時,專利局局長應指定未經審查原案之審查委員審查之,作成審定書,說明理由。
再審查時專利局局長應指定未經審查原案之審查委員審查之,作成審定書說明理由。
發明為非專利申請權人所申請,經依異議不予專利時,專利申請權人於異議確定之次日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。
發明為非專利申請權人請准專利,經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發,並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者,以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。 發明專利申請權人依前項規定申請之案件,不再公告。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第三十五條移列。 二、原條文所稱之審查確定,依原條文第四十七規定原係指經核准審定之發明專利申請案,於公告期滿無人異議或異議不成立經審定確定而言。惟本次修法已刪除原條文第四十一條,廢除異議程序,取得專利權之時點為公告之日,已不生審查確定之問題,爰將「審查確定後」修正為「公告之日起」。另配合修正條文第二十條規定,酌為文字修正。 三、按原條文稱「申請之日」者,實指修正條文第二十五條第三項所稱之申請日而言,為免「申請之日」與「申請日」有不同解讀,而滋生疑議,爰將「申請之日」修正為「申請日」,並酌為文字修正。 四、第二項新增。修正條文第二項為原條文第四十九條規定修正後,移列規定。
申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。 分割申請應於下列各款之期間內為之: 一、原申請案再審查審定前。 二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者,不得為之。 分割後之申請案,仍以原申請案之申請日為申請日;如有優先權者,仍得主張優先權。 分割後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 依第二項第一款規定分割後之申請案,應就原申請案已完成之程序續行審查。 依第二項第二款規定分割後之申請案,續行原申請案核准審定前之審查程序;原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第三十三條移列。 二、第一項未修正: 三、第二項修正: (一)第一款由原條文第二項前段規定移列。申請案於初審實體審查程序中,或初審核駁審定提起再審查後之再審查程序中,迄於再審查審定前均得提出分割申請。 (二)增訂第二款:1.除第一款之情形外,申請人於初審核准審定後尚未公告前,如發現其發明內容有分割之必要,亦應使申請人有提出分割之機會,爰參照日本特許法第四十四條第一項第二款規定,增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定,放寬申請分割時點之限制。惟為使權利及早確定,仍應有一定期間之限制,爰規定應於初審核准審定書送達後三十日內為之。2.如初審審定不准予專利,申請人於提起再審查後,本即得於再審查程序中提出分割申請,為免延宕審查時程,爰於但書排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用,且該再審查之審定無論核准或核駁均不得申請分割,併予說明。 四、第三項為原條文第二項後段有關援用原申請日部分修正後移列。 五、增訂第四項。按分割申請涉及說明書及申請專利範圍之變動,由於分割案得援用原申請案之申請日,變動後之記載內容如增加新事項,將影響他人之權益,爰明定分割申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。有關是否超出之判斷,係就原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項整體觀察,未超出其中之一即可。 六、第五項為原條文第二項後段有關續行審查之規定修正後移列。按發明申請案經依第二項第一款規定分割後,為避免就分割後之申請案,反覆進行審查程序,爰明定仍應就原申請案已完成之程序續行審查。 七、增訂第六項: (一)發明申請案係依第二項第二款規定分割者,原申請案之審查程序雖已因審定而終結,惟為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序造成延宕,爰明定分割後之申請案續行初審核准審定前之審查程序。 (二)於核准審定後提出分割申請時,其原申請案既經核准審定,自不應受分割申請之影響,亦即,此時之分割案,僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案分割申請,而不得自已核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割,因此,原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動,故原申請案之公告,仍應依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
申請專利之發明,實質上為二個以上之發明時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。 分割申請應於下列各款之期間內為之: 一、原申請案再審查審定前。 二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。 分割後之申請案,仍以原申請案之申請日為申請日;如有優先權者,仍得主張優先權。 分割後之申請案,不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。 依第二項第一款規定分割後之申請案,應就原申請案已完成之程序續行審查。 依第二項第二款規定所為分割,應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者,申請分割;分割後之申請案,續行原申請案核准審定前之審查程序。 原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍或圖式不得變動,以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
立法理由一、第一項、第三項至第五項未修正。 二、第二項第二款放寬核准審定後得申請分割之期限,並刪除原第二項第二款但書經再審查審定者,不得申請分割之規定。除第一款之情形外,申請人於初審或再審查核准審定後,如發現其發明內容有分割之必要,亦應使申請人有提出分割之機會,並考量第五十二條規定,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費,始予公告之作業期程,故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後三個月內,得提出分割申請。 三、為配合本法於一百年十二月二十一日修正,開放發明專利初審核准審定後得申請分割,本法施行細則於一百零一年十一月九日修正第二十九條第一項規定,核准審定後之分割,僅得自原申請案之說明書或圖式所載,且非原申請案申請專利範圍所載之技術內容申請分割,以避免重複專利。考量分割案亦屬於獨立之申請案,其核駁事由有於專利法明定之必要,爰修正第六項,將本法施行細則第二十九條第一項之內容,納入本項規範。 四、原第六項後段移列為第七項,另專利申請案核准審定後申請分割者,原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍及圖式不因分割而變動,本法施行細則第二十九條第二項已有明文,為求明確其實務作法,爰納入本項規範。
再審查時,專利局局長應指定未經審查原案之審查委員審查之,作成審定書,說明理由。
再審查時專利局局長應指定未經審查原案之審查委員審查之,作成審定書說明理由。
發明為非專利申請權人所申請,經依異議不予專利時,專利申請權人於異議確定之次日起六十日內申請者,以非專利申請權人申請之日為專利申請權人申請之日。
一、條次變更,本條為原條文第三十五條移列。 二、原條文所稱之審查確定,依原條文第四十七規定原係指經核准審定之發明專利申請案,於公告期滿無人異議或異議不成立經審定確定而言。惟本次修法已刪除原條文第四十一條,廢除異議程序,取得專利權之時點為公告之日,已不生審查確定之問題,爰將「審查確定後」修正為「公告之日起」。另配合修正條文第二十條規定,酌為文字修正。 三、按原條文稱「申請之日」者,實指修正條文第二十五條第三項所稱之申請日而言,為免「申請之日」與「申請日」有不同解讀,而滋生疑議,爰將「申請之日」修正為「申請日」,並酌為文字修正。 四、第二項新增。修正條文第二項為原條文第四十九條規定修正後,移列規定。
一、條次變更,本條為原條文第三十三條移列。 二、第一項未修正: 三、第二項修正: (一)第一款由原條文第二項前段規定移列。申請案於初審實體審查程序中,或初審核駁審定提起再審查後之再審查程序中,迄於再審查審定前均得提出分割申請。 (二)增訂第二款:1.除第一款之情形外,申請人於初審核准審定後尚未公告前,如發現其發明內容有分割之必要,亦應使申請人有提出分割之機會,爰參照日本特許法第四十四條第一項第二款規定,增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定,放寬申請分割時點之限制。惟為使權利及早確定,仍應有一定期間之限制,爰規定應於初審核准審定書送達後三十日內為之。2.如初審審定不准予專利,申請人於提起再審查後,本即得於再審查程序中提出分割申請,為免延宕審查時程,爰於但書排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用,且該再審查之審定無論核准或核駁均不得申請分割,併予說明。 四、第三項為原條文第二項後段有關援用原申請日部分修正後移列。 五、增訂第四項。按分割申請涉及說明書及申請專利範圍之變動,由於分割案得援用原申請案之申請日,變動後之記載內容如增加新事項,將影響他人之權益,爰明定分割申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。有關是否超出之判斷,係就原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之全部事項整體觀察,未超出其中之一即可。 六、第五項為原條文第二項後段有關續行審查之規定修正後移列。按發明申請案經依第二項第一款規定分割後,為避免就分割後之申請案,反覆進行審查程序,爰明定仍應就原申請案已完成之程序續行審查。 七、增訂第六項: (一)發明申請案係依第二項第二款規定分割者,原申請案之審查程序雖已因審定而終結,惟為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序造成延宕,爰明定分割後之申請案續行初審核准審定前之審查程序。 (二)於核准審定後提出分割申請時,其原申請案既經核准審定,自不應受分割申請之影響,亦即,此時之分割案,僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案分割申請,而不得自已核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之技術內容加以分割,因此,原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動,故原申請案之公告,仍應依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。
一、第一項、第三項至第五項未修正。 二、第二項第二款放寬核准審定後得申請分割之期限,並刪除原第二項第二款但書經再審查審定者,不得申請分割之規定。除第一款之情形外,申請人於初審或再審查核准審定後,如發現其發明內容有分割之必要,亦應使申請人有提出分割之機會,並考量第五十二條規定,經核准審定者,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年專利年費,始予公告之作業期程,故放寬申請人於初審或再審查核准審定書送達後三個月內,得提出分割申請。 三、為配合本法於一百年十二月二十一日修正,開放發明專利初審核准審定後得申請分割,本法施行細則於一百零一年十一月九日修正第二十九條第一項規定,核准審定後之分割,僅得自原申請案之說明書或圖式所載,且非原申請案申請專利範圍所載之技術內容申請分割,以避免重複專利。考量分割案亦屬於獨立之申請案,其核駁事由有於專利法明定之必要,爰修正第六項,將本法施行細則第二十九條第一項之內容,納入本項規範。 四、原第六項後段移列為第七項,另專利申請案核准審定後申請分割者,原申請案經核准審定之說明書、申請專利範圍及圖式不因分割而變動,本法施行細則第二十九條第二項已有明文,為求明確其實務作法,爰納入本項規範。
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