重點摘要專利法 57 條規定,任何人可對核准延長之發明專利提舉發,六款事由含實施無需許可證、延長過長、非第一次許可證等。
Q · 藥廠剛拿到專利延長核准,學名藥廠還能反擊嗎?
能。專利法 57 條給六把鑰匙
依專利法第 57 條,任何人都可對已核准的發明專利延長期間提舉發,共六款事由:實施無需許可證、未取得許可證、延長期間過長、申請人非專利權人、非第一次許可證或許可證曾延長、動物用藥品。舉發成立確定後,原延長期間視為自始不存在;第三款例外採部分失效,僅就超過之期間視為未延長。
延長核准不是終點,是另一個戰場的起點。台灣一年核准的專利延長案,背後往往跟著一堆等著狙擊的學名藥廠和競爭對手。他們不會等專利期到自然解封,會主動用這條的六個舉發事由挑戰延長本身。六個事由各有攻擊角度:第一款質疑延長的必要性、第二款打你許可證不存在或不是你的、第三款打延長計算過頭、第四款打申請人身分不對、第五款打許可證不是第一次或重複延長、第六款專打動物用藥品。一旦舉發成立,整個延長期間視為自始不存在(除了第三款是超出部分才失效)。對藥廠來說這代表整個延長期賺的錢可能要連本帶利吐回去,對學名藥廠來說這是主動縮短對手壟斷時間的合法武器。
專利法第 57 條為發明專利權期間延長舉發之專條,列舉六款撤銷延長之具體事由,並規定舉發成立確定後延長期間視為自始不存在之法律效果;第三款(延長期間超過無法實施期間)採部分失效原則。
整個延長期間視為自始不存在,等於這段時間該專利沒有獲得延長保護。這對專利權人殺傷力極大:這段期間對競爭者收取的權利金可能要返還,延長期內提起的侵權訴訟可能整個被推翻。唯一的例外是第三款(延長期間過長),這種情況下只有超出部分視為未延長,其他期間仍有效。實務提示:舉發得逞的專利權人通常會加速和解,因為訴訟一輸,授權生態整個崩盤。
指該藥品在台灣取得的第一張衛福部核發的查驗登記許可證。後續變更、擴增、補發的許可證都不算。所以藥廠不能「用這次許可證延長失敗,下次變更後再試一次」。實務提示:很多藥廠在申請延長時會把許可證變更時間拿來當計算基準,這正是第三款最常被打的破口。
發明專利權期間延長之舉發專條,列六款事由,任何人都可提,舉發成立後延長期間視為自始不存在。
該藥品在台灣取得的首張衛福部查驗登記許可證,後續變更、補發、擴增者都不算。
因須取得藥物或農藥許可證導致無法實施專利之客觀期間,為延長期間之計算上限。
舉發是程序(向智財局提請審查),延長舉發專打延長期間(六款專屬事由),一般舉發打專利本身(第 71 條)。
監聽延長公告 → 比對六款事由 → 蒐集證據(外國許可證日、申請人變更紀錄)→ 撰舉發書 → 繳規費向智財局遞送。
比對外國取得第一張許可證日與台灣許可證日,加上實際無法實施期間。藥廠用後續變更日為基準,常被打。
規費約 NT$ 10,000,律師或專利師費用 15-50 萬起跳,技術鑑定另計可達百萬。
調出該藥品在美 FDA、歐 EMA、日 PMDA 等的許可證取得日紀錄,比對台灣計算基準。
57 條專打延長(事由六款專屬),71 條打專利本身(要件、申請權人)。實務上常雙線並進。
57 條是行政舉發攻擊延長期間,Paragraph IV 是美國學名藥廠提交時挑戰專利有效性,兩制度不同維度。
| name | 適用對象 | 舉發人 | 事由 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 本條 57 條(延長舉發) | 已核准延長之發明專利 | 任何人 | 六款延長專用事由 | 延長期間視為自始不存在(第三款例外採部分失效) |
| 第 71 條(一般專利舉發) | 任何發明專利 | 任何人(部分款式限利害關係人) | 違反專利要件、申請權人錯誤、修正超出等 | 專利權整體撤銷 |
| Hatch-Waxman Paragraph IV(美國對照) | 美國 Orange Book 列名藥品專利 | 提交 ANDA 之學名藥廠 | 專利無效或未侵權 | 啟動 30 個月停止期 + 訴訟 |
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專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者,得請求專利局分為各別之專利權。
專利權人誤將二個以上發明為一個申請得有專利權者,得請求專利局分為各別之專利權。
發明專利權之效力不及於下列各款情事: 一、為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者。 二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。 三、申請前已存在國內之物品。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權,以專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。
發明專利權之效力不及於下列各款情事: 一、為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者。 二、申請前已在國內使用或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。 三、申請前已存在國內之物品。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權,以專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。 第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。
立法理由一、第一項及第二項未修正。 二、增訂第三項。蓋非專利申請權人所得專利權,因舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前在國內使用或已完成必須準備之善意行為,依第一項第五款雖為專利權效力所不及,惟基於與貿易有關之智慧財產權協定第三十條保護專利權人權益之精神,並參酌日、韓等國之相關法例,被授權人於專利權人書面通知後,仍應支付合理之權利金,否則應負債務不履行之責,爰予明定。
發明專利權之效力,不及於下列各款情事: 一、為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者。 二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。 三、申請前已存在國內之物品。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權,因專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。 第一項第五款之被授權人,因該專利權經舉發而撤銷之後,仍實施時,於收到專利權人書面通知之日起,應支付專利權人合理之權利金。
立法理由一、第一項第五款酌為文字修正。 二、第二項及第三項未修正。
任何人對於經核准延長發明專利權期間,認有下列情事之一,得附具證據,向專利專責機關舉發之: 一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。 二、專利權人或被授權人並未取得許可證。 三、核准延長之期間超過無法實施之期間。 四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。 五、申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。 六、以取得許可證所承認之外國試驗期間申請延長專利權時,核准期間超過該外國專利主管機關認許者。 七、核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。 專利權延長經舉發成立確定者,原核准延長之期間,視為自始不存在。但因違反前項第三款、第六款規定,經舉發成立確定者,就其超過之期間,視為未延長。
立法理由一、條次變更,本條為原條文第五十四條移列。 二、第一項修正: (一)序文文字修正。 (二)第一款至第四款及第六款未修正。 (三)原條文第五款刪除。按修正條文第十二條並未規定申請專利權延長須由共有人全體提出,因此於共有專利權之情形下,由共有人之一提出申請並無不可,爰刪除本款規定。 (四)增訂第五款,按修正條文第五十三條第一項規定,僅得據第一次許可證申請延長發明專利權一次,且該第一次許可證僅得據以申請延長專利權期間一次,爰予配合增訂本款規定,以資明確。 (五)原條文第七款刪除。修正條文第五十三條已刪除取得許可證所需期間須超過二年之最低門檻限制,爰配合刪除本款規定。 (六)增訂第七款。按得依本法申請延長發明專利權之醫藥品,依修正條文第五十三條第三項規定不及於動物用藥,如有違反者,自應列為舉發事由,爰予明定,以資明確。 三、第二項未修正。
任何人對於經核准延長發明專利權期間,認有下列情事之一,得附具證據,向專利專責機關舉發之: 一、發明專利之實施無取得許可證之必要者。 二、專利權人或被授權人並未取得許可證。 三、核准延長之期間超過無法實施之期間。 四、延長專利權期間之申請人並非專利權人。 五、申請延長之許可證非屬第一次許可證或該許可證曾辦理延長者。 六、核准延長專利權之醫藥品為動物用藥品。 專利權延長經舉發成立確定者,原核准延長之期間,視為自始不存在。但因違反前項第三款規定,經舉發成立確定者,就其超過之期間,視為未延長。
立法理由一、第一項修正專利權期間延長之舉發事由: (一)醫藥品、農藥品或其製造方法申請延長專利權期間,依第五十三條第二項規定,為「向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間」,而原審查專利權期間延長案件,依專利權期間延長核定辦法第四條第一項第一款、第六條第一項第一款規定,係以中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證所採認之期間為準,無涉該發明是否曾在外國申請延長專利權,故無需審究該發明在外國專利主管機關認許專利權延長之期間,原第六款恐生誤解,爰予刪除。 (二)又任何人如對核准延長所依據之外國試驗期間,認有錯誤採計而不當延長專利權期間者,可依第三款「核准延長之期間超過無法實施之期間」提起舉發,故刪除原第六款並不影響第三者之權益,併予敘明。 (三)原第七款款次遞移為第六款。 二、配合第一項刪除原第六款規定,第二項酌作文字修正。
專利權人誤將二個以上發明為一個呈請得有專利權者,得請求專利局分為各別之專利權。
專利權人誤將二個以上發明為一個申請得有專利權者,得請求專利局分為各別之專利權。
發明專利權之效力不及於下列各款情事: 一、為研究、教學或試驗實施其發明,而無營利行為者。 二、申請前已在國內使用,或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內,於專利申請人處得知其製造方法,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。 三、申請前已存在國內之物品。 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。 五、非專利申請權人所得專利權,以專利權人舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。 前項第二款及第五款之使用人,限於在其原有事業內繼續利用;第六款得為販賣之區域,由法院依事實認定之。
一、第一項及第二項未修正。 二、增訂第三項。蓋非專利申請權人所得專利權,因舉發而撤銷時,其被授權人在舉發前在國內使用或已完成必須準備之善意行為,依第一項第五款雖為專利權效力所不及,惟基於與貿易有關之智慧財產權協定第三十條保護專利權人權益之精神,並參酌日、韓等國之相關法例,被授權人於專利權人書面通知後,仍應支付合理之權利金,否則應負債務不履行之責,爰予明定。
一、第一項第五款酌為文字修正。 二、第二項及第三項未修正。
一、條次變更,本條為原條文第五十四條移列。 二、第一項修正: (一)序文文字修正。 (二)第一款至第四款及第六款未修正。 (三)原條文第五款刪除。按修正條文第十二條並未規定申請專利權延長須由共有人全體提出,因此於共有專利權之情形下,由共有人之一提出申請並無不可,爰刪除本款規定。 (四)增訂第五款,按修正條文第五十三條第一項規定,僅得據第一次許可證申請延長發明專利權一次,且該第一次許可證僅得據以申請延長專利權期間一次,爰予配合增訂本款規定,以資明確。 (五)原條文第七款刪除。修正條文第五十三條已刪除取得許可證所需期間須超過二年之最低門檻限制,爰配合刪除本款規定。 (六)增訂第七款。按得依本法申請延長發明專利權之醫藥品,依修正條文第五十三條第三項規定不及於動物用藥,如有違反者,自應列為舉發事由,爰予明定,以資明確。 三、第二項未修正。
一、第一項修正專利權期間延長之舉發事由: (一)醫藥品、農藥品或其製造方法申請延長專利權期間,依第五十三條第二項規定,為「向中央目的事業主管機關取得許可證而無法實施發明之期間」,而原審查專利權期間延長案件,依專利權期間延長核定辦法第四條第一項第一款、第六條第一項第一款規定,係以中央目的事業主管機關核發藥品許可證、農藥許可證所採認之期間為準,無涉該發明是否曾在外國申請延長專利權,故無需審究該發明在外國專利主管機關認許專利權延長之期間,原第六款恐生誤解,爰予刪除。 (二)又任何人如對核准延長所依據之外國試驗期間,認有錯誤採計而不當延長專利權期間者,可依第三款「核准延長之期間超過無法實施之期間」提起舉發,故刪除原第六款並不影響第三者之權益,併予敘明。 (三)原第七款款次遞移為第六款。 二、配合第一項刪除原第六款規定,第二項酌作文字修正。
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