特許法 第104条の2（具体的態様の明示義務）

解説

特許を侵害されたと主張する側には、決定的な弱点がある。相手の製品が本当に自社特許を使っているのか、その内部構造や製造プロセス、ソースコードは相手の工場やサーバの中にあって、外からは見えない。かつては、訴えられた側が「侵害していない」とだけ言って否認すれば、立証責任を負う特許権者が手詰まりになることもあった。104条の2はこの構造を壊す。特許権者が「あなたの製品はこういう構成で私の特許を使っている」と具体的に主張したのに対し、相手がそれを否認するなら、相手は自分の製品や方法が実際にどう動いているのかを自ら明らかにしなければならない。単なる「否認」では済まされない。ただし、企業秘密など明かせない相当の理由があれば免除される。その場合は秘密保持命令とセットで運用される。情報を握っている側にこそ、口を開かせる条文だ。

法的な位置づけ

特許法104条の2は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務を定める規定である。特許権者が侵害を組成する物または方法の具体的態様を主張し、相手方がこれを否認する場合、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし明らかにできない相当の理由があるときは、この義務は免除される。

こんなときに使う

• あなたの会社が大手から特許侵害で訴えられた。製品の内部設計は社外秘で、できれば詳細を出したくない。だが「侵害していない」とだけ否認すれば104条の2が発動し、自社製品の具体的構成を自ら明らかにする義務が生じる。出すか、相当の理由を立てるか、二択を迫られる
• もし、あなたが訴えた相手が「企業秘密だから製品の中身は言えない」と主張してきたら? その一言で逃げ切れるわけではない。秘密保持命令(105条の4)を使えば非開示を前提に開示できる以上、裁判所は「相当の理由」を簡単には認めない
• 侵害品が市場に出回り、売上を毎月削られている。差止めを急ぐには相手の製品態様を早期に確定させる必要がある。明示義務はその突破口になる。
• ソフトウェア特許の侵害を疑っているが、コンパイル済みのアプリからは内部のアルゴリズムが読めない。この明示義務を使って相手に自社プログラムの動作の具体的態様を説明させ、ブラックボックスをこじ開ける

取るべき行動

被害を受けた側：1. 市場から相手製品を入手し、可能な限り分解・分析して侵害態様を具体的に特定する2. 訴状・準備書面で『相手製品はこの構成でこの請求項を充足する』と具体的に主張する(具体性が104条の2の発動条件) 3. 相手が単純否認したら、明示義務に基づき具体的態様の開示を求める4. 相手が企業秘密を盾にしたら、秘密保持命令(105条の4)を申し立てて言い訳を封じる

訴えられた側：1. まず原告の主張する態様が具体的に特定されているか確認、特定が不十分なら明示義務はそもそも発動しにくい2. 自社製品の態様を明らかにする場合、不利益を最小化する範囲と表現を弁理士・弁護士と精査3. 真に開示できない企業秘密があるなら『相当の理由』を具体的に主張、ただし秘密保持命令で対応可能な部分は理由になりにくい4. 単純否認のまま沈黙する戦略は心証悪化のリスクが高いと心得る

時効（請求できる期限）：特定の時効はない。明示義務は訴訟の進行中、相手方の否認に対応して履行を求められる。攻撃防御方法は適切な時期に提出する必要があり(民事訴訟法156条)、時機に後れた主張・立証は却下されうる(同157条)。応訴後は早期に態様を確定させる訴訟指揮がなされるため、引き延ばしは不利に働く

学説

通説：104条の2の明示義務は、原告が主張する侵害態様が具体的に特定されていることを前提に発動する。相手方が否認しながら自己の態様を明らかにしない場合、その不作為は自由心証の一資料として被告に不利に評価されうる。相当の理由の有無は、秘密保持命令（105条の4）で対応可能かを含めて厳格に判断される。

有力説（法的効果の構成）：明示義務違反に対し、民訴159条の擬制自白を類推適用して原告主張の態様を認定すべきとする見解と、あくまで自由心証の枠内で処理すべきとする見解が対立する。条文に直接の制裁がないため、効果の理論構成は実務上なお解釈が分かれている。

改正の年表

1. 1.平成11年（1999年） 新設：特許法改正（法律第41号）により新設、平成12年施行。被告が単純否認を続けると特許権者の侵害立証が著しく困難になる問題に対し、情報を握る相手方に具体的態様の明示義務を課して立証の公平を図った。同時期に書類提出命令の拡充など侵害立証強化策が導入された。