特許法 第104条の4（主張の制限）

解説

特許侵害で訴えられ、争って負け、賠償を払った。その後、別ルートで特許庁にその特許の無効審判を起こし、見事に無効を勝ち取った。ならば払った賠償は取り戻せる、と思うのが人情だ。だが特許法104条の4はその道を塞ぐ。侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決や取消決定が確定しても、あなたは再審（確定した判決をもう一度やり直す手続）で、その無効を持ち出すことができない。なぜか。2004年に侵害訴訟の中で「この特許は無効だ」と反論できる無効の抗弁（104条の3）が認められた。だから、無効を言いたいなら訴訟の中で言い切れ、後出しは認めない、というのが立法者のメッセージだ。終局判決が確定した瞬間、握っていた無効カードは紙くずに変わる。あなたが本当に知るべきは、特許戦争の勝敗を分けるのは特許の強さではなく、無効主張をいつ出すかというタイミングだという冷酷な事実である。

法的な位置づけ

特許法104条の4は、特許権侵害訴訟または補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の無効審決・取消決定・政令で定める訂正審決が確定した場合であっても、当事者であった者が再審手続においてその確定を主張することを制限する規定である。無効の抗弁（104条の3）を訴訟内で行使すべきとする紛争の一回的解決の趣旨に基づく。

こんなときに使う

• あなたの会社が大手から特許侵害で訴えられ、敗訴判決が出た。控訴するか、このまま確定させるか。あと14日で控訴期限。ここで無効の抗弁を尽くさず判決を確定させると、後日その特許が特許庁で無効になっても、二度と賠償を争い返せない。確定までが、無効を主張できる最後の窓だ
• もし、あなたが特許権者として侵害訴訟に勝ち、賠償を回収した後で、その特許が別件の無効審判で無効と確定したら、相手は再審であなたを訴え返せるのか。104条の4は原則それを封じ、あなたが確定判決で得た回収を守る
• 下請けメーカーが、取引先の指示どおり作った部品で特許侵害に問われた。無効の抗弁を出さずに負けが確定。その後その特許は無効になったが、払った賠償は戻らなかった
• 知人の経営者が「特許で訴えられたが、あの特許は怪しいから、負けても後で無効にして取り返す」と話している。あなたが104条の4を知っていれば、その作戦が確定判決の前では成り立たないことを、三分で説明できる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 特許権者として侵害訴訟を起こしたら、自分の特許に無効リスクがあるほど早期の終局判決確定を目指す。確定すれば104条の4が後の無効化からあなたの勝訴を守る2. 相手が無効の抗弁（104条の3）を出してきたら全力で反論し、可能なら訂正の請求で特許を補強して無効理由を潰す3. 判決確定後に相手が無効審決を持ち出して再審を申し立てても、104条の4を根拠に主張の制限を主張し、確定した賠償を維持する

訴えられた側：1. 訴えられたら最優先で特許の有効性を精査し、無効理由があれば104条の3の無効の抗弁を必ず訴訟内で出し切る。判決確定がリミットで、後出しは104条の4で封じられる2. 並行して特許庁に無効審判を請求し、訴訟と両輪で進めて無効を取りにいく3. 敗訴が見えても、控訴審で無効主張を尽くす余地を使い切ってから確定させるか判断する。安易な確定は、無効カードを永久に捨てる行為だ

時効（請求できる期限）：再審の主張制限が働く起点は、侵害訴訟の終局判決が確定した時。無効の抗弁を出せるリミットも、その判決確定までである。再審の訴え自体は民事訴訟法342条の期間制限（再審事由を知った日から30日、判決確定から5年）に服するが、104条の4が適用される類型では再審の主張自体が制限で封じられる（最新の改正状況をご確認ください）

学説

通説：104条の4は紛争の一回的解決と法的安定性を優先する規定であり、無効の抗弁（104条の3）を訴訟内で行使する機会を保障したことと表裏一体をなす。訂正の再抗弁との関係や、第3号の政令で定める訂正審決の範囲が実務上の論点となる。

改正の年表

1. 1.平成23年（2011年） 新設：侵害訴訟の確定判決後に特許の無効審決等が確定しても再審で蒸し返せないことを明文化。2004年導入の無効の抗弁（104条の3）と対になり、無効主張は訴訟内で尽くすべきとする一回的解決の趣旨を法定した。
2. 2.平成26年（2014年） 改正：特許異議申立て制度の復活に伴い、第1号に「取り消すべき旨の決定」（異議申立てによる取消決定）が確定した場合を追加。施行は2015年4月1日（最新の改正状況をご確認ください）。