特許法 第120条の5（意見書の提出等）

解説

ある朝、特許庁から一通の書面が届く。「あなたの特許を取り消します」。心臓が冷える。だがその取消理由通知は、ゲームオーバーの宣告ではない。特許法120条の5があなたに与えるのは、たった一度の反撃機会だ。指定された期間内に限り、あなたは特許の中身（明細書、特許請求の範囲、図面）を書き直せる。これを訂正の請求という。ただし書き直せる方向は四つに限定される。請求項を狭める（減縮）、誤記・誤訳を直す、不明瞭な記載を明確にする（明瞭でない記載の釈明）、引用形式の請求項を独立形式にする。権利を広げる方向の訂正は一切できない。つまりこれは、攻撃された特許の傷口を縫合し、相手の異議理由が届かない範囲まで権利を絞り込んで生き延びる、外科手術の権利である。多くの特許権者はこの通知に動転し、自分に縫合の権利が残っていることに気付かないまま期限を逃す。

法的な位置づけ

特許法120条の5は、特許異議申立ての取消理由通知を受けた特許権者に対し、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の訂正を請求できる権利を定める規定である。訂正の目的は請求項の減縮、誤記・誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、引用請求項の独立形式化の四類型に限定され、権利範囲を拡張する訂正は許されない。

こんなときに使う

• 特許庁から取消理由通知が届いた。意見書と訂正請求の提出期限は実務上おおむね60日。この期間を1日でも過ぎれば、あなたの特許は訂正のチャンスを失ったまま取り消される。どの請求項をどこまで減縮すれば異議理由をかわせるか、弁理士と戦略を練る時間は実質ひと月もない。
• あなたは競合他社の特許が邪魔で、特許異議を申し立てた側だ。相手が訂正の請求をしてきた。120条の5第5項により、その訂正書類の副本があなたに送付され、意見書を出す機会が与えられる。ここで「訂正後もなお新規性・進歩性が欠ける」と的確に反論できるかが、相手の特許を葬れるかどうかの分水嶺になる。
• 二以上の請求項に異議を申し立てられたら、訂正は全部まとめてしかできないのか。違う。請求項ごとに訂正できる。異議が請求項ごとにされた場合は、むしろ請求項ごとに訂正しなければならない。
• 自社の主力製品を支える特許に異議が来た。同時にあなたはその特許で侵害訴訟を起こしている最中だ。ここで請求項を減縮すれば異議は生き延びられるが、削りすぎると侵害訴訟で相手の製品が権利範囲から外れる。生存と攻撃力、二つを両立させる一手を選ばなければならない。

取るべき行動

被害を受けた側：1. 取消理由通知が届いたら即座に指定期間（実務上おおむね60日）を確認、これが訂正請求のデッドライン2. 弁理士と異議理由を精査し、どの請求項をどこまで減縮すれば理由をかわせるか設計、広げる方向の訂正は不可と心得る3. 並行する侵害訴訟があれば、減縮後も侵害者をカバーできる範囲を死守4. 期間内に意見書と訂正請求書を提出、二以上の請求項なら請求項ごと・一群の請求項ごとの単位に注意

訴えられた側：1. 相手（特許権者）が訂正請求をしてきたら、120条の5第5項により副本送付と意見書提出の機会が来る2. 訂正後の請求項にもなお無効理由（新規性・進歩性の欠如等）が残ることを的確に主張3. 訂正が第2項ただし書の四目的を逸脱していないか、126条準用の独立特許要件等を満たすかも攻撃材料にする4. 意見書提出の指定期間を厳守、提出を希望しない旨の申出も可能

時効（請求できる期限）：訂正の請求は取消理由通知で指定された期間内（実務上おおむね60日、事案により延長されることがある）に限る。起算点は通知の送達日。期間経過後は訂正の機会を失う。意見書も同様に指定期間内（最新の運用状況をご確認ください）

学説

通説：120条の5の訂正の請求は、書面要件と四目的の限定を満たし、126条準用の独立特許要件等に適合すれば認められる。異議手続内の訂正は請求項ごと・一群の請求項ごとの単位を厳格に読む必要があり、単位の誤りは訂正自体を不適法とするとされる。

改正の年表

1. 1.平成26年（2014年） 新設：特許異議申立て制度の再導入に伴い120条の5を新設。平成27年（2015年）4月1日施行。付与後の特許の早期見直しと、特許権者への訂正の請求による救済機会を組み込んだ手続として創設された。