特許法 第17条の5（訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正）

解説

あなたの会社の主力製品を支える特許に、競合が無効審判を仕掛けてきた。弁理士は防御策として訂正の請求を出す。クレームを少し狭めて無効理由をかわす、最後の盾だ。ところがその訂正請求書に新規事項を紛れ込ませてしまった、あるいは記載に不備があった。多くの人はここで終わりだと思う。違う。特許法17条の5は、その訂正の補正、つまり「直しの直し」を認める。ただし窓は狭い。無効審判なら審判長が指定した期間内、訂正審判なら審理終結の通知が来る前まで。この期間を一日でも過ぎれば、欠陥を抱えた訂正がそのまま審理され、特許全体が無効審決へ向かいかねない。盾を修理するチャンスは存在する。だが、それを知っているか、そして窓が閉じる前に動けるか。その差が、数億円の特許の生死を分ける。

法的な位置づけ

特許法17条の5は、訂正の請求書または訂正審判の請求書に添付した訂正明細書・特許請求の範囲・図面の補正を認める手続規定である。特許異議申立て、特許無効審判、訂正審判の各手続において、法定または審判長の指定する期間内に限り、既にした訂正の枠内で記載の不備を整えることを許容する。

こんなときに使う

• 競合からの無効審判で訂正を出したが、審判官から「訂正に新規事項が含まれる」との取消理由通知が届いた。応答期間はあと20日。この期間こそ17条の5が開く補正の窓だ。気づかず放置すれば、訂正は認められず、特許は無効審決へ滑り落ちる
• もし相手の特許権者が、無効審判の途中で訂正をさらに補正してきたら? あなたは請求人として、その補正が元の訂正の範囲を超えていないか、要旨を変更していないかを精査し、補正の不適法を主張できる。相手の「直しの直し」の隙を突くのが攻め手になる
• 訂正審判を単独で請求した。審理終結の通知が届く前なら、訂正内容の補正がまだ間に合う。通知が出た後は一切受け付けられない。

取るべき行動

被害を受けた側：1. 訂正の請求書を出した瞬間に補正可能期間の終期を特定する。無効審判なら取消理由通知や審判長の指定期間、訂正審判なら審理終結通知が来る前。2. 記載不備や新規事項に気づいたら、指定期間内に補正書を提出する。3. 補正は元の訂正の範囲を超えられないため、要旨変更にならない枠内で設計し直す。4. 期間を逃しそうなら、審判長への対応を早めに弁理士と協議する

訴えられた側：1. 相手方特許権者が訂正を補正してきたら、その補正が17条の5の指定期間内に適法になされたかをまず確認する。2. 補正が元の訂正の範囲を超え、実質的に新たな訂正になっていないかを精査し、不適法を主張する。3. 補正後の訂正でも無効理由が解消されていなければ、引き続き無効を主張する。4. 補正で訂正内容が変わった分、新たな無効理由が生じていないか再検討する

時効（請求できる期限）：無効審判の被請求人は、第134条第1項・第2項、第134条の2第5項、第134条の3、第153条第2項、第164条の2第2項により審判長が指定した期間内。訂正審判の請求人は、第156条第1項の審理終結の通知がある前まで(審理が再開された場合はその後さらに通知がある前まで)。異議申立てに伴う訂正は第120条の5第1項・第6項の指定期間内。いずれも経過すれば補正は不可(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説：17条の5の補正は手続をやり直す制度ではなく、既にした訂正の枠内で記載の不備を整える制度であり、要旨を変更し実質的に新たな訂正にあたる補正は認められない。補正後の訂正も126条の訂正要件を満たす必要がある、と解されている。

改正の年表

1. 1.平成26年（2014年） 改正：特許異議申立て制度の再導入（平成26年法律第36号）に伴い、120条の5の訂正の請求に対応する補正の規律として第1項が整備された。