特許法 第184条の18（拒絶理由等の特例）

解説

英語で出した国際出願を日本に持ち込むとき、あなたは和訳を提出する。多くの実務者は、その和訳こそが審査の対象だと思い込んでいる。184条の19が静かにひっくり返すのは、まさにその思い込みだ。外国語特許出願については、拒絶の査定（49条6号）、特許異議の申立て（113条1号・5号）、特許無効審判（123条1項1号・5号）のいずれにおいても、新規事項追加の判断基準が、提出した和訳ではなく、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面、つまり最初に出した外国語の原文に固定される。これが意味することは重い。和訳に原文にない記載を足してしまえば、それは新規事項として、後から特許を潰す爆弾になる。逆に、和訳の誤訳は原文に立ち返って訂正できる。あなたが守るべき城壁は、提出した和訳ではなく、最初の外国語原文の側にある。

法的な位置づけ

特許法184条の19は、外国語特許出願について、拒絶査定（49条6号）・特許異議（113条1号・5号）・特許無効審判（123条1項1号・5号）の各場面における新規事項追加の判断基準を、国際出願日の国際出願（外国語原文）の明細書・請求の範囲・図面に読み替える特例を定める規定である。

こんなときに使う

• 国際出願の和訳を提出して3年、ようやく特許になった。ところが競合がその特許を無効審判で攻めてきた。理由は、和訳の請求項に原文の英語にない限定語が紛れ込んでいたこと。123条1項により、原文にない記載は新規事項として無効理由になる。あと30日で答弁書、原文との対照表を今夜から作るしかない
• あなたが他社の外国語特許を潰したい側だとする。まず手に入れるべきは、その特許の日本語公報ではなく、国際出願日に提出された外国語の原文だ。113条5号により、和訳が原文の範囲を超えていれば、それだけで特許異議の武器になる。原文と和訳の差分こそが、技術論争に入る前の最も見つけやすい攻撃点になる
• 翻訳会社に丸投げした和訳に、訳者が「分かりやすく」足した一文。それが数年後、特許を殺す。
• もし、出願時の和訳に誤訳があったと後から気付いたら？ 慌てる必要はない。誤訳訂正書で国際出願の原文に立ち返って直せる。原文という安全網が、184条の19によって法的に保証されている

取るべき行動

被害を受けた側：1. 拒絶理由通知や無効審判・異議で「新規事項追加」を指摘されたら、まず国際出願日に提出した外国語原文を取り寄せ、指摘箇所が原文に存在するか確認2. 原文に根拠があれば、和訳は原文の範囲内であると反論する。原文にある以上、新規事項ではない3. 和訳が原文を超えていたなら、係属中は誤訳訂正書、登録後は訂正審判（126条）で原文の範囲へ戻す4. 翻訳会社との契約に品質保証条項があるか確認し、損害の求償可能性を検討する

訴えられた側：1. 外国語特許で侵害を主張されたら、その特許の国際出願日における外国語原文を入手2. 原文と登録和訳を対照し、和訳に原文にない限定や記載が紛れていないか精査3. 差分があれば123条1項の新規事項追加を理由に無効審判を請求、または侵害訴訟内で無効の抗弁（104条の3）を立てる4. 原文照合は技術論争より早く決着がつくことが多い、最初に着手する価値がある

時効（請求できる期限）：拒絶査定不服審判は査定の謄本送達から3月以内（121条、最新の改正状況をご確認ください）。特許異議の申立ては設定登録の公告から6月以内（113条）。特許無効審判には期間の制限がなく、特許が存続する限りいつでも請求できる（123条）

学説

通説：184条の19の下では、外国語特許出願の新規事項追加は国際出願日の外国語原文を基準に判断される。原文にある記載は誤訳訂正で回復できるが、原文にない記載を和訳に加えた場合は訂正で救えず、49条・113条・123条の各場面で無効・拒絶・異議の理由として残り続ける、というのが実務・通説の理解である。