特許法 第29条の2

解説

あなたが何年もかけて研究し、誰も思いつかなかった発明を出願した。新規性も進歩性も完璧だと確信している。ところが一年後、見知らぬ他社の特許出願が公開され、その明細書の片隅に、あなたの発明とそっくりな記述が見つかる。しかもその出願は、あなたより前に出されていた。29条の2はこう告げる。たとえその他社が問題の技術を特許請求していなくても、出願日があなたより前で、公開や公報発行があなたの後なら、あなたは特許を取れない。新規性（29条）は出願時点ですでに世に出ていた情報しか問題にしない。だがこの条文は、出願時点ではまだ秘密だった他人の出願内容まで、後出しで効力を持たせる。だからこそ「拡大先願」と呼ばれる。例外は二つだけ。発明者が同一の場合と、出願時に出願人が同一の場合だ。あなたの発明の運命は、あなたが知る由もない他人の願書の中身に握られている。

法的な位置づけ

特許法29条の2は拡大先願を定める規定であり、当該出願の日前にされた他人の特許出願または実用新案登録出願であって当該出願後に公開・公報発行されたものの当初明細書等に記載された発明と同一の発明については、新規性の有無にかかわらず特許を受けることができない旨を規定する。発明者同一・出願人同一を例外とする。

こんなときに使う

• スタートアップを立ち上げ、コア技術を満を持して出願した。半年後、競合の公開公報を読んでいて、自社のクレームとほぼ同じ構成が、相手の明細書に「実施例の一つ」として書かれているのを見つける。相手はそれを請求していない。それでも相手の出願日が先で公開が後なら、あなたの特許は29条の2で消える。資金調達のピッチで「特許出願中」と言ってきた根拠が、足元から崩れる
• もし、あなたが自社の改良発明を後から追加出願したとして、先に出した自社の親出願がその改良発明の根拠を明細書に書いていたら、どうなる？ 出願時に出願人が同じであれば例外で救われる。だが親出願を別法人に譲渡した後に追加出願していたら、自分の出願で自分の出願が潰れる
• 大学との共同研究で生まれた発明。大学が先に基礎的な出願を済ませており、その明細書にあなたの応用発明の芽が記載されていた。発明者があなたと別人で、出願人も大学単独なら、あなたの企業単独出願は拡大先願で拒絶される。共同研究契約の発明者・出願人の取り決めが、ここで効いてくる
• 拒絶理由通知が届き、引用されたのは見たこともない他社の公開公報。残された応答期間はあとわずか。出願日の前後、公開日、そして発明の「同一性」をどう争うかを、指定期間内に意見書へ落とし込まなければならない。ここで「進歩性の議論」を持ち出しても無意味、29条の2が問うのは同一かどうかだけだ
• M&A のデューデリジェンスで買収先の特許群を精査していたら、まだ公開前の未公開出願が複数眠っていた。買収後にこれらが公開されれば、自社で進行中の出願を後から撃ち抜く地雷になりうる。先願の中身は表からは見えない、だから事前調査の射程に入れる

取るべき行動

被害を受けた側：1. 拒絶理由通知が来たら、引用された他出願の『出願日』が自社出願日より本当に前か、その他出願の公開・公報発行が自社出願より後かを確認する2. 発明者が自社発明者と同一、または出願時に出願人が同一なら例外に該当、その旨を意見書で主張すれば一撃で解消できる3. 例外に乗れない場合は、引用発明との『同一性』を否定する、構成の実質的な相違点を具体的に特定し、29条の2は進歩性を問わない点を逆手に取る4. 必要なら請求項を補正して引用発明と重ならない範囲に絞る。すべて指定期間内に行う

訴えられた側：1. あなたが出願戦略を組む側なら、関連発明は出願人を統一し、なるべく同一出願または同日出願に束ねて自己衝突を防ぐ2. 自社の先願を他社へ引いて後願を排除したい場合、引用したい先願の出願日が相手より前で、公開が相手より後である構造を確認する3. 事業再編で出願人の法人格が変わる予定があれば、追加出願のタイミングを譲渡前に済ませ、出願時の出願人同一性を確保する4. 外国出願ルートも含め、優先日と公開時期の前後関係を一覧化しておく

時効（請求できる期限）：29条の2を理由とする拒絶理由通知に対しては、通知で指定された期間内（国内出願は通常60日）に意見書・補正書を提出しなければならない。拒絶査定が確定した場合、拒絶査定不服審判の請求は査定の謄本送達日から3か月以内（特許法121条）。いずれも徒過すると争う機会を失う（最新の期間運用をご確認ください）

学説

通説：29条の2の趣旨は、先願の開示全体に後願排除効を与えることで、社会に新たな技術を公開する貢献をしていない後願者への特許付与を防ぐ点にあると解される。判断対象は発明の同一性に限られ、進歩性は問わない。発明者同一・出願人同一の例外は、真の発明者・出願人の救済との均衡を図るものと位置づけられる。

改正の年表

1. 1.昭和45年（1970年） 新設：拡大先願の規定として29条の2が新設されたものと解される。先願主義（39条）が請求発明の衝突しか調整できない隙間を埋め、先願の明細書等に記載された発明にも後願排除効を及ぼした（改正年・条番号は人的検証を推奨）。
2. 2.平成6年（1994年）ころ 改正：外国語書面出願制度（36条の2）の導入に伴い、外国語書面出願を引用先とする場合の判断対象として『外国語書面』が参照される文言が整えられたと解される（改正年の正確性は人的検証を要する）。